Договор лицензии: как способ коммерциализации ИС

7 августа 2023
erid 4CQwVszH9pSXM7rFCp7
Договор лицензии: как способ коммерциализации ИС
Автор Маргарита Булычева

юрист по интеллектуальным правам «Гардиума»

7 августа 2023
erid 4CQwVszH9pSXM7rFCp7

Лицензионный договор заключают, когда разработчик передает свое изобретение другому лицу за процент от дохода. Но все просто лишь на поверхности. Поговорим о нюансах и подводных камнях.

Для более глубокого погружения в тему советуем посмотреть наш вебинар на Youtube. Это статья лишь выжимка из него.

Применение норм ГК

В договоре о распоряжении исключительными правами применяются как часть 1, так и часть 2 Гражданского кодекса. Такую позицию высказал Верховный Суд (Пленум ВС №10 от 23 апреля 2019 года). Но возникает вопрос: можно ли применять нормы, регулирующие договор аренды к лицензионным договорам? Речь здесь о следующем:

  • Ст. 621 ГК: Преимущественное право арендатора на заключение аренды на новый срок. В случае с лицензионным договором возможна ситуация, когда лицензиат не нарушает свои обязательства, но при этом недостаточно коммерциализирует объект интеллектуальной собственности (далее - ИС). Особенно это касается исключительной лицензии, где доход лицензиара напрямую зависит от эффективности работы лицензиата. Проще говоря, преимущественное право может нарушить интересы лицензиара.
    В случае с простой лицензией подобная норма вообще не имеет смысла, так как лицензиар может заключать договоры с каким угодно лицензиатом.

  • Ст. 618 ГК: Прекращение договора субаренды при досрочном прекращении договора аренды. В лицензионном договоре права сублицензиата более ограничены по сравнению с лицензиатом. Например, лицензиат вправе производить и реализовывать объекты ИС в неограниченном объеме, в то время как сублицензиат ограничен лишь заказами лицензиата (подряд).

  • Ст. 615 ГК: Арендатор вправе с согласия арендодателя передавать свои права и обязанности другому лицу (перенаем). Подобные ситуации возникают в случае и с лицензионным договором. Например, когда из группы компаний правом распоряжения обладает только одна.

Схемы лицензирования

Распространены 2 схемы лицензирования ИС:

Перекрестное (кросс-лицензирование):

Пакетное:

Стороны предоставляют друг другу права на использование объектов ИС (обычно патентоохраняемые) и выступают одновременно и лицензиатом, и лицензиаром.

Лицензиат получает права на использование дополняющих друг друга результатов интеллектуальной деятельности (РИД), относящихся к одной инновации. Устанавливается единое вознаграждение за использование прав на все входящие в «пакет» объекты.

Согласно статье 425 ГК РФ договор может применяться к отношениям, возникшим до его заключения, если это не противоречит закону. Другими словами, лицензионный договор может действовать не с момента его подписания, а с момента фактического начала взаимоотношения сторон (иметь обратную силу).

Для этого необходима совокупность условий:

  • волеизъявление сторон;

  • фактические взаимоотношения до подписания договора;

  • ретроспективная оговорка.

Ретроспективная оговорка распространяется на соглашения о простом использовании. По поводу исключительного лицензирования возникают сомнения.

Госрегистрация договора

Если объект ИС подлежит государственной регистрации, то передача прав на его пользование также должна быть зарегистрирована в Роспатенте.

В противном случае предоставление права использования считается несостоявшимся. Кроме того, не должно быть последствий, которые могут оказать влияние на права и интересы третьих лиц, не знавших о факте заключения договора.

Вот реальный кейс: предприниматель (Истец) передал юрлицу (Ответчик) право на использование товарного знака. Договор не был зарегистрирован в Роспатенте.

Через некоторое время между сторонами возник спор. Во время судебного разбирательства истец ссылался на отсутствие регистрации договора, требовал признать передачу прав несостоявшейся и взыскать с ответчика размер неосновательного обогащения.

Суд по интеллектуальным правам отказал истцу по следующим основаниям:

  • обязательственные отношения возникают независимо от госрегистрации (п.3 ст. 433 ГК РФ);

  • сторона договора, не прошедшая необходимую государственную регистрацию, не вправе на этом основании ссылаться на его незаключенность (пункт 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165);

  • сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1 ГК РФ, пункт 3 статьи 432 ГК РФ).

Условия договора лицензии

Условия бывают существенными и специальными.

Существенные:

Специальные:

  • Предмет договора

  • Способы использования

  • Размер вознаграждения

  • Срок

  • Территория

  • Антиконкурентные оговорки

  • Заверения и гарантии

Предмет договора. Здесь все зависит от конкретного объекта. К примеру, для товарного знака обязательно указать номер в реестре, товары или услуги, на которые распространяется договор. Желательно – изображение знака, срок действия.

Для патентов обязательным будет указание на номер в реестре. Желательно – наименование изобретения, полезной модели, промобразца.

Будущий РИД как предмет договора. Статьи 1234 и 1235 ГК дают возможность заключить договор лицензии, предусматривающий передачу права использования РИД, которые возникнут в будущем (Пункт 47 постановления Пленума ВС РФ № 10). Но они противоречат ч. 4 ГК применительно к лицензии. Согласно ей, распорядиться можно только теми исключительными правами, которые уже фактически существуют, а не возникнут в будущем.

Судебная практика по данному вопросу противоречива и непредсказуема. Например, есть льгота для изобретателей, благодаря которой они могут запатентовать разработку как физлицо вообще без пошлин. Но только если заключили лицензионный договор с компанией, готовой его изобретение использовать.

При лицензировании часто возникают вопросы. Каким образом определить патентоспособный РИД, чтобы договор был признан заключенным?

Вариантов несколько:

  1. Заявка на патентование подана, но патент еще не выдан. Объект определяют по формуле или описанию.

  2. Заявка в Роспатент не подана. В договоре должны быть раскрыты хотя бы основные признаки и характеристики технического решения;

  3. Речь идет о возможных модификациях. Например, в процессе эксплуатации возможны различные усовершенствования изобретения. В соглашении предусматривают, что при наличии подобных модификаций правообладатель обязан выдать лицензию и на них.

С какого момента лицензиат начинает платить лицензиару?

Здесь также возможны различные варианты. Например, вознаграждение может выплачиваться после регистрации объекта в Роспатенте или же объект предоставлен в безвозмездное использование и тогда вознаграждение за использование РИД учтено и включено в цену договора.

Способы использования. Они содержатся в ГК. Перечислим некоторые из них:

Объект:

Использование:

Товарный знак

На товарах, на документации, в домене и пр. (п. 2 ст. 1484 ГК РФ)

Патенты

Использование, ввоз на территорию РФ и т.д. (п. 2 ст. 1358 ГК РФ)

Произведения

Реализация архитектурного проекта, воспроизведение аудиофайла и т.д. (п. 2 ст. 1270, ст. 1261 ГК РФ)

Вознаграждение. Зафиксировать данное условие можно двумя способами. Это либо фиксированные разовые платежи (паушальный взнос). Например, лицензиат платит вознаграждение в сумме 200 000 руб. в течение 10 дней со дня заключения договора. Либо периодические платежи (роялти). Например, лицензиат обязан ежемесячно выплачивать вознаграждение в размере 12 % от дохода лицензиата, полученного им от реализации продукции на которой в предыдущем месяце был размещен товарный знак..

Территория. Если в договоре не указан конкретный регион, то лицензиат вправе пользоваться объектом по всей России.

В указании территории предоставляется свобода трактовок. Например, можно указать, что договор действует в пределах определенной улицы или в радиусе 10 километров от некоего объекта. Главное, чтобы границы территорий были понятны.

Срок действия. Он не должен быть больше срока действия исключительного права на объект. Если срок не установлен, соглашение считается заключенным на 5 лет.

Антиконкурентные оговорки. В них заинтересованы обе стороны. Возьмем, например, ситуацию, когда лицензиат в целях экономии на роялти занижает цифры о выручке в отчетах. Или продает продукцию аффилированным лицам под видом оптовых покупателей. В итоге лицензиар не досчитается своего дохода от продажи лицензии.

Возможны и экономические просчеты лицензиата в установлении цены на продукцию. Последствия для лицензиара будут также негативными.

Поэтому правообладатель заинтересован в установлении ценового коридора для реализации продукта лицензиатом или ограничении по субъектам, которым можно реализовывать продукт. Например, только юрлицам в области строительства.

Иногда договоры содержат негативные обязательства для второй стороны. Например, лицензиат обязуется не вести конкурирующий бизнес с правообладателем, не заключать соглашений с его конкурентами и не продвигать их бренд.

Но проблема в том, что ФАС может посчитать подобные оговорки нарушением принципов добросовестной конкуренции. Как результат – проверки, предписания, судебные процессы. По мнению антимонопольщиков, распоряжение исключительными правами подпадает под антимонопольный иммунитет, при этом прочие условия – нет.

Вот реальный пример:

СИП РФ признал недействительными положения договора на компьютерную программу, по которым лицензиат был обязан не заключать соглашения, аналогичные лицензионному договору с конкурентами правообладателя, вести конкурирующую деятельность в период действия договора и в течение одного года после его прекращения (Постановление СИП по делу № А40-72785/2020).

Суд посчитал такие условия направленными на ограничение конкуренции и противоречащими требованиям п. 3, 5, 9 ч. 1 ст. 10 закона № 135-ФЗ. При том суд не дал каких-либо комментариев по поводу того, почему рассматриваемый спор не попал под действие антимонопольного иммунитета, установленного в ч. 4 ст. 10 Закона о защите конкуренции. Впрочем, не исследовал он и вопрос того, занимал ли правообладатель доминирующее положение на рынке.

Есть и позитивная практика:

Пункты договора коммерческой концессии, запрещающие пользователю вести конкурирующий бизнес нельзя признать недействительными (Определение Верховного суда РФ по делу № 309-ЭС22-3993).

При нарушении этих негативных обязательств правообладатель может взыскать штрафы и неустойку.

Остается только надеяться, что ФАС будет руководствоваться таким выводом ВС при оценке договоров лицензии.

Возмещение потерь (индемнити). В договоре можно предусмотреть обязанность правообладателя возместить лицензиату имущественные потери, в том числе, связанные с рядом ситуаций:

  • досрочным прекращением правовой охраны товарного знака;

  • признанием патента недействительным;

  • признанием регистрации товарного знака недействительной.

Пример условия в договоре: «Правообладатель обязуется возместить потери приобретателя исключительного права, связанные признанием патента недействительным по основаниям, указанным в п. 1 ст. 1398 ГК РФ. Сумма возмещения составляет 5 млн рублей. Приобретатель вправе обратиться за возмещением потерь в течение 30 дней с даты признания патента недействительным Роспатентом. В случае признания решения Роспатента недействительным в суде правообладатель обязан вернуть приобретателю полученное возмещение.

Правообладатель обязуется произвести возмещение потерь в течение 30 дней с даты получения соответствующего требования от приобретателя посредством перечисления указанной суммы на счет приобретателя. За нарушение срока выплаты возмещения потерь приобретатель обязуется уплатить правообладателю неустойку в размере 0,1 процента от суммы возмещения за каждый день просрочки».

Виды лицензий

Простая. Лицензиар вправе выдавать аналогичные лицензии другим лицам без ограничений (пп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ).

Исключительная. Лицензиар может выдавать лицензии только одному лицу.

Необходимо указать в договоре, может ли сам лицензиар использовать объект, иначе лицензиар лишается такого права (пп. 2 п. 1, п. 1.1 ст. 1236 ГК РФ).

Если в договоре предусмотрено несколько способов использования объекта, то можно определить вид лицензии по каждому способу отдельно (п. 3 ст. 1236 ГК РФ). Если не указать в договоре вид лицензии, она будет считаться простой (п. 2 ст. 1236 ГК РФ).

Принудительная. Согласно статье 1239 ГК, суд может по требованию заинтересованного лица предоставить этому лицу право на использование объект. Размер вознаграждения также устанавливает суд. Принудительное лицензирование является распространенной практикой у производителей дженериков в фармацевтической индустрии.

Особенности IT и фармацевтического рынка

Принудительное лицензирование на фармацевтическом рынке возможно лишь в экстраординарных ситуациях. Во-первых, затраты на переговорный процесс несущественные. Во-вторых, количество патентов, охватывающих продукт (например, лекарственный препарат) как основной продукт на данном рынке, незначительное. В-третьих, длительная подготовка к выходу на рынок с продуктом. Основные разработки не теряют актуальности и значимости в течение длительного периода. В-четвертых, сложно установить «выкупную цену».

Принудительная лицензия в отношении фармразработок в мире встречается нечасто. В большинстве правопорядков такого рода эксперименты привели к негативным последствиям.

Индия: лишь один прецедент принудительного лицензирования - национальное патентное ведомство разрешило индийской компании Natco Pharma производить противораковый препарат, охватываемый патентом Bayer.

ФРГ: BPatG 31.08.2016 - 3 LiQ 1/16 (EP)], LS 1, Ziff. II.3.b) – Isentress I, GRUR 2017, 373 – 384

США: ни одной принудительной лицензии в отношении фармацевтических изобретений.

В IT сфере ситуация обратная по сравнению с фармацевтикой. Высокие затраты на переговорный процесс с правообладателями. Один продукт охватывает множество патентов. Например, в приложении можно запатентовать интерфейс как промышленный образец, то есть дизайн, а можно как способ взаимодействия с пользователями – изобретение. Иконка может быть как промобразцом, так и товарным знаком.

Зафиксированы многочисленные случаи выдачи ПЛ на условиях FRAND (например, Microsoft Corp. v. Motorola Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012) в отношении технологии кодирования и сжатия аудио- и видеоинформации).

Порядок расторжения

Договор расторгается в ряде случаев:

  1. По соглашению сторон;

  2. При отказе от исполнения, предусмотренного договором;

  3. В судебном порядке.

Далее рассмотрим два кейса расторжения из нашей практики.

Кейс 1: правообладатель признан банкротом. Общество «ВОБИС КОМПЬЮТЕР» и HIGHSCREEN LIMITED заключили лицензионный договор на использование товарных знаков. Передача права зарегистрирована Роспатентом.

Через некоторое время в отношении общества возбудили процедуру банкротства. Полагая, что факт безвозмездности указанных договоров препятствуют восстановлению платежеспособности должника и влечет за собой убытки, конкурсный управляющий, действующий от имени общества, обратился в Роспатент с заявлениями о государственной регистрации прекращения прав использования товарных знаков. Роспатент отказал в регистрации прекращения права. Суд оставил решение Роспатента в силе (Дело № А40-214931/2020).

Кейс 2: компенсация при отказе от договора. Стороны заключили соглашение о передаче коммерческих технологий по модели франчайзинга для осуществления пользователем бизнеса в сфере услуг.

Пользователь воспользовался правом на отказ от договора, так как продолжение деятельности стало ему невыгодно.

Правообладатель обратился в суд за компенсацией, которая была предусмотрена на случай расторжения договора по инициативе пользователя. Суд отказал в удовлетворении требований (Дело № А66-16416/2020).

Вывод

Передача исключительных прав на разработки остается выгодным источником дохода для правообладателей. Но для того, чтобы сократить риски в случае спора, важно грамотно составить лицензионный договор. Для этого желательно привлечь юриста, который специализируется на интеллектуальном праве.

01

Регистрация в Роспатенте

Регистрирация сделки без проверки договора

от 19 900 ₽

заказать

02

Сопровождение сделки

Проверка договора и регистрирация в Роспатенте

от 36 900 ₽

заказать

03

Ускоренная регистрация

Регистрирация сделки за 1 месяц

от 129 900 ₽

заказать
MDN

Маргарита Булычева

юрист по интеллектуальным правам «Гардиума»

Задать вопрос эксперту
18 лет на рынке

Проверка товарного знака онлайн

1 июня 2021

Как запатентовать название и логотип

2 июня 2021

Как зарегистрировать бренд в России — этапы, процедура, документы

3 июня 2021

Регистрация софта в Роспатенте

4 июня 2021

Домен как товарный знак

5 июня 2021

Регистрация товарного знака

6 июня 2021

Защита товарного знака от незаконного использования

2 августа 2021

Защита бренда за границей - варианты и нюансы регистрации

3 августа 2021

Внесение товарного знака в таможенный реестр – пошаговая инструкция

5 августа 2021

Патентование – защита разработки от конкурентов

10 августа 2021

Как выбрать патентное бюро

10 декабря 2021

Юристы по интеллектуальному праву

10 декабря 2021

Патентные поверенные

10 декабря 2021

Гайд по патентным исследованиям и выбору патентоведа

3 марта 2022

Суд по интеллектуальным правам

30 мая 2022

Патентование промышленных образцов

30 мая 2022

Главное про патентование идей

30 мая 2022

Товарные знаки для маркетплейсов: Wildberries, Ozon, Lamoda, Яндекс Маркет

5 июня 2022

Внесение отечественного ПО в реестр Минцифры

8 июня 2022

Патентование IT-решений в России и мире

10 июня 2022

Что такое товарный знак?

11 июля 2022

Патентование изобртения в Роспатенте

12 июля 2022

Передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности

15 июля 2022

Как запатентовать полезную модель в Роспатенте

8 августа 2022

Пошаговая инструкция по патентованию рецепта

11 августа 2022

Вывеска на иностранном языке

15 августа 2022

Передача интеллектуальных прав

6 сентября 2022

Торговая марка и товарный знак: сходства и отличия

15 сентября 2022

Патентная экспертиза

27 сентября 2022

Обзор основных трендов в LegalTech

10 октября 2022

Как составляется описание к патенту

15 октября 2022

Вопрос доменных споров на примере нашумевшего кейса

21 октября 2022

Роспатент и ФИПС: функции и возможности

11 ноября 2022

Роспатент: задачи, структура, как подать заявку

14 ноября 2022

Реестр отечественного ПО

18 ноября 2022

Как работать с поисковой системой на сайте ФИПС

22 ноября 2022

Управление интеллектуальной собственностью в новой реальности

22 декабря 2022

Как выбрать фирменное наименование: статус по ГК РФ, примеры

25 декабря 2022

Антимонопольная практика в ФАС по патентным спорам

28 декабря 2022

Как подобрать название бренда на маркетплейсе

5 февраля 2023

Особенности зарубежного патентования

11 февраля 2023

Сервисы для легкого и быстрого нейминга

18 февраля 2023

Ускоренная регистрация товарного знака

15 марта 2023

Сходство товарных знаков до степени смешения: как это проверить

21 марта 2023

Регистрация своего бренда самозанятым в 2023 году

26 марта 2023

Коммерческое обозначение: регистрация и особенности защиты

1 мая 2023

Патент на сайт: регистрация прав

5 мая 2023

Как оспорить решение ППС: пошаговая инструкция

8 мая 2023

Регистрации товарного знака через Госуслуги

1 августа 2023

Лицензионный договор: виды, особенности регистрации

7 августа 2023

Подборка лучших сервисов и нейросетей для создания логотипа

11 октября 2023

Как придумать название компании: способы с примерами

20 октября 2023

Как придумать бренд: гайд по неймингу с примерами

21 октября 2023

Цифровой арбитраж на Wildberries: что делать, если получена жалоба

30 ноября 2023

Инфографика для карточки товара на маркетплейсе: ТОП 7 конструкторов

10 декабря 2023

Патентные тролли и защита товарных знаков на маркетплейсах

12 декабря 2023

Маркировка на маркетплейсах — как избежать штрафов

15 декабря 2023

Защита интеллектуальной собственности на маркетплейсах

20 декабря 2023

Как продавать на Wildberries: пошаговый гайд

12 января 2024

Сертификация для маркетплейсов: оформление, цена и сроки проведения

13 января 2024

Как продавать на Ozon: пошаговый гайд

20 апреля 2024

Декларация соответствия: регистрация, стоимость и срок действия

21 апреля 2024

Сертификат соответствия на товары: порядок и нюансы получения

2 мая 2024

Реклама | https://legal-support.ru

Заказ звонка

Кликая на кнопку, вы соглашаетесь на
обработку персональных данных