Предпринимателю: как выбрать патентное бюро и не прогадать

Предпринимателю: как выбрать патентное бюро и не прогадать

Автор Ирина Резникова

Старший партнер патентно-адвокатского бюро «Гардиум», патентный поверенный № 1947. В практике более 20 лет.

Патентное бюро — это юридическая компания, которая помогает бизнесу защищать интеллектуальную собственность. Регистрация товарных знаков, патентование изобретений и полезных моделей, оформление авторских прав, защита правообладателей в спорах с нарушителями — вот чем занимаются сотрудники патентных бюро.

В теории эти задачи можно решить самому. Но только в теории. На деле, чтобы не потерять деньги, нужны специальные знания, опыт и экспертиза в предметной области. Рассказываем, чем полезны специалисты по интеллектуальной собственности и как выбрать патентное бюро правильно.

5 главных вопросов от предпринимателей

1. Что такое патентное бюро?

   Патентное бюро — это помощник бизнеса в сфере интеллектуальной собственности (ИС). Предприниматель идет в патентное бюро, когда нужно:

   • оформить бренд;
   • запатентовать логотип или название как товарные знаки;
   • защитить бренд за границей;
   • получить патент на изобретение или полезную модель;
   • защитить производителя от контрафакта;
   • привлечь плагиаторов к ответственности и пр.
   

   Набор основных услуг почти каждого патентного бюро в России. В разных компаниях набор услуг может отличаться.

2. Кто работает в патентных бюро?

   Юристы по интеллектуальной собственности и патентные поверенные. Они занимаются правовой охраной объектов ИС, представляют интересы компаний в Роспатенте, решают задачи бизнеса и помогают монетизировать нематериальные активы. Примерно 70% их задач связаны с сопровождением заявок и представлением компаний в Роспатенте.

3. Что такое Роспатент?

   Это государственное патентное ведомство. В его структуру входит Федеральный институт промышленной собственности — ФИПС. Как раз ФИПС занимается оформлением интеллектуальной собственности и регистрацией сделок с ИС, международной регистрацией брендов. Если вам нужно зарегистрировать логотип, запатентовать изобретение или полезную модель — вам в ФИПС. Обычно интересы бизнеса в Роспатенте представляют патентные бюро, юристы и поверенные.

4. Что такое WIPO?

   Это Всемирная организация интеллектуальной собственности — ВОИС. Как Роспатент, только международное патентное ведомство. В ВОИС обращаются, если нужно что-то запатентовать или зарегистрировать за границей. Просто так подать заявку в WIPO не получится — все обращения через Роспатент. В этой процедуре еще больше нюансов и тонкостей. Поэтому обычно для подготовки и сопровождения заявки привлекают патентных поверенных.

5. Зачем нужна международная регистрация?

   Чтобы защитить ИС за границей. Допустим, у вас уже есть действующий в России товарный знак, а компания выходит на рынок Китая, США и Германии. Можно оформить товарный знак в каждой из этих стран по отдельности: подготовить заявки и документы, найти в каждой стране свое патентное бюро, подать заявки в национальные ведомства по ИС и ждать результата от каждого. А можно действовать через WIPO — так проще:

   • Поверенный готовит единую заявку в Роспатент, указывает страны.
   • Роспатент пересылает заявку в WIPO.
   • WIPO пересылает заявки в национальные патентные ведомства выбранных стран.
   • Национальные ведомства проверяют заявки, дают WIPO ответ.
   • WIPO присылает ответ в Роспатент.
   • Роспатент выдает свидетельства правообладателям.

WIPO работает на основании Мадридского соглашения, поэтому часто международную регистрацию через ВОИС называют Мадридской системой. Почитайте о международной регистрации подробнее.

Кто такие юристы по ИС и патентные поверенные

Патентные поверенные — это эксперты в области интеллектуальной собственности, которые представляют интересы заявителей в Роспатенте. Статус патентного поверенного присваивает сам Роспатент — по результатам аттестации. Чтобы стать патентным поверенным, эксперт должен иметь не менее 4 лет стажа в области интеллектуального права в соответствии с той специализаций, в которой он намерен работать (ст. 2 закона № 316-ФЗ). Например, изобретения и полезные модели; наименования мест происхождения товаров; промышленные образцы; товарные знаки и знаки обслуживания.

После аттестации каждому поверенному присваивается номер, а сам поверенный вносится в специальный реестр Роспатента. С его помощью можно проверить, действительно ли эксперт является патентным поверенным и подходит ли его специализация под задачи компании.

Часто поверенными становятся бывшие сотрудники Роспатента. Они понимают, как работает ведомство, на что смотрят эксперты при патентовании и регистрации, знают процессы изнутри. Это сильно упрощает жизнь клиентам патентных бюро и повышает шансы на регистрацию. Подробнее о патентных поверенных.

Юристы по интеллектуальной собственности— это специалисты более широкого профиля. Обычно юристы по ИС работают в связке с патентными поверенными. Иногда в качестве помощников, иногда — как самостоятельные специалисты. Поэтому функции поверенных и юристов по ИС в патентных бюро часто отличаются. Подробнее о юристах по ИС.

РЕКЛАМА | HTTPS://LEGAL-SUPPORT.RU/…

Задайте вопрос патентному поверенному

Получить консультацию

Получить консультацию

Чем еще занимаются патентные бюро

У крупных патентных бюро перечень услуг обычно сильно выходит за рамки правовой охраны ИС. Они помогают бизнесу не только защитить интеллектуальную собственность, но и превратить ее в нематериальный актив, который можно монетизировать.

Оценка интеллектуальной собственности. Чтобы ИС стала нематериальным активом бизнеса, повысила капитализацию компании и приносила деньги, нужно оценить ее рыночную стоимость, отразить в финансовой и бухгалтерской отчетности. Хорошие патентные бюро помогают клиентам с решением задачи по оценке интеллектуальной собственности.

Оформление документов на госсубсидии РЭЦ. Если компания регистрирует ИС на внешних рынках, часть расходов можно компенсировать за счет государственных субсидий от Правительства (Постановление Правительства № 1368 от 15.12.2016). Господдержку оформляют через Российский экспортный центр. При регистрации товарного знака за границей можно возместить до 50 000 руб. А при подаче заявки в Европейское патентное ведомство — до 525 000 руб. Чтобы клиентам было проще получить господдержку, патентные бюро готовят документы на субсидию одновременно с документами по заявке. Подробнее о субсидиях.

Членство в международных организациях. «Гардиум» — член международной ассоциации по товарным знакам INTA. Юристы и поверенные знакомятся с международной практикой в области ИС, развивают профессиональный опыт, вступают в партнерства. Такое членство — плюс для клиентов, которые регистрируют ИС за границей.

Как выбрать патентное бюро

Крупные патентные бюро России любят хвастать шильдиками и выставлять на первый план преимущества. Но важны не только они. Когда выбираете подрядчика под свои задачи в области ИС, сначала обращайте внимание на опыт и условия, а уже потом на громкие слоганы.

На что смотреть?

1. Проверить специализацию поверенных в бюро.

   Используйте реестр Роспатента. Найдите в нем поверенных выбранного бюро и посмотрите их специализацию. Так вы узнаете, действительно ли поверенный компетентен в вашем вопросе и смогут ли вам квалифицированно помочь. Лучше сотрудничать с поверенными по вашей специализации.

   
   Если вам нужно зарегистрировать товарный знак, нет смысла выбирать поверенного, специализация которого «Программы для ЭВМ, БД, ТИМС». Ищите эксперта со специализацией «Товарные знаки и знаки обслуживания». Это подтверждение, что поверенный минимум 4 года работал в сфере регистрации и правовой охраны товарных знаков.

2. Изучить кейсы

   Проверить бюро проще всего по портфолио. Если компания раньше постоянно работала с изобретениями и полезными моделями, поверенным будет сложнее разобраться с тонкостями названий и логотипов, классами МКТУ и отказами. Найти кейсы обычно можно на сайте компании. Хорошо, если среди них вы встретите похожую на свою задачу.

   Если задача в регистрации объекта ИС — посмотрите свидетельства и патенты, которые удалось получить бюро. Выбирайте подрядчиков, у которых минимум 50-80 зарегистрированных объектов по вашей специализации. Лучше больше — у крупных патентных бюро в Москве тысячи зарегистрированных объектов.

   Когда смотрите патенты и свидетельства, проверяйте их через соответствующий реестр ФИПС — по номеру. В карточке смотрите адрес для переписки. Там должен быть адрес бюро или поверенного. Это значит, что подрядчик получал все письма из Роспатента, вел производство от начала и до конца — кейс настоящий.

   
   Если бюро указало кейс, но адрес для переписки не совпадает — это повод задуматься. Надежные подрядчики берут на себя переписку с Роспатентом и доводят производство до конца.

   Если задача: защита исключительных прав и интересов клиента — читайте кейсы, как бюро привлекало нарушителей к ответственности, какой опыт претензионной работы, какую компенсацию удалось взыскать, как юристы преодолевали отказы Роспатента. Изучайте, как бюро справляется с нестандартными ситуациями, получает прецеденты и формирует практику.

   «Гардиум» помог Невскому трансформаторному заводу «Волхов» зарегистрировать товарный знак «НТЗ Волхов». Сначала Роспатент отказал — потому что словесное обозначение не обладало различительной способностью. Но юристам удалось добиться регистрации обозначения, который по общем правилу считается неохраняемым элементом.

   Подробный кейс

   Обычно на сайтах компаний есть целые разделы с практикой — там бюро описывают свой опыт в виде коротких (и не очень) заметок. Если найдете там идентичную или смежную со своей ситуацию — хорошо. Если бюро преодолевает отказы Роспатента — хорошо. Если в числе заказчиков крупные известные компании — отлично. Это говорит о доверии крупного бизнеса, который обычно работает только с проверенными подрядчиками

   
   Любое надежное бюро публикует на своем сайте кейсы с разбором практики компании. Сможете узнать, насколько выбранный подрядчик полезен заказчикам.

3. Узнать, что входит в стоимость.

   Иногда бюро на старте сотрудничества озвучивают одну сумму, а на деле в сумме получается в 2-3 раза больше. Так бывает, когда подрядчик «на берегу» называет лишь стоимость оформления и подачи заявки. А дальше придется доплачивать или разбираться самостоятельно.

   Например, Роспатент на этапе экспертизы может присылать запросы и уведомления, самым критичный из которых будет предварительный отказ в регистрации. Уведомления приходят в 70% случаев, это нормально. Если подготовить аргументированный ответ, эксперта можно переубедить. Сделать это самостоятельно обычный юрист компании не в силах — нужен поверенный или хотя бы юрист по ИС. У надежного патентного бюро услуга включена в стоимость, потому что запросы приходят почти всегда. Если ответы на запросы Роспатента не включены в договор, придется вносить доплату, а это 30 000–50 000 руб. за один ответ.

   Плюс дополнительные услуги: патентный поиск, проверка объекта на уникальность, претензионное производство, подача повторной заявки при окончательном отказе. Ищите бюро, которые включают в пакет максимальный набор услуг без скрытых платежей.

   
   Скрытые платежи могут сильно увеличить стоимость услуг патентного бюро. Выбирайте подрядчиков, которые предусматривают в договоре ответы на запросы Роспатента и полное сопровождение заявки.
   РЕКЛАМА | HTTPS://LEGAL-SUPPORT.RU/…

   Услуги аттестованных поверенных
   с 10-летним опытом

   

   Оставить заявку
   Получить консультацию

4. Узнать, какие гарантии.

   Обычно надежные патентные бюро не дают стопроцентных гарантий — потому что не все зависит от них. Но нормальной практикой стало отвечать за результат деньгами: бюро не гарантирует результат, но гарантирует вернуть деньги, если результата не будет.

   Доверяйте тем патентным бюро, которые уточняют свои гарантии в договоре — со сроками, суммами и условиями. Потому что гарантии тоже бывают разными.

   8. Гарантии

   Посмотрите раздел «Гарантии» в договоре с бюро. Найдите сроки, сумму и условия возврата денег. Если чего-то из этого нет, считайте гарантии неполноценными.

   В случае вынесения Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) решения об отказе в регистрации товарного знака Заказчика, Исполнитель по требованию Заказчика обязуется вернуть уплаченные Заказчиком Исполнителю денежные средства за оказание услуг по сопровождению регистрации товарного знака по п. 2.1 настоящего договора в полном объеме, а именно 29 000 (двадцать девять тысяч) рублей, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования Заказчика Исполнителю.

   Пример, когда гарантии указаны в договоре размыто. Непонятно, что можно считать виной исполнителя, в какие сроки и в какой сумме вернут деньги.

   Исполнитель обязуется вернуть Заказчику вознаграждение в том случае, если отказ в регистрации товарного знака Заказчика произошел по вине Исполнителя

   Отсутствие гарантий не означает, что перед вами мошенники. Но заставляет задуматься о надежности подрядчика. Если он не готов отвечать за результат деньгами, есть вероятность, что с регистрацией будут сложности, и дело не доведут до конца.

5. Изучить штат.

   В штате надежного патентного бюро обычно не только поверенные и юристы. Чтобы полноценно защитить интересы клиентов и обеспечить охрану ИС, в бюро также работают финансовые эксперты, инвестиционные аналитики, оценщики, аудиторы, дизайнеры и неймеры, эксперты разных специализаций. Чем шире штат, тем выше возможности и шире спектр услуг бюро. Учитывайте это, если вы нацелены на долгосрочное партнерство, а не на разовые услуги.

Стоит ли смотреть на рейтинги патентных бюро

Стоит, но это не главный показатель. Надежные патентные бюро России попадают в отраслевые рейтинги, потому что хорошо выполняют свою работу, заработали лояльность клиентов и приобрели известность на рынке. Они молодцы, но это не является гарантией, что ваш вопрос будет точно решен без сложностей. Мы бы советовали смотреть на рейтинги во вторую очередь. Хотя «Гардиуму» есть чем похвастать.

На какие рейтинги смотреть?

	Рейтинг электронной подачи заявок Роспатента. Показывает, сколько заявок бюро подало в ФИПС в электронной форме. Это не значит, что все они прошли регистрацию успешно. Но показывает активность компании и дает понять, насколько сильно бюро вовлечено в процесс. Например, «Гардиум» входит в десятку лидеров по подаче электронных заявок на товарные знаки.
	Право 300. Включает 300 лучших юридических компаний, в т.ч.патентные бюро России. Если выбранный подрядчик входит в рейтинг — ему можно доверять. Например, «Гардиум» с 2015 года стабильно занимает высокие позиции в рейтинге.
	Рейтинг юрфирм Коммерсанта. Газета публикует федеральный рейтинг лучших юридических практик по разным отраслям права, включая интеллектуальную собственность. Если бюро входит в этот рейтинг — это надежный подрядчик. Например, «Гардиум» можно встретить в 4 номинациях рейтинга.
	WTR 1000. Это международный рейтинг бюро, которые занимаются регистрацией товарных знаков. В него входят лучшие профессионалы в области ИС. Списки бюро и компаний разбиты по странам. Можно посмотреть бюро, которые работают в России. Если выбранный подрядчик есть в рейтинге — он получил международное признание, ему можно доверять. Например, Гардиум включен в бронзовую ленту WTR 1000.

Почему нельзя обращаться в Роспатент самостоятельно

На самом деле обратиться можно. Но шансы на успех сильно ниже. 7 из 10 обращений обычно не проходят экспертизу ФИПС и получают отказ. Участие патентного бюро не гарантирует положительный исход, но без него риск потерять время и деньги сильно выше.

РЕКЛАМА | HTTPS://LEGAL-SUPPORT.RU/…

Доверьте общение с Роспатеном аттестованным патентным поверенным

Выбрать эксперта

Заказать

Точно есть смысл привлекать экспертов, когда:

Документы нужно оформить срочно. А времени самостоятельно разбираться нет. Обычно в патентных бюро есть услуга экспресс-патентования — когда вашу заявку готовят, подают и рассматривают в приоритетном порядке. Например, если вы собираетесь продавать одежду под своим брендом на Вайлдберриз, но площадка отказывается размещать товары без заявки на товарный знак. Эксперты в сжатые сроки подготовят документы и помогут запустить продажи.

Есть высокий риск отказа. Например, если вы проверили товарный знак перед регистрацией в специальном сервисе, а он показал высокий риск отказа. Чтобы его преодолеть, нужны специальные знания, опыт в предметной области и знание прецедентов. Патентное бюро проанализирует ситуацию, даст рекомендации и поможет получить правовую охрану.

Конкуренты предъявили претензию.Например, хотят аннулировать уже зарегистрированный объект ИС или требуют компенсацию в 5 000 000 руб. за незаконное использование ИС. Грамотно противостоять крупным игрокам сложнее, чем кажется. Чтобы выработать стратегию, найти аргументы и отстоять свою позицию, нужны глубокие знания, которые есть только у поверенных и юристов по ИС.

Компания теряет деньги из-за контрафакта. На рынке появились конкуренты, которые ввозят контрафактную продукцию из-за границы. Противостоять этому поможет представительство компании в ФТС — у патентных бюро есть такая услуга.

Компания хочет монетизировать ИС. Мало просто запатентовать ИС. Чтобы нематериальные активы приносили деньги, ими нужно грамотно управлять: сначала оценить и поставить на баланс компании, увеличить стоимость чистых активов, а потом продавать и защищать. В патентном бюро помогут. Вы сможете передать на аутсорс управление интеллектуальной собственностью. Бюро поможет запустить франшизу, продавать ИС по лицензии, выявить нарушителей и взыскать с них компенсацию.

Чек-лист: как выбрать патентное бюро правильно

• Проверить патентных поверенных бюро в реестре Роспатента, посмотреть специализацию.
• Изучить кейсы бюро, посмотреть портфолио. Узнать, насколько выбранный подрядчик компетентен в сложных и неординарных ситуациях.
• Узнать, входит ли в стоимость услуг патентного бюро ответ на запросы Роспатента, патентный поиск, экспертиза. Посмотреть, какие услуги указаны в договоре.
• Узнать, есть ли гарантии. Вернут ли деньги в случае отказа, на каких условиях и в какие сроки. Или подадут заявку повторно бесплатно? Какие гарантии прописаны в договоре?
• Узнать, кто входит в штат. Есть ли юристы по ИС? Дизайнеры и неймеры, финансовые аналитики, оценщики, инвестиционные эксперты?
• Посмотреть рейтинги. Представлен ли подрядчик в отраслевых рейтингах юридических и адвокатских компаний?
• Узнать, сотрудничает ли бюро с РЭЦ и ТТП. Есть ли партнеры за границей? Какой опыт международной регистрации?

Ирина Резникова

Старший партнер патентно-адвокатского бюро «Гардиум», патентный поверенный № 1947.
В практике более 20 лет.

Задать вопрос эксперту

18 лет на рынке

Заказать звонок

На правах рекламы © 2024 «Гардиум», «Гарант.ру»

Реклама | https://legal-support.ru