Патентные споры: доктрина эквивалентов в антимонопольной практике
ведущий юрист юридической компании «Гардиум»
Содержание
Доктрину эквивалентов применяют в спорах об использовании изобретений: с помощью наличия или отсутствия у одной разработки признаков, эквивалентных другой разработке, можно установить степень использования изобретения. Однако есть трудности с определением действительно эквивалентных признаков — закон не дает четкого определения таким признакам. Рассматривая подобные споры, суды назначают патентно-технические экспертизы, а если разбирательство происходит на уровне антимонопольной службы — участники спора сами ищут экспертов, а затем происходит оценка их заключений. Результаты бывают интересными: так, юристам компании «Гардиум», одного из лидеров российского рынка защиты интеллектуальной собственности, пришлось отыскать специалиста-орнитолога и пристально следить за поведением птиц, чтобы выиграть спор для своего клиента.
Поможем победить в патентном споре →
Что такое доктрина эквивалентов
Существование в российском правопорядке доктрины эквивалентов отражено в п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса РФ. Изобретение признается использованным в продукте или способе производства, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения из запатентованной формулы, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в соответствующей области техники до даты приоритета изобретения.
Цель доктрины эквивалентов в обоснованном и правомерном расширении объема прав за пределами буквального толкования патентной формулы. Правомерность его расширения определяется границами применимости, которые в обязательном порядке очерчиваются фундаментальными принципами патентного права:
принципом правовой определенности, когда рассматривается замена не на любые признаки, а только на те, которые имеются в распоряжении среднего специалиста, т. е. известны ему как взаимозаменяемые, поскольку толкование патентной формулы должно быть основано именно на его знаниях;
принципом разграничения от известного уровня техники, когда доктрина неприменима к решениям, которые принадлежат известному уровню техники или сами по себе составляют изобретение.
Основная трудность, связанная с определением, какие признаки являются эквивалентными, а какие нет, заключается в том, что до сих пор отсутствует законодательно зафиксированное определение эквивалентного признака. Еще одна проблема — субъективность интерпретации наличия или отсутствии эквивалентности, а также отсутствие правил применения и сравнения эквивалентных признаков.
Сейчас изобретение признают использованным в том числе в тех случаях, когда допущена замена одного или нескольких признаков изобретения другими взаимозаменяемыми элементами — эквивалентами. Эквивалентной считается замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области.
Надежная патентная экспертиза,
которую принимает ФАС, СИП и ППС
Как доказывают эквивалентность признаков
Можно выделить следующие маркеры эквивалентности признаков:
равноценность заменяемых признаков (взаимозаменяемость);
сохранность сущности, назначения изобретения;
сохранение технического результата при замене признаков;
известность в данной области техники до даты приоритета изобретения.
В экспертном сообществе по последним трем положениям практически нет разногласий. Но первое — равноценность — вызывает споры о том, какие признаки считать взаимозаменяемыми. Раскрытие этого критерия приводит к необходимости учета различных условий и особенностей ему соответствия.
Так, по В. А. Мещерякову, взаимозаменяемыми считаются признаки, которые обладают одинаковой предназначенностью и выполняют одинаковую функцию.
По Е. А. Устиновой, взаимозаменяемость означает возможность или способность одного равноценно заменять другое, которое выполнит те же функции, в этом случае взаимозаменяемость — это лишь способность или возможность стать равноценностью или эквивалентностью.
Проблема терминологии приводит к тому, что искать ответы приходится судам на основании фактических обстоятельств дела. Суды, рассматривая подобные споры, как правило, назначают патентно-техническую экспертизу. При этом перед экспертом зачастую ставится вопрос об использовании изобретения в виде цитаты п. 3 ст. 1358 ГК РФ, несмотря на то что в споре по каждому конкретному делу для ответа на этот вопрос необходимо определить конкретные обстоятельства.
Анализ отечественной судебной практики в этой области позволяет сделать вывод, что она практически полностью зависит от эксперта, назначенного судом. Каждая из сторон заинтересована в том, чтобы был выбран именно ее эксперт, поскольку от этого будет зависеть результат спора.
Надежная патентная экспертиза →
Антимонопольная практика Гардиума
Спорные экспертизы по изобретениям
Интереснее обстоят дела в ФАС, где в крайне редких ситуациях исполнительный орган самостоятельно выбирает экспертную организацию — как правило, стороны обращаются к различным экспертам, а затем начинается конкуренция заключений и их анализ под микроскопом. При этом зачастую качество таких заключений оставляет желать лучшего.
Например, в решении № 78/6348/19 от 26.02.2019 по делу № 1-14.5-111/78-01-18 (Санкт-Петербургское УФАС России) исполнительный орган отметил следующее:
«Заявитель представил в материалы дела заключение экспертизы, которое составил патентный поверенный Н. С. Борщ-Компанеец. Из данного заключения следует, ответчик использовал каждый признак независимого первого пункта формулы изобретения по патенту № 2229557 в конструкции своей колонны.
При этом экспертиза установила, что ответчик не использовал один признак пятого независимого пункта формулы изобретения по патенту № 2229557 в описании технологии своей колонны.
Согласно п. 16 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28 „О судебной экспертизе по уголовным делам“, под недостаточной ясностью следует понимать невозможность уяснения смысла и значения терминологии, используемой экспертом, методики исследования, смысла и значения признаков, выявленных при изучении объектов, критериев оценки выявленных признаков, которые невозможно устранить путем допроса в судебном заседании эксперта, производившего экспертизу. В соответствии с п. 15 указанного постановления необоснованным следует считать такое заключение эксперта, в котором недостаточно аргументированы выводы, не применены или неверно применены необходимые методы и методики экспертного исследования.
В представленном ООО „Инженерное бюро Юркевича“ (заявитель) заключении экспертизы отсутствует аргументация выводов эксперта. Эксперт ограничился лишь анализом независимых пунктов формулы изобретения по патенту № 2229557. При этом в данном заключении экспертизы отсутствует описание анализа объектов исследования».
Экспертные заключения по полезным моделям
В решении № 687-06 от 02.03.2015 по делу № 9992/06-2013 (Ульяновское УФАС России) административный орган сделал следующий вывод:
«К экспертному сравнительному заключению № 39 ЭСИ от 31.10.2012, представленному ООО „Визави“, необходимо относиться критически, поскольку экспертом указаны не все признаки независимого пункта формулы, что исключает объективную оценку использования каждого признака независимого пункта формулы в исследуемом изделии (п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ)), а также сделан неверный вывод, в частности, указанные в п. 8 табл. 1 подлокотники (признак независимого пункта формулы) отсутствуют в конструкции механизма трансформации мебели „ЕК“.
В материалах дела № 9992/06-2013 отсутствуют бесспорные доказательства, что механизмы трансформации для мягкой мебели, выпускаемые ООО „Сеть-М“, содержат каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезных моделей, охраняемых патентами Российской Федерации № 48461 и № 122264.
Таким образом, в действиях ООО „Сеть-М“ отсутствует недобросовестная конкуренция в отношении ООО „Визави“».
Битва экспертиз в патентном споре с ФАС
С аналогичной ситуацией пришлось столкнуться юристам компании «Гардиум» при рассмотрении дела № 024/01/14.5-2092/2021 в Красноярском УФАС России. «Гардиум» представлял интересы ответчика по этому делу, ООО «Завод Энергетик». Истец — ООО «ПК «Астон-Электротехника». Истец и ответчик по данному делу являются лидерами рынка антиприсадочных птицезащитных устройств, прямыми конкурентами. Само по себе обращение в УФАС со стороны ООО «ПК «Астон-Электротехника» было направлено, в первую очередь, на дискредитацию ответчика в глазах его контрагентов (в частности, АО «ЦИУС Россети ФСК ЕЭС» — крупнейшего технического заказчика электросетевого комплекса в РФ), поскольку в их адрес рассылались соответствующие письма о возможной поставке клиентом на объекты контрафактной продукции, а также о наличии возбужденного дела в антимонопольном органе.
В отношении ответчика было возбуждено дело по признакам нарушения ст. 14.5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — ФЗ «О защите конкуренции»), которое выразилось во введении в оборот товаров с использованием патентов на изобретения №№ 2622884, 2660467, а также патентов на полезные модели №№ 168340, 168341, правообладателями которых являются гр. Жуков Р. В., гр. Перепелов К. В. и которые на основании исключительной лицензии использовались ООО «ПК Астон-Электротехника».
Юристы «Гардиума» разработали стратегию для работы над этим делом:
убедить комиссию УФАС, что продукция клиента не содержит всех существенных признаков изобретений или их эквивалентов и всех существенных признаков полезных моделей, принадлежащих оппоненту;
обратить внимание, что оппонент сам реализует продукцию, отличную от той, на которую распространяется правовая охрана;
важно было показать несостоятельность доказательств оппонента, в частности, заключения патентного поверенного о наличии нарушения.
Юристам удалось доказать, что продукция клиента содержит как минимум по одному различному признаку, а потому не может нарушать исключительные права оппонента. Более того, в подтверждение нарушения одной полезной модели оппонентом не было представлено доказательств, которые свидетельствуют, что клиент вводит в гражданский оборот какой-либо ее аналог. Поэтому еще до вынесения итогового решения оппонент попросил исключить данную полезную модель из заявленных требований.
В УФАС нами было наглядно продемонстрировано, что заявитель представил в качестве образцов в материалы дела изделия, которые не подпадают под правовую охрану. Дополнительно был организован выезд на объект, куда оппонент ранее поставил свою продукцию. С помощью квадрокоптера удалось получить доказательства того, что в действительности продукция оппонента не имеет ничего общего с тем, что им было запатентовано.
Комплексная работа потребовалась для опровержения результата экспертизы, которую представил оппонент. Юристы «Гардиума» обратили внимание, что данное заключение было подготовлено самими представителями оппонента (патентным поверенным из юридической компании, которая представляла интересы заявителя), а потому не является допустимым доказательством. В отношении второго заключения были также выявлены все спорные и некорректные моменты, более того удалось доказать, что подготовивший заключение эксперт вышел за рамки своих полномочий.
Примечательно, что в этом деле существенную роль сыграли две вещи: заключение орнитолога и фотография птицы, сидящей на конусе — одном из «спорных» изобретений.
Эксперт оппонентов в своем заключении ссылался на доктрину эквивалентов, утверждая, что выпуклые элементы в виде ступенек в продукции клиента выполняют такую же защитную и отпугивающую функцию, как и контрастная штриховка в виде глаз хищной птицы, размещенная на продукции оппонента. В опровержение данного доводы юристы «Гардиума» и представили заключение орнитолога, где последний указал, что выпуклые элементы в виде ступенек не могут оказывать на птиц отпугивающий или привлекающий эффект, а также фотографию птицы, сидящей на указанных элементах. Этот снимок полностью подтверждал довод о том, что данные элементы в продукции клиента приводят к улучшению (усилению) результата, а потому не могут быть расценены как эквивалент штриховки.
Защита в антимонопольных спорах.
Практика с 2003 года
Спор длился почти год, в течение которого состоялось 8 заседаний. В итоге рассмотрение дела было прекращено в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства. Это позволило ответчику подтвердить свою репутацию как поставщика качественных и надежных изделий, а также открыло возможность для встречного воздействия на оппонента посредством обращения в суд с иском о взыскании упущенной выгоды.
Дело является показательным с точки зрения принятых решений и проведенных экспертиз. Оно, как и многие подобные споры, показывает необходимость в совершенствовании российского законодательства, развития доктрины эквивалентов,чтобы она не становилась способом спекуляции при назначении и проведении экспертиз.
Денис Волков
Ведущий юрист по интеллектуальному праву, патентный поверенный №2424
Задать вопрос эксперту
На правах рекламы © 2024 «Гардиум», «Гарант.ру»
Реклама | https://legal-support.ru
