28 декабря 2022
Проверено на актуальность 1.07.2023
erid 4CQwVszH9pSXM7rFCp7

Патентные споры: доктрина эквивалентов в антимонопольной практике

Патентные споры: доктрина эквивалентов в антимонопольной практике
Автор Денис Волков

ведущий юрист юридической компании «Гардиум»

Доктрину эквивалентов применяют в спорах об использовании изобретений: с помощью наличия или отсутствия у одной разработки признаков, эквивалентных другой разработке, можно установить степень использования изобретения. Однако есть трудности с определением действительно эквивалентных признаков — закон не дает четкого определения таким признакам. Рассматривая подобные споры, суды назначают патентно-технические экспертизы, а если разбирательство происходит на уровне антимонопольной службы — участники спора сами ищут экспертов, а затем происходит оценка их заключений. Результаты бывают интересными: так, юристам компании «Гардиум», одного из лидеров российского рынка защиты интеллектуальной собственности, пришлось отыскать специалиста-орнитолога и пристально следить за поведением птиц, чтобы выиграть спор для своего клиента.

Поможем победить в патентном споре →

Что такое доктрина эквивалентов

Существование в российском правопорядке доктрины эквивалентов отражено в п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса РФ. Изобретение признается использованным в продукте или способе производства, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения из запатентованной формулы, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в соответствующей области техники до даты приоритета изобретения.

Цель доктрины эквивалентов в обоснованном и правомерном расширении объема прав за пределами буквального толкования патентной формулы. Правомерность его расширения определяется границами применимости, которые в обязательном порядке очерчиваются фундаментальными принципами патентного права:

  • принципом правовой определенности, когда рассматривается замена не на любые признаки, а только на те, которые имеются в распоряжении среднего специалиста, т. е. известны ему как взаимозаменяемые, поскольку толкование патентной формулы должно быть основано именно на его знаниях;

  • принципом разграничения от известного уровня техники, когда доктрина неприменима к решениям, которые принадлежат известному уровню техники или сами по себе составляют изобретение.

Основная трудность, связанная с определением, какие признаки являются эквивалентными, а какие нет, заключается в том, что до сих пор отсутствует законодательно зафиксированное определение эквивалентного признака. Еще одна проблема — субъективность интерпретации наличия или отсутствии эквивалентности, а также отсутствие правил применения и сравнения эквивалентных признаков.

Сейчас изобретение признают использованным в том числе в тех случаях, когда допущена замена одного или нескольких признаков изобретения другими взаимозаменяемыми элементами — эквивалентами. Эквивалентной считается замена признака или признаков, указанных в формуле изобретения, если сущность этого изобретения не меняется, достигается такой же результат, а средства выполнения заменены на равноценные, известные в данной области.

Как доказывают эквивалентность признаков

Можно выделить следующие маркеры эквивалентности признаков:

  • равноценность заменяемых признаков (взаимозаменяемость);

  • сохранность сущности, назначения изобретения;

  • сохранение технического результата при замене признаков;

  • известность в данной области техники до даты приоритета изобретения.

В экспертном сообществе по последним трем положениям практически нет разногласий. Но первое — равноценность — вызывает споры о том, какие признаки считать взаимозаменяемыми. Раскрытие этого критерия приводит к необходимости учета различных условий и особенностей ему соответствия.

Так, по В. А. Мещерякову, взаимозаменяемыми считаются признаки, которые обладают одинаковой предназначенностью и выполняют одинаковую функцию.

По Е. А. Устиновой, взаимозаменяемость означает возможность или способность одного равноценно заменять другое, которое выполнит те же функции, в этом случае взаимозаменяемость — это лишь способность или возможность стать равноценностью или эквивалентностью.

Проблема терминологии приводит к тому, что искать ответы приходится судам на основании фактических обстоятельств дела. Суды, рассматривая подобные споры, как правило, назначают патентно-техническую экспертизу. При этом перед экспертом зачастую ставится вопрос об использовании изобретения в виде цитаты п. 3 ст. 1358 ГК РФ, несмотря на то что в споре по каждому конкретному делу для ответа на этот вопрос необходимо определить конкретные обстоятельства.

Анализ отечественной судебной практики в этой области позволяет сделать вывод, что она практически полностью зависит от эксперта, назначенного судом. Каждая из сторон заинтересована в том, чтобы был выбран именно ее эксперт, поскольку от этого будет зависеть результат спора.

Надежная патентная экспертиза →

Антимонопольная практика Гардиума

Спорные экспертизы по изобретениям

Интереснее обстоят дела в ФАС, где в крайне редких ситуациях исполнительный орган самостоятельно выбирает экспертную организацию — как правило, стороны обращаются к различным экспертам, а затем начинается конкуренция заключений и их анализ под микроскопом. При этом зачастую качество таких заключений оставляет желать лучшего.

Например, в решении № 78/6348/19 от 26.02.2019 по делу № 1-14.5-111/78-01-18 (Санкт-Петербургское УФАС России) исполнительный орган отметил следующее:

«Заявитель представил в материалы дела заключение экспертизы, которое составил патентный поверенный Н. С. Борщ-Компанеец. Из данного заключения следует, ответчик использовал каждый признак независимого первого пункта формулы изобретения по патенту № 2229557 в конструкции своей колонны.

При этом экспертиза установила, что ответчик не использовал один признак пятого независимого пункта формулы изобретения по патенту № 2229557 в описании технологии своей колонны.

Согласно п. 16 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28 „О судебной экспертизе по уголовным делам“, под недостаточной ясностью следует понимать невозможность уяснения смысла и значения терминологии, используемой экспертом, методики исследования, смысла и значения признаков, выявленных при изучении объектов, критериев оценки выявленных признаков, которые невозможно устранить путем допроса в судебном заседании эксперта, производившего экспертизу. В соответствии с п. 15 указанного постановления необоснованным следует считать такое заключение эксперта, в котором недостаточно аргументированы выводы, не применены или неверно применены необходимые методы и методики экспертного исследования.

В представленном ООО „Инженерное бюро Юркевича“ (заявитель) заключении экспертизы отсутствует аргументация выводов эксперта. Эксперт ограничился лишь анализом независимых пунктов формулы изобретения по патенту № 2229557. При этом в данном заключении экспертизы отсутствует описание анализа объектов исследования».

Экспертные заключения по полезным моделям

В решении № 687-06 от 02.03.2015 по делу № 9992/06-2013 (Ульяновское УФАС России) административный орган сделал следующий вывод:

«К экспертному сравнительному заключению № 39 ЭСИ от 31.10.2012, представленному ООО „Визави“, необходимо относиться критически, поскольку экспертом указаны не все признаки независимого пункта формулы, что исключает объективную оценку использования каждого признака независимого пункта формулы в исследуемом изделии (п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ)), а также сделан неверный вывод, в частности, указанные в п. 8 табл. 1 подлокотники (признак независимого пункта формулы) отсутствуют в конструкции механизма трансформации мебели „ЕК“.

В материалах дела № 9992/06-2013 отсутствуют бесспорные доказательства, что механизмы трансформации для мягкой мебели, выпускаемые ООО „Сеть-М“, содержат каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы полезных моделей, охраняемых патентами Российской Федерации № 48461 и № 122264.

Таким образом, в действиях ООО „Сеть-М“ отсутствует недобросовестная конкуренция в отношении ООО „Визави“».

Битва экспертиз в патентном споре с ФАС

С аналогичной ситуацией пришлось столкнуться юристам компании «Гардиум» при рассмотрении дела № 024/01/14.5-2092/2021 в Красноярском УФАС России. «Гардиум» представлял интересы ответчика по этому делу, ООО «Завод Энергетик». Истец — ООО «ПК «Астон-Электротехника». Истец и ответчик по данному делу являются лидерами рынка антиприсадочных птицезащитных устройств, прямыми конкурентами. Само по себе обращение в УФАС со стороны ООО «ПК «Астон-Электротехника» было направлено, в первую очередь, на дискредитацию ответчика в глазах его контрагентов (в частности, АО «ЦИУС Россети ФСК ЕЭС» — крупнейшего технического заказчика электросетевого комплекса в РФ), поскольку в их адрес рассылались соответствующие письма о возможной поставке клиентом на объекты контрафактной продукции, а также о наличии возбужденного дела в антимонопольном органе.

В отношении ответчика было возбуждено дело по признакам нарушения ст. 14.5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — ФЗ «О защите конкуренции»), которое выразилось во введении в оборот товаров с использованием патентов на изобретения №№ 2622884, 2660467, а также патентов на полезные модели №№ 168340, 168341, правообладателями которых являются гр. Жуков Р. В., гр. Перепелов К. В. и которые на основании исключительной лицензии использовались ООО «ПК Астон-Электротехника».

Юристы «Гардиума» разработали стратегию для работы над этим делом:

  1. убедить комиссию УФАС, что продукция клиента не содержит всех существенных признаков изобретений или их эквивалентов и всех существенных признаков полезных моделей, принадлежащих оппоненту;

  2. обратить внимание, что оппонент сам реализует продукцию, отличную от той, на которую распространяется правовая охрана;

  3. важно было показать несостоятельность доказательств оппонента, в частности, заключения патентного поверенного о наличии нарушения.

Юристам удалось доказать, что продукция клиента содержит как минимум по одному различному признаку, а потому не может нарушать исключительные права оппонента. Более того, в подтверждение нарушения одной полезной модели оппонентом не было представлено доказательств, которые свидетельствуют, что клиент вводит в гражданский оборот какой-либо ее аналог. Поэтому еще до вынесения итогового решения оппонент попросил исключить данную полезную модель из заявленных требований.

В УФАС нами было наглядно продемонстрировано, что заявитель представил в качестве образцов в материалы дела изделия, которые не подпадают под правовую охрану. Дополнительно был организован выезд на объект, куда оппонент ранее поставил свою продукцию. С помощью квадрокоптера удалось получить доказательства того, что в действительности продукция оппонента не имеет ничего общего с тем, что им было запатентовано.

Комплексная работа потребовалась для опровержения результата экспертизы, которую представил оппонент. Юристы «Гардиума» обратили внимание, что данное заключение было подготовлено самими представителями оппонента (патентным поверенным из юридической компании, которая представляла интересы заявителя), а потому не является допустимым доказательством. В отношении второго заключения были также выявлены все спорные и некорректные моменты, более того удалось доказать, что подготовивший заключение эксперт вышел за рамки своих полномочий.

Примечательно, что в этом деле существенную роль сыграли две вещи: заключение орнитолога и фотография птицы, сидящей на конусе — одном из «спорных» изобретений.

Птицы на конусе
Фото, которое послужило решающим доказательством в споре в пользу доверителя

Эксперт оппонентов в своем заключении ссылался на доктрину эквивалентов, утверждая, что выпуклые элементы в виде ступенек в продукции клиента выполняют такую же защитную и отпугивающую функцию, как и контрастная штриховка в виде глаз хищной птицы, размещенная на продукции оппонента. В опровержение данного доводы юристы «Гардиума» и представили заключение орнитолога, где последний указал, что выпуклые элементы в виде ступенек не могут оказывать на птиц отпугивающий или привлекающий эффект, а также фотографию птицы, сидящей на указанных элементах. Этот снимок полностью подтверждал довод о том, что данные элементы в продукции клиента приводят к улучшению (усилению) результата, а потому не могут быть расценены как эквивалент штриховки.

Спор длился почти год, в течение которого состоялось 8 заседаний. В итоге рассмотрение дела было прекращено в связи с отсутствием нарушения антимонопольного законодательства. Это позволило ответчику подтвердить свою репутацию как поставщика качественных и надежных изделий, а также открыло возможность для встречного воздействия на оппонента посредством обращения в суд с иском о взыскании упущенной выгоды.

Дело является показательным с точки зрения принятых решений и проведенных экспертиз. Оно, как и многие подобные споры, показывает необходимость в совершенствовании российского законодательства, развития доктрины эквивалентов,чтобы она не становилась способом спекуляции при назначении и проведении экспертиз.

01

Патентная экспертиза

Заключение судебной экспертизы нарушения прав

от 42 990 ₽

заказать

02

Анализ перспектив дела

Объективное заключение юристов

от 40 000 ₽

заказать

03

Судебная защита авторских прав

Защита интересов клиента в споре

от 200 000 ₽

заказать
MDN

Денис Волков

Ведущий юрист по интеллектуальному праву, патентный поверенный №2424

Задать вопрос эксперту
18 лет на рынке

Проверка товарного знака онлайн

1 июня 2021

Как запатентовать название и логотип

2 июня 2021

Как зарегистрировать бренд в России — этапы, процедура, документы

3 июня 2021

Регистрация софта в Роспатенте

4 июня 2021

Домен как товарный знак

5 июня 2021

Регистрация товарного знака

6 июня 2021

Защита товарного знака от незаконного использования

2 августа 2021

Защита бренда за границей - варианты и нюансы регистрации

3 августа 2021

Внесение товарного знака в таможенный реестр – пошаговая инструкция

5 августа 2021

Патентование – защита разработки от конкурентов

10 августа 2021

Как выбрать патентное бюро

10 декабря 2021

Юристы по интеллектуальному праву

10 декабря 2021

Патентные поверенные

10 декабря 2021

Гайд по патентным исследованиям и выбору патентоведа

3 марта 2022

Суд по интеллектуальным правам

30 мая 2022

Патентование промышленных образцов

30 мая 2022

Главное про патентование идей

30 мая 2022

Товарные знаки для маркетплейсов: Wildberries, Ozon, Lamoda, Яндекс Маркет

5 июня 2022

Внесение отечественного ПО в реестр Минцифры

8 июня 2022

Патентование IT-решений в России и мире

10 июня 2022

Что такое товарный знак?

11 июля 2022

Патентование изобртения в Роспатенте

12 июля 2022

Передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности

15 июля 2022

Как запатентовать полезную модель в Роспатенте

8 августа 2022

Пошаговая инструкция по патентованию рецепта

11 августа 2022

Вывеска на иностранном языке

15 августа 2022

Передача интеллектуальных прав

6 сентября 2022

Торговая марка и товарный знак: сходства и отличия

15 сентября 2022

Патентная экспертиза

27 сентября 2022

Обзор основных трендов в LegalTech

10 октября 2022

Как составляется описание к патенту

15 октября 2022

Вопрос доменных споров на примере нашумевшего кейса

21 октября 2022

Роспатент и ФИПС: функции и возможности

11 ноября 2022

Роспатент: задачи, структура, как подать заявку

14 ноября 2022

Реестр отечественного ПО

18 ноября 2022

Как работать с поисковой системой на сайте ФИПС

22 ноября 2022

Управление интеллектуальной собственностью в новой реальности

22 декабря 2022

Как выбрать фирменное наименование: статус по ГК РФ, примеры

25 декабря 2022

Антимонопольная практика в ФАС по патентным спорам

28 декабря 2022

Как подобрать название бренда на маркетплейсе

5 февраля 2023

Особенности зарубежного патентования

11 февраля 2023

Сервисы для легкого и быстрого нейминга

18 февраля 2023

Ускоренная регистрация товарного знака

15 марта 2023

Сходство товарных знаков до степени смешения: как это проверить

21 марта 2023

Коммерческое обозначение: регистрация и особенности защиты

1 мая 2023

Патент на сайт: регистрация прав

5 мая 2023

Как оспорить решение ППС: пошаговая инструкция

8 мая 2023

Регистрации товарного знака через Госуслуги

1 августа 2023

Лицензионный договор: виды, особенности регистрации

7 августа 2023

Подборка лучших сервисов и нейросетей для создания логотипа

11 октября 2023

Как придумать название компании: способы с примерами

20 октября 2023

Как придумать бренд: гайд по неймингу с примерами

21 октября 2023

Цифровой арбитраж на Wildberries: что делать, если получена жалоба

30 ноября 2023

Инфографика для карточки товара на маркетплейсе: ТОП 7 конструкторов

10 декабря 2023

Патентные тролли и защита товарных знаков на маркетплейсах

12 декабря 2023

Маркировка на маркетплейсах — как избежать штрафов

15 декабря 2023

Защита интеллектуальной собственности на маркетплейсах

20 декабря 2023

Как продавать на Wildberries: пошаговый гайд

12 января 2024

Сертификация для маркетплейсов: оформление, цена и сроки проведения

13 января 2024

Как продавать на Ozon: пошаговый гайд

20 апреля 2024

Декларация соответствия: регистрация, стоимость и срок действия

21 апреля 2024

Сертификат соответствия на товары: порядок и нюансы получения

2 мая 2024

Реклама | https://legal-support.ru

Заказ звонка

Кликая на кнопку, вы соглашаетесь на
обработку персональных данных