Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 января 2020 г. №СИП-196/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 13 января 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 января 2020 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе: председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Химичева В.А., Рассомагиной Н.Л.;

судьи-докладчика Лапшиной И.В. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) на решение Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2019 по делу N СИП-196/2019

по заявлению иностранного лица SOREMARTEC S.A. (Findel Business Center, Complex B, Rue de Treves, L-2632 Findel, Luxembourg, регистрационный номер B 176980) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.12.2018 об отказе в удовлетворении заявления о признании обозначения, используемого в качестве товарного знака, общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица SOREMARTEC S.A. - Залесов А.В., Рябов В.Н. (по доверенности от 15.02.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-348/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо SOREMARTEC S.A. (далее - компания SOREMARTEC S.A., заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 14.12.2018 об отказе в удовлетворении заявления компании SOREMARTEC S.A. от 18.05.2018 о признании обозначения "Raffaello", используемого в качестве товарного знака, общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2019 заявленные требования удовлетворены, решение Роспатента от 14.12.2018 признано недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть заявление компании SOREMARTEC S.A. о признании обозначения, используемого в качестве товарного знака, общеизвестным в Российской Федерации с учетом настоящего решения.

Не согласившись с принятым судебным актом, Роспатент обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам просит отменить решение суда первой инстанции, дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В кассационной жалобе Роспатент выразил несогласие с выводами суда о том, что "Роспатент не установил, повлияли ли отличия по графическому признаку исследуемых обозначений от заявленного в качестве общеизвестного товарного знака словесного обозначения "Raffaello" на существо заявленного обозначения с точки зрения восприятия потребителем". Административный орган полагает, что тем самым суд первой инстанции "переложил на Роспатент бремя доказывания того, каким образом воспринимают потребители заявленное обозначение", нарушив положения абзаца первого подпункта 3 пункта 17 Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 N 602 (далее - Административный регламент).

Роспатент полагает, что именно заявитель представляет доказательства в подтверждение общеизвестности заявляемого им обозначения. Таким образом, именно на заявителя должна быть возложена обязанность доказывания того, что использование различных вариантов словесного обозначения "Raffaello" не повлияло на существо данного обозначения с точки зрения его восприятия потребителями.

Роспатент также выразил несогласие с выводом суда первой инстанции о наличии в оспариваемом решении административного органа противоречий в части выводов об отсутствии сведений о фактическом доведении продукции "Raffaello" до потребителя и о продолжительности присутствия данной продукции на российском рынке, что свидетельствует о ее узнаваемости российским потребителем.

Роспатент отметил, что его вывод об отсутствии подтверждения доведения до потребителя продукции "Raffaello" относится только к периоду, предшествующему дате испрашиваемой общеизвестности (22.08.2017), и не противоречит общему выводу об известности спорного обозначения. Выводы суда первой инстанции об обратном сделаны при неполном исследовании обстоятельств дела, что привело к принятию неправильного решения.

Роспатент не согласен с оценкой суда первой инстанции социологического заключения от 22.08.2017 N 254-2017, поскольку полагает, что социологическое исследование является одним из доказательств, представляемых в подтверждение общеизвестности товарного знака, а действующее законодательство не содержит требований, согласно которым при анализе результатов такого исследования Роспатент должен был ссылаться на какие-либо специальные нормы права.

Роспатент также не согласился с выводом суда о том, что административный орган не привел ссылки на какие-либо имеющиеся в материалах административного дела доказательства, которые позволили бы усомниться в достоверности представленного заключения.

По мнению Роспатента, суд не учел, что сомнения в объективности результатов представленного социологического исследования были обусловлены отсутствием доказательств, подтверждающих восприятие потребителями заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации компании SOREMARTEC S.A.

Как считает Роспатент, вывод суда первой инстанции об отсутствии в оспариваемом ненормативном акте надлежащей оценки представленных доказательств не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поскольку из решения административного органа следует, что им были проанализированы все представленные документы, по результатам оценки которых сделан обоснованный вывод о несоответствии спорного обозначения признакам общеизвестного товарного знака.

Роспатент также отмечает, что суд первой инстанции не дал надлежащую оценку доводу административного органа о том, что представленные в дело документы не подтверждают, что компания SOREMARTEC S.A. известна российским потребителям именно в качестве источника происхождения товаров, маркируемых данным обозначением. Так, суд не учел доказательства отсутствия у потребителя ассоциаций происхождение товара, маркированного спорным обозначением, именно с компанией SOREMARTEC S.A. (Люксембург), в связи с чем заявленное обозначение не отвечает признакам общеизвестного товарного знака в отношении товаров заявителя.

В обоснование кассационной жалобы Роспатент также указал, что при принятии оспариваемого решения суд первой инстанции учел письмо закрытого акционерного общества "Ферреро Руссия" (далее - общество "Ферреро Руссия") от 16.07.2019 N 077/2019, в котором указано, что последнее входит в одну группу с компанией SOREMARTEC S.A., которая, в свою очередь, является правообладателем товарных знаков, объединенных обозначением "Raffaello", и является лицензиаром общества "Ферреро Руссия". Между тем данное письмо не было предметом рассмотрения в Роспатенте, в связи с чем вывод суда о неполном исследовании представленных заявителем доказательств является несостоятельным.

По мнению Роспатента, суд первой инстанции формально подошел к содержащимся в его отзыве доводам, ограничившись ссылкой на то, что мотивированные выводы, которые подлежат оценке со стороны суда, должны содержаться именно в оспариваемом решении Роспатента, а не в представленном в суд отзыве. Однако в нарушение требований пункта 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции не дал надлежащую правовую оценку представленному отзыву Роспатента, не привел мотивы, по которым счел приведенные доводы несостоятельными.

В соответствии со статьей 279 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации компанией SOREMARTEC S.A. представлен отзыв на кассационную жалобу, в котором она не соглашается с изложенными в ней доводами, считает обжалуемое решение суда первой инстанции законным и обоснованным, в связи с чем просит оставить его без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель Роспатента настаивал на удовлетворении кассационной жалобы и на отмене обжалуемого судебного акта.

Представители компании SOREMARTEC S.A. возражали против удовлетворения кассационной жалобы, полагая, что оснований для отмены оспариваемого судебного акта не имеется.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, компания SOREMARTEC S.A. 18.05.2018 обратилась в Роспатент с заявлением о признании обозначения "Raffaello", используемого в качестве товарного знака, общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации с 22.08.2017 на имя компании в отношении товаров 30-го класса "кондитерские изделия, а именно конфеты" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Товарный знак представляет собой словесное обозначение "Raffaello", выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета с белой окантовкой.

В подтверждение широкой известности заявленного обозначения среди потребителей компания SOREMARTEC S.A. ссылалась на то, что это обозначение давно и интенсивно используется в Российской Федерации под контролем заявителя при введении в оборот, при рекламе и продвижении кондитерских изделий (конфет "Raffaello"). В подтверждение данных обстоятельств заявителем в материалы дела представлены доказательства, в том числе копии деклараций, договоров, товарных накладных, фотоматериалов, рекламных роликов и т.п.

В обоснование своих требований компанией также приведены данные содержащего ретроспективный анализ мнения потребителей социологического исследования от 22.08.2017 N 254-2017, согласно которому обозначение "Raffaello" известно подавляющему числу респондентов как на дату проведения исследования, так и на 01.12.2015. При этом абсолютное большинство (98%) потребителей связывают указанное обозначение с кондитерскими изделиями и относят происхождение этих изделий либо к компании SOREMARTEC S.A. (56%), либо к обществу "Ферреро Руссия" (59%).

Кроме того, компания SOREMARTEC S.A. указала, что заявленное обозначение является доминирующим элементом принадлежащих компании товарных знаков по международным регистрациям N 739838, N 729178, N 1214185, N 1384109 и по свидетельствам Российской Федерации N 450323, N 395733.

Заявитель испрашивал признание обозначения "Raffaello" общеизвестным на территории Российской Федерации товарным знаком с 22.08.2017, связывая это с датой заключения по результатам опроса потребителей.

В решении от 14.12.2018 Роспатент, проанализировав представленные документы, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для признания заявленного обозначения "Raffaello" общеизвестным на территории Российской Федерации и отказал в удовлетворении заявления компании SOREMARTEC S.A.

Принимая оспариваемый ненормативный правовой акт, административный орган исходил из того, что кондитерские изделия, маркированные обозначением "Raffaello", задолго до испрашиваемой даты (22.08.2017) рекламировались российским потребителям, присутствовали в магазинах, однако из представленных компанией материалов следует, что используемое для маркировки конфет обозначение "Raffaello" не было одинаковым, а имелось шрифтовое и цветовое отличие. С учетом этого Роспатент указал на невозможность точного определения продолжительности использования обозначения в том виде, как оно указано в заявлении.

Установив отсутствие в материалах административного дела сведений об объемах продаж конфет, маркированных обозначением "Raffaello", за периоды до 2014 года, административный орган пришел к выводу о том, что компания не подтвердила, что обозначение "Raffaello", в отношении которого истребуется правовая охрана в качестве общеизвестного товарного знака, очевидным образом ассоциируется в глазах потребителей именно с компанией SOREMARTEC S.A. как с производителем соответствующего товара.

Отклоняя выводы, изложенные в представленном компанией социологическом заключении от 22.08.2017 N 254-2017, Роспатент указал, что приведенные в нем сведения об ответах респондентов на вопросы об ассоциациях с правообладателем не позволяют судить об объективности представленных результатов, поскольку в предложенном респондентам перечне возможных ответов отсутствуют конкуренты заявителя, а также подконтрольные заявителю компании.

Более того, Роспатент констатировал, что исходя из представленных заявителем доказательств компания SOREMARTEC S.A. однозначно не воспринимается российским потребителем как источник происхождения соответствующей продукции, а в качестве такого источника потребители воспринимают группу компаний Ферреро, в том числе общество "Ферреро Руссия".

При этом Роспатент отклонил ссылку заявителя на то, что последний входит в названную группу компаний, мотивируя соответствующий вывод тем, что общеизвестность спорному обозначению испрашивается именно в отношении компании SOREMARTEC S.A., с которой потребители не ассоциируют продукцию, маркированную обозначением "Raffaello".

На основании изложенного Роспатент пришел к выводу о том, что из поданных заявителем материалов не усматривается, что заявленное обозначение в представленном исполнении и цветовой гамме длительное время использовалось для маркировки определенных товаров и что такая продукция приобрела широкую известность в результате деятельности заявителя, а именно компании SOREMARTEC S.A.

Полагая, что решение Роспатента от 14.12.2018 не соответствует закону и нарушает ее права и законные интересы, компания SOREMARTEC S.A. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

При проверке соблюдения Роспатентом процедуры рассмотрения административного дела суд первой инстанции пришел к выводу о том, что при рассмотрении возражения административный орган не дал оценку всем представленным в дело доказательствам и обстоятельствам дела, всем доводам заявителя, в связи с чем существенно нарушил процедуру административного разбирательства.

Кроме того, суд первой инстанции установил, что Роспатент неправильно применил нормы материального права.

При таких обстоятельствах по результатам судебного разбирательства суд первой инстанции пришел к выводу о несоответствии решения Роспатента от 14.12.2018 положениям статьи 1508 ГК РФ.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм процессуального и материального права, соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, пришел к следующим выводам.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что суд первой инстанции, принимая во внимание дату подачи компанией SOREMARTEC S.A. заявления о признании обозначения общеизвестным товарным знаком (18.05.2018), правомерно исходил из того, что законодательством, применимым для оценки правомерности выводов Роспатента, изложенных в оспариваемом ненормативном правовом акте, являются Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее - Парижская конвенция), ГК РФ, Административный регламент, Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56).

Кроме того, суд первой инстанции обоснованно принял во внимание подходы, сформулированные в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) от 15 апреля 1994 года (далее - Соглашение ТРИПС), а также в Совместной рекомендации о положениях в отношении охраны общеизвестных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности, принятой на 34-й серии заседаний Ассамблеи государств - членов ВОИС 20-29.09.1999 (далее - Рекомендации ВОИС) и в Пояснительных примечаниях к ней.

В силу пункта 1 статьи 6.bis Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной Конвенции.

Согласно пункту 1 статьи 1508 ГК РФ по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента заявителем в Роспатент должны быть представлены подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы, в том числе заявитель имеет право представить документы, содержащие следующие сведения:

об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются дата начала использования товарного знака; перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);

о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Положения пункта 1 статьи 1508 ГК РФ не содержат перечня доказательств, которыми может подтверждаться возможность признания товарного знака общеизвестным.

Подпункт 3 пункта 17 Административного регламента, который направлен на развитие нормы пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, включает в себя примерный, неисчерпывающий перечень доказательств общеизвестности товарного знака, что прямо следует из самой формулировки указанной нормы права.

Как отмечено в статье 6.bis Парижской конвенции и в принятых резолюциях AIPPI (Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности), общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), известный большой части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров, и очевидным образом ассоциирующийся с такими товарами как происходящими из определенного источника.

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Соглашения ТРИПС при определении того, является ли товарный знак общеизвестным, государства-члены принимают во внимание известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране-члене, которая была достигнута в результате рекламы товарного знака.

Как указано в пункте 2.2 Пояснительных примечаний к Рекомендации ВОИС, компетентный орган не может настаивать на представлении каких-либо специальных критериев. Выбор предъявляемой информации оставлен на усмотрение стороны, испрашивающей охрану.

В соответствии со статьей 2 Рекомендаций ВОИС при подготовке заключения о том, является ли знак общеизвестным, компетентный орган должен принимать во внимание любые обстоятельства, на основании которых можно сделать вывод о том, что знак является общеизвестным.

В указанной статье Рекомендаций ВОИС приводится ориентировочный перечень факторов, на основании которых можно сделать вывод - является обозначение общеизвестным или нет. Данные факторы могут лишь помочь компетентному органу сделать заключение об общеизвестности знака, но не предопределяют такое заключение. Заключение в каждом случае будет зависеть от конкретных обстоятельств.

В некоторых случаях актуальность может иметь совокупность всех факторов, в других случаях актуальными могут быть лишь некоторые из них. И наконец, в ряде случаев все факторы могут оказаться неактуальными и решение может быть основано на дополнительных факторах, которые не являлись заранее утвержденными.

При этом ни в национальном законодательстве Российской Федерации, ни в международных договорах не содержатся требования о длительном использовании обозначения для признания его общеизвестным.

Для вывода о том, что заявленное обозначение является общеизвестным, правовое значение имеют его известность и узнаваемость фактическими и/или потенциальными потребителями того вида товаров и/или услуг, для которых используется знак; лицами, участвующими в обеспечении каналов распространения того вида товаров и/или услуг, для которых используется знак; деловыми кругами, занимающимися тем видом товаров и/или услуг, для которых используется знак и ассоциирование с источником происхождения товаров (оказания услуг) с использованием этого средства индивидуализации. Длительность такого использования может быть лишь одним из факторов, но не единственным и не решающим фактором, который влияет на формирование определенного представления в сознании потребителей в отношении заявленного обозначения. Обширность и релевантность круга потребителей применительно к конкретному обозначению также должны определяться компетентным органом с учетом Рекомендаций ВОИС, что особенно актуально в отсутствие соответствующего регулирования на национальном уровне государства - члена Парижского союза.

Учитывая изложенное, президиум Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что компания SOREMARTEC S.A. вправе сама определять объем доказательств, которые, с ее точки зрения, подтверждают совокупность необходимых фактов для признания обозначения общеизвестным товарным знаком (широкая известность заявленного обозначения на определенной территории среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя), а административный орган обязан их полно и всесторонне оценить.

В кассационной жалобе Роспатент выразил несогласие с выводами суда о том, что "Роспатент не установил, повлияли ли отличия по графическому признаку исследуемых обозначений от заявленного в качестве общеизвестного товарного знака словесного обозначения "Raffaello" на существо заявленного обозначения с точки зрения восприятия потребителем". Административный орган полагает, что тем самым суд первой инстанции "переложил на Роспатент бремя доказывания того, каким образом воспринимают потребители заявленное обозначение".

Президиум Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с указанным доводом Роспатента в силу следующего.

Судом первой инстанции установлено и из материалов дела следует, что, вопреки выводу Роспатента об обратном, компания SOREMARTEC S.A. представила достаточное количество доказательств использования обозначения "Raffaello" в течение длительного периода времени именно в том виде, в котором оно заявлено, в частности, были представлены сведения об объемах продаж в России кондитерских изделий, маркированных обозначением "Raffaello", макеты и фотографии упаковок конфет "Raffaello" за 2014-2017 годы, рекламные ролики, публикации в печатных изданиях.

Как верно отметил суд первой инстанции, ссылаясь на невозможность вывода о том, какое именно обозначение с элементом "Raffaello" длительно и интенсивно использовалось для маркировки конфет, Роспатент принял во внимание исключительно объем доказательств, датированных 1998, 1998, 2003 годами, оставив без внимания доказательства, датированные более поздним периодом, в частности, публикации в периодических изданиях за 2006, 2009 годы, макеты упаковок конфет за 2014-2017 годы, рекламные ролики, из которых усматривается использование обозначения "Raffaello" именно в том виде, в котором оно заявлено.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что по правилам статьи 1508 ГК РФ в качестве общеизвестного товарного знака может быть зарегистрировано обозначение только в том виде, в котором оно на испрашиваемую в заявлении дату было известно широким кругам потребителей.

Однако это не означает, что для подтверждения такой известности могут исследоваться доказательства использования обозначения исключительно в том виде, который заявляется для признания общеизвестным товарным знаком.

Известность конкретного обозначения может быть основана и на предшествующем использовании обозначений в отличающемся виде, если доказано, что потребитель перенес известность ранее использовавшегося обозначения на новое (заявленное для признания общеизвестным товарным знаком), в том числе, например, при незначительных отличиях, не обращающих на себя внимания потребителей.

С учетом этого суд первой инстанции правомерно указал, что Роспатент не исследовал, повлияли ли отличия исследуемых обозначений по графическому признаку на существо заявленного обозначения с точки зрения восприятия его потребителем, принимая во внимание то, что словесный элемент "Raffaello", а именно его шрифт, алфавит, которыми было выполнено обозначение, остались неизменными.

В оспариваемом решении Роспатент установил, что потребители воспринимают заявленное на регистрацию обозначение как новое обозначение для кондитерских изделий, а не как обновленную версию уже известного обозначения.

Между тем суд первой инстанции правомерно исходил из того, что при рассмотрении доводов о влиянии на известность обозначения в заявленном виде известности обозначения в прежнем виде Роспатент должен был оценить представленное компанией SOREMARTEC S.A. социологическое исследование от 22.08.2017 N 254-2017, в котором содержится информация о том, что большинство опрошенных потребителей (62%) были знакомы с обозначением "Raffaello" до 2003 года с точки зрения восприятия потребителями различных вариантов обозначения, в том числе используемых ранее, на оценку известности заявленного обозначения, поскольку потребители могли воспринимать старое и новое обозначения как одинаковые. Между тем, как правомерно указал суд первой инстанции, Роспатент не дал оценку данному доводу заявителя.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отклоняет довод Роспатента о том, что суд первой инстанции необоснованно переложил на административный орган бремя доказывания "того, каким образом воспринимают потребители заявленное обозначение", поскольку именно на Роспатенте лежит обязанность оценить, влияло ли на существо товарного знака с точки зрения восприятия потребителем отличие по графическому признаку исследуемого обозначения от заявленного, с учетом доводов заявителя.

Аналогичная правовая позиция отражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2018 по делу N СИП-556/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 01.10.2018 отказано в передаче кассационной жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации).

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что вопросы о том, повлияли ли внесенные правообладателем изменения при использовании обозначения на его существо - остался ли он узнаваемым для обычных потребителей соответствующего товара и на влияет ли известность прежнего обозначения на обозначение, используемое на дату подачи заявления, - являются вопросами факта, которые должны устанавливаться Роспатентом при рассмотрении заявления по результатам комплексного анализа зарегистрированного и используемого обозначения.

В отношении довода кассационной жалобы о том, что судом первой инстанции не дана оценка утверждению Роспатента об отсутствии в материалах административного дела надлежащих доказательств известности компании SOREMARTEC S.A. российским потребителям в качестве источника происхождения товаров, маркированных обозначением "Raffaello", в связи с чем не имеется оснований для признания спорного обозначения соответствующим признакам общеизвестного товарного знака по отношению именно к этому лицу, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить следующее.

Как было указано ранее и следует из содержания пункта 1 статьи 1508 ГК РФ, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению Роспатента такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате его интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров/услуг заявителя.

Согласно положениям статьи 6.bis Парижской конвенции с учетом принятых резолюций AIPPI (Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности) общеизвестным товарным знаком признается знак (обозначение), известный большой части тех лиц, которые вовлечены в производство или использование соответствующих товаров/услуг, и который очевидным образом ассоциируется с такими товарами/услугами, как происходящими из определенного источника.

Учитывая указанные положения, суд первой инстанции пришел к правомерному выводу о том, что общеизвестность товарного знака может определяться не только в отношении конкретного производителя, который может и не являться правообладателем товарных знаков (обозначений) и/или лицом, вводящим товар в гражданский оборот и обеспечивающим его доведение по потребителя, но в отношении лица, воспринимаемого в качестве источника происхождения товаров, маркированных заявляемым на регистрацию обозначением.

При этом следует отметить, что таким источником может быть как сам правообладатель используемого товарного знака и его лицензиаты или лицо, обращающееся за признанием используемого обозначения общеизвестным товарным знаком, так и иные лица, входящие в группу лиц с правообладателем, если потребители ассоциируют заявленное обозначение с одним из указанных лиц и могут полагать, что такие лица связаны между собой.

Как следует из материалов дела, установлено судом первой инстанции и не оспаривается Роспатентом, с 2010 года на территории Российской Федерации кондитерские изделия, маркированные обозначением "Raffaello", реализуются обществом "Ферреро Руссия" на основании лицензионного договора с иностранным лицом SOREMARTEC S.A. (Бельгия).

В результате реорганизации в 2013 году иностранного лица SOREMARTEC S.A. (Бельгия) была образована компания SOREMARTEC S.A. Согласно договору между названными лицами все права на интеллектуальную собственность перешли компании SOREMARTEC S.A., соответствующие изменения были внесены и в лицензионный договор с обществом "Ферреро Руссия".

Деятельность общества "Ферреро Руссия" по реализации кондитерских изделий (конфет) под обозначением "Raffaello" осуществляется под контролем компании SOREMARTEC S.A.

В заключении, являющемся приложением к оспариваемому решению Роспатента (абзац шестой с. 9), административный орган сделал вывод о том, что "потребители ассоциируют эту продукцию с группой компаний Ферреро, в том числе с предприятием, имеющим в наименовании обозначение "Ферреро" (абзац шестой с. 9).

С учетом этого вывода Роспатент должен был оценить, может ли потребитель полагать, что компания SOREMARTEC S.A. относится к группе компаний Ферреро, является одним из связанных лиц, вместе составляющих источник происхождения спорного товара.

Соответствующая оценка дана судом первой инстанции, который установил, что абсолютное большинство потребителей связывают спорное обозначение с кондитерскими изделиями и относят происхождение этих изделий либо к компании SOREMARTEC S.A., либо к обществу "Ферреро Руссия", являющихся, по сути, одним источником происхождения товара, поскольку входят в группу компаний Ферреро. Указанные обстоятельства Роспатентом не оспариваются.

Суд первой инстанции также установил, что в материалы дела компанией SOREMARTEC S.A. были представлены доказательства об объемах производства продукции "Raffaello", сведения о рекламе продукции, а также упаковки данной продукции, содержащие сведения о месте производства, которые не были проанализированы административным органом в оспариваемом решении, на что правомерно указал суд первой инстанции.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что наличие аффилированности между заявителем и другим лицом, в данном случае обществом "Ферреро Руссия", входящими в группу компаний Ферреро, использующих товарный знак, в рамках корпоративных отношений, в том числе внутри группы лиц на основании организационно-правового взаимодействия/лицензионного договора, свидетельствует о наличии воли заявителя на фактическое использование обозначения другим лицом, входящим в группу.

При наличии доказательств восприятия потребителем компании SOREMARTEC S.A. как одного из связанных между собой лиц, вместе составляющих источник происхождения товара, положения статьи 1508 ГК РФ не препятствуют признанию обозначения общеизвестным товарным знаком по заявлению компании.

С учетом изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что Роспатентом неправильно применена норма статьи 1508 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отклоняет изложенный в кассационной жалобе довод Роспатента о том, что судом первой инстанции было необоснованно учтено письмо общества "Ферреро Руссия" от 16.07.2019 N 077/2019, которое не было предметом рассмотрения в Роспатенте, в силу следующего.

Как указано в разъяснениях, изложенных в пункте 137 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям, принятых по результатам рассмотрения возражений, заявлений, податель возражения, заявления вправе представлять доказательства, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, для опровержения выводов этого органа, не дополняя при этом изначально поданное возражение, заявление новыми доводами (основаниями).

Как установлено судом первой инстанции, данное доказательство не содержало в себе новых доводов, направленных на признание заявленного обозначения общеизвестным товарным знаком, а было представлено в качестве подтверждения указанного заявителем факта использования обществом "Ферреро Руссия" товарного знака "Raffaello" при производстве и продаже кондитерских изделий на основании лицензионного договора, а также факта того, что данное лицо входит в одну группу компаний Ферреро с компанией SOREMARTEC S.A. (Люксембург). Данные обстоятельства Роспатентом не оспариваются.

Таким образом, суд первой инстанции установил, что, помимо письма общества "Ферреро Руссия" от 16.07.2019 N 077/2019, компанией SOREMARTEC S.A. в материалы административного дела были представлены иные доказательства, подтверждающие данные обстоятельства, а указанное письмо лишь дополнительно их подтверждало.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что суд первой инстанции не допустил неправильного применения норм пункта 1 статьи 1508 ГК РФ и обоснованно исходил из того, что вывод Роспатента об отсутствии в материалах дела доказательств общеизвестности на территории Российской Федерации заявленного обозначения сделан при неполном исследовании всех представленных компанией в материалы административного дела доказательств, что является существенным нарушением процедуры рассмотрения заявления компании.

Ссылка Роспатента на то, что его вывод в оспариваемом ненормативном акте о недостоверности представленного заявителем социологического заключения не подкреплен соответствующими нормами права, на что суд первой инстанции необоснованно указал в решении суда, отклоняется президиумом Суда по интеллектуальным правам как несостоятельная.

Пунктом 4.3 Правил N 56 предусмотрена обязанность Палаты по патентным спорам обеспечить условия для полного и объективного рассмотрения дела.

Процедура рассмотрения и разрешения споров в административном порядке должна обеспечивать реальную возможность защиты каждому, чьи права на результат интеллектуальной деятельности оспариваются.

Только в этом случае достигается основная цель деятельности федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности - обеспечение охраняемых законом прав и интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии решений в административном порядке.

Таким образом, из комплексного толкования процедурных норм, предусмотренных Правилами N 56, следует, что решение Роспатента должно быть мотивированным, должно содержать выводы в отношении доводов заявителя и отзыва на него, а также в части доказательств, представленных лицами в обоснование собственных правовых позиций.

Суд первой инстанции правомерно указал, что административный орган не привел ссылки на нормы права, а также какие-либо имеющиеся в материалах административного дела доказательства, которые позволили бы усомниться в достоверности содержащихся в заключении сведений в отношении осведомленности потребителей об источнике происхождения продукции, маркируемой обозначением "Raffaello", и давали бы основания предположить, что в действительности у потребителей сложились ассоциации, не имеющие отношения к заявителю.

Утверждение Роспатента об уклонении суда первой инстанции от анализа его доводов о том, что среди вариантов ответа респондентам не предлагались компании, которые могли фактически восприниматься как правообладатели заявленного обозначения, является несостоятельным, в связи с чем не принимается президиумом Суда по интеллектуальным правам, поскольку противоречит материалам дела.

Вопреки доводам Роспатента, из материалов дела усматривается и судом первой инстанции установлено, что среди вариантов ответов на вопрос об ассоциациях респондентов с лицом, использующим обозначение "Raffaello", помимо компании, были указаны иные производители кондитерских изделий: компании "Акконд", "Победа", "КДВ Яшкино", "Марс Инкорпорейтед", которые заявитель считает своими конкурентами на товарном рынке России. При этом суд первой инстанции установил, что вывод Роспатента о том, что конкуренты компании определены неверно, не мотивирован ссылками на основания для соответствующих выводов.

В кассационной жалобе Роспатент указывает на то, что в числе вариантов ответов должны были быть представлены и иные лица - связанные с заявителем компании, вместе составляющие источник происхождения товара.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что такие лица не могут считаться конкурентами компании SOREMARTEC S.A.

Кроме того, при восприятии заявителя - компании SOREMARTEC S.A. - как входящей в группу лиц, рассматриваемых в качестве источника происхождения товара, не имеет значения знание потребителем всех лиц, входящих в такую группу, достаточно наличия знания именно о заявителе.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также соглашается с выводом суда первой инстанции о наличии противоречий в оспариваемом ненормативном правовом акте.

Как установил суд первой инстанции, в оспариваемом решении Роспатент пришел к выводу о том, что компанией не представлены сведения о фактическом доведении продукции "Raffaello" до потребителя.

Между тем это противоречит содержащемуся в решении выводу о том, что фактически продукция "Raffaello" знакома российскому потребителю и что продолжительность присутствия соответствующей продукции на российском рынке прослеживается из представленных совместно с заявлением документов (фотографий упаковок продукции, копий грузовых таможенных деклараций, накладных об отгрузке продукции, публикаций рекламы в печатных изданиях).

С учетом изложенного доводы Роспатента, направленные на опровержение указанных выводов суда первой инстанции, подлежат отклонению.

В кассационной жалобе Роспатент также указывает, что суд первой инстанции не дал надлежащую оценку его изложенным в отзыве на заявление компании доводам, дополняющим позицию в части обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта административного органа.

Однако судом первой инстанции в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленному отзыву Роспатента дана надлежащая правовая оценка, результаты которой отражены в обжалуемом решении суда первой инстанции.

Суд первой инстанции отклонил изложенные в отзыве Роспатента на заявление компании доводы исходя из того, что мотивированные выводы должны содержаться в оспариваемом ненормативном правовом акте, а не в отзыве административного органа на заявление лица, оспаривающего такой акт.

Действительно, наличие в отзыве и в письменных пояснениях Роспатента дополнительных мотивов, обосновывающих правомерность принятия указанным лицом ненормативного правового акта, не устраняет его пороков.

Аналогичная позиция изложена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2017 по делу N СИП-65/2017, от 30.03.2018 по делу N СИП-237/2017, от 04.06.2018 по делу N СИП-531/2017, от 13.08.2018 по делу N СИП-684/2017, от 15.08.2018 по делу N СИП-576/2017 и от 20.10.2018 по делу N СИП-806/2017.

Тем не менее указанное не означает, что названные процессуальные документы не подлежат судебной оценке, в том числе на предмет того, имеются ли в них дополнительные мотивы, обосновывающие правомерность принятия государственным органом ненормативного правового акта, или же они содержат доводы, направленные на обоснование выводов, содержащихся в таком акте, и не меняющие мотивов его принятия.

В силу прямого указания пункта 2 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд обязан в мотивировочной части решения привести мотивы, по которым он отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Это в полной мере относится и к оценке объяснений участвующих в деле лиц, которые являются доказательствами по делу, и к отзыву на заявление, который должен содержать возражения в отношении каждого довода, касающегося существа заявленных требований (часть 2 статьи 64 и пункт 3 части 5 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Аналогичная позиция изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.11.2018 по делу СИП-192/2018.

Между тем применительно к конкретным обстоятельствам дела президиум Суда по интеллектуальным правам не усматривает нарушения судом норм процессуального права, которое могло бы привести к принятию неправильного судебного акта.

Как следует из обжалуемого судебного акта, оценив отзыв Роспатента, суд первой инстанции не принял во внимание сведения, содержащиеся в представленных совместно с отзывом документах (в распечатках с сайта "irecommend.ru"), поскольку эти документы отсутствовали в материалах административного дела и не были положены в основу выводов Роспатента, содержащихся в оспариваемом решении, а кроме того, данные доказательства признаны судом первой инстанции недопустимыми доказательствами.

Президиум Суда по интеллектуальным правам признает обоснованными выводы суда первой инстанции о недействительности оспариваемого решения Роспатента ввиду его несоответствия положениям статьи 1508 ГК РФ и о необходимости повторного рассмотрения заявления компании в части признания спорного товарного знака общеизвестным на территории Российской Федерации, поскольку при рассмотрении заявления в административном порядке Роспатент уклонился от рассмотрения доводов заявителя и оценки представленных им документов и сведений, что является существенным нарушением процедуры принятия решения органом, осуществляющим публичные функции.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 136 Постановления N 10, следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений и заявлений являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

В настоящем деле судом первой инстанции установлена достаточная совокупность обстоятельств для вывода о том, что Роспатент не обеспечил условия для полного и объективного рассмотрения административного дела, в связи с чем решение суда первой инстанции обоснованно признано недействительным как не соответствующее пункту 1 статьи 1508 ГК РФ, с обязанием Роспатента повторно рассмотреть заявление компании SOREMARTEC S.A. от 18.05.2018.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что судом первой инстанции верно определен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, правильно применены законы и иные нормативные акты, регулирующие спорные правоотношения, дана оценка всем имеющимся в материалах дела доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства, в связи с чем оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Поскольку Роспатент освобожден от уплаты государственной пошлины за подачу кассационной жалобы, вопрос о распределении соответствующих судебных расходов президиумом Суда по интеллектуальным правам не разрешается.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 22.10.2019 по делу N СИП-196/2019 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

В.А. Корнеев

В.А. Химичев

Н.Л. Рассомагина

И.В. Лапшина