Решение Суда по интеллектуальным правам от 15 ноября 2018 г. по делу N СИП-461/2018 Суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения на его решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец, поскольку оспариваемое решение содержит новые доводы, послужившие основанием для отказа в удовлетворении возражения и предоставления правовой охраны промышленному образцу, ранее отсутствовавшие в решении Роспатента об отказе в выдаче патента

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения оглашена 8 ноября 2018 года

Решение в полном объеме изготовлено 15 ноября 2018 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Мындря Д.И., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Булыгиной Н.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению

иностранного лица "LEXBURY EXPERTS LLP" (175 Darkes Lane, Suite B, 2nd floor, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 BW)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о признании недействительным решения Роспатента от 13.04.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение от 25.09.2017 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке N 2016501986/49,

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Робинов А.А. (по доверенности от 15.05.2018),

от Роспатента: Козача А.С. (по доверенности от 15.05.2018), установил:

иностранное лицо - "LEXBURY EXPERTS LLP" (далее - компания, заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам со следующими требованиями:

признать незаконным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) (далее - административный орган) от 13.04.2018, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение от 25.09.2017 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке N 2016501986/49;

обязать Роспатент принять решение о выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке N 2016501986/49.

В судебном заседании заявитель поддержал требования, полагая, что промышленный образец по заявке N 2016501986/49 не способен ввести потребителя изделия в заблуждение в отношении производителя и места производства товара, для которого изделие служит этикеткой, в связи с чем оспариваемое решение Роспатента противоречит подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований, изложив мотивы в отзыве и настаивая на том, что оспариваемое решение от 13.04.2018 законно и обоснованно.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив все доказательства по делу в совокупности и взаимосвязи, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 23.05.2016 в Роспатент от компании поступило заявление о выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец "Рисунок для этикетки" (заявка N 2016501986/49) (т. 1, л.д. 87-90).

По результатам проведения экспертизы Роспатентом было принято решение от 25.09.2017 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке N 2016501986/49 в связи с его несоответствием требованиям подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 ГК РФ.

От компании 22.01.2018 в Роспатент поступило возражение на вышеназванное решение, мотивированное соответствием промышленного образца по заявке N 2016501986/49 требованиям подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 ГК РФ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 13.04.2018 об отказе в его удовлетворении и оставлении в силе решения Роспатента от 25.09.2017 об отказе в выдаче патента РФ на промышленный образец по заявке N 2016501986/49.

Отказывая в удовлетворении возражения компании на решение Роспатента 25.09.2017 об отказе в выдаче патента на промышленный образец по заявке N 2016501986/49, административный орган исходил из того, что промышленный образец по заявке N 2016501986/49 представляет собой рисунок для этикетки и заявлен на регистрацию в объеме представленного изображения:

По результатам проведенного анализа заявленного решения рисунка для этикетки Роспатентом установлено следующее.

На рисунке присутствует шрифтовая надпись "Метехи". Согласно сведениям из электронной энциклопедия "Википедия" Метехи - это исторический район столицы Республики Грузия, Тбилиси (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8). Изобразительный мотив, присутствующий на заявленном решении рисунка для этикетки, представляет собой стилизованное изображение одного из видов местности в упомянутом районе, на котором представлен высокий скалистый берег реки Куры с возвышающейся над ним церковью XII века, считающейся одной из визитных карточек города Тбилиси.

Также на заявленном решении рисунка для этикетки присутствует надпись, выполненная буквами грузинского алфавита, начертание которых отличается как от символов латиницы, так и от букв кириллического алфавита.

Все перечисленные элементы дизайнерской проработки внешнего вида предложенного решения рисунка для этикетки в совокупности формируют стойкую ассоциативную связь с Грузией. В результате товар, для маркировки которого предназначается эта этикетка, в сознании потребителя также будет ассоциироваться с производством на территории Республики Грузия.

В связи с тем, что заявителем по заявке N 2016501986/49 является компания, располагающаяся не на территории Республики Грузия, а на территории Великобритании, с учетом вышеизложенного анализа Роспатент пришел к выводу, что потребитель товара, маркированного указанной этикеткой, может быть введен в заблуждение относительно места производства товара, а следовательно, решению рисунка для этикетки по заявке N 2016501986/49 не может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленного образца на основании подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 ГК РФ.

При этом, по мнению Роспатента, представленные заявителем договоры о поставке не содержат сведений, подтверждающих, что рисунок этикетки "Метехи", упомянутый в договоре, соответствует заявленному рисунку по промышленному образцу; область возможного использования заявленного внешнего вида этикетки не ограничена только вином и может быть использована при маркировке любой продукции, что будет вводить потребителя в заблуждение; принадлежащий заявителю патент на промышленный образец N 101915, включающий все изобразительные элементы промышленного образца по спорной заявке может быть оспорен любым лицом.

Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам с вышеуказанными требованиями.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1398 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

С учетом даты подачи заявки N 2016501986/49 - 23.05.2016 - правовая база для оценки патентоспособности заявленного промышленного образца включает ГК РФ, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации промышленных образцов, и их форм, требований к документам заявки на выдачу патента на промышленный образец, состава сведений о выдаче патента на промышленный образец, публикуемых в официальном бюллетене федеральной службы по интеллектуальной собственности, состава сведений, указываемых в форме патента на промышленный образец, формы патента на промышленный образец, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2015 N 695 (далее - Правила ПО) и Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила ППС).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 ГК РФ не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой.

Промышленный образец по заявке N 2016501986/49 представляет собой рисунок для этикетки и заявлен на регистрацию в объеме представленного изображения:

На рисунке присутствует шрифтовая надпись "Метехи". Согласно сведениям из электронной энциклопедия "Википедия" Метехи - это исторический район столицы Республики Грузия, Тбилиси (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8). Изобразительный мотив, присутствующий на заявленном решении рисунка для этикетки, представляет собой стилизованное изображение одного из видов местности в упомянутом районе, на котором представлен высокий скалистый берег реки Куры с возвышающейся над ним церковью XII века, считающейся одной из визитных карточек города Тбилиси.

Также на заявленном решении рисунка для этикетки присутствует надпись, выполненная буквами грузинского алфавита, начертание которых отличается как от символов латиницы, так и от букв кириллического алфавита.

Данные обстоятельства, установленные Роспатентом, никем не оспариваются.

Вместе с тем суд не может согласиться с выводом административного органа о наличии вероятности введения потребителей в заблуждение в отношении места производства товаров в связи со следующими обстоятельствами.

Положения, предусмотренные в подпункте 2 пункта 5 статьи 1352 ГК РФ, закрепляют абсолютное основание для отказа в регистрации в качестве промышленного образца решений, способных ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой.

Таким образом, способность ввести потребителей в заблуждение должна оцениваться применительно к самому решению (изображению, заявленному в качестве промышленного образца) безотносительно личности правообладателя, его места нахождения.

Изложенное также следует из пункта 48 Правил ПО, согласно которому промышленный образец признается способным ввести в заблуждение в том случае, если он включает указание на несоответствующую действительности дату основания производства, изображения наград, не присуждавшихся производителю или товару (изделию).

С учетом этого место нахождения лица, подавшего заявку на регистрацию промышленного образца, не может влиять на оценку соответствия заявленного промышленного образца положениям подпункта 2 пункта 5 статьи 1352 ГК РФ.

Следует также отметить, что заявленный в качестве промышленного образца рисунок для этикетки не включает в себя дату основания производства, изображения наград, не присуждавшихся производителю или товару (изделию).

Кроме того, заявителем в Роспатент был представлен договор N 54 от 03.03.2016 (далее - договор N 54 от 03.03.2016), согласно которому расположенное на территории Грузии предприятие (общество с ограниченной ответственностью "Киндзмараули Марани") обязуется производить, бутилировать и поставлять для заявителя по настоящей заявке ассортимент вин, а также маркировать упомянутый товар этикетками, дизайн которых предоставляется заявителем. При этом компания ссылалась на то, что производство товаров может осуществляться не самим заявителем, а путем размещения заказов на выпуск продукции у третьих лиц.

Давая оценку названному договору, Роспатент указал, что в материалах административного дела по заявке отсутствуют сведения, подтверждающие, что рисунок этикетки "Метехи", упомянутой в договоре N 54 от 03.03.2016, соответствует заявленному рисунку для этикетки. Таким образом, по мнению административного органа, заявителем не подтверждено, что производителем товара, для которого предполагается использовать заявленное решение, является именно общество с ограниченной ответственностью "Киндзмараули Марани".

Однако суд, оценив в совокупности все доказательства по делу, не может согласиться с таким выводом.

Прежде всего, суд отмечает, что оспариваемое решение Роспатента от 13.04.2018 содержит новые доводы, послужившие основанием для отказа в удовлетворении возражения и предоставления правовой охраны промышленному образцу по заявке N 2016501986/49, ранее отсутствовавшие в решении Роспатента от 25.09.2017 об отказе в выдаче патента.

В частности, в указанном решении от 25.09.2017 отсутствуют какие-либо аргументы относительно того, что из представленных заявителем в материалы административного дела документов не усматривается связь между продукцией, поставляемой по договору N 54 от 03.03.2016, и рисунком этикетки по рассматриваемой заявке.

Также в том же решении от 25.09.2017 не содержалось выводов относительно видов товаров, подлежащих поставке по договору N 54 от 03.03.2016, и возможностью использования заявителем этикетки для любых товаров, что может вводить потребителей в заблуждение.

Сведений о том, что данные вопросы выносились коллегией палаты по патентным спорам на обсуждение при рассмотрении возражения компании, а заявителю предлагалось дать свои пояснения по ним, материалы административного дела не содержат.

Тем самым Роспатентом был нарушен пункт 4.8 Правил ППС, согласно которому в случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии Палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения. В этом случае лицо, подавшее заявку па выдачу патента на промышленный образец, патентообладатель или его представитель должны быть ознакомлены с этими сведениями и/или обстоятельствами и ему должна быть предоставлена возможность для представления своих соображений. При необходимости более тщательного исследования вновь представленных источников информации или дополнительных обстоятельств заседание коллегии Палаты по патентным спорам может быть перенесено.

Вместе с тем, согласно пункту 1.2 договора N 54 от 03.03.2016 поставщик (общество с ограниченной ответственностью "Киндзмараули Марани") обязуется размещать на упаковке (этикетке), произведенной по заявкам заказчика (компании) продукции следующее обозначение: МЕТЕХИ. Дизайн этикетки и упаковки продукции предоставляется заказчиком.

Таким образом, из содержания приведенного пункта договора следует, что дизайн этикетки фактически представляется заказчиком в отдельном документе, который в этом случае будет являться приложением к этому договору.

Заявителем в суд был представлен акт согласования дизайна продукции к договору N 54 от 03.03.2016, в котором фигурирует изображение этикетки, полностью тождественное заявленному промышленному образцу.

Таким образом, вывод Роспатента о недоказанности заявителем факта взаимосвязи договора N 54 от 03.03.2016 и рисунком этикетки по заявке N 2016501986/49 ошибочен.

Довод Роспатента о том, что заявленная в качестве промышленного образца этикетка может использоваться заявителем для введения потребителей в заблуждение в отношении иной продукции (например, на безалкогольных напитках, молочной продукции, сырах, любых непродовольственных товарах и т.д.), документально не подтвержден, в то время как в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Суд также считает необходимым отметить, что оценка вероятных будущих действий заявителя с точки зрения их добросовестности не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Обоснованными являются и доводы заявителя о том, что в данном случае Роспатенту следовало принимать во внимание наличие у этого же заявителя исключительных прав на промышленный образец по патенту Российской Федерации N 101915, все изобразительные элементы которого полностью включены в заявку N 2016501986/49. Вывод же административного органа о том, что выдача патента Российской Федерации N 101915 может быть оспорена любым лицом, носит предположительный характер, не имеет отношения к рассматриваемому вопросу об охраноспособности промышленного образца по заявке N 2016501986/49 и противоречит принципам публичности и достоверности государственного реестра (статья 8.1 ГК РФ).

С учетом вышеизложенного, принимая во внимания нормы части 1 статьи 65, части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд полагает, что Роспатент не доказал законность оспариваемого решения от 13.04.2018.

Как следствие, оспариваемый ненормативный правовой акт подлежит признанию недействительным как не соответствующий подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 ГК РФ и нарушающий права и законные интересы компании в сфере предпринимательской деятельности.

В силу пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд определяет способ устранения допущенного нарушения прав и законных интересов заявителей с учетом обстоятельств конкретного дела в зависимости от характера нарушения.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 53 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя. В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

В данном случае судебная коллегия считает необходимым обязать Роспатент выдать компании патент Российской Федерации на промышленный образец по заявке N 2016501986/49 от 23.05.2016.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные заявителем при подаче настоящего заявления, соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат возмещению за счет органа, принявшего ненормативный акт, признанный недействительным.

На основании статей 13, 1248, 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации и руководствуясь статьями 65, 71, 75, 110, 176, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

заявление иностранного лица LEXBURY EXPERTS LLP удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 13.04.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение от 25.09.2017 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке N 2016501986/49 от 23.05.2016, как не соответствующее подпункту 2 пункта 5 статьи 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности выдать иностранному лицу LEXBURY EXPERTS LLP (175 Darkes Lane, Suite B, 2nd floor, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 BW) патент Российской Федерации на промышленный образец по заявке N 2016501986/49 от 23.05.2016.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) в пользу иностранного лица LEXBURY EXPERTS LLP (175 Darkes Lane, Suite B, 2nd floor, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1 BW) 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.