Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 2 февраля 2017 г. N 309-ЭС16-15153 Суд отменил судебные акты о частичном удовлетворении иска по делу о защите исключительного права на товарный знак, поскольку при рассмотрении жалобы заявителя не были приняты меры для соблюдения принципа равноправия сторон и для определения значимых обстоятельств, что не было устранено судом кассационной инстанции

Резолютивная часть определения объявлена 26 января 2017 года.

Полный текст определения изготовлен 2 февраля 2017 года.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего судьи Хатыповой Р.А.,

судей Маненкова А.Н. и Поповой Г.Г.

рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Южакова Алексея Владимировича

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 03.03.2016, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2016 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2016 по делу N А60-44547/2015

при участии в судебном заседании представителей:

общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "АНТ-ПРОМ" Каликина Д.Е. (доверенность от 12.08.2016 N 37),

индивидуального предпринимателя Южакова Алексея Владимировича Мельниковой М.А. (доверенность от 16.01.2017).

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А., а также объяснения представителей участвующих в деле лиц, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации установила:

общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "АНТ-ПРОМ" (далее - общество ТД "АНТ-ПРОМ", общество) обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Южакову Алексею Владимировичу (далее - предприниматель, ИП Южаков А.В.), обществу с ограниченной ответственностью "Аргус", обществу с ограниченной ответственностью "Сталь-Форс" и обществу с ограниченной ответственностью "Аргус-Волга" о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 509395 и взыскании компенсации.

Судом первой инстанции в соответствии с частью 3 статьи 130 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) требования в отношении каждого из ответчиков выделены в отдельное производство.

В рамках настоящего дела рассмотрены требования общества ТД "АНТ-ПРОМ" к ИП Южакову А.В. о запрете использования любым способом графического обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 509395, и о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 500 000 руб.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 03.03.2016, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2016 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2016, иск удовлетворен частично, с ИП Южакова А.В. в пользу общества ТД "АНТ-ПРОМ" взыскано 100 000 руб. компенсации, предпринимателю запрещено использовать графическое обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком N 509395, при реализации и предложении к продаже, индивидуализации торговых точек в отношении товаров, относящихся к 6 классу Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Предприниматель обратился в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит отменить указанные судебные акты и отказать в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на нарушение судами норм права.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы кассационной жалобы, а представитель общества возражал против доводов жалобы, ссылаясь на отсутствие оснований для ее удовлетворения. Проверив обоснованность доводов, изложенных в жалобе и в выступлениях представителей участвующих в деле лиц, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу о том, что принятые по делу судебные акты подлежат отмене по следующим основаниям.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, общество ТД "АНТ-ПРОМ" является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 509395, зарегистрированного 25.03.2014 с приоритетом от 10.01.2013, в том числе, в отношении товаров и услуг 6, 35, 37 классов МКТУ "двери металлические", "услуги по розничной и оптовой продаже товаров" и "установка дверей и окон".

Общество ТД "АНТ-ПРОМ", ссылаясь на то, что предприниматель без согласия правообладателя использует в своей деятельности обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, исключительные права на который принадлежат истцу, обратилось с иском в суд.

Суды, частично удовлетворяя иск, руководствовались статьями 1229, 1301, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), положениями постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" и исходили из доказанности факта нарушения предпринимателем исключительных прав общества.

Между тем, судами не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно положениям статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (пункт 1).

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как разъяснено в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (действовавших до 20.07.2015), утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32, зарегистрированных в Минюсте РФ 25.03.2003 под N 4322 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Подпунктом 14.4.2.3 Правил предусмотрено, что изобразительные и объемные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно подпункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 данных Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В силу частей 2, 3 пункта 6.3.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации N 197), при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции. Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции.

Как следует из материалов дела и установлено судами, предприниматель использует в своей деятельности комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент "ARGUS" и изобразительный элемент - стилизованное изображение первой буквы словесного элемента "А".

Товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 509395 представляет собой графическое изображение в виде стилизованного треугольника красного цвета, похожего на букву "А".

Суд первой инстанции, проведя сравнительный анализ изображения товарного знака общества ТД "АНТ-ПРОМ" и используемого предпринимателем комбинированного обозначения, руководствуясь Правилами и Методическими рекомендациями N 197, признал, что имеет место степень смешения между изображением буквы "А", используемой ответчиком, и товарным знаком истца, исходя из их внешней формы, наличия симметрии, смыслового значения, вида и характера изображений (стилизованное), цветовой гаммы; ввиду расположения слова "ARGUS" под знаком доминирующее положение в данном обозначении занимает не слово, а сам знак (изобразительный элемент).

На этом основании суд сделал вывод о том, что используемое предпринимателем при предложении к продаже продукции обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком общества ТД "АНТ-ПРОМ".

Суды апелляционной и кассационной инстанций данный вывод поддержали.

Между тем, при сопоставлении спорного обозначения с товарным знаком с точки зрения их графического и визуального сходства суды не учли правовые позиции, изложенные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, согласно которым вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Суды не приняли во внимание разъяснения, изложенные в части 3 пункта 6.3.1, в пункте 6.3.2 Методических рекомендаций N 197, в соответствии с которыми значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей; при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе; словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Устанавливая наличие смешения между изображением буквы "А", используемой предпринимателем, и товарным знаком общества, суд первой инстанции лишь перечислил признаки, подлежащие определению в соответствии с подпунктом 14.4.2.3 Правил при сравнении изобразительных обозначений, указав на внешнюю форму, наличие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (стилизованное), цветовую гамму, не раскрывая при этом самой сути этих признаков, не исследуя, в чем же заключается сходство изобразительного элемента обозначения и изображения товарного знака по названным критериям.

Делая вывод о доминирующем положении изобразительного элемента со ссылкой на расположение изобразительного и словесного элементов в используемом предпринимателем обозначении, суды неполно исследовали значимость составляющих его элементов, влияющих на восприятие обозначения в сознании потребителей в целом и на общее впечатление о данном обозначении путем его прочтения с учетом наличия словесного элемента, а также не проанализировали, не придает ли словесный элемент спорному обозначению при его восприятии потребителем какую-либо смысловую нагрузку, воспринимается ли обозначение, используемое потребителем, за товарный знак общества ТД "АНТ-ПРОМ" по свидетельству N 509395 при отсутствии словесного элемента в данном товарном знаке.

Таким образом, суды установили сходство до степени смешения противопоставляемых товарного знака и спорного обозначения без проведения комплексного анализа их сходства и без исследования обстоятельств, которые имеют существенное значение для рассмотрения спора.

Согласно подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В силу пунктов 2 и 3 статьи 1248 ГК РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с государственной регистрацией товарных знаков и с оспариванием предоставления товарному знаку правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 11) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Согласно части 2 статьи 268 АПК РФ дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными.

Документы, представленные для обоснования возражений относительно апелляционной жалобы в соответствии со статьей 262 данного Кодекса, принимаются и рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции по существу.

В обоснование доводов апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции от 03.03.2016 предпринимателем в суд апелляционной инстанции представлены: копия решения Роспатента от 09.02.2016 о регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака, копия информационного письма ООО "Аргус-Волга" от 16.03.2016 со сведениями о принятом Роспатентом решении от 09.02.2016, обосновав невозможность представления указанных документов в суд первой инстанции, что расценено судом апелляционной инстанции как ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств.

Предпринимателем в дополнение к апелляционной жалобе от 12.05.2016, приложив копию свидетельства на товарный знак N 570318, сообщено, что 05.04.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован комбинированный товарный знак, содержащий: словесное обозначение "ARGUS", выполненное в обычной шрифтовой манере стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительное обозначение в виде буквы "А" - первой буквы слова "ARGUS", с приоритетом товарного знака от 12.01.2015.

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Частью 3 статьи 8 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Ходатайство о приобщении дополнительных документов рассмотрено арбитражным судом апелляционной инстанции в соответствии со статьей 159 АПК РФ и отклонено на основании части 2 статьи 268 АПК РФ.

Из изложенного усматривается, что судом апелляционной инстанции при рассмотрении жалобы предпринимателя не были приняты меры для соблюдения принципа равноправия сторон и для определения значимых обстоятельств, что не было устранено судом кассационной инстанции.

Таким образом, при рассмотрении настоящего спора суды не обеспечили полноту исследования всех обстоятельств и доказательств по делу, которые могли бы повлиять на выводы суда относительно сходства до степени смешения противопоставляемых товарного знака и спорного обозначения, а также относительно использования предпринимателем данного обозначения в период после даты приоритета и регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 570318, что свидетельствует о необходимости повторного рассмотрения спора по существу.

Основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов (часть 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Судебная коллегия, рассмотрев настоящее дело, приходит к выводу о том, что суды трех инстанций допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права, поэтому на основании части 1 статьи 291.11 АПК РФ решение суда первой инстанции от 03.03.2016, постановление апелляционного суда от 06.06.2016 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2016 подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит учесть изложенное, исследовать все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора; правильно применить нормы материального и процессуального права.

Руководствуясь статьями 176, 291.11-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации определила:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 03.03.2016, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2016 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2016 по делу N А60-44547/2015 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

Настоящее определение вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в порядке надзора в Верховный Суд Российской Федерации в трехмесячный срок.