6 сентября 2022
Проверено на актуальность 1.07.2023
erid 4CQwVszH9pSXM7rFCp7

В каких случаях нужно регистрировать договор в Роспатенте

В каких случаях нужно регистрировать договор в Роспатенте
Автор Валерия Ивачева

Ведущий юрист «Гардиума» по интеллектуальному праву, адвокат

Если предприниматель хочет заключить с контрагентом договор, в котором одним из объектов сделки будет патент или товарный знак — такой договор нужно регистрировать в Роспатенте. Ведомство фиксирует все действия, связанные с зарегистрированными объектами интеллектуальной собственности, чтобы исключить возможность нарушения прав всех сторон сделки и потребителей.

Как правило, патенты и товарные знаки становятся объектами для лицензионных договоров, франшиз и договоров отчуждения. С 2021 года зарегистрированная интеллектуальная собственность может стать объектом для залога в банке.

В этой статье разберем каждый вид договора. В конце материала вы найдете сводную таблицу с особенностями заключения каждого вида договоров.

Услуги по регистрации договора в Роспатенте →

Общие правила: когда нести договор в Роспатент

Договор нужно регистрировать в Роспатенте, если в документе фигурирует интеллектуальная собственность, зарегистрированная в Роспатенте. Но это не относится к объектам авторских прав: если правообладатель добровольно задепонировал программу для ЭВМ или БД в Роспатенте, регистрировать лицензионный договор с этим ПО не нужно.

Договор, в котором фигурирует интеллектуальная собственность, зарегистрированная в Роспатенте, считается ничтожным без регистрации в Роспатенте. То есть, если, например, предприниматель решил продавать франшизу и не зарегистрировал договор — покупатель может потребовать вернуть деньги и будет прав.

Что важно учесть в договорах с интеллектуальной собственностью

Зарегистрировать договор несложно. Роспатент не смотрит в содержание, кроме обязательных моментов, в основном там обращают внимание на то, чтобы продавец мог распоряжаться объектами, которые продает или передает в пользование по договору. То есть, чтобы продавец был правообладателем, у него были права на использование товарного знака или другой интеллектуальной собственности.

Сложности возникают в моментах, которые прописаны в договоре. Например, самое очевидное — как покупатель может распоряжаться объектами из договора. Как именно он может их использовать, где и в каких регионах он будет их продавать, может ли он продавать эти объекты другим людям или компаниям.

Если заключить лицензионный договор, по которому покупатель сможет использовать товарный знак или патент, но не прописать деталей — вторая сторона будет иметь полные права на разработку. Покупатель сможет передавать право пользования объектом и выпуском продукции другим людям и компаниям, выпускать товары по всей стране. А можно прописать детали, и тогда покупатель сможет работать с этим патентом или товарным знаком только самостоятельно и только, например, в Красноярском крае. А в Новосибирске и Ярославле у вас будут другие покупатели.

Подробнее о передаче прав на интеллектуальную собственность →

Что такое лицензионный договор

Лицензионный договор — это договор о временной передаче прав на результат интеллектуальной деятельности (РИД). То есть, у вас есть разработка или товарный знак, который вы временно даете в пользование другой компании или человеку, чтобы они использовали вашу продукцию или работали под вашим брендом.

Лицензионный договор заключается на срок от двух месяцев до момента окончания действия защиты интеллектуальной собственности. Для товарных знаков это до 10 лет с возможностью продления, для патентов — до 25 лет, для объектов авторского права — до 70 лет.

Лицензионный договор не может быть безвозмездным. Оплата за использование РИД должна быть обязательно, иначе договоренность считается ничтожной. Автор может распоряжаться своими объектами как хочет, в том числе дарить, но правообладатель, который передает объект в рамках лицензионного договора обязан взять деньги.

В лицензионном договоре обязательно нужно отразить пункты о том, будет ли правообладатель продолжать использовать РИД или это право остается только у покупателя. И могут ли стороны продавать объекты другим пользователям.

Считается, что все условия, которые касаются прав по использованию РИД, не прописанные в договоре, как бы оговорены и права достаются покупателю. То есть, если вы не оговорили, в каком регионе будет работать конкурент под вашим брендом — он может продавать продукцию по всей стране.

Что такое франшиза — договор коммерческой концессии

Франшиза или договор коммерческой концессии — это договор по передаче прав на бизнес. Если в рамках лицензионного договоры правообладатель передает только РИД, то в формате франшизы он продает всю механику и методологию работы действующего предприятия. И да, франшизу запустить невозможно, если у организации нет зарегистрированного бренда, то есть, товарного знака на название или логотип.

7 ошибок в договоре франчайзинга →

В договоре франшизы обязательно должен присутствовать хотя бы один объект, зарегистрированный в Роспатенте — товарный знак. Дополнительно вы можете рассказывать покупателю, как работают ваши патенты, давать права на новые сорта растений — в любом случае франшиза без регистрации в Роспатенте ничтожна.

Договор франшизы — один из самых сложных договоров по передаче прав. В нем есть множество деталей, если не учесть которые у покупателя может не получиться развить бизнес как у продавца, или репутация бренда будет испорчена. Важно прописать стандарты качества, стандарты учета, всё: от внешнего вида помещения до того, сколько точек по этому договору покупатель может открыть и в каком районе.

Составлять договор франшизы без опытного юриста рискованно.

Что такое договор отчуждения

Договор отчуждения — это договор о полной уступке прав на РИД, то есть, договор продажи. Если при заключении лицензионного договора РИД остается у правообладателя, а покупатель получает объект во временное пользование, то по договору концессии продавец передает права навсегда.

Договор отчуждения товарного знака, патента или другой ИС не такой сложный, как другие виды договоров, но и в нем есть свои нюансы. Важно правильно показать объект передачи прав, чтобы ни у кого не возникало споров, и обозначить все условия.

Если объект продажи зарегистрирован в Роспатенте — договор тоже нужно регистрировать, иначе любая из сторон может его аннулировать.

Что такое договор залога

С 2021 года интеллектуальная собственность, зарегистрированная в Роспатенте, может стать предметом залога для кредита в банке. Здесь есть два важных условия:

  • РИД должен пройти оценку и только после того, как аудит покажет рыночную стоимость объекта, банк может принять его к залогу;

  • банки в своих решениях опираются на то, насколько просто им будет сбыть РИД, если кредитор откажется платить. То есть, больше шансов получить залог под патент, на который уже есть контракты, чем под совершенно новую и не показавшую себя на рынке разработку.

Использование товарного знака как объекта залога возможно только совместно с патентами или другими, более «прикладными» РИД.

В договоре залога, как и в любом подобном банковском документе прописываются все условия. Важно понимать, сможет ли правообладатель пользоваться залоговыми объектами на время действия договора. Есть ли время на просрочку или РИД сразу выставят на торги: кассовый разрыв или другие временные трудности, которые могут случиться у каждой компании.

Договор залога, где объектом залога является РИД отличается от обычного по сути только тем, что его нужно регистрировать в Роспатенте.

Подробнее о договоре залога →

Разница между договорами, в которых фигурируют РИД

Франшиза (договор коммерчес-
кой концессии)

Лицензион-
ный договор

Договор отчуждения

Договор залога

Суть договора

Передача прав на технологию ведения бизнеса, включая бренд и другие РИД, если они есть

Передача прав на временное использование РИД

Продажа РИД другому юрлицу

РИД является залогом для кредито-
вания в банке

У кого права на РИД

Владельцем прав на РИД остается изначальный правооблада-
тель

Владельцем прав на РИД остается изначальный правооблада-
тель

Владельцем прав на РИД становится покупатель

РИД в залоге у банка

Срок действия договора

Любой, можно не указывать

От 2 мес до срока истечения защиты РИД

Бессрочно

До выплаты кредита

Может ли продавец пользовать-
ся РИД

Да, если в договоре нет ограничений

Да, если в договоре нет ограничений

Нет

Да, если в договоре нет ограни-
чений

Может ли покупатель перепрода-
вать РИД

Да, но можно ограничить эту возможность по договору

Да, но можно ограничить эту возможность по договору

Да

Банк может перепродать РИД, если правооблад-
атель не выпла-
чивает кредит

Обязатель-
на ли регистрация договора в Роспатенте

Да

Да, если РИД не объект авторского права и прошел регистрацию в Роспатенте

Да, если РИД не объект авторского права и прошел регистрацию в Роспатенте

Да

Контроль качества

По договору продавец обязан контролировать качество

Продавец может включить в договор пункты о контроле качества

Нет

Банк не выпускает продукцию по залоговому РИД

Как расторгнуть договор

Не продлить после окончания срока действия или через суд

Не продлить после окончания срока действия или через суд

Никак

Выплатить кредит

Объем прав на РИД для покупателя

Товарный знак может быть ограничен в классах МКТУ

Товарный знак может быть ограничен в классах МКТУ

Покупатель получает полные права

В залоге полные права на РИД

Ответствен-
ность в случае некачествен-
ной продукции

Правооблада-
тель несет солидарную ответствен-
ность, если покупатель франшизы выпускает брак

Ответствен-
ность на покупателе лицензии, если в договоре не описаны пункты по контролю качества

Ответствен-
ность на покупателе

Нет

Обязатель-
ные условия договора

- предмет передачи прав;
- размер и порядок выплат;
- как покупатель может использовать объекты из договора;
- может ли перепродавать РИД и на каких условиях;
- условия по коммерческой тайне;
- условия по стандартам качества.

- предмет передачи прав;
- размер и порядок выплат;
- как покупатель может использовать объекты из договора;
- может ли перепродавать РИД и на каких условиях;
- условия по коммерческой тайне.

- предмет передачи прав;
- размер и порядок выплат.

- предмет передачи прав;
- размер и порядок выплат;
- как компания, которая берет кредит, может исполь-
зовать объекты из договора;
- процедура продажи РИД в случае невыплаты кредита;
- условия по коммер-
ческой тайне.

Размер и порядок выплат

Единоразовые или периодические платежи. Продавец имеет право назначить фиксированный платеж в определенный срок или процент от продаж. Или всё вместе.

Единоразовые или периодические платежи. Продавец имеет право назначить фиксированный платеж в определенный срок или процент от продаж. Или всё вместе.

Единоразовый платеж или периодичес-
кие платежи.

Оговари-
вается в договоре банка

Срок регистрации договора в Роспатенте

2 месяца
Заказать →

от 2 месяцев
Заказать →

2 месяца
Заказать →

2 месяца
Заказать →

Как составить грамотный договор, чтобы в нем были соблюдены все условия

Самый верный способ составить договор, в котором будут учтены все условия — обратиться к юристу по интеллектуальным правам. Юристы «Гардиума» имеют опыт работы с интеллектуальной собственностью от 15 лет. Они помогут вам сделать так, чтобы по договору вы передали покупателю только те права, которые собираетесь передать, и он не смог использовать ваши РИД иначе.

Юристы по интеллектуальной собственности изучат ваш РИД, спросят про все условия, которые вы хотите предоставить покупателю, и на основании этого составят юридически грамотный документ. Если вы являетесь покупателем, юрист поможет разобраться в договоре, чтобы в нем были отражены все условия, нужные вам.

После составления договора специалисты «Гардиума» составят заявку в Роспатент и ваш договор пройдет регистрацию. Первая консультация с экспертом — бесплатно!

01

Регистрация в Роспатенте

Регистрирация сделки без проверки договора

от 19 900 ₽

заказать

02

Сопровождение сделки

Проверка договора и регистрирация в Роспатенте

от 36 900 ₽

заказать

03

Ускоренная регистрация

Регистрирация сделки за 1 месяц

от 129 900 ₽

заказать
MDN

Валерия Ивачева

Ведущий юрист «Гардиума» по интеллектуальному праву, адвокат

Задать вопрос эксперту
18 лет на рынке

Проверка товарного знака онлайн

1 июня 2021

Как запатентовать название и логотип

2 июня 2021

Как зарегистрировать бренд в России — этапы, процедура, документы

3 июня 2021

Регистрация софта в Роспатенте

4 июня 2021

Домен как товарный знак

5 июня 2021

Регистрация товарного знака

6 июня 2021

Защита товарного знака от незаконного использования

2 августа 2021

Защита бренда за границей - варианты и нюансы регистрации

3 августа 2021

Внесение товарного знака в таможенный реестр – пошаговая инструкция

5 августа 2021

Патентование – защита разработки от конкурентов

10 августа 2021

Как выбрать патентное бюро

10 декабря 2021

Юристы по интеллектуальному праву

10 декабря 2021

Патентные поверенные

10 декабря 2021

Гайд по патентным исследованиям и выбору патентоведа

3 марта 2022

Суд по интеллектуальным правам

30 мая 2022

Патентование промышленных образцов

30 мая 2022

Главное про патентование идей

30 мая 2022

Товарные знаки для маркетплейсов: Wildberries, Ozon, Lamoda, Яндекс Маркет

5 июня 2022

Внесение отечественного ПО в реестр Минцифры

8 июня 2022

Патентование IT-решений в России и мире

10 июня 2022

Что такое товарный знак?

11 июля 2022

Патентование изобртения в Роспатенте

12 июля 2022

Передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности

15 июля 2022

Как запатентовать полезную модель в Роспатенте

8 августа 2022

Пошаговая инструкция по патентованию рецепта

11 августа 2022

Вывеска на иностранном языке

15 августа 2022

Передача интеллектуальных прав

6 сентября 2022

Торговая марка и товарный знак: сходства и отличия

15 сентября 2022

Патентная экспертиза

27 сентября 2022

Обзор основных трендов в LegalTech

10 октября 2022

Как составляется описание к патенту

15 октября 2022

Вопрос доменных споров на примере нашумевшего кейса

21 октября 2022

Роспатент и ФИПС: функции и возможности

11 ноября 2022

Роспатент: задачи, структура, как подать заявку

14 ноября 2022

Реестр отечественного ПО

18 ноября 2022

Как работать с поисковой системой на сайте ФИПС

22 ноября 2022

Управление интеллектуальной собственностью в новой реальности

22 декабря 2022

Как выбрать фирменное наименование: статус по ГК РФ, примеры

25 декабря 2022

Антимонопольная практика в ФАС по патентным спорам

28 декабря 2022

Как подобрать название бренда на маркетплейсе

5 февраля 2023

Особенности зарубежного патентования

11 февраля 2023

Сервисы для легкого и быстрого нейминга

18 февраля 2023

Ускоренная регистрация товарного знака

15 марта 2023

Сходство товарных знаков до степени смешения: как это проверить

21 марта 2023

Регистрация своего бренда самозанятым в 2023 году

26 марта 2023

Коммерческое обозначение: регистрация и особенности защиты

1 мая 2023

Патент на сайт: регистрация прав

5 мая 2023

Как оспорить решение ППС: пошаговая инструкция

8 мая 2023

Регистрации товарного знака через Госуслуги

1 августа 2023

Лицензионный договор: виды, особенности регистрации

7 августа 2023

Подборка лучших сервисов и нейросетей для создания логотипа

11 октября 2023

Как придумать название компании: способы с примерами

20 октября 2023

Как придумать бренд: гайд по неймингу с примерами

21 октября 2023

Цифровой арбитраж на Wildberries: что делать, если получена жалоба

30 ноября 2023

Инфографика для карточки товара на маркетплейсе: ТОП 7 конструкторов

10 декабря 2023

Патентные тролли и защита товарных знаков на маркетплейсах

12 декабря 2023

Маркировка на маркетплейсах — как избежать штрафов

15 декабря 2023

Защита интеллектуальной собственности на маркетплейсах

20 декабря 2023

Как продавать на Wildberries: пошаговый гайд

12 января 2024

Сертификация для маркетплейсов: оформление, цена и сроки проведения

13 января 2024

Как продавать на Ozon: пошаговый гайд

20 апреля 2024

Декларация соответствия: регистрация, стоимость и срок действия

21 апреля 2024

Сертификат соответствия на товары: порядок и нюансы получения

2 мая 2024

Реклама | https://legal-support.ru

Заказ звонка

Кликая на кнопку, вы соглашаетесь на
обработку персональных данных