Возможно ли одностороннее подписание акта передачи прав лицензиаром при необоснованном отказе лицензиата от его подписания? В договор включено условие: "В случае неполучения от Лицензиата в установленный срок подписанного УПД или мотивированного отказа от его подписания односторонне подписанный Лицензиаром УПД подлежит отражению в бухгалтерском и налоговом учете Сторон, а право использования Программы считается переданным Лицензиату...".

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

С точки зрения бухгалтерского и налогового законодательства при оформлении одностороннего акта приема-передачи (в данном случае УПД) рисков не возникает. Основанием для передачи является лицензионный договор.

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что суды не принимают односторонний акт приема-передачи в качестве доказательства надлежащего исполнения лицензиаром своих обязательств по договору только при отсутствии иных допустимых и достаточных доказательств надлежащего исполнения.

Вместе с тем во избежание спорной ситуации целесообразно подписать акт в двустороннем порядке, поскольку суды зачастую акцентируют внимание на том, что подписанный сторонами акт приема-передачи является подтверждением надлежащего исполнения лицензиаром обязательств по лицензионному договору. 

Обоснование вывода:

В соответствии с п. 1 ст. 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. По лицензионному договору лицензиат (лицо, получившее неисключительное право использования результата интеллектуальной деятельности) обязуется уплатить лицензиару (обладателю исключительного права на этот результат) обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).

С точки зрения бухгалтерского и налогового законодательства при оформлении одностороннего акта приема-передачи (в данном случае УПД) рисков не возникает. Основанием для передачи является лицензионный договор.

Действительно, на практике получило распространение составление сторонами лицензионного договора акта приема-передачи прав на объект интеллектуальной собственности, подтверждающего исполнение лицензиаром обязательств по предоставлению прав использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и принятие этих прав лицензиатом (смотрите, например, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.10.2015 N 09АП-37640/15, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.05.2019 N 09АП-17961/19).

На наш взгляд, такое наименование документа в буквальном смысле слова не вполне корректно - физически лицензиату может быть передан только материальный носитель; правами он может быть наделен или они могут быть ему предоставлены.

Практически составление такого документа имеет значение постольку, поскольку им удостоверяется факт и момент начала использования лицензиатом результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. С этой точки зрения составить подобный документ представляется целесообразным*(1).

При этом гражданское законодательство не устанавливает требований к порядку или форме наделения лицензиата правом использования интеллектуальной собственности и, в частности, не требует в этом случае составления акта или иного аналогичного документа. Поэтому стороны вправе по своему усмотрению определить в лицензионном договоре порядок предоставления лицензиату права использования интеллектуальной собственности. В связи с этим полагаем, что отсутствие подписи лицензиата на акте не может повлечь для лицензиара каких-либо рисков ни с точки зрения бухгалтерского, ни с точки зрения налогового учета*(2). Факт предоставления прав может быть подтвержден не только подписанием акта приема-передачи, но и документом, подтверждающим оплату предусмотренного лицензионным соглашением вознаграждения, а также распечаткой письма, подтверждающего предоставление прав лицензиату, ключей доступа и т.п. (смотрите письмо Минфина России от 05.03.2011 N 03-03-06/1/127).

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что в ряде случаев односторонний акт передачи прав может рассматриваться в качестве надлежащего доказательства исполнения лицензиаром своих обязательств по предоставлению права использования объекта интеллектуальной собственности.

Так, например, по одному из дел заявитель посчитал, что представленный в материалы дела акт о передаче прав, подписанный в одностороннем порядке, не может являться доказательством надлежащего исполнения ответчиком условий лицензионного договора. Суд не принял данный довод во внимание, отметив следующее: Из материалов дела следовало, что оспариваемый акт был передан стороне договора, что подтверждается подписью доверенного лица истца на соответствующей заявке, а в дальнейшем - повторно направлен почтой, что подтверждается квитанцией и отчетом об отслеживании почтового отправления, согласно которому оно было получено адресатом. Кроме того, факт передачи прав ответчиком также подтверждается представленной в материалы дела электронной перепиской с истцом, в которой согласованы даты поставки, совпадающие с датами актов о передаче прав, электронная карточка контактного лица истца, с которым осуществлялось взаимодействие в рамках исполнения лицензионного договора, подпись которого стоит в заявках, по которым производилась передача прав. Суд также обратил внимание на условие лицензионного договора, согласно которому в случае неподписания лицензиатом акта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его представления лицензиаром, немотивированном отказе от подписания и (или) ином уклонении от подписания акта акт, составленный лицензиаром в одностороннем порядке, стороны признают надлежащим доказательством перехода прав к лицензиату. Приняв во внимание совокупность указанных выше обстоятельств, с учетом условий лицензионного договора суд сделал обоснованный вывод о том, что поскольку письменного отказа от принятия прав по данному акту от истца не поступало, то он считается принятым надлежащим образом, а обязательства по нему исполненными (постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2018 N С01-71/2018).

В ином деле акт приема-передачи права был подписан одной стороной и направлен другой стороне для подписания вместе со счетом на оплату стоимости лицензии. В связи с неполучением подписанного акта или мотивированного отказа от подписания в течение более 30 (тридцати) календарных дней, в акте была сделана отметка об этом. На основании соответствующего условия договора односторонне подписанный со стороны лицензиара акт приема-передачи права использования системы является надлежащим подтверждением исполнения обязательств по предоставлению права использования системы. Условия о необходимости обязательного подписания акта обеими сторонами договора для исполнения обязательств по оплате стоимости лицензии договором не предусмотрено. Однако истцу было отказано в удовлетворении заявленных требований, поскольку суд посчитал, что факт вручения акта приема-передачи в рассматриваемой ситуации не может подтверждаться свидетельскими показаниями, так как лицензионный договор четко устанавливает порядок направления всех уведомлений, извещений и сообщений (а в материалах дела отсутствовали какие-либо документы в подтверждение соблюдения данного порядка). В этой связи суд посчитал, что представленный в материалы дела односторонне подписанный истцом акт приема-передачи использования системы не может быть признан доказательством предоставления ответчику права использования системы, так как доказательства направления такого акта ответчику истцом не представлены. Доказательств отказа ответчика от подписания акта также не имеется (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2022 N 09АП-81813/21).

Тот же Девятый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 29.06.2022 N 09АП-30581/22 согласился с позицией суда первой инстанции о том, что факт реального исполнения истцом лицензионного договора надлежащим образом не подтвержден, в нарушение ст. 65 и 68 АПК РФ истцом доказательств фактического исполнения лицензионного договора не представлено, отсутствуют какие-либо доказательства предоставления прав в соответствии с условиями договора (акт передачи, иные доказательства фактического предоставления), оказания услуг по дополнительному соглашению, предоставления фактического доступа к программному обеспечению, его фактического использования ответчиком, и т.п. При этом предоставленные в материалы дела оформленные истцом в одностороннем порядке ТН и счета, в отсутствие каких-либо доказательств их направления в адрес ответчика или третьего лица, суд первой инстанции расценил как ненадлежащие доказательства.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в апелляционном определении от 06.04.2021 по делу N 33-13716/2021 также критически отнеслась к одностороннему акту, указав на то, что составленный односторонний акт приемки-передачи права по использованию секрета производства (ноу-хау) и повторная отправка акта приема-передачи в отсутствие иных допустимых доказательств не подтверждают исполнение обязанности лицензиара по предоставлению лицензиату обусловленного договором секрета производства.

В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 20.07.2022 N С01-1068/2022 истец также пытался доказать, что отсутствие акта приема-передачи не нивелирует самого факта исполнения обязательств по договору. Однако суды мотивированно подчеркнули, что в рассматриваемом случае в отсутствие акта приема выполненных работ, подписание которого предусмотрено договором, факт выполнения ответчиком работ по этому договору не может считаться доказанным.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что судебная практика не принимает односторонний акт приема-передачи прав в качестве доказательства надлежащего исполнения лицензиаром своих обязательств по договору только при отсутствии иных допустимых и достаточных доказательств надлежащего исполнения.

Вместе с тем следует учитывать, что суды все же рассматривают подписанный сторонами акт приема-передачи в качестве подтверждения надлежащего исполнения лицензиаром обязательств по лицензионному договору (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 31.03.2021 N Ф06-1777/21, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2020 N 09АП-15823/20), в связи с чем его оформление в двустороннем порядке представляется целесообразным. 

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
кандидат юридических наук Гентовт Ольга 

Ответ прошел контроль качества 

27 апреля 2023 г. 

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.  

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Смотрите также ответ на Вопрос: Российская организация (лицензиар) предоставляет другой организации (лицензиат) право доступа к своей программе (на своем сервере) по лицензионному договору. Размер вознаграждения определяется ежемесячно, колеблется в зависимости от количества обращений к программе в месяц и фиксируется в ежемесячном одностороннем акте, который будет формировать лицензиар. Возможно ли признание расходов по лицензионному договору для целей налогообложения прибыли? (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, апрель 2017 г.)

*(2) Подробнее о бухгалтерском и налоговом учете смотрите в ответе на Вопрос: Риски лицензиара при подписании акта приема-передачи прав на ПО в одностороннем порядке (ответ службы Правового консалтинга ГАРАНТ, апрель 2023 г.).