1. Организация (покупатель) приобрела оборудование у другой организации в 2018 году по договору купли-продажи оборудования, в котором использовано изобретение, запатентованное третьим лицом (не продавцом оборудования). В 2019 году работник организации (продавца) оформил на себя патент на изобретение, которое было использовано в том числе в проданном оборудовании. Правомерно ли требование патентообладателя к организации (покупателю) прекратить использование его изобретения? Как складывается судебная практика по аналогичным спорам? 2. Организация (покупатель) приобрела оборудование у другой организации в 2018 году по договору купли-продажи оборудования, в котором использовано изобретение, запатентованное третьим лицом (не продавцом оборудования). Впоследствии выяснилось, что в это оборудование было внедрено чужое запатентованное изобретение. Правомерно ли требование патентообладателя к организации (покупателю) прекратить использование его изобретения? Как складывается судебная практика по аналогичным спорам?

В соответствии с п. 1 ст. 1345 ГК РФ интеллектуальные права на изобретения являются патентными правами.
Автору изобретения принадлежит в том числе исключительное право (п. 2 ст. 1345 ГК РФ).
На территории РФ признаются исключительные права на изобретения, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории РФ в соответствии с международными договорами РФ (ст. 1346 ГК РФ).
Согласно п. 1 ст. 1354 ГК РФ патент на изобретение удостоверяет приоритет изобретения, авторство и исключительное право на изобретение.
Пунктом 1 ст. 1358 ГК РФ установлено, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение), в том числе способами, предусмотренными п. 2 той же статьи.
В соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием изобретения считается, в частности, ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение.
Из ст. 1406.1 ГК РФ следует, что в случае нарушения исключительного права на изобретение правообладатель может воспользоваться способами защиты и применить меры ответственности, которые предусмотрены ст. 1250, 1252, 1253 ГК РФ, а также вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере, который определяется в соответствии с упомянутой выше статьей.
Пунктом 1 ст. 1250 ГК РФ определено, что интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.
По общему правилу меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав подлежат применению при наличии вины нарушителя. В отсутствие вины подлежат применению меры ответственности, предусмотренные подп. 3 п. 1 и п. 3 ст. 1252 ГК РФ (за исключением отдельных случаев), за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности (п. 3 ст. 1250 ГК РФ).
Как предусмотрено п. 5 ст. 1250 ГК РФ, отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение к нарушителю мер, перечисленных в этом пункте.
Приведенные нормы позволяют прийти к выводу о том, что применение оборудования, в котором использовано запатентованное изобретение, без согласия патентообладателя принципиально может рассматриваться как нарушение исключительного права этого лица, которое в связи с этим не лишено возможности потребовать от нарушителя прекращения такого применения, причем независимо от вины нарушителя.
Однако следует учитывать, что ст. 1359 ГК РФ установлен перечень действий, которые не являются нарушением исключительного права на изобретение. К числу таковых относится ввоз на территорию РФ, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использовано изобретение, если этот продукт ранее был введен в гражданский оборот на территории РФ патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно в случаях, установленных ГК РФ (п. 6 ст. 1359 ГК РФ).
Как указывается в судебной практике, суть исчерпания права, предусмотренного п. 6 ст. 1359 ГК РФ, заключается в том, что допускается осуществление без согласия патентообладателя и без выплаты ему компенсаций всех действий, предусмотренных подп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ (кроме изготовления), в отношении материального носителя в случае, если этот материальный носитель был законно введен в оборот на территории РФ (постановление ФАС Уральского округа от 13.09.2011 N Ф09-4684/11, постановление Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2019 N С01-950/2019 по делу N А65-22274/2018).
В первой из рассматриваемых ситуаций, как следует из вопроса, продажа оборудования состоялась до даты приоритета изобретения. Поскольку на дату реализации оборудования какие-либо ограничения, вытекающие из исключительного права патентообладателя, отсутствовали, оборудование было введено в гражданский оборот правомерно. При таких обстоятельствах, на наш взгляд, правообладатель не вправе требовать от покупателя прекращения использования его изобретения путем применения оборудования или запретить владельцу такого имущества совершение иных действий, которые предусмотрены п. 6 ст. 1359 ГК РФ.
Что касается второй ситуации, то, как мы полагаем, ответ на поставленный вопрос зависит, прежде всего, от того, было ли оборудование введено в гражданский оборот правомерно. Если имеются основания для вывода о том, что в отношении оборудования, находящегося в гражданском обороте, реализован принцип исчерпания права (п. 6 ст. 1359 ГК РФ), то для последующего использования оборудования покупателем согласия со стороны патентообладателя не требуется (при условии, что такое использование не выходит за пределы действий, которые не считаются нарушением исключительного права на изобретение).
Однако даже если оборудование было изготовлено или реализовано продавцом без согласия патентообладателя, представляется не очевидным, что при подобных обстоятельствах нарушение исключительного права допущено именно покупателем. Если изобретение предназначено для функционирования оборудования, то, с нашей точки зрения, применение этого оборудования в производственной деятельности организации-покупателя, с учетом положений ст. 1250 ГК РФ, может не признаваться правонарушением, а права патентообладателя могут быть защищены предъявлением требований к изготовителю (продавцу), например, о возмещении убытков или о выплате предусмотренной законом компенсации. Тем не менее окончательные выводы по этому вопросу в спорной ситуации способен сделать только суд, исходя из совокупности фактических обстоятельств (постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2020 N С01-2/2020 по делу N А40-217317/2018).
Отметим, что в силу п. 1 ст. 460 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда покупатель согласился принять товар, обремененный правами третьих лиц. Неисполнение продавцом этой обязанности дает покупателю право требовать уменьшения цены товара либо расторжения договора купли-продажи, если не будет доказано, что покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот товар.
На наш взгляд, по смыслу этой нормы речь в ней идет не только о вещных или обязательственных правах третьих лиц в отношении товара, но и об интеллектуальных правах, которые могут воспрепятствовать использованию товара покупателем.
Поэтому если в настоящей ситуации требование патентообладателя к покупателю оборудования будет удовлетворено (по решению суда или в добровольном порядке при условии правомерности такого требования), то полагаем, что покупатель сможет воспользоваться правами, предусмотренными п. 1 ст. 460 ГК РФ. Также покупатель вправе будет заявить требование к продавцу о возмещении причиненных ему убытков (ст. 393 ГК РФ).
К сожалению, судебной практики, в которой рассматривались бы аналогичные ситуации, мы не обнаружили.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
- Действие во времени исключительных прав (К.М. Гаврилов, "Хозяйство и право", N 6, июнь 2010 г.).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Ерин Павел

Ответ прошел контроль качества

10 января 2022 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.