Вправе ли организация, обладающая исключительным правом на товарный знак, потребовать запрета на его использование иной организацией в доменном имени, если последнее используется в отношении товаров, не однородных с товарами, для индивидуализации которых компанией зарегистрирован товарный знак? Изменится ли подход, если товарный знак является общеизвестным?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Использование лицензиатом в доменном имени словесного обозначения, тождественного товарному знаку компании, в отношении неоднородных товаров нарушает исключительные права компании на товарный знак при условии, что он признан общеизвестным. Компания в этом случае вправе потребовать запрета на использование упомянутого словесного обозначения в доменном имени.

Обоснование вывода:
В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком (далее также - ТЗ) обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
Правовая охрана общеизвестного ТЗ распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого ТЗ в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный ТЗ и может ущемить законные интересы такого обладателя (п. 3 ст. 1508 ГК РФ; также см., к примеру, постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2017 N С01-23/2017 по делу N А24-774/2016, постановление Суда по интеллектуальным правам от 23.12.2015 N С01-1087/2015 по делу N А65-227/2015).
Учитывая изложенное, нарушением исключительного права на ТЗ по общему правилу является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с ТЗ, в отношении товаров, однородных*(1) с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому ТЗ. Данное правило актуально и для тех ситуаций, когда несколько лиц зарегистрировали в отношении неоднородных товаров в качестве ТЗ обозначение, используемое одним из них как доменное имя (пункты 158 и 161 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 (далее - Постановление N 10); смотрите также постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2021 N 09АП-67476/20 по делу N А40-54403/2020).
Если же доменное имя используется в отношении товаров, не однородных тем, для которых зарегистрирован ТЗ, суды не усматривают нарушений исключительных прав истца на ТЗ (постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2021 N С01-1705/2021 по делу N А40-333106/2019, постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.12.2021 N С01-1914/2021 по делу N А41-11912/2020, постановление Суда по интеллектуальным правам от 03.10.2017 N С01-680/2017 по делу N А40-212021/2016, постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.10.2015 N С01-835/2015 по делу N А56-41409/2014).
В свою очередь, поскольку правовая охрана общеизвестных ТЗ охватывает и неоднородные товары, нарушением исключительного права на общеизвестный ТЗ может являться не только использование доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения, но и сам по себе факт регистрации такого доменного имени. Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на ТЗ может быть признана сама по себе такая регистрация (абзацы 3 и 4 п. 158 Постановления N 10; постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2017 N 09АП-21933/17).
Таким образом, сам факт регистрации доменного имени, содержащего тождественное с общеизвестным ТЗ словесное обозначение, нарушает исключительное право на такой общеизвестный ТЗ. Его правообладатель вправе потребовать запрета администратору доменного имени использовать соответствующее обозначение в доменном имени (постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.04.2021 N 20АП-1850/21 по делу N А09-11219/2020, решение Арбитражного суда Челябинской области от 01.04.2021 по делу N А76-47558/2020 (оставленное без изменений постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2021 N 18АП-6955/21 по делу N А76-47558/2020), решение Арбитражного суда Камчатского края от 01.07.2016 по делу N А24-774/2016 (оставленное без изменений постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 01.11.2016 N 05АП-6452/16)).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Габбасов Руслан

Ответ прошел контроль качества

23 декабря 2021 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

-------------------------------------------------------------------------
*(1) На сегодняшний день критерии однородности товаров и/или услуг в целях правовой охраны товарных знаков изложены в п. 7.2.1 Руководства, утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.01.2020 N 12.