Российская организация является правообладателем товарного знака. Недобросовестное лицо спустя неделю после регистрации товарного знака зарегистрировало на себя доменное имя, полностью аналогичное товарному знаку. Сейчас это лицо продает это доменное имя (есть скриншот сайта). Какие действия необходимо предпринять для того, чтобы запретить использование его товарного знака в доменном имени недобросовестного лица? Какие сейчас имеются методы и способы для того, чтобы идентифицировать недобросовестное лицо, которое зарегистрировало на себя домен? Необходим ли досудебный порядок? Какие есть условия для удовлетворения судом требования правообладателя товарного знака на передачу ему прав на доменное имя?

1. На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (п. 1 ст. 1477 ГК РФ). Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подп. 5 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 той же статьи).
Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, или в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (п. 3 ст. 1252, ст. 1515 ГК РФ).
Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия (подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). В порядке обеспечения иска по делу о нарушении исключительного права могут быть приняты соразмерные объему и характеру правонарушения обеспечительные меры, установленные процессуальным законодательством, в том числе может быть наложен арест на материальные носители, оборудование и материалы, запрет на осуществление соответствующих действий в информационно-телекоммуникационных сетях, если в отношении таких материальных носителей, оборудования и материалов или в отношении таких действий выдвинуто предположение о нарушении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (п. 2 ст. 1252 ГК РФ).
В п. 160 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) разъяснено, что по требованию о пресечении действий, нарушающих право на товарный знак и выражающихся в незаконном использовании доменного имени, в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю могут быть применены обеспечительные меры, направленные на сохранение существующего состояния отношений между сторонами, в частности запрет администратору совершать какие-либо действия, направленные на отказ или передачу прав администрирования доменного имени, включая смену регистратора, а также запрет регистратору аннулировать доменное имя и передавать права администрирования доменного имени другому лицу. Для применения таких мер не требуется представления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений стороны по существу спора. Обязательным является представление заявителем доказательств наличия оспоренного или нарушенного права, а также его нарушения. Исходя из этого достаточным является представление заявителем доказательств наличия у него права на товарный знак, а также его нарушения и обоснования причины обращения с требованием о применении обеспечительных мер. Не требуется и представления отдельных доказательств того, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по существу спора.
Пунктом 5.1 ст. 1252 ГК РФ предусмотрено, что, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии. Иск о возмещении убытков или выплате компенсации может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа на нее в тридцатидневный срок со дня направления претензии, если иной срок не предусмотрен договором. При этом в случае предъявления требования, указанного в подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, соблюдения претензионного порядка не требуется.
Таким образом, в описанной ситуации правообладатель вправе обратиться за судебной защитой с требованиями о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия. Кроме того, правообладатель вправе требовать от нарушителя по своему выбору либо возмещения убытков, либо выплаты упомянутой выше компенсации. При этом, если соответствующий иск подлежит рассмотрению арбитражным судом, соблюдение досудебного порядка не потребуется лишь в случае обращения в суд исключительно с первым из перечисленных требований. Для случаев же, если подобный спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции, досудебный порядок законом не предусмотрен.
2. В п. 158 Постановления N 10 разъяснено, что требование о пресечении нарушения (подп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком, может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).
По общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку. Вместе с тем, поскольку правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения (смотрите, например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 декабря 2019 г. N С01-1248/2019 по делу N А70-2017/2019).
Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае исходя из целей регистрации доменного имени нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация. Если нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, судом может быть удовлетворено требование об обязании аннулировать соответствующую регистрацию.
Из приведенных разъяснений следует, что сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, не может рассматриваться как безусловное нарушение исключительного права, если соответствующий товарный знак не признан общеизвестным. Вместе с тем из содержания последних двух абзацев п. 158 Постановления N 10 можно сделать вывод, что принципиально такие действия могут рассматриваться как нарушающие исключительное право на не являющийся общеизвестным товарный знак, если в действиях администратора по приобретению права на доменное имя будет установлен акт недобросовестной конкуренции. Подобные примеры можно обнаружить в судебной практике*(1). По существу аналогичный вывод сделал Суд по интеллектуальным правам в постановлении от 16 июля 2021 г. N С01-1060/2021 по делу N А40-70060/2020, указав, что само по себе использование доменного имени может быть признано нарушением исключительного права на товарный знак в случае, если он зарегистрирован в качестве общеизвестного товарного знака либо судом установлено, что действия администратора по приобретению права на доменное имя являются актом недобросовестной конкуренции. В этом деле суд признал преждевременными выводы нижестоящих судов о нарушении исключительного права на товарный знак путем использования в доменном имени, поскольку обстоятельства, связанные с возможностью признания действий ответчика по приобретению права на доменное имя актом недобросовестной конкуренции, судом не устанавливались (смотрите также, например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 июля 2021 г. N С01-893/2021 по делу N А55-36121/2019, постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 декабря 2020 г. N С01-764/2020 по делу N А40-247918/2019, постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 сентября 2020 г. N С01-1298/2019 по делу N А55-23131/2018, постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 сентября 2021 г. N С01-1248/2021 по делу N А40-237050/2020).
В постановлении Суда по интеллектуальным правам от 17 июня 2021 г. N С01-993/2021 по делу N А56-35805/2020 (смотрите также апелляционное определение СК по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда от 3 июня 2019 г. по делу N 33-10748/2019) рассмотрен спор, в рамках которого действия ответчика по регистрации, предложению к продаже и дальнейшему отчуждению доменного имени признаны актом недобросовестной конкуренции. В упомянутом деле суды удовлетворили требования правообладателя о признании действий ответчиков по приобретению прав на доменное имя и его администрированию, о запрете ответчику использовать в доменном имени обозначение, сходное с товарным знаком истца, и о передаче истцу права администрирования соответствующего домена.
Однако перспектива рассмотрения судом требований о запрете использовать доменное имя, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, для индивидуализации товаров (работ, услуг), в отношении которых зарегистрирован товарный знак, о взыскании с ответчика убытков (компенсации), об обязании регистратора аннулировать регистрацию соответствующего домена и (или) о передаче истцу права администрирования этого домена определяется конкретными обстоятельствами. В зависимости от них суд может, например, удовлетворить первое из указанных требований, но отказать в удовлетворении прочих (смотрите постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2021 г. N С01-1797/2020 по делу N А40-68443/201, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 5 ноября 2020 г. N 10АП-6426/20 по делу N А41-95910/2019), а может отказать и в удовлетворении требования о запрете использовать доменное имя (смотрите постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 сентября 2021 г. N 17АП-9550/21 по делу N А60-66329/2020, постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 августа 2021 г. N 11АП-4476/21 по делу N А55-23131/2018, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 5 июля 2021 г. N 10АП-13846/20 по делу N А41-4490/2019, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 22 марта 2021 г. N 10АП-3287/21 по делу N А41-8306/2020, постановление Суда по интеллектуальным правам от 22 октября 2021 г. N С01-1668/2021 по делу N А40-304166/2019, постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2021 г. N С01-1705/2021 по делу N А40-333106/2019).
3. Вышеупомянутые требования могут быть предъявлены, прежде всего, к владельцу сайта, поскольку предполагается, что именно это лицо непосредственно использует результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, размещенные на сайте (абзац первый п. 78 Постановления N 10). При этом, если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности, из размещенной на сайте информации, предполагается, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт (абзац третий п. 78 и абзац первый п. 159 Постановления N 10). В случае предъявления требований об аннулировании регистрации соответствующего домена и (или) о передаче истцу права администрирования этого домена, как показывает практика, в качестве ответчиков привлекается регистратор домена, а при необходимости и хостинг-провайдер (смотрите в связи с этим постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 декабря 2020 г. N 09АП-61090/20 по делу N А40-304694/2019). Предъявление вышеперечисленных требований исключительно к регистратору представляется бесперспективным (смотрите постановление Суда по интеллектуальным правам от 27 октября 2021 г. N С01-1680/2021 по делу N А40-260603/2020).
4. По вопросу о способе установления администратора доменного имени отметим следующее. Согласно п. 9.1.5 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 05.10.2011 N 2011-18/81, регистратор доменного имени вправе сообщить информацию о полном наименовании (имени) администратора и его местонахождении (местожительстве) по письменному мотивированному запросу третьих лиц, содержащему обязательство использовать полученную информацию исключительно для целей предъявления судебного иска. Как видим, приведенный пункт не обязывает регистратора предоставлять информацию об администраторе доменного имени. Полагаем, что в случае отказа регистратора предоставить сведения о лице, администрирующем домен, получить такую информацию правообладатель может, во-первых, обратившись в органы полиции с заявлением о незаконном использовании товарного знака (смотрите в связи с этим ч. 1 ст. 14.10, ч. 3 ст. 28.1, п. 1 ч. 2 ст. 28.3, ч. 1 и ч. 2 ст. 28.7 КоАП РФ, а также пп. 4, 5 и 33 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции" и п. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"). В отсутствие полной ясности относительно признаков противоправного деяния в действиях администратора домена оценить перспективу такого обращения в рамках данной консультации не представляется возможным. Во-вторых, на наш взгляд, правообладатель вправе, обратившись в суд с требованием о пресечении незаконного использования товарного знака, к информационным посредникам, ходатайствовать об истребовании у регистратора доменных имен информации об администраторе доменного имени в целях привлечения его к участию в деле в качестве соответчика (ст. 57 ГПК РФ, ст. 66 АПК РФ, абзац третий п. 159 Постановления N 10).
Напомним, что согласно п. 4 ст. 1253.1 ГК РФ, даже если информационный посредник не несет ответственности за нарушение интеллектуальных прав, к нему могут быть предъявлены требования, не связанные с применением мер гражданско-правовой ответственности, направленные на пресечение правонарушения, в том числе об удалении информации, нарушающей исключительные права, или об ограничении доступа к ней (смотрите также абзац пятый п. 77 Постановления N 10).
Из п. 1 ст. 1253.1 ГК РФ следует, что под информационным посредником понимается, в частности, лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, а также лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети. В связи с этим, на наш взгляд, иск о пресечении нарушения права может быть первоначально подан в том числе к регистратору и хостинг-провайдеру (смотрите в связи с этим п. 18 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", определение Верховного Суда РФ от 21.03.2016 N 307-ЭС16-1414)*(2).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Александров Алексей

Ответ прошел контроль качества

26 ноября 2021 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

-------------------------------------------------------------------------
*(1) Смотрите по этому вопросу также Протокол заседания Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 28 апреля 2021 г. N 26 "О вопросах, возникающих при рассмотрении дел о пресечении нарушений исключительных прав" (журнал "Журнал Суда по интеллектуальным правам", N 32, июнь 2021 г.).
*(2) Смотрите также материалы:
- Единственное преимущество - адвокатский запрос (А. Шишанова, сетевое издание "Адвокатская газета", N 23, декабрь 2020 г.);
- Адвокатский запрос в доменных спорах (П.В. Разбегаев, журнал "Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности)", N 3, июль-сентябрь 2017 г.).
Возможно, также будет полезен материал: Положение Координационного центра национального домена сети Интернет "О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах" (утверждено решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 20 сентября 2012 г. N 2012-07/47, редакция от 17 декабря 2019 г.).