Товарные знаки: даже "сильные" нуждаются в защите

Общество "А" собиралось заняться производством раствора для полоскания горла, но государственной регистрации товарного знака на эту продукцию помешало наличие схожего обозначения, права на которое принадлежали компании "Д". Товарный знак последней был зарегистрирован Роспатентом в отношении товаров 03 ("косметические средства на основе натуральных компонентов"), 05 ("фармацевтические и гигиенические препараты для медицинских целей, в том числе для ухода за полостью рта; лекарственные травы, <...>") и 30 ("чай, в том числе травяной чай; настойки нелекарственные; конфеты, конфеты мятные; мед") классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). Указанное обозначение компания применяла при производстве леденцов для ухода за полостью рта на натуральной основе.

Этим и воспользовались представители общества "А", которые, сославшись на то, что леденцы нельзя отнести ко всем этим классам МКТУ (а значит, спорный товарный знак более трех лет не использовался как минимум по одному из них), обратились в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны этого обозначения (ст. 1486 ГК РФ).

Позиция суда первой инстанции

Суд первой инстанции в удовлетворении заявленных исковых требований отказал (решение СИП от 9 декабря 2014 г. по делу № СИП-530/2014). Для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака необходимо было установить факт заинтересованности в этом истца и факт неиспользования такого знака ответчиком.

Свою заинтересованность истец подтвердил только в отношении товаров одного класса МКТУ (03 класс, "косметические средства на основе натуральных компонентов"). В числе прочих документов он представил свидетельство о государственной регистрации на производство, реализацию и использование косметических средств для гигиены полости рта. Однако доказать заинтересованность в производстве товаров 05 и 30 классов у истца не получилось. Этому, в частности, помешало то, что подрядные договоры истца предусматривали производство не медикаментов, а БАД. И суд сделал вывод: БАД не предназначены для полоскания горла и гигиены полости рта и не могут быть отнесены к лекарственным или фармацевтическим средством.

А таблетки для рассасывания, производимые компанией "Д" с использованием спорного товарного знака, суд первой инстанции отнес к обобщенным категориям 05 и 30 классов МКТУ. При этом он допустил возможность применения таких таблеток в том числе в целях гигиены полости рта, что позволило отнести эту продукцию и к 03 классу МКТУ. Следовательно, по мнению суда, ответчик использовал принадлежащий ему товарный знак в отношении всех трех классов товаров, для которых ему была предоставлена правовая охрана.

Тем более что ответчик подтвердил факт использования принадлежащего ему товарного знака, представив контракты на поставку продукции с документами об их исполнении, а также договоры о реализации товара.

Позиция суда кассационной инстанции

Истец вынесенным решением остался недоволен и обжаловал его в суд второй инстанции, который признал необоснованным отказ в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ (постановление Президиума СИП от 18 мая 2015 г. по делу № СИП-530/2014).

Президиум посчитал недоказанным факт использования ответчиком спорного товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ. Суд первой инстанции, по мнению СИП, не учел, что парфюмерно-косметическая продукция предназначена исключительно для наружного нанесения на определенные части человеческого тела, в том числе на слизистую оболочку полости рта, и служит для очищения и/или изменения их внешнего вида без нарушения их целостности, придания им приятного запаха и/или коррекции запаха, поддержания их в нормальном функциональном состоянии (п. 2 ст. 2 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" от 23 сентября 2011 г. № 799). Таким образом, кассация сочла, что лекарственные средства никак не могут быть признаны косметическими, поскольку последние служат лишь для улучшения эстетических параметров, но не оказывают лечебного эффекта. Следовательно, леденцы и раствор для полоскания горла нельзя признать идентичными товарами из-за различия в их назначении.

Это позволило суду второй инстанции сделать вывод о том, что ответчик не доказал факт использования товарного знака в отношении всех классов товаров по МКТУ, для которых он был зарегистрирован. Вследствие этого истец получил право оформить свой товарный знак, схожий до степени смешения со спорным обозначением, в отношении товаров 03 класса.

Но на этом спор не закончился.

Позиция ВС РФ

Теперь уже компания "Д" сочла, что ее права были ущемлены, и обратилась с жалобой в ВС РФ (Определение ВС РФ от 11 января 2016 г. № 300-ЭС15-10765). По мнению компании, суд первой инстанции не признавал факт того, что ее лекарственные препараты являются косметической продукцией. В решении был сделал вывод лишь о том, что леденцы для полости рта могут рассматриваться как однородные средству для полоскания горла. Иными словами, у потребителя может сложиться мнение, что и леденцы, и раствор производятся одним и тем же производителем (компанией "Д"). Это связано с тем, что, хотя продукция истца и ответчика и не является одинаковой, она имеет сходные характеристики, состоит из схожих компонентов и выполняет одни и те же функции.

ВС РФ признал этот довод справедливым, сделав в своем определении несколько важных акцентов, которые могут пригодиться всем правообладателям – как тем, кто заинтересован в сохранении правовой охраны своего товарного знака, так и тем, кто хочет досрочно прекратить регистрацию неиспользуемого обозначения.

Так, Суд подчеркнул, что неиспользование товарного знака не является автоматическим основанием для прекращения его регистрации, а служит предметом судебной оценки. Главная цель – обеспечить сохранение баланса прав участников таких отношений и публичных интересов, в частности, поддержание добросовестной конкуренции. Тем не менее, в отличие от суда первой инстанции, кассация не стала оценивать однородность товаров, проанализировав только их идентичность.

Вместе с тем ВС РФ отметил, что ГК РФ не называет какой-то один критерий основным при установлении факта использования товарного знака и не устанавливает исчерпывающего перечня таких критериев. Как не делают этого и нормы международных договоров, применимые к отношениям по досрочному прекращению регистрации товарного знака ввиду его неиспользования (п. 1 раздела "С" ст. 5 Конвенции об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., ст. 15, ст. 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля 1994 г., ст. 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г.). Более того, классификация товаров по МКТУ также не имеет решающего значения при определении их сходства (п. 2.457 Руководства по интеллектуальной собственности, разработанного Всемирной организацией интеллектуальной собственности), ведь часто отличные друг от друга товары содержатся в одном классе, и наоборот, схожие – в различных классах. Так, например, один и тот же 25 класс объединяет изготовителей приданого (одежды) для новорожденных и металлической окантовки для обуви, а производство солей для ванн указано и в 03, и в 05 классе МКТУ.

При оценке факта использования товарного знака в целях сохранения его охраны, по мнению ВС РФ, должна учитываться совокупность критериев, каждый из которых в зависимости от фактических обстоятельств конкретного правоотношения будет иметь разное значение:

Различительная способность обозначений (п. 1 ст. 1483 ГК РФ). У принадлежащего компании "Д" товарного знака, как отметил Суд, различительная способность сильная – он является оригинальным и ассоциативным (название продукции ассоциируется с предотвращением заболеваний полости рта). Кроме того, о силе обозначения компании свидетельствуют его признание у потребителей, а также установившаяся в понимании покупателей связь наименования с товаром и производителем.

Сходство обозначений. ВС РФ подчеркнул, что сходство словесных обозначений истца и ответчика является и звуковым (фонетическим), и графическим (визуальным), и смысловым (семантическим). А регистрация одновременно двух таких товарных знаков не допускается (п. 2 ст. 1483 ГК РФ).

Однородность товаров (п. 6 ст. 1483 ГК РФ). Она подразумевает вероятность возникновения у потребителя представления о том, что различные товары или услуги принадлежат одному предпринимателю. Оценить этот критерий можно по ряду показателей, среди которых род, устройство, назначение товаров, условия сбыта, круг потребителей и т. д. (п. 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утв. приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. № 198; далее – Методические рекомендации).

При этом увеличение степени известности товарного знака влечет расширение круга товаров, которые могут быть признаны однородными с ним (п. 3.6 Методических рекомендаций). То есть, как указал Суд, значение критерия однородности повышается при необходимости защиты "сильных" (известных, обладающих различительной способностью) товарных знаков, к которым относится и обозначение компании "Д".

"В рассматриваемом споре, сославшись на высокую различительную способность товарного знака, ВС РФ отступил от общего правила – обычно если правообладатель не может доказать, что товарный знак используется для всех классов товаров, в отношении которых он был зарегистрирован, критерий однородности не применяется. В качестве примера можно привести дело, где суд пришел к выводу, что использование товарного знака для пельменей свидетельствует об использовании его только для товара "пельмени" 30 класса, но не для товаров "мясо, котлеты" 29 класса МКТУ (постановление Президиума СИП от 24 сентября 2014 г. по делу № СИП-105/2014, Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.)", – отмечает юрист адвокатского бюро Forward Legal Юлия Бабанова.

МНЕНИЕ

Наталия Радченко, советник юридической фирмы "Городисский и партнеры", к. ю. н.:

"При рассмотрении споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, как показывает практика последних лет, сложились разные подходы суда к применению одного и того же критерия однородности товаров/услуг при установлении заинтересованности истца и оценке доказательств использования обозначения. В первом случае однородность рассматривается очень широко – например, услуги магазина могут быть признаны однородными товарам, реализуемым в магазине (постановление Президиума СИП от 20 мая 2014 г. по делу № СИП-226/2013, решение СИП от 25 апреля 2014 г. по делу № СИП-79/2014). А во втором случае критерий однородности не применяется – так, при доказанности использования знака для товара "вино" действие правовой охраны этого знака может быть все же прекращено для других напитков (решение СИП от 13 августа 2014 г. по делу № СИП-225/2013, решение СИП от 24 апреля 2015 г. по делу № СИП-2/2015). Неприменимость критерия однородности аргументируется сторонниками последней позиции отсутствием указания на это в ст. 1486 ГК РФ.

В рассматриваемом споре, хотя Президиум СИП и установил, что ответчик не представил доказательств использования товарного знака в отношении косметических средств на основе натуральных компонентов, ВС РФ посчитал, что это обстоятельство не должно влечь за собой прекращение охраны спорного обозначения. Более того, Суд указал, что использование товарного знака в отношении одного из товаров, для которых он зарегистрирован, должно гарантировать сохранение охраны для всех однородных товаров из числа тех, для которых он зарегистрирован".

---

ВС РФ также дал оценку действиям нижестоящих судов. Суд первой инстанции установил факт однородности товаров истца и ответчика, исходя из следующих обстоятельств:

• наличие "сильного" (оригинального, известного, обладающего различительной способностью) товарного знака компании "Д";
• одинаковое назначение товаров истца и ответчика (профилактика и лечение заболеваний полости рта);
• материалы, из которых они изготовлены (натуральные природные компоненты);
• условия реализации товаров потребителям (совпадение мест продажи продукции истца и ответчика);
• единый круг потребителей товаров истца и ответчика – это люди, которые заинтересованы в лекарственных и лечебно-косметических средствах на натуральной основе и средствах профилактики заболеваний.

А вот суд кассационной инстанции не дал правовой оценки ни различительной способности обозначений, ни однородности товаров. Это, по мнению ВС РФ, привело к возможности извлечения истцом необоснованных преимуществ из "сильного" товарного знака ответчика, а также введения потребителей в заблуждение. Иными словами, при отмене охраны спорного обозначения общество "А" смогло бы использовать уже "раскрученный" товарный знак для продвижения своей продукции.

В результате ВС РФ отменил постановление суда кассационной инстанции, оставив в силе решение суда первой инстанции.

***

Высказанная Судом позиция, по убеждению Наталии Радченко, позволит устранить наметившийся в правоприменении крен в сторону ущемления законного интереса добросовестных правообладателей. "Значимость определения ВС РФ обусловлена многоаспектным анализом обстоятельств дела, что и позволило сформулировать методологически точные подходы при оценке доказательств сторон", – отмечает она.

По мнению Юлии Бабановой, такой подход, с одной стороны, поможет правообладателям защищать свои "сильные" товарные знаки, а с другой, – предотвратит недобросовестное поведение заявителей, которые хотят обеспечить высокий уровень продаж своей продукции за счет известности чужого товарного знака.

Суд сделал вполне справедливый вывод о том, что механизм досрочного прекращения правовой охраны товарного знака предусмотрен для неиспользуемых обозначений, которые лишь занимают место в реестре. И ни в коем случае положения ст. 1486 ГК РФ не могут быть направлены на устранение правообладателями своих конкурентов. Правообладателям же стоит иметь в виду, что судебная практика по вопросу приоритета однородности перед идентичностью крайне противоречива и во многом зависит от того, насколько "сильный" товарный знак пытается лишить защиты заявитель.