Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 мая 2020 г. по делу N СИП-1060/2019 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения на его решение о государственной регистрации комбинированного обозначения, поскольку Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что общее зрительное впечатление сравниваемых обозначений, формируемое с учетом всех присутствующих в них элементов, а также однородность услуг, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, свидетельствует об их сходстве до степени смешения

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 26 мая 2020 года.

Полный текст решения изготовлен 27 мая 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кутявиной Н.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Республики Татарстан (судья Панюхина Н.В., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Ярмеевой Г.М.) заявление общества с ограниченной ответственностью "ГОЛОС СОЧИ" (ул. Бамбуковая, д. 42/1, кв. 5, г. Сочи, Краснодарский край, 354008, ОГРН 1122366016630) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 20.09.2019 об удовлетворении возражения на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке N 2018710957.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ГОЛОС СОЧИ" - Каранаева Е.А. (по доверенности от 18.12.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Субботин А.А., путем онлайн-заседания (по доверенности от 07.04.2020).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ГОЛОС СОЧИ" (далее - заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 20.09.2019 об удовлетворении возражения на решение о государственной регистрации комбинированного обозначения со словесными элементами "Голос Сочи" по заявке N 2018710957 в отношении части услуг 35, 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), просит отменить решение и направить дело на повторное рассмотрение в Роспатент.

Заявленные требования мотивированы ошибочностью вывода Роспатента о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс).

Заявитель указывает, что вопреки выводам Роспатента обозначение " " по заявке N 2018710957 не является сходным до степени смешения с товарными знаками " " по свидетельству Российской Федерации N 516100 и " " по свидетельству Российской Федерации N 518596, зарегистрированными на имя компании "Талпа Контент Б.В." и имеющими более ранний приоритет.

Заявитель полагает, что сравнительный анализ заявленного обозначения, включающего словосочетание "Голос Сочи", с другими товарными знаками необходимо производить в целом, в соответствии с его семантическим и лексическим значением.

Сравнив словесный элемент "Голос Сочи" заявленного обозначения и словесный элемент "Голос" противопоставленных товарных знаков, заявитель делает вывод о том, что они не имеют фонетического сходства, поскольку содержат разное количество слов, слогов. Так, в заявленном обозначении два слова и по два слога в каждом слове соответственно, в противопоставленном обозначении - одно слово, состоящее из двух слогов. Противопоставляемые словесные элементы имеют различное количество звуков и букв.

По мнению заявителя, сравниваемые словесные элементы имеют разное графическое написание с учетом характера букв, благодаря чему производят различное общее зрительное впечатление.

Заявитель отмечает, что в состав заявленного обозначения, помимо словосочетания "Голос Сочи", входит изобразительный элемент, который по своему значению для восприятия обозначения потребителем в целом имеет существенное значение, занимая доминирующее положение.

Относительно семантического значения заявленного обозначения "Голос Сочи" заявитель считает, что, благодаря существительному "Сочи", оно также обладает отличным смысловым значением и имеет более яркую семантическую окраску по сравнению со словесным элементом противопоставленных товарных знаков "Голос".

Учитывая изложенное, заявитель полагает, что сравниваемые обозначения нельзя признать сходными до степени смешения по фонетическому, графическому и семантическому критериям, поскольку они вызывают у конечного потребителя разные ассоциации.

Заявитель также не согласен с признанием Роспатентом однородными товаров 09-го, услуг 38, 41-го классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков, и услуг 35, 38-го классов, заявленных в отношении спорного обозначения, ссылаясь на неправильное применение правовых норм.

Поскольку, по мнению заявителя, при оценке сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг необходимо учитывать ранее принятые решения в аналогичных или схожих ситуациях, Роспатент должен был принять во внимание при вынесении решения приведенные примеры регистраций товарных знаков, например, "Эхо Москвы" по свидетельству Российской Федерации N 276790, "Голос Евразии" по свидетельству Российской Федерации N 574380, однако необоснованно не учел их.

От Роспатента поступил отзыв, в котором он просит отказать в удовлетворении заявления, указывая на законность решения от 20.09.2019 и соответствие его нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков.

Представитель заявителя в судебном заседании требования поддержал.

Представитель Роспатента просил отказать в удовлетворении заявленных требований.

Выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований заявителя в силу нижеследующего.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом (пункт 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

В пункте 27 Постановления N 10 разъяснено, что при оспаривании решений Роспатента и федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, а международные заявки на изобретение, промышленный образец или товарный знак и преобразованные евразийские заявки - на дату поступления заявки в Роспатент. По возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (22.03.2018) применимыми правовыми актами для оценки охраноспособности являются ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, приведенные в названном пункте Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В пункте 162 Постановления N 10 указано, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В частности, согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 3691/06, должен проводиться комплексный анализ сходства товарных знаков. При этом вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).

Аналогичная позиция отражена в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, в котором отмечено, что при выявлении сходства до степени смешения обозначения с товарным знаком учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Такая угроза смешения зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Согласно пункту 166 Постановления N 10 установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В силу пункта 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Комбинированное обозначение " " по заявке N 2018710957 с приоритетом от 22.03.2018 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 42-го классов МКТУ, указанных в перечне заявки N 2018710957.

Противопоставленный товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 516100 является словесным и представляет собой слово "Голос", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 9-го и услуг 38, 41-го классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 518596 является комбинированным и представляет собой слово "Голос", выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в сочетании с изобразительным элементом в виде руки с микрофоном, размещенным над словесным элементом. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 9-го и услуг 38, 41-го классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения 23.05.2019 Роспатентом было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35, 42-го классов МКТУ. В отношении иных заявленных услуг 35, 38, 42-го классов МКТУ Роспатент принял решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Данное решение административного органа было обусловлено несоответствием в полном объеме регистрации обозначения по заявке N 2018710957 требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, в связи с тем, что оно сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 516100 и N 518596.

В Роспатент 11.07.2019 поступило возражение заявителя на указанное решение административного органа. Решением Роспатента от 20.09.2019 возражение заявителя было удовлетворено, изменено ранее принятое решение от 23.05.2019 о государственной регистрации обозначения по заявке N 2018710957 в качестве товарного знака, перечень услуг 35-го класса МКТУ, в отношении которых было принято решение о регистрации, дополнен услугами, относящимися к области рекламы.

Решение Роспатента в части отказа в регистрации спорного обозначения в отношении всех заявленных услуг обусловлено тем, что оно является сходным до степени смешения с принадлежащими компании "Талпа Контент Б.В." товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации N 516100, N 518596 и однородностью услуг, в отношении которых они зарегистрированы.

Отказ в удовлетворении возражения в полном объеме послужил основанием для обращения заявителя в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

В соответствии с нормой статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Суд по интеллектуальным правам, оценив доводы сторон, представленные ими доказательства, признает правомерным вывод Роспатента о наличии оснований для отказа в удовлетворении возражения в полном объеме в связи со следующим.

Рассматривая возражение заявителя, Роспатент обоснованно исходил из того, что доминирующим (сильным) элементом заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, который несет в себе основную индивидуализирующую функцию и на который падает логическое ударение, является их общий словесный элемент "Голос".

С учетом этого Роспатент пришел к правильному выводу о том, что их фонетическое сходство обусловлено полным вхождением сильного словесного элемента "Голос" противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение.

Вопреки доводам заявителя о том, что словесный элемент "Голос Сочи" заявленного обозначения и словесный элемент "Голос" противопоставленных обозначений не сходны по фонетическому признаку в связи с наличием в них разного количества слов, полное вхождение в заявленное обозначение противопоставленного товарного знака "Голос", а также сильного доминирующего элемента "Голос" товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 518596, свидетельствует об их сходстве.

Соглашаясь с выводом Роспатента о наличии фонетического сходства сравниваемых обозначений, судебная коллегия учитывает, что наличие разного количества слов в сравниваемых обозначениях не опровергает вывод Роспатент о наличии фонетического сходства, учитывая, что неохраняемый элемент "Сочи" носит вспомогательный характер и воспринимается как дополнение к сильному словесному элементу.

Сделав вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными по семантическому признаку сходства, Роспатент также обоснованно исходил из того, что словесный элемент "Голос" противопоставленных товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 516100, N 518596 полностью совпадает со словесным элементом "Голос" заявленного обозначения по заявке N 2018710957.

При этом Роспатент правомерно отметил, что именно словесный элемент "Голос" в данном случае является доминирующим, поскольку имеет самостоятельное значение и на него падает логическое ударение.

Довод заявителя о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными по семантическому признаку сходства в связи с наличием в спорном обозначении слова "Сочи", придающего ему более яркую семантическую окраску по сравнению со словесным элементом "Голос" противопоставленных товарных знаков, не может быть принят во внимание судебной коллегией исходя из следующего.

Роспатентом было правильно установлено, что словесный элемент "Сочи" заявленного обозначения является наименованием города-курорта России и указывает на место оказания испрашиваемых услуг, в связи с чем является слабым (неохраняемым) элементом заявленного обозначения. В связи с этим Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что элемент "Сочи" не оказывает существенного влияния на восприятие заявленного обозначения.

Таким образом, при анализе сходства сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому признакам Роспатент правомерно принял во внимание сходство именно сильных (доминирующих) элементов сравниваемых обозначений, выполняющих основную индивидуализирующую функцию.

Поскольку тождественные словесные элементы заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных товарных знаков выполнены легко прочитываемыми буквами русского алфавита, Роспатент пришел к правильному выводу, что данное обстоятельство обуславливает их графическое сходство.

Судебная коллегия также отмечает, что буквы выполнены похожим стандартным шрифтом, не имеющим каких-либо графических особенностей, что подтверждает вывод Роспатента об их сходстве.

При этом наличие графического элемента в заявленном обозначении, неохраняемого словесного элемента "Сочи", а также изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 518596 не приводит к различному зрительному впечатлению сравниваемых товарных знаков, в связи с тем, что указанные элементы не занимают доминирующего положения в данных обозначениях.

Довод заявителя о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными по графическому признаку сходства, учитывая наличие в спорном обозначении по заявке N 2018710957 доминирующего изобразительного элемента, является необоснованным, поскольку, как верно указал Роспатент в оспариваемом решении, наличие графического элемента в заявленном обозначении не приводит к отличному зрительному впечатлению спорного обозначения по сравнению с противопоставленными товарными знаками ввиду того, что этот элемент представляет собой простую геометрическую фигуру и, вопреки мнению заявителя, не занимает доминирующего положения в данном обозначении.

Данный вывод согласуется с общепринятым методологическим подходом, согласно которому при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Вывод Роспатента о сходстве сравниваемых обозначений также согласуется с позицией Суда по интеллектуальным правам, выраженной в постановлении по делу N СИП-261/2018 от 25.01.2019, согласно которой не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из двух словесных элементов спорного товарного знака.

Таким образом, Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что заявленное обозначение по заявке N 2018710957 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 516100 и N 518596, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, что обуславливает общий вывод об их сходстве, степень которой судебная коллегия определяет как среднюю.

При этом судебная коллегия отмечает, что в соответствии с разъяснением, изложенным в пункте 162 Постановления N 10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Рассматривая вопрос об однородности услуг 35, 38, 42-го классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана в отношении заявленного обозначения и товаров 9-го, услуг 38, 41-го классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, Роспатент, руководствуясь пунктом 45 Правил, пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, пришел к обоснованному выводу об их однородности, степень которой судебная коллегия определяет как высокую, поскольку они относятся к одному виду деятельности, связанному с электронным бизнесом и информационными технологиями, при которых используются интернет-технологии для передачи и предоставления музыкальных звукозаписей, эти товары и услуги являются взаимодополняемыми, соответственно они характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации посредством интернет-технологий.

Так, относительно части услуг 35-го класса МКТУ "ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по оптимизации трафика веб-сайта", для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, Роспатент сделал правильный вывод об однородности их товарам 9-го класса МКТУ "электронные и цифровые публикации на носителях информации или других носителях; устройства для обработки информации", в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку они относится к информационным услугам на базе компьютерных технологий, связаны между собой, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

В отношении услуги 38-го класса МКТУ "агентства печати новостей; вещание беспроводное; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача видео по запросу; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; радиосвязь; рассылка электронных писем; связь волоконнооптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по маршрутизации и соединению телекоммуникационные; услуги по передаче потока данных; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи" Роспатент сделал правильный вывод о том, что они либо совпадают либо однородны услугам 38-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку принадлежат к одной родовой группе услуг, относящихся к связи и телекоммуникациям, являются взаимодополняемыми услугами, характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями их реализации.

Часть услуг 42-го класса МКТУ "анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; инсталляция программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [saas]; обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [paas]; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / сервер хостинг; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги облачных вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через интернет", в отношении которых принято решение об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака, однородна товарам 9-го класса МКТУ "электронные и цифровые публикации на носителях информации или других носителях; устройства для обработки информации; компьютеры; устройства периферийные компьютеров; программы для компьютеров; приложения для программного обеспечения для мобильных телефонов, смартфонов, портативных компьютеров, компьютеров и медиаплееров", поскольку эти товары и услуги являются взаимодополняемыми, относящимися к области информационных, компьютерных и цифровых технологий, а также характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации посредством интернет-технологий.

Довод заявителя о том, что Роспатент неправомерно признал однородными услуги 35-го класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и услуг 38-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 516100, N 518596, противоречит фактическим обстоятельствам дела.

Как следует из решения Роспатента, услуги 35-го класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, были признаны однородными товарам 9-го и услугам 41-го класса МКТУ. При этом решение Роспатента не содержит выводов о том, что услуги 35-го класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, однородны услугам 38-го класса МКТУ.

Выводы Роспатента об однородности услуг 35, 38 и 42-го классов МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана заявленного обозначения по заявке N 2018710957, и товаров 9-го, услуг 35, 41-го классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, заявителем не оспариваются.

При этом ссылки заявителя на регистрацию иных товарных знаков и установление определенной практики не могут быть приняты во внимание судебной коллегией, поскольку в данных делах могли быть иные фактические обстоятельства.

Согласно позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.11.2006 N 8215/06 по делу N А40-21077/05, каждый товарный знак должен рассматриваться с учетом обстоятельств конкретного дела.

Учитывая вышеизложенное, Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что общее зрительное впечатление сравниваемых обозначений, формируемое с учетом всех присутствующих в них элементов, а также однородность услуг, в для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

При указанных обстоятельствах, суд, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации материалы дела, приходит к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует действующему законодательству, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

С.П. Рогожин