Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 июля 2018 г. N С01-437/2018 по делу N СИП-627/2017 Суд отменил вынесенное ранее решение суда первой инстанции и признать недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения на его решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку оно нарушает права предпринимателя в сфере охраны интеллектуальных прав, так как препятствует ему в регистрации товарного знака для индивидуализации своей хозяйственной деятельности

Резолютивная часть постановления объявлена 16 июля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 июля 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе: председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.;

судьи-докладчика Погадаева Н.Н. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Потороки Константина Валентиновича (г. Магадан, ОГРНИП 315491000002946) на решение Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2018 по делу N СИП-627/2017 (судьи Рогожин С.П., Голофаев В.В., Лапшина И.В.)

по заявлению индивидуального предпринимателя Потороки Константина Валентиновича о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 28.07.2017 об отказе в государственной регистрации обозначения по заявке N 2015736390 в качестве товарного знака.

В судебном заседании принял участие представитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Шеманин Я.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-415/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Поторока Константин Валентинович (далее - предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 28.07.2017 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения "БАЙДУ BAIDU" по заявке N 2015736390.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2018 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, предприниматель, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права, просит решение суда первой инстанции отменить и принять новый судебный акт о признании недействительным решения Роспатента от 28.07.2017, принятого по результатам рассмотрения возражения от 11.05.2017 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015736390.

По мнению предпринимателя, судом первой инстанции не рассмотрен его довод о том, что статистические данные показывают неизвестность поисковика "Baidu" российскому потребителю, а выводы Роспатента основаны только на распечатках 4-х сайтов сети Интернет, что не подтверждает общеизвестность обозначения "Baidu" на территории Российской Федерации.

Предприниматель в кассационной жалобе указывает на то, что его заявка на регистрацию товарного знака была подана первой, китайская компания обратилась с заявкой на месяц позже, а отказ Роспатента в регистрации товарного знака на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) не обоснован и не подтвержден соответствующими доказательствами.

Роспатент отзыв на кассационную жалобу не представил.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель Роспатента против удовлетворения кассационной жалобы возражал, оспариваемый судебный акт просил оставить без изменения, считая его законным и обоснованным.

Предприниматель, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публикации названных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, явку в судебное заседание не обеспечил.

Согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.

На основании изложенного кассационная жалоба рассмотрена президиумом Суда по интеллектуальным правам в отсутствие предпринимателя.

В кассационной жалобе содержится ходатайство о назначении государственной судебной экспертизы, которое отклонено президиумом Суда по интеллектуальным правам по следующим основаниям.

В соответствии с частью 2 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правила, установленные этим Кодексом только для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, не применяются при рассмотрении дела в арбитражном суде кассационной инстанции, если в главе 35 не предусмотрено иное.

Принимая во внимание, что суд кассационной инстанции не вправе принимать и исследовать новые доказательства, а также устанавливать обстоятельства по делу, президиум Суда по интеллектуальным правам не находит правовых оснований для рассмотрения по существу ходатайства о назначении экспертизы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, предприниматель 09.11.2015 подал в Роспатент заявку N 2015736390 на регистрацию словесного обозначения "БАЙДУ BAIDU", выполненного стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, в отношении товаров 9-го и услуг 35, 38 и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

По результатам проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства Роспатентом принято решение от 29.12.2016 об отказе в государственной регистрации спорного обозначения ввиду его несоответствия подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, обусловленное тем, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающие услуги, так как обозначение, согласно сведениям из сети Интернет, воспроизводит наименование другого лица, а именно китайской компании - Baidu Inc.

Не согласившись с указанным решением, предприниматель 11.05.2017 обратился в Роспатент с соответствующим возражением, в котором указал, что Baidu Inc. не осуществляет какую-либо экономическую деятельность и не имеет товарных знаков с более ранним приоритетом непосредственно на территории Российской Федерации, в то время как предприниматель является владельцем домена baidu.su. При этом предприниматель отмечал, что заявленное обозначение по своему смысловому значению связывается с идиоматическим выражением "нести байду".

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатентом 28.07.2017 принято решение об отказе в удовлетворении возражения в связи с несоответствием обозначения по заявке N 2015736390 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

При этом, отказывая в удовлетворении возражения и оставляя в силе решение от 29.12.2016 со ссылкой на подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент признал, что обозначение "БАЙДУ BAIDU" ранее даты подачи рассматриваемой заявки использовалось в том числе на территории Российской Федерации иным лицом (китайской компанией - Baidu Inc.) для индивидуализации его IT-продукта - поисковой системы. Возникающие связанные с заявленным обозначением ассоциации распространяются на весь перечень товаров и услуг, приведенный в заявке, так как все они вполне могут быть отнесены к сфере IT-технологий либо к услугам по их продвижению и организационному обеспечению.

Учитывая данные обстоятельства и полагая, что решение Роспатента от 28.07.2017 об отказе в удовлетворении возражения противоречит закону и нарушает права предпринимателя при осуществлении им экономической деятельности, последний обратился в суд с настоящими требованиями.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в регистрации обозначения по заявке N 2015736390 Роспатентом отказано правомерно, оспариваемый ненормативный правовой акт соответствует закону, в связи с чем основания для удовлетворения заявленных предпринимателем требований отсутствуют.

Исходя из материалов административного дела по заявке N 2015736390, суд первой инстанции признал обоснованным вывод Роспатента о том, что сходное до степени смешения обозначение "BAIDU" используется с 2000 года китайской компанией - Baidu Inc. В связи с этим у российского потребителя сформировалась стойкая ассоциативная связь между обозначением "BAIDU" и лицом, оказывающим услуги в сфере IT-технологий и продвижения IT-продуктов и программного обеспечения, а соответственно, регистрация в качестве товарного знака обозначения "БАЙДУ BAIDU" в отношении заявленных товаров и услуг на имя предпринимателя, не имеющего отношения к китайской компании - Baidu Inc., способна ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

В качестве сведений о такой известности судом исследована имеющаяся в материалах дела статья с сайта www.//ru.investing.com, где содержатся сведения о котировке акций китайской компании за период с 2006 года по настоящий момент.

Кроме того, в материалах дела имеются и другие статьи, размещенные в сети Интернет: о том, как удалить поисковик "Baidu" с компьютера (без даты, https://www.youtube.com/watch?v=nzxtxvjkmc); об истории компании (без даты, https://www.wikipedia.org/wiki/Baidu); о начале серийного производства самоуправляемых авто (от 28.06.2016, https://www.vedomosti.ru/business/news/2016/06/28/647053);

о присоединении поисковика "Baidu" к блокчейн-консорциуму Hyperledger (от 20.10.2017, https://www.coinmarket.news/2017/10/20); о запуске платформы для блокчейн-услуг (от 15.01.2018, https://hightech.fm/2018/01/15/baidu-blockchain) (том дела 2, листы 90-96), в которых упоминается указанная компания.

Также суд первой инстанции установил, что заявленные предпринимателем на регистрацию товары 9-го "приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение", услуги 35-го "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба", 38-го "телекоммуникации" и 42-го "научно- и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров" классов МКТУ, как и деятельность китайской компании - Baidu Inc., относятся к сфере IT-технологий, связанной с производством, продвижением и обслуживанием IT-продуктов и программного обеспечения. При этом заявленные услуги 35-го класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, относятся к деятельности по продвижению и организационному обеспечению товаров 9-го и услуг 38-го, 42-го классов МКТУ. Указанный вывод предпринимателем не оспаривается.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав представителя Роспатента, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в оспариваемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, пришел к следующим выводам.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства нарушений норм процессуального права, которые являются в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, не выявлено.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, учитывая разъяснения, данные в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", пришел к выводу о том, что суд первой инстанции обоснованно с учетом даты (09.11.2015) поступления заявки N 2015736390 определил применимое законодательство для оценки охраноспособности оспариваемого обозначения, включающее в себя ГК РФ, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

Президиум Суда по интеллектуальным правам отклоняет довод заявителя кассационной жалобы о незаконности обжалуемого решения суда, мотивированный тем, что его заявка на регистрацию товарного знака была подана первой, а китайская компания обратилась с заявкой на месяц позже, поскольку предпринимателю отказано в регистрации спорного обозначения не на основании наличия товарного знака другого лица, заявленного в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет (подпункт 1 пункта 6 статьи 1486 ГК РФ), а на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, согласно которому не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, то есть вне зависимости от наличия зарегистрированного права на товарный знак иного лица.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам считает обоснованным довод заявителя кассационной жалобы о неправильном применении судом первой инстанции подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в связи со следующим.

В силу подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил N 482 к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров.

Следует учитывать, что обозначение может содержать как элементы, прямо указывающие на сведения об изготовителе или месте происхождения товара, так и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

При этом для определения, является ли обозначение ложным (способным ввести в заблуждение), в отношении каждого элемента заявленного обозначения целесообразно ответить на вопросы: описывает ли элемент товары ложно и может ли элемент вызвать у потребителя ассоциативное представление о товаре, которое способно ввести потребителя в заблуждение.

Если элемент признан ложным или способным ввести в заблуждение, целесообразно оценить: являются ли ложные указания правдоподобными; являются ли ассоциативные представления правдоподобными; поверит ли ложным указаниям и ассоциативным представлениям потребитель.

Таким образом, нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи средних потребителей - адресатов конкретных товаров - в отношении конкретного обозначения.

При этом с учетом того, что в силу статьи 1479 ГК РФ действие исключительного права на товарный знак распространяется на территорию Российской Федерации, средним потребителем в целях определения ложности обозначения или его способности ввести в заблуждение является потребитель в Российской Федерации.

На то, что при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения для целей применения различных положений статьи 1483 ГК РФ необходимо учитывать ассоциативные связи современного российского среднего потребителя, неоднократно обращалось внимание президиумом Суда по интеллектуальным правам (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу N СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу N СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу N СИП-383/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.05.2016 N 300-КГ16-4512 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.03.2016 по делу N СИП-311/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 19.07.2016 N 300-ЭС16-8048 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2017 N 300-ЭС17-6394 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.03.2018 по делу N СИП-384/2017 и другие).

В постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2015 по делу N СИП-19/2015 и от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016 дополнительно отмечено, что восприятие обозначений (в том числе словесных обозначений в латинице) с учетом культурных, исторических, языковых и иных особенностей у потребителей в разных странах может различаться.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить следующее.

Для того чтобы можно было сделать вывод о возможности введения среднего российского потребителя конкретных товаров (услуг) в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение используется иной компанией, должно быть установлено как минимум следующее: компания использует конкретное обозначение в Российской Федерации; это используемое обозначение среднему российскому потребителю, по крайней мере, известно. В случае если конкретное обозначение не используется в Российской Федерации, то оно должно использоваться на территории иных государств таким образом, чтобы быть известным среднему российскому потребителю.

В случае если обозначение среднему российскому потребителю не известно, то вероятность возникновения каких-либо ассоциативных связей между этими обозначением и компанией стремится к нулю.

Аналогичный подход отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2017 N 300-ЭС17-6394 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Поскольку в материалы дела каких-либо доказательств в обоснование использования спорного обозначения китайской компанией при оказании услуг 9-го класса МКТУ на территории Российской Федерации не представлено, суду первой инстанции необходимо было установить, известно ли данное обозначение среднему российскому потребителю.

Как следует из материалов дела, суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о возможности введения в заблуждение российского потребителя при использовании предпринимателем спорного обозначения, в частности, на основании того, что с 2000 года при оказании однородных услуг обозначение "Baidu" использует китайская компания - Baidu Inc., в своей хозяйственной деятельности (на основании сведений с интернет-сайтов http//en.wikipedia.org и поисковых порталов "Яндекс" и "Google"). Кроме того, суд первой инстанции сослался на сайт www.//ru.investing.com, где содержатся сведения о котировке акций китайской компании - Baidu Inc. за период с 2006 года по настоящий момент.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что сведения об указанной компании, содержащиеся в вышеперечисленной русскоязычной прессе (том дела 2, листы 88-96), представлены Роспатентом в материалы дела только при рассмотрении спора в суде первой инстанции.

Согласно материалам административного дела при рассмотрении заявки N 2015736390 и тексту как решения об отказе в регистрации от 29.12.2016, так и решения об отказе в удовлетворении возражения от 28.07.2017 названные документы не исследовались.

Соответствующие документы не подтверждают и не могут подтверждать ассоциативные связи, возникавшие у российских потребителей товаров 9-го и услуг 35, 38 и 42-го классов МКТУ, в отношении которых испрашивалось предоставление правовой охраны товарному знаку, на дату приоритета спорного обозначения (09.11.2015), поскольку либо не содержат даты, либо содержат дату после 09.11.2015, а выводы об обратном противоречат как материалам административного дела, так и материалам судебного дела.

Более того, из указанных источников не усматривается, что китайская компания осуществляла либо осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации или предлагает услуги, предназначенные и доступные российскому потребителю.

Роспатентом отказ в регистрации от 29.12.2016 мотивирован тем, что обозначение "БАЙДУ BAIDU" ранее даты подачи рассматриваемой заявки использовалось в том числе на территории Российской Федерации иным лицом (китайской компанией - Baidu Inc.) для индивидуализации его IT-продукта - поисковой системы.

Вместе с тем заявителем кассационной жалобы указано и Роспатентом не оспаривается, что интерфейс поисковой системы "Baidu", который расценен Роспатентом как широко известный российскому потребителю, выполнен иероглифами, предназначен исключительно для лиц, владеющих китайским языком.

При этом ссылка Роспатента на большое количество пользователей поисковой системы "Baidu" в мире не учитывает, что соответствующий факт может быть основан на соотношении общего числа населения земного шара и числа населения Китайской народной республики.

При этом оценке подлежало не общее число пользователей поисковой системы в мире, а число таковых в российской Федерации, которое Роспатентом не устанавливалось как при вынесении решения от 29.12.2016 об отказе в регистрации, так и при вынесении решения от 28.07.2017 об отказе в удовлетворении возражения.

Кроме того, предприниматель в возражении приводил доводы о том, что китайская компания не ведет бизнес на территории Российской Федерации, не имеет официального представительства, а соответственно, указанное обозначение не является известным на территории Российской Федерации как в целом, так и при оказании конкретных услуг 35, 38 и 42-го классов МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана обозначению по заявке N 2015736390, которые не получили правовой оценки со стороны Роспатента и суда первой инстанции.

Данные обстоятельства ставят под сомнение возможность введения российского потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего однородные услуги, поскольку не доказывают, что конкретное обозначение китайской компании ему известно в отношении конкретных услуг 35-го, 38-го и 42-го классов МКТУ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что суд первой инстанции, исследовав и оценив доказательства, представленные в материалы дела в их совокупности и взаимосвязи, признал законным и обоснованным решение Роспатента от 28.07.2017 и отказал в государственной регистрации товарного знака на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ в отсутствие доказательств того, что китайская компания использует конкретное обозначение для индивидуализации оказываемых ею услуг на территории Российской Федерации или адресованных российскому потребителю.

Таким образом, решение суда первой инстанции вынесено при неправильном применении нормы материального права (подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ).

Аналогичный подход к применению подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ отражен в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 16.02.2017 по делу N СИП-415/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2017 N 300-ЭС17-6394 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Согласно части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

При изложенных обстоятельствах президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что судом первой инстанции фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, однако при неправильном применении нормы материального права, что в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены судебного акта полностью и вынесения судом кассационной инстанции нового судебного акта без передачи дела на новое рассмотрение.

Таким образом, решение Роспатента от 28.07.2017, которым отказано в удовлетворении возражения предпринимателя и оставлено в силе решение от 29.12.2016, принято с нарушением норм подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку изначальное решение Роспатента от 29.12.2016 не мотивировано известностью российскому потребителю спорного обозначения конкретной компании на 09.11.2015 в отношении конкретных услуг 35, 38 и 42-го классов МКТУ.

На основании изложенного решение Роспатента от 28.07.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015736390 подлежит признанию недействительным, поскольку нарушает права предпринимателя в сфере охраны интеллектуальных прав, так как препятствует ему в регистрации товарного знака для индивидуализации своей хозяйственной деятельности.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что решение Роспатента не свидетельствует о том, что Роспатентом по спорной заявке предпринимателя N 2015736390 проводился анализ наличия или отсутствия иных оснований отказа в государственной регистрации товарного знака.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 53 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

С учетом указанного пункта в рамках устранения допущенного нарушения суд вправе принять решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении поданного в Роспатент возражения и при необходимости исследования дополнительных обстоятельств - обязать Роспатент рассмотреть поданную заявку повторно, с учетом решения суда.

При признании решения федерального органа исполнительной власти - Роспатента незаконным у последнего возникает обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленном законом порядке, то есть путем продолжения процедуры рассмотрения заявки предпринимателя N 2015736390 на регистрацию товарного знака.

При рассмотрении указанной заявки Роспатенту следует учесть изложенное в настоящем постановлении на предмет соответствия заявки требованиям законодательства.

На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом принятого судебного акта расходы по уплате государственной пошлине за подачу (рассмотрение) заявления и кассационной жалобы в суд относятся на Роспатент.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 22.03.2018 по делу N СИП-627/2017 отменить.

Заявление индивидуального предпринимателя Потороки Константина Валентиновича удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.07.2017, принятое по результатам рассмотрения возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015736390, как не соответствующее подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности продолжить рассмотрение заявки N 2015736390 на регистрацию товарного знака, поданной индивидуальным предпринимателем Поторокой Константином Валентиновичем, с учетом настоящего постановления.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу индивидуального предпринимателя Потороки Константина Валентиновича (ОГРНИП 315491000002946) 300 (триста) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления и 150 (сто пятьдесят) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.Н. Погадаев