Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 июня 2018 г. № С01-343/2018 по делу N СИП-683/2017 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку согласился с выводом Роспатента о том, что спорное обозначение в целом не обладает различительной способностью, так как состоит из единственного элемента, представляющего собой простую геометрическую фигуру

Резолютивная часть постановления объявлена 18 июня 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 июня 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Уколова С.М., Химичева В.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу иностранного лица - Hewlett Packard Enterprise Development LP (11445 Compaq Center Drive West, Houston, TX 77070, USA) на решение Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2018 по делу N СИП-683/2017 (судьи Голофаев В.В., Мындря Д.И., Рогожин С.П.)

по заявлению иностранного лица - Hewlett Packard Enterprise Development LP о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 14.08.2017 об отказе в удовлетворении возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015732744.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица - Hewlett Packard Enterprise Development LP - Ариевич Е.А. и Гришанова Г.И. (по совместной доверенности от 07.08.2017);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности N 01/32-393/41 от 15.05.2018).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо - Hewlett Packard Enterprise Development LP (далее - компания) - обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 14.08.2017 об отказе в удовлетворении возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015732744.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2018 в удовлетворении заявленных требований отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, компания, ссылаясь на нарушение судом норм материального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит решение от 27.02.2018 отменить, принять по делу новый судебный акт, обязав Роспатент зарегистрировать в качестве товарного знака обозначение по заявке N 2015732744.

Компания считает, что при вынесении обжалуемого решения суд первой инстанции нарушил пункт 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и пункт 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482).

При рассмотрении настоящего спора, как указывает компания, судом первой инстанции было установлено, что спорное обозначение является изобразительным, представляет собой изображение вытянутого по горизонтали прямоугольника с контуром зеленого цвета.

По мнению компании, данный вывод суда не согласуется с утверждением Роспатента о том, что спорное обозначение представляет собой простую геометрическую фигуру - прямоугольник зеленого цвета вытянутый по горизонтали, выполненный без особых графических проработок, позволяющих отличить рассматриваемое обозначение от простой геометрической фигуры и без каких-либо дополнительных элементов.

Компания указывает, что спорное обозначение не является обычной геометрической фигурой (прямоугольником), поскольку для ее отображения применяются иные формулы расчета, отличные от расчетов для изображений простых геометрических фигур.

С позиции геометрии, как отмечает компания, спорное обозначение является полым тонкостенным прямоугольником (образованным вычитанием двух прямоугольников), площадь сечения которого рассчитывается по специальной формуле.

С точки зрения компании, спорное обозначение воспринимается амбивалентно - как рамка, т.е. полый тонкостенный прямоугольник, и как композиция из двух прямоугольных форм, в которой ярко-зеленая прямоугольная форма расположена под белой формой меньшей площади.

Такая двойственность восприятия, по мнению компании, обеспечивает эффект визуальной динамики, позволяющей трактовать спорное обозначение как символ приема-передачи информационных потоков и символическое окно возможностей или портал в мир инновационных технологий.

Кроме того, компания считает ошибочным вывод суда о том, что для среднестатистического потребителя указанных в заявке N 2015732744 товаров 9-го и 16-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и услуг, 35, 36, 37, 38, 41, 42-го классов МКТУ, не обладающего специальными познаниями в точных науках, спорное обозначение будет восприниматься как обычный прямоугольник.

Компания полагает, что все перечисленные в заявке N 2015732744 товары и услуги, независимо от их разделения по классам, ориентированы на профессионалов в области информационных технологий. Специфика таких товаров и услуг подразумевает, что они не являются товарами и услугами повседневного спроса и их основными потребителями являются юридические лица, специализирующиеся в сфере информационных технологий, компьютерной сфере и электронной коммерции. Конкретно за выбор указанных товаров отвечают ведущие инженеры предприятий-потребителей, ведущие программисты, иные специалисты в области информационных технологий, которые изучали математику и физику гораздо в большем объеме, чем это предусмотрено программой средней образовательной школы.

Компания считает, что приобщенное к материалам дела информационное письмо общества с ограниченной ответственностью "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" - лица, аффилированного с компанией, свидетельствует о том, что товары и услуги под спорным обозначением поставляются только корпоративным клиентам (т.е. юридическим лицам).

Таким образом, как полагает компания, довод суда первой инстанции об отсутствии у среднестатистического потребителя специальных познаний в геометрии и иных точных науках приведен без учета специфики товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация спорного обозначения в качестве товарного знака, не соответствует действительности и опровергается представленными в материалы дела доказательствами.

Компания отмечает, что конечные получатели указанных в заявке N 2015732744 товаров и услуг не рассматривают спорное обозначение как простой прямоугольник, что подкрепляется данными социологического опроса профессиональных потребителей товаров 9-го и услуг 42-го классов МКТУ, подтвердившего, что обозначение по заявке N 2015732744 воспринимается и изначально воспринималось в качестве средства индивидуализации товаров и услуг иностранного лица - Hewlett Packard Enterprise, а значит, оно обладало и по-прежнему обладает различительной способностью.

Следовательно, по утверждению компании, спорное обозначение не подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и пункта 34 Правил N 482, как это ошибочно признал Роспатент, с которым согласился суд первой инстанции.

В обоснование ошибочности подтвержденного судом первой инстанции вывода Роспатента об отсутствии у спорного обозначения различительной способности компания также ссылается на нарушение норм международного договора - пункта 1 части "А" статьи 6.quinques Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883; далее - Парижская конвенция), поскольку, как отмечает компания, не принят во внимание факт регистрации данного обозначения в стране происхождения - США, несмотря на то, что товарный знак там был зарегистрирован без представления каких-либо документов, связанных с приобретением дополнительной различительной способности.

Компания полагает, что ссылки на ограничения, установленные подпунктом 2 части "В" статьи 6.quinques Парижской конвенции и/или пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, на спорное обозначение не распространяются, поскольку оно обладает достаточными отличительными признаками.

По мнению компании, Роспатент и суд не приняли во внимание международную правоприменительную практику, свидетельствующую о том, что спорное обозначение признано обладающим различительной способностью и зарегистрировано в качестве товарного знака в большом количестве юрисдикций, имеющих сходное с российским законодательство об охране товарных знаков в части применения абсолютных оснований для отказа в регистрации обозначений.

Компания полагает, что был неверно применен пункт 35 Правил N 482, поскольку учтены доказательства, представленные в обоснование дополнительно приобретенной различительной способности, не на дату подачи в Роспатент заявки N 2015732744, как это предусмотрено названным пунктом, а на дату ее конвенционного приоритета. Из-за полугодовой разницы между датами приоритета и подачи заявки были необоснованно исключены из доказательственной базы документы, относящиеся к данному периоду и предшествующие поступлению заявки в Роспатент.

Компания обращает внимание на то, что отсутствие некоторых доказательств при рассмотрении Роспатентом возражения не свидетельствует об их недопустимости, поскольку они не изменяют мотивы, приведенные в возражении, а лишь подкрепляют ранее изложенные в нем доводы. По мнению компании, новые доказательства не выходят за рамки правовой позиции, сформулированной в возражении, следовательно, компания вправе представлять такие доказательства для опровержения выводов Роспатента. Кроме того, отсутствие вновь представленных документов, главным образом, результатов социологического исследования, в материалах административного дела, вызвано отказом Роспатента предоставить компании дополнительное время для проведения социологического опроса.

Следовательно, как считает компания, суд был обязан учесть все вновь представленные доказательства для решения вопроса о том, направлены ли они на подтверждение не только дополнительно приобретенной различительной способности, но и на подтверждение как таковой различительной способности спорного обозначения.

По мнению компании неверное толкование судом первой инстанции пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ привело к ошибочной квалификации доказательств и к ошибочным выводам.

В обоснование доводов о несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела компания указывает на отсутствие единого подхода к оценке спорного обозначения, что выразилось в отклонении довода компании о том, что данное обозначение уже получило правовую охрану на территории Российской Федерации в составе другого комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 599940 " ".

Указывая, что в свидетельстве Российской Федерации N 599940 и в официальной публикации сведений об этом товарном знаке в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в графе под кодом "неохраняемые элементы" указан только словесный элемент "Enterprise", компания считает ошибочным вывод суда первой инстанции о том, что изобразительный элемент " " не является объектом самостоятельной правовой охраны.

Компания отмечает, что наличие в товарном знаке по свидетельству Российской Федерации N 599940 "сильных" словесных элементов "Hewlett Packard" не порочит того обстоятельства, что графическая составляющая данного товарного знака является тождественной обозначению по заявке N 2015732744. При этом графическая часть товарного знака не указана в качестве неохраняемого элемента, как этого требует действующее законодательство в отношении лишенных отличительных признаков элементов, не занимающих доминирующего положения.

Судом первой инстанции, по мнению компании, был сделан ошибочный вывод о том, что "оценка соответствия заявленного обозначения в качестве товарного знака требованиям законодательства не относится к компетенции организаций, осуществляющих деятельность в сфере социологии и дизайна". По мнению компании, суд должен был учесть, что социологи федерального государственного бюджетного учреждения науки "Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук", подготовившие заключение от 26.10.2017 N 325-2017 (далее - заключение от 26.10.2017 N 325-2017), не давали оценку охраноспособности спорного обозначения, а лишь зафиксировали и проанализировали ответы представительной выборки потребителей заявленных товаров и услуг, т.е. специалистов в области информационных технологий.

Компания считает противоречащим статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вывод суда первой инстанции о том, что заключение от 26.10.2017 N 325-2017 и экспертное заключение Союза дизайнеров России "Анализ товарного знака с целью определения его различительной способности" нельзя признать независимыми.

Компания отмечает, что объективность и достоверность представленных заключений следует из презумпции добросовестности участников гражданского оборота в силу статьи 10 ГК РФ.

Компания также указывает на наличие в материалах дела доказательств достоверности проведенного опроса, обращая внимание на использование при проведении полевых исследований не бумажных опросных листов, а электронных мобильных устройств (планшеты, смартфоны и т.п.). Ответы респондентов попадают в массив данных, который был приобщен судом к материалам дела.

Требование суда первой инстанции о необходимости представления анкет с личными персональными данными всех респондентов, по мнению компании, противоречит пункту 9 части 1 статьи 6 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, согласно которому обработка персональных данных осуществляется в статистических или иных исследовательских целях при условии обязательного обезличивания персональных данных.

Кроме того, компания указывает, что суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу, что содержащийся в заключении от 26.10.2017 N 325-2017 показатель 75% восприятия спорного обозначения в качестве средства индивидуализации компании не соответствует иным имеющимся в деле доказательствам приобретения данным обозначением различительной способности и, следовательно, не подтверждает его индивидуализирующих свойств.

Суд первой инстанции, по мнению компании, не учел, что в ходе проведения социологического исследования проверялось восприятие спорного обозначения в два временных периода: накануне поступления заявки N 2015732744 в Роспатент и спустя полтора года, в течение которых оно интенсивно использовалось на мировом рынке.

Оспаривая вывод суда, что период продвижения спорного обозначения на рынке минимален и это свидетельствует о неспособности приобретения им различительной способности в результате использования, компания утверждает, что данное обозначение изначально обладало различительной способностью, которая только усилилась благодаря его интенсивному использованию на рынке.

Компания обращает внимание на то, что продолжительность использования обозначения - лишь один фактор из общей совокупности всех фактических обстоятельств, которые имеют свою специфику в каждом конкретном случае.

В настоящем споре, по мнению компании, наиболее важным обстоятельством является релевантный круг потребителей, внутри которого различительная способность знака и должна оцениваться. Другим немаловажным фактором является глобальный характер анализируемого бренда, широчайшие масштабы его использования.

Компания считает ошибочным вывод суда об обязанности доказывания ею того обстоятельства, что за выбор поставщиков заявленных товаров 9-го и услуг 42-го классов МКТУ отвечают инженеры и программисты, так как это является очевидным общеизвестным фактом, не требующим доказывания.

Компания также обращает внимание на неправомерность вывода суда первой инстанции относительно обоснованности вынесенного Роспатентом отказа в переносе даты рассмотрения возражения с целью проведения социологического опроса.

При этом компания указывает, что предоставленный Роспатентом период времени для рассмотрения возражения с 01.06.2017 по 20.07.2017, совпадающий с традиционным периодом летних отпусков, был явно несоразмерным и недостаточным для согласования с компанией (иностранным лицом) условий и стоимости проведения социологического опроса на территории Российской Федерации; выбора организации, которая могла бы взяться за проведение опроса по приемлемой цене; согласования и подписания договора на проведение социологического исследования; внесения аванса на счет российской компании; разработки анкеты и проведения самого исследования.

Компания обращает внимание на то, что она документально подтвердила реальность намерений на проведение социологического исследования.

При этом компания ссылается на постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2018 по делу N СИП-119/2017, в котором были выработаны критерии для отложения рассмотрения возражения.

Роспатент отзыв на кассационную жалобу не представил, в письменных пояснениях, указывая на законность и обоснованность обжалуемого решения суда, просит в удовлетворении кассационной жалобы отказать.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель компании поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил ее удовлетворить.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить решение суда от 27.02.2018 без изменения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, изобразительное обозначение " " по заявке N 2015732744 с приоритетом от 14.04.2015, установленным по дате подачи первой заявки в США, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя компании в отношении товаров 9-го и 16-го классов МКТУ и услуг 35, 36, 37, 38, 41, 42-го классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного на регистрацию обозначения Роспатентом 26.12.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Отказывая компании в регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака, Роспатент исходил из его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ ввиду отсутствия различительной способности.

В Роспатент 25.04.2017 поступило возражение компании на решение от 26.12.2016.

По результатам рассмотрения указанного возражения Роспатент принял решение от 14.08.2017 об отказе в его удовлетворении.

Отказ в удовлетворении возражения на решение Роспатента послужил основанием для обращения компании в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Суд первой инстанции по результатам проверки законности решения Роспатента от 14.08.2017 пришел к выводу о его соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, выслушав объяснения представителей компании и Роспатента, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм процессуального и материального права, соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

С учетом даты подачи первой заявки на регистрацию товарного знака (14.04.2015), по которой установлен приоритет, нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке охраноспособности спорного обозначения, являются часть четвертая ГК РФ и Правила N 482.

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил N 482 к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа.

В соответствии с пунктом 35 Правил N 482 указанные в пункте 34 этих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 названного Кодекса.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 статьи 1483 данного Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 названной статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

В отношении доводов компании, касающихся выводов суда первой инстанции об отсутствии у изобразительного обозначения " " по заявке N 2015732744 различительной способности, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

При рассмотрении настоящего спора судом первой инстанции установлено, что заявленное компанией на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является изобразительным, представляет собой изображение вытянутого по горизонтали прямоугольника с контуром зеленого цвета.

По результатам проверки законности оспариваемого решения Роспатента суд первой инстанции признал правильным вывод административного органа о том, что данное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку состоит из единственного элемента, представляющего собой простую геометрическую фигуру - прямоугольник зеленого цвета, вытянутый по горизонтали, выполненный без особых графических проработок, позволяющих отличить рассматриваемое обозначение от простой геометрической фигуры, и без каких-либо дополнительных элементов.

При этом суд отклонил довод компании о том, что заявленное обозначение не является обычной геометрической фигурой (прямоугольником) ввиду того, что для ее отображения применяются иные формулы расчета.

Отклоняя указанный довод, суд исходил из необходимости учета для целей применения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ имеющихся или вероятностных ассоциативных связей, возникающих у потребителей в связи со спорным обозначением. Суд правомерно указал, что оценка обозначения на соответствие требованиям данной нормы производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации - адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

Согласно выводу суда первой инстанции для среднего потребителя товаров 9-го и 16-го классов МКТУ и услуг 35, 36, 37, 38, 41, 42-го классов МКТУ, не обладающего специальными познаниями в области геометрии, оспариваемое обозначение будет восприниматься как обычный прямоугольник - иное компанией не доказано и из материалов дела не следует.

При этом суд отметил, что отличия в ориентации, толщине рамки (контура), цвете указанной геометрической фигуры не являются достаточными отличительными признаками, которые позволяют рассматривать данное обозначение как обладающее различительной способностью.

Не опровергает этот вывод, как считает суд первой инстанции, ссылка компании на тяготение потребителей заявленных товаров и услуг к строгим, геометрически выверенным формам.

При этом суд первой инстанции отклонил мнение компании о том, что спорное обозначение является композицией из двух прямоугольных форм, в которой ярко-зеленая прямоугольная форма расположена под белой формой меньшей площади, поскольку не усмотрел какого-либо композиционного построения.

По мнению суда первой инстанции, умозрительной и абстрактной, является позиция компании о двойственности восприятия спорного обозначения, обеспечивающая, как полагает компания, эффект визуальной динамики, позволяющей трактовать спорный логотип как символ приема - передачи информационных потоков и символическое окно возможностей или портал в мир инновационных технологий.

При анализе вопроса о восприятии обозначения адресатами заявленных товаров и услуг суд исходил из того, что компанией не доказано, что специалисты в IT-сфере воспринимают спорное обозначение иначе, чем простой прямоугольник.

При этом ссылка компании, что именно экспертное заключение Союза дизайнеров России "Анализ товарного знака с целью определения его различительной способности" доказывает иное восприятие спорного обозначения как портала в будущее, входа в мир инновационных технологий, символа высшего качества, не принята во внимание судом, по той причине, что в данном заключении содержались правовые выводы, которые не компетентна делать организация, осуществляющая деятельность в сфере социологии и дизайна.

Таким образом, обжалуемое решение суда первой инстанции содержит мотивированную оценку доказательств и доводов компании, которая позволила суду на основе правильного применения норм материального права прийти к выводу об отсутствии у спорного обозначения различительной способности.

При проверке законности оспариваемого решения Роспатента суд первой инстанции также обоснованно отклонил ссылку компании на регистрацию оспариваемого обозначения в качестве товарного знака в других государствах, поскольку это не может свидетельствовать о наличии различительной способности у данного обозначения в Российской Федерации.

При этом судом правомерно были применены следующие нормы национального и международного права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Парижской конвенции условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

В Российской Федерации применяются требования, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ, не допускающие регистрацию в качестве товарного знака обозначения, не обладающего различительной способностью.

Данное положение корреспондирует норме пункта 2 части "В" статьи 6.quinquies Парижской конвенции, согласно которой товарные знаки, подпадающие под действие этой статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными в случае, если данные обозначения лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления, либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана.

В отношении довода компании о нарушении пункта 1 части "А" статьи 6.quinques Парижской конвенции президиум Суда по интеллектуальным правам считает необходимым отметить, что в соответствии с данной нормой каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в данной статье.

Эта норма права содержит общие положения о регистрации и об охране в других странах Союза товарного знака, зарегистрированного в стране происхождения. Норма же пункта 2 части "B" статьи 6.quinquies Парижской конвенции, которая была применена судом в настоящем деле, содержит условия, при которых в регистрации товарного знака может быть отказано или товарные знаки могут быть признаны недействительными.

Наличие факта регистрации товарного знака в стране происхождения, как и в отдельных странах Союза, не является безусловным основанием для его регистрации в других странах Союза, поскольку условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством (пункт 1 статьи 6 Парижской конвенции).

Доводы компании о том, что ограничения, установленные пунктом 2 части "В" статьи 6.quinques Парижской конвенции, равно как и утверждение, что спорное обозначение не подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 ГК РФ и пункта 34 Правил N 482, поскольку оно обладает достаточными отличительными признаками, основаны на иной оценке доказательств, которые были предметом исследования суда первой инстанции, и, соответственно, не могут являться основаниями для отмены обжалуемого судебного акта.

Подлежит отклонению довод компании об отсутствии учета судом того обстоятельства, что спорное обозначение уже получило правовую охрану на территории Российской Федерации в составе другого комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 599940 " ".

Суд первой инстанции исследовал данный довод и отклонил его, исходя из того, что этот товарный знак в отличие от спорного обозначения представляет собой комбинированный товарный знак, содержащий в своем составе доминирующие словесные элементы "Hewlett", "Packard", несущие основную индивидуализирующую нагрузку.

Как усматривается из материалов дела, в свидетельстве Российской Федерации N 599940 и в официальной публикации сведений о знаке N 599940 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в графе под кодом "неохраняемые элементы" указан только словесный элемент "Enterprise". В связи с этим в кассационной жалобе обоснованно указывается, что изобразительный элемент  является охраняемым.

Вхождение различных элементов в состав комбинированного обозначения (в данном случае изобразительного и словесного) не исключает правовой охраны каждого элемента.

Вместе с тем сам по себе факт регистрации спорного обозначения в составе комбинированного товарного знака не может являться безусловным основанием для последующей регистрации этого обозначения отдельно (без включения других элементов) или в ином составе элементов, поскольку регистрация каждого обозначения производится с учетом конкретных обстоятельств административного дела.

Поэтому факт регистрации обозначения в качестве охраняемого элемента товарного знака не создает презумпции наличия у такого обозначения различительной способности и возможности регистрации в качестве другого товарного знака.

В связи с этим несостоятельна ссылка компании на то, что спорное обозначение обладает различительной способностью ввиду предоставления Роспатентом правовой охраны этому обозначению в качестве изобразительного элемента другого товарного знака.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 данной статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 35 Правил N 482 для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Компания полагает, что суд первой инстанции неверно применил пункт 35 Правил N 482, поскольку учитывал доказательства, представленные в обоснование приобретенной различительной способности, не на дату подачи в Роспатент заявки N 2015732744, а на дату ее конвенционного приоритета.

Вопреки указанному доводу компании, при разрешении вопроса о приобретении спорным обозначением различительной способности суд первой инстанции правильно применил подпункт 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ и пункт 35 Правил N 482.

Оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, по общему правилу, производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями на конкретную дату - дату подачи заявки на государственную регистрацию этого товарного знака в Роспатент.

Как отмечено в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.

Исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент (пункт 1 статьи 1491 ГК РФ). Следовательно, при рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны товарному знаку устанавливается охраноспособность соответствующего обозначения именно на дату подачи соответствующей заявки.

При признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании его несоответствия положениям пункта 1 статьи 1483 ГК РФ правовая охрана товарного знака аннулируется с момента подачи в Роспатент заявки на государственную регистрацию товарного знака (пункт 5 статьи 1513 ГК РФ, пункт 54 постановления N 5/29).

Таким образом, именно на дату приоритета товарного знака подлежат учету имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением.

Применительно к обстоятельствам настоящего дела дата приоритета спорного обозначения подлежит установлению по дате подачи первой заявки на регистрацию товарного знака (14.04.2015).

Таким образом, выводы суда об установлении приобретенной различительной способности спорного обозначения по дате подачи первой заявки на регистрацию товарного знака (по дате конвенционного приоритета) основаны на правильном применении норм материального правам.

Как усматривается из материалов дела, в обоснование довода о приобретении заявленным обозначением различительной способности в результате его использования компанией были представлены с возражением, поданным в Роспатент, следующие документы:

1) распечатка статьи о Hewlett Packard Enterprise Company из свободной энциклопедии "Википедия" по состоянию на 16.11.2016;

2) распечатка страницы поискового запроса "Хьюлетт Паккард Энтерпрайзес" на интернет-сайте "Яндекс. Картинки" по состоянию на 16.11.2016;

3) распечатка страницы интернет-сайта "hpe.com (https://hpe.com/us/en/home/html)" по состоянию на 24.04.2017 на английском языке;

4) аффидевит Кейси Наката - главного юрисконсульта по товарным знакам и авторским правам иностранного лица - Hewlett Packard Enterprise Company (с переводом на русский язык);

5) материалы в подтверждение государственной регистрации заявленного обозначения в Австрии, Турции, Мексики, Швейцарии, Аргентины, Франции.

Суд первой инстанции, давая оценку указанным доказательствам, признал обоснованным вывод Роспатента о том, что представленные документы либо относятся к более позднему периоду, чем дата приоритета спорного обозначения, либо не имеют перевода на русский язык. Представленные в аффидевите сведения относятся к территории США и других стран.

Указывая на то, что суд необоснованно исключил из числа доказательств документы, относящиеся к периоду между датами приоритета и подачи заявки, компания при этом не ссылается на конкретные доказательства, которые, по ее мнению, свидетельствовали бы о приобретении спорным обозначением различительной способности и не были учтены судом.

Из материалов дела усматривается, что представленные компанией доказательства относятся к 2016 и 2017 годам - более позднему периоду, чем дата подачи заявки N 2015732744 (13.10.2015) и дата конвенционного приоритета спорного обозначения (14.04.2015).

Кроме того, как установил суд первой инстанции, согласно сведениям, представленным компанией, спорное обозначение было разработано лишь в 2015 году и в том же году была подана заявка на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака.

Следовательно, как указал суд первой инстанции, период продвижения спорного обозначения на рынке товаров и услуг минимален, что также свидетельствует о неспособности приобретения им различительной способности.

Несмотря на то, что продолжительность использования обозначения является лишь одним из обстоятельств, учитываемых при установлении приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ, это обстоятельство имеет существенное значение при оценке степени информированности потребителей о заявленном обозначении и об изготовителе товаров, поскольку длительность использования обозначения наряду с другими обстоятельствами, в том числе с интенсивностью использования обозначения, может свидетельствовать о формировании или вероятности формирования у потребителей ассоциаций в связи с конкретным обозначением.

Роспатент и суд первой инстанции не установили наличия доказательств активного использования компанией спорного обозначения на территории Российской Федерации.

Таким образом, принимая во внимание отсутствие доказательств активного использования компанией спорного обозначения на территории Российской Федерации и незначительный период времени для использования названного обозначения с момента его разработки, вывод суда о неспособности приобретения этим обозначением различительной способности в результате его использования, следует признать соответствующим установленным судом обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

В отношении довода компании о необоснованном отказе суда учитывать представленные непосредственно в суд документы для опровержения выводов Роспатента, которые, по мнению компании, не изменяют мотивы, приведенные в возражении, президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

В пункте 78 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации" содержится подход, допускающий по публично-правовым спорам в случае представления одной стороной спора доказательств, которые не были предметом исследования административного органа при вынесении оспариваемого решения, представление другой стороной спора опровергающих их доказательств. Данный подход является универсальным и применяется в том числе в случае представления в суд доказательств, которые не исследовались Роспатентом. Вместе с тем суд должен оценить, могут ли соответствующие доказательства быть положены в основу решения суда с учетом особенностей рассмотрения конкретного спора.

Применительно к обстоятельствам настоящего спора доказательства, представляемые в суд, могут быть направлены на опровержение выводов Роспатента, если они не дополняют изначально поданное возражение.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.12.2016 по делу N СИП-70/2016, от 04.08.2016 по делу N СИП-108/2016 и от 26.05.2017 по делу N СИП-171/2016, от 23.10.2017 по делу N СИП-168/2017.

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Согласно пункту 2.5 Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56 (далее - Правила N 56), возражение должно содержать обоснование неправомерности обжалуемого решения, отказа в пересмотре вынесенного решения, признания заявки отозванной, неправомерности выдачи патента, свидетельства или предоставления правовой охраны.

В случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, наименования места происхождения товара либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, установленными Правилами N 56.

Как усматривается из материалов дела, в обоснование приобретения спорным обозначением различительной способности компанией непосредственно в суд представлены следующие документы:

1) экспертное заключение Союза дизайнеров России "Анализ товарного знака с целью определения его различительной способности";

2) заключение от 26.10.2017 N 325-2017, подготовленное по результатам социологического опроса, с массивом данных к этому заключению;

3) заключение федерального государственного бюджетного учреждения науки "Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук" от 03.11.2017 N 334-2017, подготовленное по результатам контент-анализа открытых источников, проведенное с целью определения использования интенсивности использования в средствах массовой информации логотипа заявителя по заявке N 2015732744 (далее - заключение от 03.11.2017 N 334-2017),

4) письмо генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" от 19.01.2018;

5) распечатки статей с сайтов "www.crn.ru" и "www.habrahabr.ru".

Суд первой инстанции, ссылаясь на пункты 2.5 и 4.8 Правил N 56, указал, что данные материалы не могут подтверждать приобретение спорным обозначением различительной способности на территории Российской Федерации и опровергать законность оспариваемого решения Роспатента, поскольку отсутствовали при рассмотрении возражения и не могли быть исследованы Роспатентом.

Несмотря на указанный вывод, суд дал оценку представленным непосредственно в суд документам в совокупности с другими доказательствами по делу.

Анализируя заключение от 26.10.2017 N 325-2017 суд установил, что определение наличия или отсутствия различительной способности у спорного обозначения производилось на 01.10.2015, то есть при проведении социологического опроса учитывались обстоятельства, относящиеся к периоду, более позднему, чем дата приоритета спорного обозначения (14.04.2015).

При оценке содержащегося в заключении от 26.10.2017 N 325-2017 показателя восприятия респондентами спорного обозначения в качестве ассоциируемого с компанией, составляющего 75%, суд пришел к выводу о его несоответствии доказательствам, представленным компанией в обоснование приобретения различительной способности спорным обозначением.

Суд также отметил, что содержащиеся в указанном заключении сведения в отношении пола, возраста, образования, места жительства респондентов являются обезличенными, в связи с чем не могут подтвердить достоверность данных, отраженных в этом заключении.

Поставленные перед респондентами вопросы, согласно выводу суда, носили предположительный характер, то есть начинались со слов "Если бы в 2015 году, до 1 октября, Вас бы спросили...".

В связи с этим суд пришел к выводу, что результаты такого социологического исследования основаны на ответах, которые носят предположительный характер, что не может служить основанием для достоверного вывода о приобретении спорным обозначением различительной способности в отношении товаров 9-го и 16-го класса МКТУ и услуг 35, 36, 37, 38, 41, 42-го классов МКТУ.

Суд также отметил, что социологический опрос проводился в отношении потребителей товаров 9-го и услуг 42-го классов МКТУ, в то время как правовая охрана спорного обозначения испрашивалась также в отношении товаров 16-го и услуг 35, 36, 37, 38, 41-го классов МКТУ.

Приведенные обстоятельства позволили суду прийти к выводу о том, что результаты социологического опроса, отраженные в заключении от 26.10.2017 N 325-2017, не могут свидетельствовать о приобретении спорным обозначением различительной способности на территории Российской Федерации.

Содержащиеся в кассационной жалобе пояснения о том, что социологический опрос проводился только среди потребителей товаров 9-го и услуг 42-го классов МКТУ, поскольку товары 16-го и услуги 35, 36, 37, 38, 41-го классов МКТУ тесно с ними взаимосвязаны, не порочат выводы суда о недостоверности названного социологического опроса, так как полученные в результате его проведения сведения в отношении одних товаров и услуг нельзя распространять в отношении других товаров и услуг.

В результате оценки представленного в суд заключения от 03.11.2017 N 334-2017, подготовленного посредством контент-анализа открытых источников информации, суд первой инстанции пришел к выводу, что наличие выявленных путем такого анализа материалов из сети Интернет, содержащих спорное обозначение, не свидетельствует об его активном использовании при оказании заявленных услуг и, соответственно, о приобретении различительной способности данным обозначением в результате его демонстрации либо упоминания в сети Интернет.

Кроме того, суд обратил внимание на то, что в отдельных распечатках цветовое решение спорного обозначения значительно отличается от заявленного компанией на регистрацию в качестве товарного знака, что существенно влияет на его восприятие.

Суд первой инстанции также дал оценку письму генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Хьюлетт Паккард Энтерпрайз" от 19.01.2018 и распечаткам статей с сайтов "www.crn.ru" и "www.habrahabr.ru", которые, по мнению суда, также не подтверждают интенсивное использование спорного обозначения и приобретение им различительной способности в Российской Федерации.

Таким образом, представленные компанией непосредственно в суд документы получили надлежащую судебную оценку, иная оценка компанией имеющихся в деле доказательств не может служить основанием для отмены обжалуемого решения суда.

В отношении довода компании о неправомерности вывода суда первой инстанции об обоснованности отказа Роспатента в переносе даты рассмотрения возражения, президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на следующее.

Согласно пункту 4.8. Правил N 56, при необходимости более тщательного исследования вновь представленных источников информации или дополнительных обстоятельств заседание коллегии Палаты по патентным спорам может быть перенесено.

В соответствии с пунктом 4.3 Правил N 56 дата проведения заседания коллегии может быть перенесена по инициативе палаты по патентным спорам или по письменной просьбе лица, подавшего возражение, в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Сам факт обращения лица, подавшего возражение, с просьбой о переносе даты рассмотрения возражения не порождает обязанности административного органа ее удовлетворить, однако обязывает данный орган оценить приведенные доводы и представленные доказательства на предмет обоснованности переноса даты заседания исходя из цели, определенной пунктом 4.3 Правил N 56, а именно необходимости полного и объективного рассмотрения дела.

Перенос даты рассмотрения возражения является правом, а не обязанностью Роспатента. Вместе с тем реализация данного права, как и других процессуальных прав, связанных с защитой интеллектуальных прав в административном порядке, исходя из основной цели деятельности палаты по патентным спорам, с учетом правовой позиции, изложенной в решении Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2010 N ГКПИ10-1228, является ее обязанностью и не может осуществляться произвольно.

Аналогичная позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2017 по делу N СИП-16/2017.

Отложение заседания коллегии с учетом пункта 4.3 Правил N 56 производится в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает: эта норма означает, что заседание должно быть отложено в том числе при одновременном соблюдении следующих условий:

ходатайство об отложении мотивировано причинами, способными повлиять на результат рассмотрения возражения;

действия подателя ходатайства не направлены на затягивание рассмотрения возражения;

отложение не препятствует соблюдению разумных сроков рассмотрения возражения.

Аналогичная позиция содержится в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.03.2018 по делу N СИП-119/2017.

Как усматривается из материалов дела, в Роспатент 01.06.2017 от компании поступило ходатайство об отложении рассмотрения возражения, которое было удовлетворено, рассмотрение возражения отложено на 20.07.2017.

Компания 20.07.2017 направила в Роспатент повторное ходатайство об отложении рассмотрения указанного возражения, мотивированное тем, что она планирует провести социологический опрос в подтверждение приобретения заявленным обозначением различительной способности. При этом, как установил суд первой инстанции, каких-либо сведений о заключении договора на проведение социологического опроса, касающегося обозначения по заявке N 2015732744, компанией представлено не было.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, принимая во внимание наличие указанных обстоятельств, считает правомерным вывод суда первой инстанции об обоснованности отказа Роспатента в повторном отложении рассмотрения возражения компании.

По результатам судебного разбирательства президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу, что обжалуемый судебный акт отвечает требованиям законности, обоснованности и мотивированности, предусмотренным частью 4 статьи 15 и частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку основан на правильном применении норм материального и процессуального права, содержит обоснование сделанных судом выводов применительно к конкретным обстоятельствам дела.

С учетом изложенного нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены либо изменения судебного акта, президиумом Суда по интеллектуальным правам не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей кассационной жалобы, относятся на заявителя кассационной жалобы на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2018 по делу N СИП-683/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу иностранного лица - Hewlett Packard Enterprise Development LP - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

С.М. Уколов

В.А. Химичев