Решение Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2017 г. по делу N СИП-81/2017 Суд признал недействительным решение Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку представленные в Роспатент документы не подтверждают длительности и интенсивности использования противопоставленного обозначения, необходимых для приобретения им известности и признания его коммерческим обозначением, в связи с чем у Роспатента не имелось правовых оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 мая 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 23 мая 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Пашковой Е.Ю., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Гончар Д.М.,

рассмотрел в судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Удашовой Галины Николаевны (г. Пермь, ОГРНИП 304590803400066)

о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 15.11.2016 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 518253 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель Костарева Наталья Николаевна (г. Пермь, ОГРНИП 308590433300068).

В судебном заседании приняли участие представители:

от заявителя: Колышкин И.В. (по доверенности от 01.03.2017 N 24);

от Роспатента: Халявин С.В. (по доверенности от 17.08.2016 N 01/32-681/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Удашова Галина Николаевна (далее - заявитель, Удашова Г.Н.) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 15.11.2016 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 518253 в отношении услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением суда от 14.02.2017 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено лицо, обратившееся в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, - индивидуальный предприниматель Костарева Наталья Николаевна (далее - третье лицо, Костарева Н.Н.).

Заявленные Удашовой Г.Н. требования мотивированы тем, что оспариваемое решение Роспатента не соответствует пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку Костарева Н.Н., обращаясь в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, не доказала возникновение у нее исключительного права на сходное коммерческое обозначение до даты приоритета этого товарного знака.

Также Удашова Г.Н. ссылается на то, что ее право на коммерческое обозначение "АВТО-ЕВРОПЕЕЦ" возникло ранее, чем у Костаревой Н.Н. возникло право на коммерческое обозначение "ЕВРОПЕЕЦ".

Роспатент в своем отзыве возражал против удовлетворения заявленного требования, указывая на несостоятельность доводов заявителя и правомерность оспариваемого решения.

В судебном заседании представитель заявителя настаивал на заявленных требованиях; представитель Роспатента просил отказать в их удовлетворении.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд не направило. На основании положений статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в его отсутствие.

Выслушав доводы явившихся представителей заявителя и Роспатента, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд признает заявленное требование подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьей 1513 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Как следует из материалов дела, словесный товарный знак "АВТОЕВРОПЕЕЦ" по свидетельству Российской Федерации N 518253 зарегистрирован 18.07.2014 на имя предпринимателя Удашовой Г.Н. в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, с приоритетом от 24.08.2012, в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

В Роспатент 14.06.2016 от предпринимателя Костаревой Н.Н. поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное тем, что правовая охрана ему предоставлена в нарушение положений пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением, используемым предпринимателем Костаревой Н.Н. в отношении однородных услуг, исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета этого товарного знака.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом принято решение от 15.11.2016, которым предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 518253 признано недействительным в отношении части услуг 35-го класса МКТУ, а именно: "демонстрация товаров, в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов".

Ссылаясь на неправомерность решения Роспатента от 15.11.2016, а также на ошибочность изложенных в нем выводов относительно наличия у предпринимателя Костаревой Н.Н. исключительного права на коммерческое обозначение, предприниматель Удашова Г.Н. обратилась в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании указанного решения Роспатента недействительным.

С учетом даты приоритета спорного товарного знака (24.08.2012) нормативными правовыми актами, подлежащими применению при оценке его охраноспособности, являются часть четвертая ГК РФ (в редакции, действующей на дату приоритета оспариваемого товарного знака) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила N 32).

Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака предусмотрены статьей 1483 ГК РФ.

Согласно пункту 8 статьи 1483 ГК РФ не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил N 32 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил N 32, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Признаком фонетического сходства обозначений является вхождение одного обозначения в другое и характер совпадающих частей обозначений (пункт 14.4.2.2 (а) Правил N 32).

Одним из признаков, определяющих смысловое сходство обозначений, является совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение (пункт 14.4.2.2 (в) Правил N 32).

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил N 32 при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю (оказании услуг одним лицом).

На основании пункта 14.4.3 Правил N 32 и пункта 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров (услуг) делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При рассмотрении настоящего спора судом установлено, что оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение "АВТО-ЕВРОПЕЕЦ".

Коммерческое обозначение, противопоставленное спорному товарному знаку лицом, обратившимся в Роспатент с возражением, представляет собой обозначение "ЕВРОПЕЕЦ".

Сходство сравниваемых обозначений сторонами не оспаривается; обусловлено фонетическим вхождением обозначения "ЕВРОПЕЕЦ" в товарный знак "АВТО-ЕВРОПЕЕЦ", графическим исполнением, а также семантически тождественным словом "ЕВРОПЕЕЦ", которое несет основную индивидуализирующую нагрузку в товарном знаке, поскольку словесный элемент "АВТО" является "слабым", указывающим на соответствующую сферу экономической деятельности правообладателя и лица, подавшего возражение (магазины автозапчастей и иных автомобильных товаров).

Однородность услуг 35-го класса "демонстрация товаров, в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов", в отношении которых предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 518253 признано оспариваемым решением Роспатента от 15.11.2016 недействительным, с услугами, оказываемыми Костаревой Н.Н. при осуществлении деятельности по реализации автомобильных товаров через магазины, сторонами также не оспаривается.

Признавая недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку заявителя в части вышеуказанных услуг 35-го класса МКТУ, Роспатент исходил из того, что совокупность документов, представленных Костаревой Н.Н. при обращении в Роспатент с возражением, подтверждает, что в период ранее даты приоритета этого товарного знака у Костаревой Н.Н. возникло исключительное право на коммерческое обозначение "ЕВРОПЕЕЦ" ввиду его использования для индивидуализации принадлежащих ей торговых предприятий (магазинов автозапчастей и иных автомобильных товаров), ставших известными в пределах определенной территории (г. Пермь) в результате указания этого коммерческого обозначения, в частности, на доступных для взора потребителей наружных вывесках, помещенных на фасадах зданий магазинов по определенным почтовым адресам, и на баннерах (наружная реклама), на активно распространяемых среди местного населения рекламных листовках и визитках, а также в различной деловой документации.

При этом Роспатентом были приняты во внимание представленные Костаревой Н.Н. договоры аренды недвижимого имущества для использования под магазины автозапчастей "ЕВРОПЕЕЦ" с актами приема-передачи соответствующих объектов в 2009 - 2012 годы; накладная и кассовый чек от 10.03.2010 на поставку питьевой воды в магазин "ЕВРОПЕЕЦ"; договор на оказание по заказу Костаревой Н.Н. рекламных услуг и приложения к нему на изготовление и монтаж на фасад зданий магазинов световых коробов "ЕВРОПЕЕЦ", на печать листовок и визиток "ЕВРОПЕЕЦ", на разработку, печать и монтаж баннеров "ЕВРОПЕЕЦ" с макетами этих вывесок, листовок, визиток и баннеров, с соответствующими актами о выполнении работ и квитанциями к приходным кассовым ордерам; акты на размещение наружной рекламы в г. Перми; информационное письмо общества с ограниченной ответственностью "АвтоТерра" и сертификат компании "ВР" для магазина "ЕВРОПЕЕЦ"; товарные накладные на поставку автозапчастей магазином "ЕВРОПЕЕЦ" в 2011 - 2012 годы (т. 2 л.д. 37-94).

На основании указанных документов Роспатент установил, что в период, предшествовавший дате приоритета оспариваемого товарного знака (2009 - 2012 годы), Костарева Н.Н. использовала на праве аренды нежилые помещения, находящиеся в г. Перми по определенным адресам, указанным в этих договорах, под магазины автозапчастей с названием "Европеец".

При этом известность указанного коммерческого обозначения, по мнению Роспатента, обусловлена его наличием на доступных для взора потребителей наружных вывесках на фасадах магазинов и на активно распространяемых среди местного населения рекламных листовках и визитках.

Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с указанным выводом Роспатента в части доказанности известности коммерческого обозначения.

В силу пункта 1 статьи 1539 ГК РФ (в редакции, действующей на дату приоритета оспариваемого товарного знака) правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Оценив документы, представленные в Роспатент Костаревой Н.Н. при подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, суд полагает, что они не подтверждают приобретение известности обозначением "ЕВРОПЕЕЦ" до даты приоритета товарного знака заявителя, а значит, и возникновение исключительного права на это обозначение применительно к положениям статьи 1539 ГК РФ.

Договор от 01.09.2009 на аренду торговой площади для продажи автозапчастей, накладная на поставку питьевой воды в магазин "ЕВРОПЕЕЦ" от 10.03.2010, товарные накладные от 13.07.2011 N 3275, от 07.10.2011 N 5229, от 15.02.2012 N 1149, от 16.05.2012 N 1258 на поставку автозапчастей магазином "Европеец" подтверждают лишь факт ведения Костаревой Н.Н. деятельности по торговле автозапчастями.

Товарные чеки от 11.11.2009 N 1255 и от 18.11.2009 N 1284 на наружную рекламу (т. 2 л.д. 58-59) не содержат какого-либо указания на предмет и объемы рекламы, в связи с чем не могут быть оценены судом на предмет относимости к обозначению "ЕВРОПЕЕЦ".

Представленные договоры на оказание рекламных услуг и разработку, печать и монтаж баннеров "ЕВРОПЕЕЦ" с макетами этих вывесок, листовок, визиток, а также актами о выполнении заказанных Костаревой Н.Н. рекламных услуг датированы январем - февралем 2012 года. Учитывая, что период времени между установкой вывесок, а также изготовлением рекламных визиток с названием магазинов "ЕВРОПЕЕЦ", и датой приоритета оспариваемого товарного знака (24.08.2012) составляет около полугода, т.е. является незначительным, суд полагает, что перечисленные документы не подтверждают приобретение известности используемым Костаревой Н.Н. обозначением.

Само по себе наличие двух магазинов по двум адресам, равно как и изготовление рекламных листовок и визиток в отсутствие доказательств их распространения среди потребителей, не могут свидетельствовать о приобретении коммерческим обозначением известности в пределах какой-либо территории.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что подтверждением известности обозначения, используемого для индивидуализации предприятия, могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории.

Однако таких документов Костаревой Н.Н. ни в Роспатент, ни суду представлено не было.

Принимая во внимание, что представленные Костаревой Н.Н. в Роспатент документы не подтверждают длительность и интенсивность использования обозначения "ЕВРОПЕЕЦ", необходимого для приобретения этим обозначением известности и признания его коммерческим обозначением в смысле положений статьи 1539 ГК РФ, суд приходит к выводу о том, что у Роспатента не имелось правовых оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку на основании пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

При таких обстоятельствах оспариваемое решение Роспатента от 15.11.2016 подлежит признанию недействительным.

В силу части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Как разъяснено в пункте 53 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Поскольку оспариваемым решением Роспатента частично аннулирована правовая охрана товарного знака, правообладателем которого является предприниматель Удашова Г.Н., судебная коллегия признает, что оспариваемым решением нарушаются ее права и законные интересы.

В порядке восстановления нарушенного права судебная коллегия считает необходимым обязать Роспатент восстановить правовую охрану спорного товарного знака в той части, в которой она была аннулирована оспариваемым решением.

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление индивидуального предпринимателя Удашовой Галины Николаевны удовлетворить полностью.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.11.2016 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 518253 в отношении услуг 35-го класса МКТУ как не соответствующее пункту 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности восстановить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 518253.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу индивидуального предпринимателя Удашовой Галины Николаевны 300 (Триста) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления.