Постановление Суда по интеллектуальным правам от 1 февраля 2016 г. № С01-1245/2015 по делу N А41-39045/2015 Суд отменил принятые ранее решения, которыми отказано в удовлетворении иска о защите исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды нижестоящих инстанций не сопоставили дату возникновения у ответчика права на администрирование спорного домена с моментом возникновения у истца охраняемых исключительных прав (приоритета) на товарный знак и фирменное наименование, а также не оценили содержание информации, размещаемой на администрируемом ответчиком сайте, в том числе о возможном предложении спорного домена к продаже

Резолютивная часть постановления объявлена 26 января 2015 г.

Полный текст постановления изготовлен 1 февраля 2015 г.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Силаева Р.В.,

судей Снегура А.А., Тарасова Н.Н.,

при участии в судебном заседании представителя общества с ограниченной ответственностью "ДОЗА-ГРАН" - Серго А.Г. (по доверенности от 24.04.2015),

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ДОЗА-ГРАН" (пер. Бойновский, д. 19, г. Нижний Новгород, 603024, ОГРН 1065261023937) на решение Арбитражного суда Московской области от 21.09.2015 (судья Моисеева Е.В.) и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2015 (судьи Миришов Э.С., Мизяк В.П., Закутская С.А.), принятые в рамках дела N А41-39045/2015,

возбужденного по иску общества с ограниченной ответственностью "ДОЗА-ГРАН" к Буханцову Алексею Владимировичу (п. Икша, Московская область)

о защите исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак, установил:

общество с ограниченной ответственностью "ДОЗА-ГРАН" (далее - общество) обратились в Арбитражный суд Московской области с иском о запрете использования в доменном имени dozagran.ru обозначения, сходного с фирменным наименованием общества и товарным знаком "ДОЗАГРАН" по свидетельству Российской Федерации N 354241.

Решением Арбитражного суда Московской области от 21.09.2015, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2015, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, общество, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, а также неправильное применение норм материального права, обратилось с кассационной жалобой в Суд по интеллектуальным правам, в которой просит их отменить и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

По мнению общества, суды не учли, что сам факт регистрации Буханцовым А.В. спорного доменного имени лишает общество права использования товарного знака и фирменного наименования в доменном имени и сам по себе является нарушением исключительных прав на указанные средства индивидуализации без относительно к тому, являются ли стороны конкурентами на товарных рынках.

Общество полагает, что вывод судов о том, что Буханцов А.В. не осуществляет хозяйственную (коммерческую) деятельность, противоречит имеющимся в материалах дела сведениям, согласно которым ответчик осуществляет платную рекламу своего сайта (домена) в поисковой системе Яндекс, а также предлагал обществу приобрести спорный домен за 500 000 рублей.

В судебном заседании представитель заявителя кассационной жалобы поддержал доводы, изложенные в ней.

Ответчик, надлежаще извещенный о начале судебного процесса с его участием, а также о времени и месте судебного заседания, в том числе посредством публичного уведомления на официальном сайте суда в сети Интернет, явки своего представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв на кассационную жалобу не представил. Данное обстоятельство в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению кассационной жалобы.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, общество, зарегистрированное в качестве юридического лица 05.04.2006, является правообладателем исключительного права на словесный товарный знак "ДОЗАГРАН", что подтверждается свидетельством Российской Федерации N 354241 (номер заявки 2006727835, дата приоритета - 28.09.2006). Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 7-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ): машины (оборудование) для гранулирования, узлы и детали к ним.

Согласно информации, полученной на основании адвокатского запроса обществом от регистратора доменных имен - закрытого акционерного общества "Региональный Сетевой Информационный Центр" (исх. N 1259-С от 08.05.2015), Буханцов А.В. является администратором домена второго уровня dozagran.ru.

Указанный домен согласно нотариальному протоколу осмотра доказательств от 27.05.2015 используется для размещения информации, имеющей отношение к обществу и выпускаемой им продукции.

Общество, считая, что доменное имя dozagran.ru включает обозначение, являющееся сходным до степени смешения с фирменным наименованием и товарным знаком общества, обратилось в арбитражный суд с рассматриваемым в рамках данного дела иском о защите исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование.

Суд первой инстанции, отказывая в иске, пришел к выводу о том, что спорное доменное имя, администратором которого является Буханцов А.В., сходно до степени смешения с упомянутыми средствами индивидуализации общества.

Вместе с тем, судом не усмотрено оснований для удовлетворения иска, ввиду того, что ответчик посредством указанного домена (сайта) не осуществляет хозяйственной (предпринимательской) деятельности и не использует указанное доменное имя для введения в гражданский оборот товаров и услуг, однородных тем, которые идентифицируются указанными средствами индивидуализации общества.

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции.

Кроме того, апелляционный суд пришел к выводу о несостоятельности довода общества о наличии в действиях Буханцова А.В. признаков, обусловленных правовыми позициями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенными в постановлениях от 11.11.2008 N 5560/08 и от 18.05.2011 N 18012/10, позволяющих признать действия администратора доменного имени недобросовестными.

Также апелляционный суд принял во внимание отсутствие между истцом и ответчиком конкурентных отношений в смысле пункта 7 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Сверх того, апелляционный суд усмотрел в обращении общества в суд с настоящим иском предусмотренные статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) признаки злоупотребления правом, выразившееся в том, что общество претендует на принадлежащее Буханцову А.В. доменное имя, при том, что само общество не проявляло интереса к регистрации данного домена на свое имя. С учетом этого и приняв во внимание, что на сайте ответчика размещены обзорные аналитические материалы, апелляционный суд указал, что данные действия общества фактически направлены на ограничение свободы мысли и слова, массовой информации, права свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию, гарантируемые Конституцией Российской Федерации (статьи 17 и 29) и нормами международного права.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, отзыва на нее, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены обжалуемых судебных актов в силу нижеследующего.

Судами верно определены нормы материального права, на основании которых подлежит разрешению данный спор, а именно статьи 1225, 1229, 1252, 1474, 1477 и 1484 ГК РФ и статья 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883 (в редакции от 02.10.1979, далее - Парижская конвенция).

Названные нормы права предусматривают правовую охрану товарных знаков и фирменных наименований как объектов исключительных прав, что предполагает право обладателя таких прав использовать такой объект интеллектуальной собственности по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, распоряжаться исключительным правом, в том числе разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (статьи 1225 и 1229 ГК РФ).

При этом отсутствие запрета правообладателя для других лиц использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную тем же Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом (часть 1 статьи 1229 ГК РФ).

Использование исключительного права на товарный знак возможно в частности путем его размещения в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Аналогичная правовая норма действует и в отношении фирменного наименования юридического лица (пункт 1 стать 1474 ГК РФ).

На момент государственной регистрации общества в качестве юридического лица и до 01.01.2008 действовало в части, не противоречащей ГК РФ, Положение о фирме, утвержденное постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22.06.1927, предусматривавшее аналогичное правовое регулирование. Так, в силу пункта 11 указанного Положения о фирме неправомерным является использование третьими лицами не только тождественного, но и сходного фирменного наименования. При этом согласно разъяснениям Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащимся в пункте 16 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом от 13.12.2007 N 122, фирменное наименование не подлежит особой регистрации, независимо от регистрации юридического лица.

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что обществу принадлежат исключительные права на словесный товарный знак "Компания ДОЗАГРАН линии гранулирования серии "Доза", из которого дискламированы словесные элементы "Компания, линии гранулирования серии" (дата приоритета - 28.09.2006), а также на фирменное наименование, включающее собственно название общества "Доза-Гран" (дата государственной регистрации общества с указанным фирменным наименованием - 05.04.2006).

Так же суды установили сходство до степени смешения администрируемого Буханцовым А.В. доменного имени dozagran.ru c товарным знаком и фирменным наименованием общества.

Как указано в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта, и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Указанные обстоятельства и выводы судов первой и апелляционной инстанций сторонами не отрицались и не оспаривались. Кассационная жалоба также не содержит доводов, направленных на оспаривание данных выводов.

Исходя из правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях Президиума от 11.11.2008 N 5560/08, от 18.05.2011 N 18012/10, оценивая действия администратора домена на предмет наличия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, не только нарушающих право, но и создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Статья 10.bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, уже свидетельствует о нарушении исключительных прав истца, противоречит требованиям статьи 10.bis Парижской конвенции, согласно которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий частным обычаям в промышленных и торговых делах.

При данных обстоятельствах вывод судов об отсутствии конкурентных отношений между обществом и Буханцовым А.В., мотивированный тем, что последний не использует спорный домен (делегированный с ним информационный ресурс) для продвижения товаров и услуг, однородных тем, для которых зарегистрирован товарный знак общества, либо сферы деятельности общества под сходным до степени смешения фирменным наименованием, представляется недостаточно обоснованным.

В спорном случае действия ответчика по регистрации на свое имя доменного имени dozgran.ru создают угрозу нарушения исключительного права общества на вышеуказанные средства индивидуализации, поскольку обладание правами администратора доменного имени влечет за собой право у ответчика использовать доменное имя для адресации в сети Интернет к информации по любым товарам и услугам, в том числе, однородным товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, и одновременно влечет невозможность регистрации тождественного доменного имени на имя истца.

В силу пункта 1 статьи 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

Таким образом, согласно закону обычай распространяется не только на сферу предпринимательской деятельности, а также учитывая, что участниками споров в сети Интернет согласно обычаям международной торговли являются лица, не участвующие в предпринимательской деятельности, акт недобросовестной конкуренции по использованию доменного имени (регистрации, администрированию, делегированию и другим действиям), тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, может быть осуществлен лицом, не являющимся непосредственным конкурентом на товарном рынке, а также лицом, не осуществляющим предпринимательской деятельности.

Данные обстоятельства не были учтены судами первой и апелляционной инстанций.

Также представляется недостаточно мотивированным вывод апелляционного суда о наличии в действиях общества признаков злоупотребления гражданскими правами, что, по мнению суда второй инстанции, является дополнительным основанием для отказа в иске.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

С учетом изложенного применительно к обстоятельствам данного спора апелляционный суд, указывая на злоупотребление истца, фактически сделал вывод о наличии в его действиях признаков так называемого обратного захвата домена.

Однако для обоснования данного вывода суду надлежало сопоставить дату возникновения у ответчика права на администрирование спорного домена с моментом возникновения у истца охраняемых исключительных прав (приоритета) на товарный знак и фирменное наименование; оценить содержание информации, размещаемой на администрируемом ответчиком сайте, в том числе о возможном предложении спорного домена к продаже и пр.

Как усматривается из материалов дела, соответствующие доводы заявлялись истцом в ходе рассмотрения дела в судах первой и апелляционной инстанций, однако, вопреки требованиям статей 15, 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не получили оценки в обжалуемых судебном актах.

Вместе с тем разрешение данных вопросов имеет принципиальное важное значение для правильного рассмотрения настоящего спора в целом и для выводов о наличии злоупотреблений (недобросовестной конкуренции) в действиях той или иной стороны.

Делая вывод о том, что действия общества фактически направлены на ограничение свободы мысли и слова, массовой информации, права свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию, гарантируемые Конституцией Российской Федерации (статьи 17 и 29) апелляционный суд не учел, что частью 3 статьи 17, частью 2 статьи 29 и частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации установлены допустимые ограничения прав и свобод. Из указанных конституционных норм, в частности, следует, что свобода слова и свобода массовой информации не должны использоваться во вред не только основам конституционного строя и безопасности государства, но и нравственности, правам и законным интересам других лиц.

С учетом вышеизложенного коллегия судей пришла к выводу о том, что выводы судов первой и апелляционной инстанций не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и собранным по делу доказательствам.

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции в силу ограничения его полномочий, установленного частью 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, спор подлежит в соответствии с пунктом 3 части 1 той же статьи направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного разрешения спора обстоятельства, в том числе установить момент возникновения у ответчика права администрирования спорного домена, установить содержание информации, размещенной на сайте с указанным доменным именем, дать надлежащую правовую оценку доводам истца о предложении спорного домена ответчиком к продаже, о платной рекламе ответчиком своего домена, и разрешить спор в соответствии с требованиями действующего законодательства.

По результатам нового рассмотрения дела суду первой инстанции в соответствии с частью 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации также надлежит разрешить вопрос о распределении судебных расходов по оплате государственной пошлины, в том числе за рассмотрение апелляционной и кассационной жалоб.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 21.09.2015 по делу N А41-39045/2015 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.11.2015 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.