Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2015 г. № С01-1058/2015 по делу N А40-165569/2014 Суд оставил принятые ранее судебные постановления без изменения, кассационную жалобу общества - без удовлетворения, поскольку истцом не представлено доказательств введения ответчиком на территории России в гражданский оборот товаров с использованием спорного товарного знака, принадлежащего истцу

Резолютивная часть постановления объявлена 2 декабря 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 9 декабря 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - Булгаков Д.А.,

судьи - Васильева Т.В., Уколов С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Смирнов и Партнеры" (Юбилейный проспект, д. 54, г. Реутов, Московская обл., 143969, ОГРН 1035008257745) на решение Арбитражного суда города Москвы от 14.04.2015 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2015, принятые по делу N А40-165569/2014

по иску общества с ограниченной ответственностью "Смирнов и Партнеры" к закрытому акционерному обществу "Сандоз" (Пресненская наб., д. 8, стр. 1, Москва, 121170, ОГРН 1027739159601)

о запрете использования товарного знака "МАТРИКС" по свидетельству N 315834.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Смирнов и Партнеры" - Мятишкина В.Ю. (по доверенности от 07.11.2014);

от закрытого акционерного общества "Сандоз" - Озолина И.Г. (по доверенности 14.10.2014).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Смирнов и Партнеры" (далее - ООО "Смирнов и Партнеры") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "Сандоз" (далее - ЗАО "Сандоз") о запрете использования товарного знака "МАТРИКС" по свидетельству Российской Федерации N 315834 на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации, при выполнении работ, оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, а также в сети Интернет.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.04.2015 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2015 решение Арбитражного суда города Москвы от 14.04.2015 по делу N А40-165569/14 оставлено без изменения.

Не согласившись с указанными судебными актами, ООО "Смирнов и Партнеры" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В кассационной жалобе заявитель ссылается на несоответствие выводов суда первой и апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам, а также неправильное применение норм материального права.

Заявитель считает доказанным факт однородности товаров, в отношении которых зарегистрирован его товарный знак и товаров, в отношении которых ответчик использовал сходные до степени смешения обозначение.

В отзыве на кассационную жалобу представитель ответчика возражал против удовлетворения кассационной жалобы, просил оставить оспариваемые судебные акты без изменения. При этом указал, что доводы жалобы не содержат правовых и фактических обстоятельств, указывающих на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и представленным в материалы дела доказательствам и неправильное применение норм материального права.

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы кассационной жалобы.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Рассмотрев кассационную жалобу, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судом первой и апелляционной инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права при принятии обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов судов установленным фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, Суд по интеллектуальным правам не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Как следует из материалов дела и установлено судами, ООО "Смирнов и Партнеры" является правообладателем товарного знака "МАТРИКС" по свидетельству Российской Федерации N 315834 в отношении товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) с приоритетом от 24.01.2005.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2015 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака "МАТРИКС" по свидетельству Российской Федерации N 315834 в отношении части товаров 5-го класса МКТУ "фармацевтические препараты, гигиенические препараты для медицинских целей, пластыри, перевязочные материалы, дезинфицирующие средства".

Истец производит биологически активные добавки, в частности, биологически активную добавку "Матрикс". Товары, производимые истцом, реализуются без рецепта врача не только через аптечную сеть, но и через специализированные отделы торговой сети.

Обращаясь с заявленными требованиями, истец указал, что ответчиком незаконно используется товарный знак "МАТРИКС", поскольку ответчик вводит в оборот лекарственное средство "Фентадол Матрикс" в двенадцати формах выпуска (различные виды пластыря).

В инструкции по применению лекарственного препарата "Фентадол® Матрикс" указано, что производителем является Гексал АГ. Германия, что подтверждается регистрационным удостоверением N: ЛП-000279 от 17.02.2011, полученное компанией Сандоз.

Кроме того, отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции указал, что истец не доказал факт нарушения его исключительных прав, поскольку "диетические вещества для медицинских целей, детское питание" и "лекарственные средства, содержащие наркотические вещества" относятся к разным видам товаров, имеют разные потребительские свойства, разное функциональное назначение, различный вид материала, разные условия их реализации, а также разные способы использования.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Суд кассационной инстанции не усматривает оснований для отмены обжалуемых судебных актов.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

На основании пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, указано, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

На основании указанных положений Правил суды оценили степень сходства использованного ответчиком обозначения с товарным знаком истца без назначения экспертизы и пришли к правомерному выводу о наличии такого сходства.

Представленные в материалы дела доказательства оценены судами по правилам, установленным статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании их всестороннего, полного и объективного исследования.

Судами установлено, что лекарственный препарат "Фентадол Матрикс" является трансдермальной терапевтической системой, содержащей в качестве активного действующего вещества анальгетик фентанил. Трансдермальная терапевтическая система (ТТС) является лекарственной формой для поддержания постоянного высвобождения фентанила в течение 72 часов. Показаниями к применению лекарственного препарата "Фентадол Матрикс" являются хронический болевой синдром сильной и средней степени выраженности:

- боли, вызванные онкологическим заболеванием;

- болевой синдром неонкологического генеза, требующий многократного обезболивания наркотическими анальгетиками (например, невропатия, артрит и артроз, "фантомные" боли после ампутации конечностей).

Судами установлено, что фентанил является наркотическим анальгетиком, который внесен в Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список II) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 25.10.2014) "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации". В связи с чем, лекарственный препарат "Фентадол Матрикс" имеет ряд серьезных побочных эффектов, поэтому в инструкции по применению данного препарата указано, что он "может использоваться только высококвалифицированным персоналом в условиях специализированного стационара, как часть комплексного лечения болевого синдрома у пациентов при условии адекватной медицинской, социальной и психологической оценки их состояния".

В соответствии с нормами статьи 25 Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", отпуск лекарственного препарата "Фентадол Матрикс" из аптек физическим лицам строго лимитирован: такие лекарственные препараты отпускаются строго по рецепту аптечными организациями, имеющими лицензии на указанный вид деятельности, причем рецепт на указанное средство должен быть не старше пяти дней.

Медицинские работники, выписывая рецепт на лекарственное средство "Фентадол Матрикс", обязаны иметь четкое представление о производителе данного лекарственного средства, показаниях к его применению и противопоказаниях, поэтому они не будут введены в заблуждение тем, что в наименовании лекарственного средства содержится обозначение "МАТРИКС".

В то же время, потребители, которым известна биологически активная добавка "Матрикс", производимая истцом, и которые хотят ее приобрести, не имеют возможности приобрести лекарственное средство "Фентадол Матрикс" по ошибке, поскольку оно отпускается только по рецепту.

При этом как правомерно указали суды первой и апелляционной инстанции, доказательств введения ответчиком на территории России в гражданский оборот товаров с использованием спорного товарного знака, в материалы настоящего дела не представлено.

С учетом изложенного, суды первой и апелляционной инстанции пришли к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении иска ввиду неоднородности товаров.

Кроме того суд кассационной инстанции учитывает, что в решении от 04.03.2015 по делу N СИП-901/2014 со сходными фактическими обстоятельствами, суд также не согласился с доводом общества "Смирнов и Партнеры" о том, что товары "биологически активные добавки к пище (БАД)" и "пищевые добавки для медицинских целей" для целей регистрации товарных знаков являются однородными товарам "лекарственные средства" и "лекарственные препараты".

Суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что доводы жалобы основаны на иной оценке исследованных судом доказательств и установленных обстоятельств, поэтому они не могут служить основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

Переоценка установленных обстоятельств и доказательств по делу находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом вышеизложенного, суд кассационной инстанции считает, что судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении спора нормы материального права применены правильно, нарушений норм процессуального права, влекущих отмену судебного акта в любом случае, не допущено.

Иные доводы, изложенные в кассационной жалобе, были предметом исследования судом апелляционной инстанции и им дана надлежащая правовая оценка.

При таких обстоятельствах оснований для отмены обжалуемых судебных актов у суда кассационной инстанции не имеется.

Учитывая изложенное, обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 14.04.2015 по делу N А40-165569/2014 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2015 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Смирнов и Партнеры" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев с момента его принятия.