Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 апреля 2024 г. по делу N СИП-804/2023 Суд отказал в признании недействительным патента на промышленный образец в части неуказания общества в качестве патентообладателя, поскольку несовершение работодателем действий по подаче заявки на выдачу патента на служебное изобретение в Роспатент, несовершение действий по передаче права на получение патента иному лицу явилось основанием для возвращения права на получение патента работнику

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 17 апреля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 27 апреля 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Борзило Е.Ю.;

судей Пашковой Е.Ю., Силаева Р.В.;

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лазаревой Е.А. -

рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Кофейная Компания "Вокруг Света" (ул. Пролетарская, д. 40, стр. 2, г. Ростов, Ярославская обл., 152151, ОГРН 1027700200076) к Пономаренко Дмитрию Феликсовичу (Москва, ИНН 772319509135) о признании недействительным патента Российской Федерации N 132134 на промышленный образец "Банка декоративная с крышкой" в части неуказания в качестве патентообладателя общества с ограниченной ответственностью "Кофейная Компания "Вокруг Света".

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Кофейная Компания "Вокруг Света" - Коршунова Ю.В. (по доверенности от 10.05.2023 N 339/23);

от Пономаренко Дмитрия Феликсовича - Протасенко Г.А. (по доверенности от 04.03.2024 N 77 АД 6389186).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Кофейная Компания "Вокруг Света" (далее - общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к Пономаренко Дмитрию Феликсовичу о признании недействительным патента Российской Федерации N 132134 на промышленный образец в части неуказания в качестве патентообладателя общества с ограниченной ответственностью "Кофейная Компания "Вокруг Света" и об обязании Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) выдать новый патент Российской Федерации по заявке N 2021506256 на промышленный образец с указанием общества в качестве патентообладателя.

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В судебном заседании представитель Пономаренко Д.Ф. принял участие посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел", возражал против удовлетворения исковых требований.

Представитель общества поддержал исковое заявление в полном объеме, выступил с пояснениями по существу спора.

В соответствии с положениями статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие Роспатента.

При рассмотрении спора суд исходит из следующего.

Патент Российской Федерации N 132134 на промышленный образец "Банка декоративная с крышкой" был выдан по заявке N 2021506256 (далее - оспариваемый патент) с приоритетом от 21.01.2022 установленным по дате ее подачи, на имя Пономаренко Дмитрия Феликсовича.

Промышленному образцу предоставлена правовая охрана в объеме следующих изображений:

В обоснование исковых требований общество указывает на то, что указание Пономаренко Д.Ф. в качестве патентообладателя в оспариваемом патенте не соответствует требованиям, установленным подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), так как данный промышленный образец является служебным, полученным в результате выполнения ответчиком своих должностных обязанностей и заданий работодателя - общества, что подтверждается трудовым договором от 16.05.2019 N 41/2019 (далее - трудовой договор) и дополнительным соглашением от 05.10.2021 к трудовому договору.

Как указывает истец, Пономаренко Д.Ф. являлся сотрудником общества в период с 16.05.2019 по 10.12.2021 в должности начальника отдела разработки у паковки готовой продукции обособленного подразделения в городе Москва.

Пункт указанного дополнительного соглашения от 05.10.2021 к трудовому договору гласит "Изменить в Статье 1. Предмет и срок действия трудового договора Трудового договора N 41/2019 от 16.05.2019 года пункт 1.4., изложив в следующей редакции:

"1.4. Работник обязуется выполнять все работы, обуславливаемые должностью, на которую он принят в соответствии с настоящим договором, и должностной инструкцией.

Основная трудовая функция работника: Разработка упаковки на основе брифа/технического задания от Отдела маркетинга, постановка технических задач отделу дизайна, технический контроль материалов, разработанных Отделом дизайна и передаваемых для изготовления опытных образцов. Оптимизация себестоимости упаковки, определение контрагентов для размещения заказа на изготовление упаковки, контроль качества опытных образцов. Взаимодействие с производственными площадками при запуске новой упаковки в производство. Должностные обязанности работника конкретизированы в должностной инструкции".

Истец указывает на то, что согласно пункту 7.3. трудового договора - все материалы, созданные с участием работника и по заданиям работодателя, являются собственностью работодателя, то есть общества.

Согласно доводам общества задания работодателя на разработку дизайна передавались Пономаренко Д.Ф. в устной форме с последующим обсуждением и согласованием в корпоративной электронной почте, в том числе с участием специалистов других подразделений общества.

Общество утверждает, что из анализа переписки по корпоративной электронной почте между работодателем и работником следует, что Пономаренко Д.Ф. получил задание от работодателя на создание дизайна банки с крышкой для расфасовки кофе.

По итогам создания образца банки 01.02.2020 был заключен контракт с производителем стеклянных банок - обществом с ограниченной ответственностью "Авангард-Стекло-Трэид". На покупку пресс-форм для производства крышек был заключен договор купли-продажи с обществом с ограниченной ответственностью "Вилонпласт" от 16.07.2020, к данному договору было подписано Приложение N 2 от 31.08.2020 с указанием спецификации, содержащей подробный чертеж параметров крышки для банки. Производство крышек было размещено обществом с ограниченной ответственностью "Полипак" на основании договора от 22.07.2019 N 07/07-19.

Таким образом, общество настаивает на том, разработанный Пономаренко Д.Ф. в рамках служебных обязанностей промышленный образец является служебным, поэтому Пономаренко Д.Ф. не имел права его регистрировать с указанием себя в качестве патентообладателя с учетом требований статьи 1370 ГК РФ.

Общество утверждает о том, что Пономаренко Д.Ф. не уведомил работодателя о создании в рамках своих трудовых обязанностей результата, в отношении которого возможна правовая охрана, в надлежащей форме (например, в форме официальных сообщений или предложений в бумажном виде), что лишило общество возможности осуществить надлежащие действия по государственной регистрации патента на промышленный образец.

После получения претензии от Пономаренко Д.Ф. общество обратилось в Управление внутренних дел по Юго-Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве с заявлением о возбуждении в отношении Пономаренко Д.Ф. уголовного дела по факту незаконного присвоения авторства на промышленный образец и вымогательства денежных средств у общества (N КУСП 18676 от 25.10.2022). Обращение подано по месту нахождения обособленного подразделения общества: 17246, г. Москва, Научный проезд, д. 14 А, стр. 3.; КПП обособленного подразделения 772845001.

В возбуждении уголовного дела было отказано, однако в ходе проверки поступившего заявления представителями Управление внутренних дел по Юго-Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве 17.11.2022 были взяты объяснения у Пономаренко Д.Ф., по факту оформления им патента на свое имя. Из протокола объяснений следует, что Пономаренко Д.Ф. лично разработал промышленный образец - стеклянную банку с крышкой и направил запрос в Роспатент о возможности оформления патента.

Общество указывает на то, что в своих пояснениях Пономаренко Д.Ф. сообщил о том, что не уведомлял генерального директора общества о создании охраноспособного объекта, письменных уведомлений об этом не вручал. После получения положительного заключения он оформил патент на себя.

Пономаренко Д.Ф. представлен отзыв на исковое заявление общества, в судебном заседании представлена подробная правовая позиция, согласно которой ответчик обязанность по информированию работодателя выполнил, но поскольку работодатель правом на регистрацию патента не воспользовался, по мнению ответчика, данное право перешло к нему.

Ответчик приводит в обоснование своей позиции скриншоты переписки по электронной почте, одним из участников которой выступает - Соколов Сергей Евгеньевич (куратор создания промышленного образца), где Пономаренко Д.Ф. выступает дизайнером и разработчиком, а коллеги согласуют технические параметры банки.

Пономаренко Д.Ф. ссылается на скриншоты переписки по электронной почте (Приложение 1 к отзыву), в котором 27.12.2019 ответчик в рабочей переписке Сергею Соколову на адрес электронной почты kkbc@kkbc.ru, Андрею Сорвачеву на адрес электронной почты andrey.s@kkbc.ru, Горячко Александру на адрес электронной почты algor@kkbc.ru направил письмо следующего содержания: "Добрый день! Т.к. пришлось отказаться от предыдущей версии банки, во вложении полностью новый по дизайну вариант. Банка 73*73. Венчик 63".

Ответчик утверждает, что 27.12.2019 Пономаренко Д.Ф. по названным адресам была направлена техническая документация на банку, в которой также содержится изображение банки (дизайн). Сергей Соколов с рабочего мейла kkbc@kkbc.ru ответил письмом следующего содержания: "Мне нравится. Коллеги ваше мнение? Если все ок, то можно прототип заказывать" (страница 26 Приложения 1). После согласования дизайна банки 09.01.2020 ответчиком по тем же электронным адресам направлено письмо, в котором содержатся дизайны банки с крышкой (страница 29 Приложения 1), дизайна банки, который полностью соответствует спорному патенту.

Ответчик настаивает на том, 09.01.2020 следует считать датой уведомления общества о создании результата, в отношении которого возможна правовая охрана (дизайн банки с крышкой), а также утверждает о том, что определенная форма такого уведомления и порядка его направления на момент сдачи работником дизайна банки с крышкой в обществе не было.

Таким образом, Пономаренко Д.Ф. не опровергает позицию общества о том, что оспариваемый патент был создан как служебное произведение, однако утверждает, что имел право на регистрацию патента, поскольку с момента уведомления ответчиком работодателя 09.01.2020 до даты подачи заявки 15.12.2021 прошло 25 месяцев.

Изучив материалы дела, выслушав доводы явившихся в судебное заседание представителей истца и ответчиков, оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности, в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с данным Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с этим Кодексом.

Исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 122 Постановления N 10, споры об установлении патентообладателя (о признании права патентообладателя), то есть споры о том, кому принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец (подпункт 2 пункта 1 статьи 1406 ГК РФ), рассматриваются в порядке искового производства по иску лица, считающего себя надлежащим патентообладателем, к лицу, указанному в патенте в качестве патентообладателя, путем оспаривания выданного патента на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ. При рассмотрении таких споров необходимо принимать во внимание, что согласно статье 1353 ГК РФ исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующего изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой Роспатент выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. При этом, исходя из пункта 1 статьи 1354 ГК РФ, именно патент удостоверяет исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

С учетом этого судами рассматриваются споры об установлении патентообладателя только в отношении зарегистрированного изобретения, полезной модели или промышленного образца (после выдачи патента). Решение суда по такому спору является основанием для внесения Роспатентом соответствующих изменений в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации или Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и выдачи нового патента.

Пунктом 1 статьи 1370 ГК РФ предусмотрено, что изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образцом.

Согласно пункту 2 той же статьи право авторства на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работнику (автору). Авторство работника истец не оспаривает.

Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (пункт 3 статьи 1370 ГК РФ).

С учетом изложенных норм в случае создания работником служебного изобретения не требуется заключения между ним и работодателем договора на отчуждение права на получение патента. Такое право возникает у работодателя на основании закона в силу создания работником соответствующего результата интеллектуальной деятельности в процессе выполнения трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Существование таких обязанностей или задания возможно в рамках трудовых отношений.

По смыслу статьи 1370 ГК РФ работодатель и работник на момент создания служебного технического решения должны состоять в трудовых отношениях, а служебное техническое решение должно являться следствием выполнения работником своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Совокупность указанных обстоятельств является основанием для возникновения правового режима служебного изобретения.

То обстоятельство, что задание на создание спорного промышленного образца было поставлено Пономаренко Д.Ф. обществом стороны не оспаривают.

В пункте 129 Постановления N 10 содержится разъяснение, согласно которому при наличии спора между работником и работодателем о том, является ли конкретное изобретение, полезная модель или промышленный образец служебным (пункт 1 статьи 1370 ГК РФ), следует учитывать, что содержание трудовых обязанностей работника, наличие или отсутствие конкретного задания работодателя и факт создания изобретения, полезной модели или промышленного образца в связи с выполнением этих обязанностей или задания доказываются работодателем. Для признания технического решения служебным не требуется, чтобы в документе, определяющем трудовые обязанности работника (трудовой договор, должностная инструкция), содержалось конкретное указание на выполнение работ по созданию конкретных патентоспособных объектов либо по усовершенствованию известных технических решений.

Определяющим для признания технического решения служебным является факт его создания в рамках трудовых обязанностей, содержание которых может следовать из трудовой функции или может быть выражено в виде конкретного задания.

Во внимание могут быть приняты, в частности, акты работодателя, содержащие поручения работнику, соотношение деятельности, осуществляемой работодателем, со сферой, в которой создан патентоспособный объект, пределы трудовых обязанностей работника, место выполнения работ по созданию патентоспособных объектов, источник оборудования и средств, использованных для их создания, возможность осуществления работодателем контроля за работой, в рамках которой создан патентоспособный объект, цель создания патентоспособного объекта, последующее поведение работника и работодателя, составляемые ими в процессе трудовой деятельности работника документы, которые в совокупности могли бы свидетельствовать о разработке технических решений в связи с выполнением трудовых обязанностей, иные обстоятельства в совокупности.

То обстоятельство, что спорный промышленный образец является служебным, стороны также не оспаривают.

В силу пункта 4 статьи 1370 ГК РФ при отсутствии в договоре между работодателем и работником соглашения об ином работник должен письменно уведомить работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении которого возможна правовая охрана. Если работодатель в течение шести месяцев со дня уведомления его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствующие служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохранении информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец возвращается работнику.

Ответчик утверждает, что надлежащим образом уведомил работодателя о создании промышленного образца и подал заявку на патент по истечении шестимесячного срока, установленного названными выше положениями ГК РФ.

В подтверждение своей правовой позиции ответчик ссылается на электронную переписку с работодателем. Ответчик утверждает, что 09.01.2020 (т. 3 л.д. 39-40) уведомил работодателя о создании спорного промышленного образца, в то время как заявку на регистрацию патента он подал только 21.01.2022.

Самостоятельно исследовав в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, коллегия судей установила, что 09.01.2020 ответчик направил в адрес Сергея Соколова (kkbc@kkbc.ru), Горячко Александра (algor@kkbc.ru) и Андрея Сорвачева (andrey.s@kkbc.ru) изображение банки с крышкой. Данное сообщение было получено адресатами, в частности, Сергеем Соколовым, который отреагировал на него в ответном письме (т. 3 л.д. 41); факт получения данного письма и переписку как таковую истец не оспаривает.

Суд по интеллектуальным правам учитывает, что в силу пункта 1 статьи 1352 ГК РФ в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Таким образом, вопрос о том совпадает ли визуально объект, изображение которого было направлено работодателю 09.01.2020 и объект, на который был получен спорный патент, является существенным для разрешения настоящего дела.

09.01.2020 Пономаренко Д.Ф. по запросу Соколова С.Е. направил следующие изображения (т. 3 л.д. 40)

Исследовав в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в дело доказательства, самостоятельно сравнив данное изображение с изображением, представленным в спорном патенте, судебная коллегия пришла к выводу об их идентичности.

Истцом в материалы дела представлены изготовленные им банки, которые суд также счел идентичными, что свидетельствует о том, что информация работника была работодателем получена.

Довод заявителя кассационной жалобы о том, что уведомление не является надлежащим, Суд по интеллектуальным правам отклоняет. Приведенные выше нормы не содержат указания на форму уведомления, учитывая, что предметом настоящего спора является промышленный образец суд приходит к выводу о том, что для констатации надлежащего уведомления необходимо установление следующих обстоятельств: полнота визуального совпадения внешнего вида изделия (установлена судом) и направление соответствующего изображения изделия надлежащему лицу с учетом требований пункта 129 Постановления N 10.

Истец не представил в материалы дела ни должностные инструкции, ни внутренние документы общества, регламентирующие порядок взаимодействия между работниками и работодателем при создании служебных объектов интеллектуальной собственности по состоянию на 09.01.2020.

Согласно представленным истцом в материалы дела документам Соколов С.Е. с 01.03.2002 по 10.04.2024 (Сергей Соколов, электронный адрес kkbc@kkbc.ru) занимал в обществе должность заместителя генерального директора по общим вопросам (т. 3 л.д. 60), Горячко А.В. с 10.02.2020 по 15.04.2022 являлся начальником отдела закупок обособленного подразделения, Сорвачев А.В. с 06.04.2020 по 31.07.2021 занимал должность менеджера отдела сетевых и розничных продаж в обществе.

Исследовав представленные истцом кадровые документы, коллегия судей приходит к выводу о том, что информирование Соколова С.Е. с учетом должности, занимаемой им в обществе, подпадает под квалификацию информирования работодателя.

Суд по интеллектуальным правам отклоняет довод истца о том, что работник не предупредил его о патентоспособности промышленного образца, поскольку данное требование к уведомлению в гражданском законодательстве отсутствует.

Таким образом, несовершение работодателем действий по подаче заявки на выдачу патента на служебное изобретение в Роспатент, несовершение действий по передаче права на получение патента иному лицу явилось основанием для возвращения права на получение патента работнику. В связи с этим суд констатирует, что Пономаренко Д.Ф. имел право на подачу заявки на получение спорного патента.

Указанное обстоятельство является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска о признании спорного патента недействительным в части указания патентообладателя.

Доводы истца о злоупотреблении правом со стороны работника и о его недобросовестности Суд по интеллектуальным правам также отклоняет как не влияющие на пропуск срока подачи на регистрацию патента самим работодателем, т.е. обществом.

Суд по интеллектуальным правам также исходит из того, что в силу пункта 4 статьи 1370 ГК РФ в случае, если право на регистрацию патента вернулось к работнику работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты которого определяются договором между работником и работодателем, а в случае спора - судом, который, определяя такие условия, может учесть названные обстоятельства получения патента Пономаренко Д.Ф.

На основании изложенного судебная коллегия не усматривает оснований для удовлетворения заявленных истцом требований.

В связи с тем, что исковые требования оставлены без удовлетворения, расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей подлежат отнесению на истца.

Руководствуясь статьями 110, 150, 151, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "Кофейная Компания "Вокруг Света" (ОГРН 1027700200076) к Пономаренко Дмитрию Феликсовичу (ИНН 772319509135) о признании недействительным патента Российской Федерации N 132134 на промышленный образец "Банка декоративная с крышкой" в части неуказания в качестве патентообладателя общества с ограниченной ответственностью "Кофейная Компания "Вокруг Света" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Е.Ю. Борзило

Судья

Е.Ю. Пашкова

Судья

Р.В. Силаев