Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 февраля 2024 г. № С01-2829/2023 по делу N А45-31868/2021 Суд отменил в части прекращения производства по делу о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, поскольку суды первой и апелляционной инстанции не учли то обстоятельство, что в рамках гражданских дел рассматриваются разные самостоятельные случаи нарушений исключительного права истца у суда первой инстанции отсутствовали процессуально-правовые основания для прекращения производства по делу в части запрета использования спорного товарного знака

Резолютивная часть постановления объявлена 7 февраля 2024 года.

Полный текст постановления изготовлен 16 февраля 2024 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Борзило Е.Ю.,

судей - Корнеева В.А., Сидорской Ю.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ивановым А.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Капуста" (ул. Гагарина, д. 9, г. Вятские Поляны, Кировская обл., 612964, ОГРН 1114307000092) на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 10.08.2023 по делу N А45-31868/2021 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2023 по тому же делу

по иску общества с ограниченной ответственностью "Капуста" к обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Русинтерфинанс" (ул. Гнесиных, д. 10/1, офис 202, г. Новосибирск, 630055, ОГРН 1125476023298) о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Капуста" - Бусарев Г.Г. (по доверенности от 27.12.2021);

от общества с ограниченной ответственностью МКК "Русинтерфинанс" - Ковынева М.Н. (по доверенности от 23.04.2019);

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Капуста" (далее - общество "Капуста") обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Русинтерфинанс" (далее - общество "Русинтерфинанс") о запрете использования обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 470657 при осуществлении микрофинансовой деятельности, в том числе при оказании услуг, в объявлениях, на вывесках, в рекламе, в сообщениях электронной связи, в адресе электронной почты, в сети Интернет, на сайте ekapusta.com, а также в доменном имени ekapusta.com в отношении финансовых услуг; взыскании компенсации в размере 5 000 000 рублей за незаконное использование вышеуказанного товарного знака, неустойки за неисполнение решения суда в полном объеме в размере 1 000 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная со дня вступления решения в законную силу по день его фактического исполнения.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 10.08.2023, оставленным без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2023, исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 5 000 000 рублей. Производство по делу в части требования о запрете использовать обозначения, тождественные либо сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 470657 при осуществлении микрофинансовой деятельности, в том числе при оказании услуг, в объявлениях, на вывесках, в рекламе, в сообщениях электронной связи, в адресе электронной почты, в сети Интернет, на сайте ekapusta.com, а также в доменном имени ekapusta.com в отношении финансовых услуг прекращено. В удовлетворении остальной части искового заявления отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество "Капуста" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой.

В адрес Суда по интеллектуальным правам поступил отзыв общества "Русинтерфинанс", в котором оно просит обжалуемые судебные акты в оспариваемой части оставить без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения.

В судебном заседании представители лиц, участвующих в деле приняли участие посредством системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания).

Представитель общества "Капуста" поддержал доводы кассационной жалобы, просил обжалуемые судебные акты в части прекращения производства по делу отменить.

Представитель "Русинтерфинанс" возражал против удовлетворения кассационной жалобы.

Суд по интеллектуальным правам проверил законность обжалуемого судебного акта в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Как установили суды и следует из материалов дела, обществу "Капуста" принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 470657 (далее - спорный товарный знак), зарегистрированный в отношении услуг 36-го класса "страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью" и 45 класса "услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц" Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ).

Обществу "Капуста" стало известно, что в сети Интернет имеется доменное имя ekapusta.com с размещённым на нем сайтом, предоставляющим услуги по онлайн-выдаче денежных займов. На главной странице сайта размещается информация о предоставляемых услугах - предоставлении займов, в том числе на страницах "Деньги быстро", "Быстрые займы", "Микрозаймы", "Микрокредиты", "Мини займ", "Займ до зарплаты", "Займы на карту", "Займ на банковский счет", "Займы на Киви", "Займы на Яндекс Деньги", "Займы переводом Контакт", "Займы переводом Золотая Корона". Кроме того, на страницах данного сайта располагается комбинированное обозначение "е-капуста", содержащее словесные и изобразительные элементы.

Согласно сведениям, размещенным на сайте по адресу: https://ekapusta.com/documents в разделе "Документы и правила компании" "Сервис онлайн-займов еКапуста" - принадлежит и управляется обществом "Русинтерфинанс", которое состоит в реестре микрофинансовых организаций Центрального банка Российской Федерации под номером N 2120754001243 с 22.03.2012.

Сайт ekapusta.com предоставляет возможность оформления займа онлайн путем заполнения специальной формы с последующим перечислением суммы займа клиенту на его счет или иным образом, определенным клиентом.

Факт незаконного использования спорного товарного знака обществом "Русинтерфинанс" подтверждается выпиской по счету дебетовой карты Visa Classic за период 17.06.2021 - 18.06.2021, в указанной выписке по счету в разделе 2 "Расшифровка операций" в столбце "Описание операции" в качестве отправителя перевода указано: "ekapusta перевод 4070****1819"; скриншотами сайта ответчика "ekapusta.com/documents" и "ekapusta.com/offer", из которых следует вывод об использовании на указанном сайте, в том числе в доменном имени, оформлении сайта, в отдельных заголовках словесного обозначения "ekapusta", схожего до степени смешения со спорным товарным знаком; публичной офертой ответчика.

Общество "Капуста" направило в адрес общества "Русинтерфинанс" претензию от 13.07.2021 с требованием до 13.08.2021 прекратить использование обозначений, сходных до степени смешения со спорным товарным знаком, которая оставлена без ответа.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения общества "Капуста" в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением.

Исследовав материалы дела, руководствуясь положениями статей 1252, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), правовыми позициями, изложенными в пунктах 43.2, 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", статьями 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, оценив представленные доказательства, суд первой инстанции установил:

принадлежность исключительного права на спорный товарный знак истцу, и, соответственно, его право на иск;

сходство сравниваемых обозначений, а именно спорного товарного знака и обозначений, используемых ответчиком, а также однородность услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован спорный товарный знак, и услуг, в отношении которых он используется ответчиком;

факт использования ответчиком спорного товарного знака и отсутствие у общества "Русинтерфинанс" законных оснований на такое использование;

отсутствие законных оснований использования спорного обозначения обществом "Русинтерфинанс",

поэтому взыскал компенсацию в пользу истца.

Суд первой инстанции прекратил производство по делу в отношении требования о запрете использования обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 470657 при осуществлении микрофинансовой деятельности, в том числе при оказании услуг, в объявлениях, на вывесках, в рекламе, в сообщениях электронной связи, в адресе электронной почты, в сети Интернет, на сайте ekapusta.com, а также в доменном имени ekapusta.com в отношении финансовых услуг на основании пункта 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом разъяснений, изложенных в пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции". Основанием для прекращения производства по данному делу стал принятый по делу N А45-10613/2019 судебный акт о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа от иска общества "Капуста" к обществу "Русинтерфинанс" в отношении запрета использования ответчиком спорного обозначения истца.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с выводами суда первой инстанции согласился.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Суд по интеллектуальным правам согласно части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверил соблюдение судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 названного Кодекса основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявил.

Исследовав изложенные в кассационных жалобах доводы, Суд по интеллектуальным правам установил, что их заявители не оспаривают выводы судов о применимом праве, о принадлежности исключительного права истцу, о факте нарушения исключительного права истца ответчиком, а также об основаниях для взыскания и размера взысканной компенсации за нарушение исключительного права на спорный товарный знак.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, приведенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в этой части не проверяется.

Доводы кассационной жалобы общества "Капуста" сводятся к неправомерному прекращению судом первой инстанции производства по настоящему делу в части заявленных требований о запрете использования обществом "Русинтерфинанс" обозначений, сходных до степени смешения со спорным товарным знаком.

Рассмотрев кассационную жалобу в пределах доводов, изложенных в ней, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и соблюдения норм процессуального права, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела при принятии обжалуемых судебных актов, суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для ее удовлетворения в связи со следующим.

На основании части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Пункт 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает обязанность прекращения производства по делу в случае, когда право на судебную защиту было реализовано в состоявшемся ранее судебном процессе на основе принципов равноправия и состязательности сторон. Это положение направлено на пресечение рассмотрения судами тождественных исков (между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям).

Предмет иска - это материально-правовое требование истца к ответчику, которое может состоять в признании права, присуждении имущества, установлении, изменении или прекращении правоотношений, либо содержать иное притязание истца.

Под основанием иска понимаются обстоятельства, с которыми, как с юридическими фактами, связаны материально-правовые требования или само правоотношение в целом.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 10.12.2018 N 307-ЭС18-11268 по делу N А56-39616/2014 разъяснено то, что по смыслу пункта 2 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации тождественность иска по отношению к ранее рассмотренному по существу аналогичному требованию определяется совпадением сторон, предмета (материально-правового требования истца к ответчику) и основания (обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику).

В соответствии с частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, за исключением прекращения производства по делу о защите прав и законных интересов группы лиц в порядке, установленном частью 7 статьи 225.15 настоящего Кодекса.

При прекращении производства по делу в части заявленных требований, суд первой инстанции принял во внимание решение Арбитражного суда Новосибирской области от 28.06.2020 по делу N А45-10613/2019, оставленное без изменения постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2020 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 08.12.2020, в ходе рассмотрения которого общество "Капуста" отказалось от исковых требований в части запрета обществу "Русинтерфинанс" использовать обозначения, тождественные либо сходные до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 470657, отказ от иска в соответствующей части принят судом на основании части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Однако суд первой инстанции не учел следующие обстоятельства.

В абзаце пятом пункта 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10), разъяснено, что в случае если лицо, привлеченное к ответственности за правонарушение, продолжает после этого совершать противоправные действия того же характера, оно вновь может быть привлечено к ответственности за те деяния, которые совершены после привлечения к ответственности.

Аналогичный подход может быть применен и к иным мерам защиты, в том числе к требованию о пресечении нарушения.

Суды первой и апелляционной инстанции исходили из того, что в настоящем деле и в деле N А45-10613/2019 один и тот же предмет иска, а именно защита исключительного права на спорный товарный знак путем запрета ответчику использовать обозначения, сходные до степени смешения со спорным товарным знаком, одно и то же основание исковых требований (незаконное использование спорного товарного знака), одни и те же лица, участвующие в деле - общество "Капуста" и общество "Русинтерфинанс".

В то же время суды не учли, что основания исков разные, поскольку в рамках дела N А45-10613/2019 рассматривались нарушения, совершенные обществом "Русинтерфинанс" в 2020 году, а в рамках настоящего дела.

Общество "Капуста" неоднократно указывало в суде первой и апелляционной инстанций на то, что в рамках настоящего дела заявлены требования о защите исключительного права на спорный товарный знак в связи с тем, что общество "Русинтерфинанс" не прекратило нарушение исключительного права истца после вступления в силу судебных актов по делу N А45-10613/2019.

Общество "Русинтерфинанс" продолжило использование обозначений, сходных до степени смешения со спорным товарным знаком, исключительное право на который принадлежат истцу, нарушение которого зафиксировало общество "Капуста" в 2021 году.

Суды первой и апелляционной инстанции не учли то обстоятельство, что в рамках гражданских дел N А45-10613/2019 и N А45-31868/2021 рассматриваются разные самостоятельные случаи нарушений исключительного права истца.

При таких обстоятельствах у суда первой инстанции отсутствовали процессуально-правовые основания для прекращения производства по делу в части запрета использования спорного товарного знака.

Суд кассационной инстанции обращает внимание на допущенные судами первой и апелляционной инстанций процессуальные нарушения, выразившиеся в неисследовании обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, свидетельствуют о наличии неустранимых сомнений относительно исследования судами материалов дела.

С учетом изложенного Суд по интеллектуальным правам полагает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции подлежат отмене с направлением дела для рассмотрения по существу в Арбитражный суд Новосибирской области в части в части прекращения производства по делу.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции надлежит устранить указанные недостатки, полно и всесторонне исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, применив нормы материального и процессуального права, принять законный и обоснованный судебный акт в части пересмотра обстоятельств, на основании которых было принято решение о прекращении производства по делу.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что поскольку требование о назначении судебного штрафа было обусловлено предъявлением требования о запрете использования товарного знака, в отношении которого производство по делу прекращено, это не лишает истца права вновь заявить требование о взыскании судебной неустойки при новом рассмотрении дела.

В силу части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вопрос о распределении судебных расходов, понесенных в связи с подачей кассационной жалобы, подлежит разрешению при новом рассмотрении дела.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 10.08.2023 по делу N А45-31868/2021 и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 19.10.2023 по тому же делу отменить в части прекращения производства по делу.

Направить дело N А45-31868/2021 в Арбитражный суд Новосибирской области на новое рассмотрение в указанной части для рассмотрения по существу.

В остальной части оставить обжалуемые судебные акты без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.