Постановление Суда по интеллектуальным правам от 20 июля 2023 г. № С01-766/2023 по делу N А65-33293/2021 Дело о взыскании задолженности по лицензионному договору о передаче секрета производства передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку отсутствие прямого указания на абонентский характер платежей не исключает наличия признаков подобного рода договоров, так как толкование договора осуществляется, не исходя из названия, а из его условий

Резолютивная часть постановления объявлена 19 июля 2023 года.

Полный текст постановления изготовлен 20 июля 2023 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Борисовой Ю.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Покусаевой М.Н.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "ГК Аксиома" (ул. Айвазовского, д. 3А, пом. 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420012, ОГРН 1181690046933) на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 07.09.2022 по делу N А65-33293/2021 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2022 по тому же делу по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ГК Аксиома" к обществу с ограниченной ответственностью "Аксиома Якутск" (ул. Якутская, д. 20, село Хатассы, г. Якутск, Республика Саха, 677907, ОГРН 1181447010140) о взыскании задолженности.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Дементьев Владимир Юрьевич (г. Якутск), общество с ограниченной ответственностью "Аксиома" (просп. Сююмбике, д. 16, оф. 228, г. Набережные Челны, Республика Татарстан, 423832, ОГРН 1151674002831).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ГК Аксиома" - Халитов М.И. (по доверенности от 10.06.2022, посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел");

от общества с ограниченной ответственностью "Аксиома Якутск" - Дементьев В.Ю. (генеральный директор, на основании выписки, посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел"), Шатов Р.А. (по доверенности от 10.07.2023),

от Дементьева Владимира Юрьевича - Дементьев В.Ю. (личность удостоверена по паспорту, посредством системы веб-конференции, размещенной в информационной системе "Картотека арбитражных дел").

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ГК Аксиома" (далее - общество "ГК Аксиома") обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Аксиома Якутск" (далее - общество "Аксиома Якутск") о взыскании задолженности по лицензионному договору о передаче секрета производства (ноу-хау) от 20.06.2018 N 44/КР и договору на оказание услуг по консультативному сопровождению от 20.06.2018 N 44/КР в размере 3 143 668 руб. 45 коп., процентов в размере 217 094 руб. 12 коп., а также процентов по день фактической оплаты долга, исключая период моратория (с учетом уточнения исковых требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены Дементьев Владимир Юрьевич и общество с ограниченной ответственностью "Аксиома" (далее - общество "Аксиома").

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 07.09.2022, оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2022, в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с указанными решением и постановлением, общество "ГК Аксиома" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, указало на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, которое, по его мнению, привело к принятию незаконных и необоснованных судебных актов по настоящему делу.

Общество "ГК Аксиома" отмечает, что суды ошибочно разделили лицензионный договор и договор сопровождения.

Податель кассационной жалобы констатирует, что 20.06.2018 между обществом "Аксиома" и Дементьевым В.Ю. были заключены лицензионный договор о передаче секрета производства (ноу-хау) N 44/КР и договор на оказание услуг по консультационному сопровождению N 44/КР.

Между обществом "Аксиома Якутск", Дементьевым В.Ю., обществом "ГК Аксиома" 13.08.2018 заключены дополнительные соглашения о передаче всех прав и обязанностей по договорам от Дементьева В.Ю. обществу "Аксиома". Данные договоры являются единым договором о передаче ноу-хау и последующем получении роялти-платежей.

Кроме того, по мнению кассатора, суд ошибочно сделал вывод об отсутствии абонентского характера платежей. Так, общество "ГК Аксиома" отмечает, что роялти платеж предусмотрен в качестве вознаграждения за использование секрета производства, расширение получает в договоре сопровождения.

Истец обращает внимание на то, что ответчик обязан вносить роялти-платежи как за использование секрета производства (ноу-хау), так и за абонентское обслуживание.

Кассатор ссылается на постановление Суда по интеллектуальным правам от 07.03.2023 по аналогичному делу N А65-764/2022, в котором суд кассационной инстанции поддержал выводы суда апелляционной инстанции о том, что заключенные договоры по своей сути являются единым документом, а также о том, что отсутствие прямого указания на абонентский характер договора не исключает наличия таких признаков в договоре, толкование должно осуществляться не исходя из названия, а из его условий (отсутствие заявок и отсутствие оказания услуг по сопровождению не является основанием для отказа в иске).

Дополнительно кассатор отмечает, что все акты ответчику направлялись надлежащим образом. Общество "Аксиома Якутск" не ссылалось на обстоятельства, связанные с ненадлежащим направлением истцом актов, документов, материалов, входящих в состав секрета производства, а также на неполучение направляемых в его адрес актов.

Кроме того, податель кассационной жалобы отмечает, что суды не приняли доказательства верификации почтовых ящиков, используемых для переписки, проигнорировали правовой подход, согласно которому можно осуществлять переписку по любому адресу, если его достоверно установить.

Истец указывает на то, что суды не учли, что ответчик извлекал прибыль от переданного ноу-хау, а соответственно должен был платить роялти-платежи. Если ответчик открыл медицинский центр, он должен был выплачивать роялти-платежи вне зависимости от наших усилий в дальнейшем (кроме явных злоупотреблений).

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв, в котором ответчик выразил несогласие с правовой позицией истца, полагая, что изложенные в кассационной жалобе доводы сводятся к изложению обстоятельств, являющихся предметом исследования судов первой и апелляционной инстанций, и не опровергают законность и обоснованность принятых по настоящему делу решения и постановления.

В судебном заседании 19.07.2023 представитель истца просил удовлетворить кассационную жалобу.

Представители ответчика возражали против доводов кассационной жалобы, просили обжалуемые судебные акты оставить без изменения.

Третье лицо озвучило правовую позицию по доводам кассационной жалобы.

Как усматривается из материалов дела, 20.06.2018 между обществом "Аксиома" и Дементьевым В.Ю. были заключены договоры: лицензионный договор о передаче секрета производства (ноу-хау) N 44/КР (далее - лицензионный договор); договор на оказание услуг по консультационному сопровождению N 44/КР (далее - договор сопровождения).

Согласно пункту 2.1. лицензионного договора лицензиар обязуется предоставить лицензиату за вознаграждение и на указанный в договоре срок право на использование в предпринимательской деятельности лицензиата принадлежащий лицензиару секрет производства (ноу-хау), при помощи которого лицензиат намерен извлекать прибыль в сфере оказания услуг ортопантомограммы (ОПТГ), трехмерного рентгенологического исследования челюстей (3D КЛКТ), ЛОР исследования, исследования ВНЧС.

В соответствии с пунктом 2.1 договора сопровождения исполнитель принимает на себя обязательства оказать заказчику услуги по консультационному сопровождению (по использованию секрета производства (ноу-хау)), осуществляемой на основании лицензионного договора о передаче секрета производства (ноу-хау).

Общество "Аксиома" передало Дементьеву В.Ю. секрет производства, о чем был подписан акт выполненных услуг.

Между обществом "Аксиома" (сторона 1), Дементьевым В.Ю. (сторона 2), обществом "ГК Аксиома" (сторона 3, истец) 13.08.2018 заключено дополнительное соглашение N 1 к лицензионному договору о передаче секрета производства (ноу-хау) N 43/КР от 26.06.2018, согласно которому общество "Аксиома" передало свои права и обязанности обществу "ГК "Аксиома".

Далее, 13.08.2018 между Дементьевым В.Ю., обществом "ГК Аксиома" и обществом "Аксиома Якутск" заключено дополнительное соглашение N 2 к договору сопровождения, согласно которому Дементьев В.Ю. переуступил свои права и обязанности обществу "Аксиома Якутск".

Обществу "Аксиома Якутск" был передан секрет производства (ноу-хау), на основании полученного секрета производства лицензиатом запускается предприятие по оказанию медицинских услуг населению в сфере челюстно-лицевой рентгенодиагностики.

Суд первой инстанции, оценив подписанные сторонами акты об оказании услуг по договору, характер оказываемых услуг, а также отсутствие в последующие периоды заявок заказчика на оказание услуг, пришел к выводу о том, что истцом не доказан абонентский характер договора на оказание услуг по консультационному сопровождению, как и не доказано заключение сторонами указанного договора как абонентского.

Поскольку в удовлетворении заявления о взыскании долга отказано, оснований для взыскания процента суд первой инстанции также не усмотрел.

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и оставил обжалуемое решение без изменения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и в отзыве на нее, выслушав мнение лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов суда первой и апелляционной инстанций установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) секреты производства (ноу-хау) являются результатами интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В силу статьи 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Как следует из пункта 1 статьи 1235 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Согласно пункту 2 статьи 1233 ГК РФ к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

В силу пункта 1 статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Как следует из пункта 1 статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Аргументы кассатора об ошибочном разделении судами лицензионного договора и договора сопровождения, которые по сути являлись единым договором, заслуживают внимания.

Как справедливо отмечает кассатор, заключенные договоры являются по своей сути единым документом, разграничение на отдельные договоры создано лишь для разграничения обязательств в части сопровождения текущей деятельности и первичных обязательств по передаче секрета производства (ноу-хау). Соответствующие договоры имеют ссылки друг на друга, пересекаются обязанности, имеется ссылка на автоматическое прекращение действия договора сопровождения в случае прекращения действия лицензионного договора.

При этом истец ссылался на выводы Суда по интеллектуальным правам, изложенные в постановлении от 07.03.2023 по делу N А65-764/2022 с аналогичными фактическими обстоятельствами.

Кроме того, как справедливо отмечает кассатор, роялти-платеж предусмотрен в качестве вознаграждения за пользование секрета производства обоими договорами, однако свое расширение получает в договоре сопровождения. В случае если рассматривать договор сопровождения как отдельный не взаимосвязанный с лицензионным договором, то он несет в себе признаки абонентского договора: услуги оказываются только по заявкам, то есть по требованию ответчика; оплата предусматривает ежемесячную оплату, в случае отсутствия платежей истец вправе приостановить оказание услуг; право на обращение за услугами неразрывно связано с получением и использованием ответчиком секрета производства (ноу-хау) по лицензионному договору.

Данные доводы подтверждаются судебной практикой по делу N А65-764/2022.

При этом отсутствие прямого указания на абонентский характер не исключает наличия признаков подобного рода договоров, так как толкование договора осуществляется, не исходя из названия, а из его условий.

Таким образом, выводы судов об отсутствии абонентского характера платежей являются преждевременными.

Учитывая указанные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что судебные акты приняты с нарушением норм материального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем обжалуемые судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, судом кассационной инстанции не установлено.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется надлежащее исследование и оценка доказательств и доводов участвующих в деле лиц, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо на основании представленных договоров правильно установить правовую природу заключенных договоров, дать им верную квалификацию и принять исходя из этого решение о наличии либо отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 07.09.2022 по делу N А65-33293/2021 и постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.12.2022 по тому же делу отменить.

Направить дело N А65-33293/2021 в Арбитражный суд Республики Татарстан на новое рассмотрение.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.