Обзор практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при применении норм Гражданского кодекса Российской Федерации о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных (утв. постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 ноября 2021 г. № СП-21/26)

I. Программа для ЭВМ

Согласно пункту 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) к объектам авторских прав относятся программы для ЭВМ, которые охраняются как литературные произведения.

В соответствии со статьей 1261 ГК РФ программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Государственная регистрация программы для ЭВМ не носит правоустанавливающий характер.

В силу пункта 6 статьи 1262 ГК РФ сведения, внесенные в Реестр программ для ЭВМ или в Реестр баз данных, считаются достоверными, поскольку не доказано иное. Ответственность за достоверность предоставленных для государственной регистрации сведений несет заявитель.

1.1. Презумпция, порожденная регистрацией программы для ЭВМ, может быть опровергнута в том числе при рассмотрении дела о нарушении исключительного права

Суть дела

Требование: о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на программу для ЭВМ.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам принятые судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение на основании того, что решение суда первой инстанции не содержит выводы о том, каким образом и на основании каких имеющихся в деле доказательств судом был установлен факт принадлежности истцу исключительного права на программу для ЭВМ.

В обоснование наличия охраняемого исключительного права на программу для ЭВМ истец сослался на факт ее создания его работником и представил в дело депонированные им в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте) материалы, версию на материальном носителе, а также свидетельство Российской Федерации о государственной регистрации программы для ЭВМ, в котором истец указан правообладателем программы для ЭВМ.

Ответчики 1, 2 и 3 отмечали, что факт государственной регистрации указанной программы в Роспатенте не означает невозможности в рамках дела о нарушении исключительного права оспорить факт наличия такого права у истца.

В силу пункта 1 статьи 1262 ГК РФ при государственной регистрации программы для ЭВМ проводится лишь формальная экспертиза. Соответствие действительности сведений об авторе и о правообладателе программы для ЭВМ не проверяется.

Истец и ответчик 1 вели совместную деятельность в едином интересе, в одном помещении и общим коллективом; сотрудники истца и ответчика 1 имели доступ ко всем материалам и разработкам друг друга. Спорная программа для ЭВМ является результатом их совместной деятельности и предназначалась для внедрения на объекте ответчика 2. Причиной возникновения спора, рассмотренного в настоящем деле, является корпоративный конфликт между истцом и ответчиком 1, к которому ответчики 2 и 3 не имеют отношения.

В подтверждение своей позиции ответчик 1 приводил конкретные доводы, основанные на имеющихся в материалах дела доказательствах (в том числе о трудовом договоре, о несоответствии периодов работы автора программы для ЭВМ у истца с периодами создания спорной программы).

Вместе с тем суд кассационной инстанции отметил, что, заявляя требование о взыскании солидарно компенсации за неправомерное использование программы для ЭВМ, исходя из предмета и оснований иска истец должен доказать факт принадлежности ему исключительного права на программу для ЭВМ и факт нарушения всеми ответчиками указанного права путем совместного использования спорной программы способами, установленными в статье 1270 ГК РФ. Ответчики 1, 2 и 3 вправе представить доказательства того, что их действия не нарушили исключительное право истца. Наряду с этим истец должен обосновать размер заявленной им компенсации.

Отменяя судебные акты, суд кассационной инстанции исходил из того, что по смыслу положений статьи 1262 ГК РФ государственная регистрация программы для ЭВМ не является правообразующим фактом, а следовательно, порожденная ею презумпция (пункт 6 статьи 1262 ГК РФ; пункт 109 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", далее - Постановление № 10) может быть опровергнута в том числе при рассмотрении дела о нарушении исключительного права.

Необходимость исследования иных доказательств, помимо свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ, может возникнуть в случае, если порожденная регистрацией презумпция оспаривается ответчиком (ответчиками) путем представления соответствующих доказательств.

В данном случае в опровержение презумпции данных Реестра программ для ЭВМ о правообладателе конкретной программы ответчик 1 заявил конкретные доводы, основанные на имеющихся в материалах дела доказательствах. Следовательно, эти доводы должны быть рассмотрены по существу (постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2019 по делу № А60-46975/2016).

1.2. Государственная регистрация программы для ЭВМ может быть оспорена лицом, считающим себя правообладателем, путем предъявления иска о признании права на эту программу к лицу, указанному в качестве правообладателя в Реестре программ для ЭВМ

Суть дела

Требование: о признании исключительного права на программу для ЭВМ.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам принятые судебные акты оставлены в силе.

Согласно материалам дела истец обосновывал свои требования тем, что исключительное право на программу для ЭВМ принадлежит ему как заказчику на основании договора на оказание услуг по разработке программного обеспечения, заключенного с ответчиком (исполнителем), и факта выполнения им предусмотренных этим договором обязательств.

Ответчик отказался от подписания акта передачи исключительного права, предусмотренного заключенным между истцом и ответчиком договором, и зарегистрировал программу для ЭВМ в Роспатенте.

Суды установили факт исполнения истцом обязательств по договору и пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения иска о признании за заказчиком исключительного права на объект, созданный в рамках исполнения договора.

Действия ответчика суды оценили как обстоятельства, свидетельствующие об оспаривании наличия у истца исключительного права на указанный объект авторского права с учетом нормы подпункта 1 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, о наличии спора о праве и о возможности признания права истца в судебном порядке (постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2019 по делу № А72-7169/2017).

1.3. Совместное неправомерное использование программы для ЭВМ и ее дистрибутива образует один факт нарушения

Суть дела

Требование: о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на произведение.

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены частично.

Постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции решение отменено, принят новый судебный акт о частичном удовлетворении иска.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам постановление суда апелляционной инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Суд кассационной инстанции указал, что из обжалуемого судебного акта и из материалов дела не усматривается, какие именно действия ответчика послужили основанием для вывода о наличии двух фактов нарушения исключительного права на программу для ЭВМ.

Согласно материалам дела установленная программа для ЭВМ имеет измененную структуру, что свидетельствует о ее контрафактности; второй обнаруженный программный компонент с разрешением .ехе является дистрибутивом (установочным набором файлов программы) и также имеет признаки контрафактности.

Под дистрибутивом (программой для ЭВМ для первоначальной установки программного обеспечения), по общему правилу, понимается форма распространения программного обеспечения, которая обычно содержит программы для инициализации системы, программу-установщик и набор специальных файлов, в совокупности образующих систему (ядро) программы.

В случае если на жестком диске содержится и экземпляр программы для ЭВМ, и экземпляр дистрибутива указанной программы, то совместное неправомерное использование указанных объектов образует одно нарушение, так как обе программы предназначены для достижения одной цели (постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2018 по делу № А53-27792/2017).

Аналогичные выводы содержатся в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 27.07.2015 по делу № А53-17988/2014, от 31.01.2020 по делу № А32-24850/2018.

1.4. Вывод об использовании программы для ЭВМ, в частности путем воспроизведения или переработки, может быть сделан по результатам сопоставления исходного кода (текста) программы истца с кодом экземпляра ответчика

Суть дела

Требование: о запрете использовать программу для ЭВМ.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам принятые судебные акты оставлены в силе.

Удовлетворяя исковые требования, суды исходили из того, что исключительное право истца на программу для ЭВМ нарушено ответчиком, поскольку программный код программы для ЭВМ ответчика является идентичным программному коду, используемому в программе для ЭВМ истца, за исключением фрагмента кода в файле ActionListltemRenderer-dbg.js; программа для ЭВМ истца разработана ранее программы для ЭВМ ответчика.

Оценив заключение судебной экспертизы, суд первой инстанции пришел к выводу о нарушении ответчиком исключительного права истца на программу для ЭВМ путем использования идентичного программного кода в программе, зарегистрированной ответчиком в Роспатенте (постановление Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2020 по делу № А40-21788/2018).

Выводы о необходимости сопоставления исходных кодов (текстов) сравниваемых программ для ЭВМ сделаны также в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 29.12.2014 по делу № А40-162480/2013, от 21.11.2016 по делу № А56-21040/2015, от 09.08.2018 по делу № А40-20593/2017, от 24.06.2019 по делу № А60-72816/2017.

Исследования листингов (распечаток исходных кодов) сравниваемых программ для ЭВМ может быть достаточно для вывода об использовании/неиспользовании программного кода программы для ЭВМ в составе иной программы для ЭВМ (постановления Суда по интеллектуальным правам от 29.12.2014 по делу № А40-162480/2013, от 22.01.2020 по делу № А40-21788/2018).

1.5. Сопоставление исходных кодов (текстов) сравниваемых программ для ЭВМ возможно при представлении в суд указанных объектов на носителе и листинга программ

Суть дела

Требование: о запрете использовать программу для ЭВМ и о взыскании компенсации.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам принятые судебные акты оставлены в силе.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды исходили из недоказанности модификации ответчиком программы для ЭВМ истца.

Суд кассационной инстанции отметил, что вхождение одной программы для ЭВМ в другую могло быть установлено посредством сопоставления (сличения) объектных кодов двух программ, в том числе декомпилированных, или листингов программ.

Вместе с тем истец не представлял программу для ЭВМ в виде исполняемой программы на каком-либо носителе либо листинг программы, что не позволило провести сравнение объектных кодов обеих программ (постановление Суда по интеллектуальным правам от 29.12.2014 по делу № А40-162480/2013).

1.6. Вывод об использовании/неиспользовании программы для ЭВМ может быть сделан судом с применением специальных познаний, в том числе с учетом консультации специалиста, заключения эксперта и иных доказательств

Суть дела

Требование: о защите исключительного права на программу для ЭВМ и о взыскании компенсации.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением суда апелляционной инстанции решение отменено, исковые требования удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам постановление суда апелляционной инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Отменяя постановление суда апелляционной инстанции, суд кассационной инстанции указал, что вывод суда о факте переработки ответчиком программного обеспечения истца не мотивирован и сделан без установления юридически значимых обстоятельств.

Так, ссылка суда апелляционной инстанции на представленные в материалы дела документы, в том числе на представленное стороной заключение, не является обоснованной, поскольку суд не установил, обладает ли лицо, составившее заключение, специальными познаниями в необходимых областях науки и техники.

Вопрос о том, осуществлена ли переработка программы для ЭВМ, требует специальных познаний; необходимые сведения для правильного разрешения настоящего дела могли быть получены в том числе посредством проведения судебной экспертизы в соответствии со статьями 82 - 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2019 по делу № А40-228517/2016).

Выводы о необходимости специальных познаний для констатации факта использования программ для ЭВМ также содержатся в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2018 по делу № А40-20593/2017, от 24.06.2019 по делу № А60-72816/2017.

Как правило, выводы об использовании/неиспользовании программы для ЭВМ содержатся:

в заключениях экспертов, подготовленных на основании проведенных судебных экспертиз (например, постановления Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2017 по делу № А40-141340/2015, от 06.08.2019 по делу № А60-46975/2016, от 22.01.2020 по делу № А40-21788/2018, от 19.03.2020 по делу № А40-161684/2018);

в подготовленных по результатам проведения проверочных мероприятий заключениях экспертов органов Министерства внутренних дел Российской Федерации (например, постановления Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2018 по делу № А60-54040/2016, от 25.12.2018 по делу № А32-50456/2017)1;

в заключениях организаций, подготовленных по запросам органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по результатам проведения проверочных мероприятий (постановление Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2017 по делу № А79-8415/2016);

в подготовленных по заказу истца заключениях лиц, обладающих специальными знаниями (постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2018 по делу № А53-40003/2017), в подготовленных по заказу ответчика заключениях (постановления Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2017 по делу № А56-73596/2015, от 09.04.2018 по делу № А41-19033/2017);

в заключениях обладающих специальными знаниями работников истца (постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.06.2018 по делу № А55-17918/2017).

1.7. Наличие незначительных расхождений между исходным кодом программы для ЭВМ истца и исходным кодом экземпляра ответчика само по себе не исключает вывод об использовании ответчиком именно программы для ЭВМ истца

Суть дела

Требование: о пресечении нарушения исключительного права на программу для ЭВМ.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам принятые судебные акты оставлены в силе.

Удовлетворяя исковые требования, суды исходили из доказанности нарушения исключительного права истца на программу для ЭВМ путем ее использования в программе для ЭВМ ответчика.

Суды учли заключение судебной экспертизы, согласно которому по результатам проведенного сопоставительного (сравнительного) анализа программ для ЭВМ истца и ответчика было выявлено, что сравнительный анализ файлов RES и OVR показал отсутствие различий по всем сравниваемым критериям (дата создания, контрольная сумма, побайтовое сравнение, количество байтов, занимаемых файлом в памяти), что свидетельствует об использовании (воспроизведении) указанных файлов ответчиком. Сравнительный анализ файлов .ЕХЕ истца и ответчика показал отсутствие расхождений. Отличие между указанными файлами в 20 байт из существующих 359 936 байт равнозначно совпадению более чем на 99,99%, что указывает на заимствование ответчиком программного кода, разработанного истцом. Расхождение между этими файлами в 20 байт обусловлено разницей в дате создания и в значениях контрольных сумм (постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.11.2018 по делу № А53-40003/2017).

1.8. Сходство или совпадение целей и функций одной программы для ЭВМ с целями и функциями другой программы не может само по себе служить основанием для выводов об использовании одного объекта в другом

Суть дела

Требование: о защите исключительного права на программу для ЭВМ.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам принятые судебные акты оставлены в силе.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды исходили из отсутствия доказательств нарушения прав истца.

Соглашаясь с указанным выводом судов, суд кассационной инстанции отметил следующее.

В соответствии со статьей 1261 ГК РФ программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Следовательно, любая программа для ЭВМ имеет конкретную цель и выполняет определенные функции. Набор данных и команд, составляющих программу для ЭВМ, прямо обусловлен целями и функциями программы.

Сходство целей и функций двух программ для ЭВМ свидетельствует о том, что их работа на ЭВМ или на других компьютерных устройствах позволяет получить сходный результат и для его получения выполняются сходные команды. Поэтому соответствие (сходство) целей и функций одного программного обеспечения с целями и функциями другого не может само по себе служить основанием для выводов об использовании одного объекта в другом.

Использование программы для ЭВМ устанавливается исходя из сопоставления исходного текста (исходного кода) программы (постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.03.2020 по делу № А40-161684/2018).

Аналогичный вывод содержится в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 09.08.2018 по делу № А40-20593/2017.

1.9. О том, что программа для ЭВМ ответчика является производной от программы для ЭВМ истца, может свидетельствовать наличие значительной части кода программы истца в программе ответчика при неслучайности такого совпадения

Суть дела

Требование: о пресечении нарушения исключительного права на программу для ЭВМ.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда отменено, исковые требования удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам постановление суда апелляционной инстанции оставлено в силе.

Удовлетворяя исковые требования, суд апелляционной инстанции исходил из доказанности нарушения исключительного права истца.

В соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ под переработкой (модификацией) программы для ЭВМ или базы данных понимаются любые их изменения, в том числе перевод такой программы или такой базы данных с одного языка на другой язык, за исключением адаптации, т.е. внесения изменений, осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя.

Суд апелляционной инстанции с учетом заключения судебной экспертизы установил, что в программе для ЭВМ ответчика присутствует как минимум 88% кода, содержащегося в программе для ЭВМ истца, а вероятность случайности совпадения "исчезающе мала", что фактически свидетельствует о том, что программа для ЭВМ ответчика является производной по отношению к программе, права на которую принадлежат истцу, т.е. о нарушении ответчиком требований подпункта 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ (постановление Суда по интеллектуальным правам от 21.11.2016 по делу № А56-21040/2015).

В другом деле Суд по интеллектуальным правам отметил, что об использовании программы для ЭВМ истца в программе для ЭВМ ответчика может свидетельствовать тот факт, что имеющиеся в исходном коде программы истца ошибки в неизменном виде перенесены в программу ответчика (постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2014 по делу № А40-1642173/2012).

1.10. Действия лица по устранению программных средств защиты программы для ЭВМ являются переработкой (модификацией) этой программы

Суть дела

Требование: о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на программу для ЭВМ.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам принятые судебные акты оставлены в силе.

Удовлетворяя исковые требования, суды исходили из того, что правообладатель программы для ЭВМ применяет ключ аппаратной защиты "HASP"; без указанного ключа правомерная работа с программой невозможна. Любые попытки заменить существующий ключ защиты какими-либо программными и/или аппаратно-программными средствами (эмуляторами) являются незаконным вмешательством в работу программ (модификацией) и нарушением целостности автоматизированных аппаратно-программных комплексов, а также приводят к несанкционированному воспроизведению и использованию программ для ЭВМ (к несанкционированному блокированию, к модификации компьютерной информации, к нарушению работы ЭВМ).

Вместе с тем возможность запуска программ без ключа защиты была выявлена на ЭВМ ответчика. Отсутствие именно ключа аппаратной защиты "HASP", который является средством защиты от нелегального копирования данной программы, свидетельствует о контрафактности программного продукта ответчика (постановления Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2018 по делу № А60-54040/2016, от 21.09.2018 по делу № А33-16672/2017).

1.11. Модификация программы для ЭВМ путем устранения технических средств защиты программы и ее последующее использование свидетельствуют о возможности привлечения нарушителя к ответственности на основании статьи 1301 ГК РФ, а не на основании статей 1299 и 1301 названного Кодекса одновременно

Суть дела

Требование: о взыскании компенсации за незаконную модификацию программы для ЭВМ на основании статьи 1299 ГК РФ и за нарушение исключительного права на программу для ЭВМ на основании статьи 1301 названного Кодекса.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены частично.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам принятые судебные акты оставлены в силе.

Предъявляя исковые требования, истец просил взыскать компенсацию на основании статьи 1299 ГК РФ за неправомерные действия ответчика по устранению технических средств защиты программы для ЭВМ и на основании статьи 1301 данного Кодекса - за нарушение исключительного права на программу для ЭВМ, выразившееся в использовании указанной программы без согласия правообладателя.

Удовлетворяя исковое требование в части и взыскивая компенсацию на основании статьи 1301 ГК РФ, суд первой инстанции исходил из того, что ответчик осуществляет неправомерное использование принадлежащей истцу программы для ЭВМ и нарушает исключительное право истца, поскольку на жестком диске системного блока, изъятого у ответчика, обнаружен принадлежащий истцу программный продукт, который запускается без ключа аппаратной защиты "HASP".

Как отмечено в пункте 65 Постановления № 10, компенсация является мерой ответственности за факт нарушения, охватываемого единством намерений правонарушителя.

Отказывая в удовлетворении требования, основанного на статье 1299 ГК РФ, суд отметил, что, предъявляя требование о взыскании компенсации за незаконную модификацию программы для ЭВМ, истец фактически требует взыскания компенсации за совершение отдельных обеспечивающих неправомерное использование программы для ЭВМ действий, за совершение которых в указанном деле ответчик привлекается к ответственности на основании статьи 1301 названного Кодекса. Указанные действия охватываются единством намерений правонарушителя. Поэтому совершение ответчиком действий, предшествующих несанкционированному использованию и направленных на получение доступа к программе в обход существующих технических средств ее защиты, не образует состав самостоятельного правонарушения.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции (постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.02.2018 по делу № А32-12314/2017).

Аналогичный вывод содержится в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 01.12.2017 по делу № A32-1227/2017.

1.12. Работодатель несет гражданско-правовую ответственность в случае обнаружения на его компьютерах контрафактных экземпляров программ для ЭВМ независимо от того, по его ли воле соответствующие программы были воспроизведены в памяти ЭВМ

Суть дела

Требование: о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на программу для ЭВМ.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам принятые судебные акты оставлены в силе.

По утверждению ответчика, обнаруженные программы для ЭВМ были установлены на личные компьютеры сотрудников и не использовались ими в трудовой деятельности.

Удовлетворяя исковые требования, суды признали доказанным факт незаконного использования программ для ЭВМ именно ответчиком на ноутбуках, эксплуатируемых работниками ответчика.

В силу статьи 1068 ГК РФ юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

Ответчик не представил доказательства того, что спорные ноутбуки не использовались работниками в трудовой деятельности, а работодателем было организовано иное рабочее место с установленным компьютером либо ноутбуком. Ответчик не оспаривал, что работники осуществляли на ноутбуках действия в рамках их трудовых функций. Ответчик как работодатель должен был предпринять действия, направленные на недопущение нарушения прав любых третьих лиц, в том числе посредством использования работниками контрафактного программного обеспечения (по мотивам постановления Суда по интеллектуальным правам от 01.11.2016 № А32-42975/2015).

II. База данных

В соответствии с пунктом 2 статьи 1260 ГК РФ составителю сборника и автору иного составного произведения (антологии, энциклопедии, базы данных, интернет-сайта, атласа или другого подобного произведения) принадлежат авторские права на осуществленные ими подбор или расположение материалов (составительство).

Базой данных является представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.

Изготовителем базы данных признается лицо, организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов. При отсутствии доказательств иного изготовителем базы данных признается гражданин или юридическое лицо, имя или наименование которых указано обычным образом на экземпляре базы данных и (или) на его упаковке (пункт 1 статьи 1333 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1334 ГК РФ изготовителю базы данных, создание которой (включая обработку или представление соответствующих материалов) требует существенных финансовых, материальных, организационных или иных затрат, принадлежит исключительное право извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование в любой форме и любым способом (исключительное право изготовителя базы данных). Изготовитель базы данных может распоряжаться указанным исключительным правом. При отсутствии доказательств иного базой данных, создание которой требует существенных затрат, признается база данных, содержащая не менее 10 000 самостоятельных информационных элементов (материалов), составляющих содержание базы данных (абзац второй пункта 2 статьи 1260 ГК РФ).

Никто не вправе извлекать из базы данных материалы и осуществлять их последующее использование без разрешения правообладателя, кроме случаев, предусмотренных ГК РФ. При этом под извлечением материалов понимается перенос всего содержания базы данных или существенной части составляющих ее материалов на другой информационный носитель с использованием любых технических средств и в любой форме.

Целью самостоятельной охраны смежным правом содержания базы данных является защита инвестиций изготовителей подобных баз, поскольку такая цель не может быть достигнута лишь авторско-правовой охраной базы данных. Авторское право на базу данных охраняет только ее структуру, творческий подбор данных, составляющих содержание базы данных, но не сами данные, которые в случае, если они сами по себе не являются объектом авторского права, при отсутствии охраны содержания такой базы могут использоваться любыми лицами.

Смежное же право на содержание базы данных возникает в отношении не всех баз данных, а только тех, при создании которых для подбора данных (именно для подбора, а не для создания данных) потребовались значительные инвестиции, причем соответствующие инвестиции могут быть как финансовыми, техническими, так и трудовыми (постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2015 по делу № А45-595/2014).

2.1. Изготовителем базы данных признается лицо, организовавшее создание базы данных, в том числе работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов. При установлении наличия исключительного права у изготовителя базы данных не имеет правового значения, какие лица фактически производили наполнение базы данных

Суть дела

Требование: о защите исключительного права на базу данных, о пресечении нарушения указанного права, о взыскании компенсации.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением суда апелляционной инстанции исковые требования удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам принятые судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Отклоняя довод ответчика о том, что наполнение базы данных осуществляется непосредственно пользователями социальной сети, а не истцом, суд кассационной инстанции отметил, что при анализе вопроса о возможности квалификации базы данных в качестве объекта смежных прав следует руководствоваться положениями статей 1333 и 1334 ГК РФ, устанавливающих, что изготовителем базы данных является лицо, организовавшее создание базы данных и работу по сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов. При этом указанные нормы не предусматривают в качестве обязательного условия самостоятельное наполнение базы данных ее изготовителем. Создание для третьих лиц условий наполнения базы данных, последующая обработка и расположение получаемых от этих лиц материалов в соответствии с законом являются действиями, подлежащими учету при определении правового статуса изготовителя базы данных (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу № А40-18827/2017).

2.2. Для признания лица изготовителем базы данных имеет значение не субъективное намерение лица на инвестирование непосредственно в базу данных, а фактическое несение существенных затрат именно на ее создание

Суть дела

Требование: о защите исключительного права на базу данных, о пресечении нарушения указанного права, о взыскании компенсации.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением суда апелляционной инстанции исковые требования удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам принятые судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

В обоснование довода кассационной жалобы об отсутствии у истца исключительного права на базу данных ответчик сослался в том числе на то, что затраты истца произведены и продолжают производиться не на создание базы данных, а на создание сайта в сети Интернет (социальная сеть "ВКонтакте"). В связи с тем что субъективное намерение истца выражалось в создании социальной сети, возникшая при создании последней база данных пользователей является "побочным продуктом" деятельности истца и не может быть признана базой данных как объект смежного права.

Отклоняя указанный довод ответчика, суд кассационной инстанции отметил, что с учетом положений статьи 1334 ГК РФ требуется исследовать не субъективное намерение лица на инвестирование непосредственно в базу данных, а объективную необходимость существенных затрат на ее создание. Обязательно также установление существенности затрат на создание базы данных, а не самих данных, составляющих ее содержание. Оценка существенности таких затрат должна быть дана судом, рассматривающим дело по существу.

Ответчик не опроверг, что создание истцом базы данных пользователей социальной сети (в том числе обработка и предоставление соответствующих материалов для возможности ее существования) объективно потребовало существенных затрат, поскольку такая база, объем которой превышает 10 000 самостоятельных элементов, служит основным информационным ресурсом и ключевым инструментом функционирования социальной сети - сайта, созданного и поддерживаемого истцом (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу № А40-18827/2017).

2.3. Сведения о пользователях социальной сети могут составлять содержание базы данных по смыслу 1260 ГК РФ

Суть дела

Требование: о защите исключительного права на базу данных, о пресечении нарушения указанного права, о взыскании компенсации.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением суда апелляционной инстанции исковые требования удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам принятые судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

С учетом имеющихся в материалах дела доказательств, в том числе заключения федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики", суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что база данных пользователей сайта в сети Интернет (социальная сеть "ВКонтакте") выражена в объективной форме совокупностью файлов, формат которых определяется системой управления базами данных, а также содержит совокупность самостоятельных элементов, представленных в виде отдельных карточек пользователей. Все элементы базы данных пользователей (карточки пользователей) систематизированы таким образом, что позволяют осуществить их поиск и обработку с помощью программы для ЭВМ, имеется возможность осуществлять аналитическую обработку сведений.

Суд кассационной инстанции согласился с тем выводом суда апелляционной инстанции, что база данных пользователей социальной сети "ВКонтакте", элементами (информационными единицами) которой являются карточки пользователей, является базой данных по смыслу пункта 2 статьи 1260 ГК РФ, поскольку представлена в объективной форме, содержит совокупность самостоятельных материалов о пользователях социальной сети, систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу № А40-18827/2017).

2.4. В отношении базы данных, состоящей не менее чем из 10 000 самостоятельных информационных элементов (материалов), действует презумпция существенности понесенных на ее создание затрат

Суть дела

Требование: о защите исключительного права на базу данных, о пресечении нарушения указанного права, о взыскании компенсации.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением суда апелляционной инстанции исковые требования удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам принятые судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Пункт 1 статьи 1334 ГК РФ содержит опровержимую презумпцию существенности финансовых, материальных, организационных или иных затрат, произведенных в целях создания базы данных, если такая база содержит не менее 10 000 самостоятельных информационных элементов (материалов), составляющих ее содержание.

Если изготовителем базы данных будет доказано наличие в ней более 10 000 самостоятельных элементов, наличие смежного права на нее презюмируется, пока ответчик как сторона спора, опровергающая установленную законом презумпцию, не докажет несущественность затрат на создание такой базы данных, а также на организацию работы по сбору, обработке и расположению составляющих ее материалов (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу № А40-18827/2017).

Выводы о действии презумпции существенности понесенных затрат на создание баз данных также содержатся в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2015 по делу № А45-595/2014, от 26.12.2017 по делу № А56-91220/2016.

2.5. Содержание базы данных (количество самостоятельных информационных элементов, материалов) может быть установлено судом с применением специальных познаний, в том числе с учетом консультации специалиста, заключения эксперта и иных доказательств

Суть дела

Требование: о взыскании компенсации за нарушение исключительного права изготовителя базы данных.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам принятые судебные акты оставлены в силе.

Удовлетворяя исковые требования, суды исходили в том числе из того, что создание базы данных истца потребовало существенных затрат, поскольку подготовленным в рамках уголовного дела заключением эксперта установлено: количество самостоятельных информационных элементов, составляющих содержание базы данных истца, равно 131 090.

Так, согласно заключению эксперта в базе данных истца содержится следующее количество информационных элементов: налогоплательщиков - 6952, сведений об ИФНС получателей налогоплательщиков - 7121, телефонов налогоплательщиков - 2126, сведений о сотрудниках налогоплательщиков - 2215, о контрагентах налогоплательщиков - 6233, о транспортных средствах - 210, о земельных участках - 162, о введенных документах (декларациях) - 45 813, сформированных файлов введенных документов (деклараций) - 55 163.

Учитывая изложенное, суды обоснованно исходили из того, что спорная база данных является базой, создание которой потребовало существенных затрат, что применительно к положениям пункта 1 статьи 1334 ГК РФ является необходимым условием возникновения у истца соответствующего исключительного права (постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2016 по делу № А79-3190/2014).

2.6. Исключительное право изготовителя базы данных, созданной или обнародованной до 31.12.2007, охраняется при доказанности несения существенных затрат на пополнение указанной базы данных после 31.12.20072

Суть дела

Требование: о защите исключительного права на базу данных и о пресечении нарушения.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены частично.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам принятые судебные акты оставлены в силе.

Не согласившись с выводами судов первой и апелляционной инстанций о наличии у истца исключительного права на базу данных, ответчик сослался на создание спорной базы данных в 2001 году, что с учетом разъяснений, изложенных в пункте 46 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", свидетельствует об отсутствии у истца исключительного права на базу данных.

Отклоняя указанный довод, суд кассационной инстанции согласился с выводами судов нижестоящих инстанций о том, что в период с 2008 по 2013 год спорная база данных была существенно пополнена истцом (добавлено более 300 000 материалов), который понес существенные финансовые, временные и трудовые затраты.

Исходя из презумпции, установленной нормой пункта 1 статьи 1334 ГК РФ, при отсутствии доказательств иного базой данных, создание которой требует существенных затрат, признается база данных, содержащая не менее 10 000 самостоятельных информационных элементов (материалов), составляющих содержание базы данных (абзац второй пункта 2 статьи 1260 данного Кодекса).

Приняв во внимание значительность финансовых, организационных и иных затрат истца на пополнение базы данных после 31.12.2007, суды обоснованно признали наличие у него исключительного права изготовителя базы данных, защищаемого на основании статьи 1333 ГК РФ (постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.04.2015 по делу № А45-595/2014).

Аналогичный вывод также сделан судами в рамках дела № А40-18827/2017. Так, признавая созданную в 2006 году базу данных пользователей социальной сети охраняемой смежным правом, суд апелляционной инстанции принял во внимание пополнение истцом базы данных значительным количеством самостоятельных элементов (карточек пользователей) с 2008 года. С указанным выводом согласился суд кассационной инстанции (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу № А40-18827/2017).

2.7. Факт извлечения из базы данных материалов и их последующее использование могут быть установлены судом, в том числе с применением специальных познаний с учетом консультации специалиста, заключения эксперта и иных доказательств

Суть дела

Требование: о защите исключительного права на базу данных и о взыскании компенсации.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам принятые судебные акты оставлены в силе.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суды исходили из того, что истец не представил достаточные доказательства, подтверждающие факт использования его базы данных в составе баз данных ответчика.

Суды отметили, что нотариус выполнил визуальный осмотр демоверсий сравниваемых баз данных без исследования данных продуктов, в том числе программных кодов элементов баз данных. Протокол осмотра сайта также не содержит сведения о специальных исследованиях баз данных с использованием программных средств специалистами, имеющими соответствующую квалификацию в данной области.

Вывод о недоказанности использования ответчиком базы данных истца также подтверждается заключением судебной экспертизы. Более того, в судебном заседании были получены пояснения эксперта, который указал, что визуальное сравнение изображений различных баз данных не позволяет установить использование элементов одной базы данных в другой базе данных. Такое обстоятельство может быть установлено только в ходе специального исследования с использованием программных средств (постановление Суда по интеллектуальным правам от 20.03.2017 по делу № А45-19234/2015).

В другом деле, удовлетворяя исковые требования, суды учли заключение эксперта, из которого следовало, что содержащиеся в базе данных истца информационные элементы совпадают с аналогичными элементами из базы данных, обнаруженной в системном блоке компьютера ответчика, в следующем соотношении: налогоплательщиков - 6911, сведений об ИФНС получателей налогоплательщиков - 7121, телефонов налогоплательщиков - 2105, сведений о сотрудниках налогоплательщиков - 2191, о контрагентах налогоплательщиков - 6114, о транспортных средствах - 210, о земельных участках - 150, о введенных документах (декларациях) - 45 449, сформированных файлов введенных документов (деклараций) - 54 341, в связи с чем сравниваемые базы данных признаны идентичными (постановление Суда по интеллектуальным правам от 08.02.2016 по делу № А79-3190/2014).

2.8. Нарушение исключительного права на базу данных не может представлять собой извлечение из базы данных материалов и осуществление их последующего использования без разрешения правообладателя (пункт 1 статьи 1334 ГК РФ), и одновременно - неоднократное извлечение или использование материалов, составляющих несущественную часть базы данных, если такие действия противоречат нормальному использованию базы данных и ущемляют необоснованным образом законные интересы изготовителя базы данных (пункт 3 статьи 13351 указанного Кодекса)

Суть дела

Требование: о защите исключительного права на базу данных, о пресечении нарушения указанного права, о взыскании компенсации.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением суда апелляционной инстанции исковые требования удовлетворены.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам принятые судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение.

Признавая ошибочными выводы суда апелляционной инстанции о нарушении ответчиком норм пункта 1 статьи 1334 и пункта 3 статьи 13351 ГК РФ, суд кассационной инстанции указал следующее.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 1334 ГК РФ в состав нарушения исключительного права изготовителя базы данных входит извлечение из базы данных материалов и осуществление их последующего использования без разрешения правообладателя, кроме случаев, предусмотренных указанным Кодексом.

При этом под извлечением материалов понимается перенос всего содержания базы данных или существенной части составляющих ее материалов на другой информационный носитель с использованием любых технических средств и в любой форме.

Согласно пункту 3 статьи 13351 ГК РФ не допускается неоднократное извлечение или использование материалов, составляющих несущественную часть базы данных, если такие действия противоречат нормальному использованию базы данных и ущемляют необоснованным образом законные интересы изготовителя базы данных.

Таким образом, в первом случае нарушением признается совокупность следующих действий: извлечение (перенос всего содержания базы данных или существенной части составляющих ее материалов на другой информационный носитель с использованием любых технических средств и в любой форме) и последующее использование всего содержания базы данных или существенной части составляющих ее материалов, совершенные без разрешения правообладателя (пункт 1 статьи 1334 ГК РФ).

Во втором случае нарушением является неоднократное совершение одного из действий (извлечение или использование) в отношении несущественной части базы данных, если это противоречит нормальному использованию базы данных и необоснованным образом ущемляет законные интересы изготовителя базы данных (пункт 3 статьи 13351 ГК РФ).

Между тем действия ответчика квалифицированы судом апелляционной инстанции в качестве нарушения исключительного права изготовителя базы данных как по пункту 1 статьи 1334, так и по пункту 3 статьи 13351 ГК РФ, в связи с чем обжалуемый судебный акт содержит в себе внутреннее противоречие (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2018 по делу № А40-18827/2017).

------------------------------

1 Доказательства, полученные в уголовно-процессуальном порядке, могут быть использованы в арбитражном процессе для установления наличия или отсутствия обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, при условии их относимости и допустимости (статьи 64, 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определение Конституционного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 № 273-О-О) (постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2018 по делу № А60-46996/2017).

2 Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 46 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", право изготовителя базы данных охраняется только в отношении базы данных, созданной или обнародованной после 31.12.2007 (аналогичные разъяснения содержатся в пункте 115 Постановления № 10).