Грамотность для изобретателей: патентная экспертиза изобретений (часть 2)

Елена Устинова

Консультант-патентовед "Ассоциации ЦЕМЕСС", к. х. н.

специально для ГАРАНТ.РУ

Патентно-правовая грамотность изобретателя – это, прежде всего, уровень познаний правил, по которым осуществляется оценка патентоспособности изобретений.

Отечественный изобретатель изначально не был подготовлен к введению патентного права и до настоящего времени понимание того, что состоятельность патента зависит от состоятельности правил его оценки, то есть патентной экспертизы, отсутствует. В противном случае не могла бы сложиться ситуация, когда в течение трех десятилетий после введения патентного законодательства патентное ведомство беспрепятственно и бесконтрольно осуществляло процесс разрушения патентной экспертизы изобретений. Задача настоящего материала – представить тому доказательства, основанные на сравнительном анализе двух состояний вопроса в Европе и в России.

Европейская история

Патентная экспертиза изобретений:

• государственная процедура, осуществление которой является прерогативой Национальных и региональных Патентных Ведомств;
• важнейший этап процесса патентования, где проходит проверка соответствия изобретения законодательно установленным критериям патентоспособности (новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость), то есть решается главный вопрос – быть или не быть патенту, а если быть, то каким, состоятельным или не состоятельным;
• на практике регулируется правилами, изложенными в нормативных документах Патентного Ведомства, поскольку непосредственное применение статей Патентного Закона не позволяет решать практические вопросы, возникающие на стыке науки или техники и патентного права.
  В Европейском Патентном Ведомстве и Ведомстве по патентам и товарным знакам США такими документами, выполняющими функцию нормативно – правового и методологического обеспечения, являются соответственно – "Руководящие принципы экспертизы изобретений" и " Руководство по патентной экспертизе";
• будучи по определению исследованием, выполняется в соответствии с определенной методологией, то есть правилами, понятиями, определениями, методиками, которая называется методологией патентной экспертизы изобретений.

Методология патентной экспертизы изобретений:

• сложная гибридная дисциплина, которая должна решать практические вопросы, возникающие на стыке науки или техники и патентного права и которую зарубежные патентоведы называют движением по территории двух традиций: патентного права и науки (техники);
• предназначается для обеспечения единообразных подходов не только в процессе государственной экспертизы, но и в судебных спорах о недействительности и нарушении патентов, в деятельности патентных поверенных и изобретателей, что имеет самое непосредственное отношение не только к правам изобретателя, но и к правам "третьих лиц";
• находится под контролем судебных органов.

История патентно-правовой методологии, которая в Европе и США началась в середине XIX века, это история создания собственного понятийного аппарата, в первую очередь, критериев патентоспособности, а также принципов и методов их применения на практике.

Создание подобной дисциплины – результат сложного и длительного процесса практической и теоретической деятельности в сфере патентного права.

Методология создавалась, прежде всего, на основе судебной практики (практики прецедентов), сначала в виде доктрин, а затем путем формулирования правил и требований, которые становились частью нормативных документов.

В настоящее время (с 1978 года) в Европейской патентной системе, которая считается самой эффективной, на базе Европейского Патентного Ведомства действует уникальная "практика прецедентов", о которой уже было сказано в первом части материала "Грамотность для изобретателей". Недостатки норм и правил, регулирующих экспертизу изобретений, считаются в международной практике одной из главных причин неудовлетворительной охраны прав изобретателя.

Для обеспечения указанных прав чрезвычайно важным обстоятельством считается необходимость совершенствования правил и требований с учетом мнений заинтересованных лиц и организаций, независимых от Патентного Ведомства, с возможностью влияния на последнее. Непрерывное развитие такого процесса предопределено, прежде всего, непрерывным развитием науки и техники, которое ставит перед патентным правом новые задачи. Например, появление биохимии и биотехнологии поставило вопрос о новых специфических объектах патентования.

Состоятельная патентно-правовая методология – залог создания полноценного патента, то есть уверенности в том, что выданные и зарегистрированные охранные документы в случае спора о действительности патента или его нарушении могут быть защищены.

Специалисты считают, что слишком либеральная процедура выдачи патента может нанести вред конкурентам и экономике в целом, и что интересы общества страдают от выдачи недействительных патентов.

Состоятельность методологии патентной экспертизы зависит от правильности толкования понятий – техническая сущность изобретения, эквивалентные признаки и доктрина эквивалентности, единство изобретений, формулы Маркуша, способ-аналог и др. Но главным и самым проблемным понятием является критерий "изобретательский уровень", который называют "сфинксом патентного права". В настоящее время, в связи с развитием Международной патентной системы исследования понятийного аппарата осуществляется и международными организациями: Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Международной ассоциацией по охране промышленной собственности (AIPPI) на основе огромного опыта Европы и США с целью совершенствования и гармонизации правил и методов оценки патентоспособности изобретений.

Основным объектом исследования является критерий "изобретательский уровень" и связанные с ним понятия "средний специалист в данной области техники" и "очевидность" изобретения. При этом, понятие "средний специалист в данной области техники" признано ключевым и универсальным понятием патентного права, которое переносит рассмотрение изобретения в соответствующую область техники.

Российская история

Патентная экспертиза изобретений

В советский период, несмотря на отсутствие патентного права, статус патентной экспертизы был четко обозначен в названии органа, который ее осуществлял Всесоюзный Научно-исследовательский Институт государственной патентной экспертизы под аббревиатурой ВНИИГПЭ. Содержание процедуры также было вполне определенно и однозначно – оценка изобретений на соответствие критериям патентоспособности (новизна, промышленная применимость, "существенные отличия").

Институт по повышению квалификации экспертов и патентоведов, работающих в патентных отделах различных организаций, с помощью кафедры "Патентная экспертиза", осуществлял подготовку квалифицированных специалистов именно в области патентной экспертизы.

Патентный Закон РФ, вводимый под лозунгом гармонизации с международным патентным правом, заимствовал из него новый критерий "изобретательский уровень", вместо критерия "существенные отличия", что предполагало необходимость создания новых правил патентной экспертизы. Оценка нового критерия требовала иных методологических подходов, оперирующих другими патентно-правовыми понятиями, которые полностью отсутствовали в России, но уже были разработаны на Западе.

По здравому смыслу единственным путем создания обоснованных принципов патентной экспертизы изобретений, соответствующих новым, законодательно установленным критериям и, одновременно мировым стандартам, при абсолютном отсутствии собственной практики, был путь изучения практики международной.

Однако Роспатент выбрал совершенно иной путь, исключительный по своей противоречивости, необоснованности и несостоятельности. Ситуация была обусловлена, прежде всего, отсутствием кадров, способных исследовать объемную и сложную информацию, о новом критерии, то есть тех, кто владел бы принципами патентной экспертизы и опытом их применения. Дело в том, что деятельность Роспатента началась с ликвидации кафедры патентной экспертизы в РГАИС (Российской Государственной Академии Интеллектуальной Собственности) и патентных отделов в институтах и на предприятиях. Суд, созданный 20 лет спустя после введения патентного права, по своему составу в принципе не способен решать вопросы методологии патентной экспертизы изобретений.

С понятием "патентная экспертиза" произошла странная метаморфоза, буквально ничем не обоснованная и связанная, прежде всего, с деятельностью сообщества патентных поверенных, которая приводит к дезориентации тех, кто этими услугами пользуется, в первую очередь, изобретателей. Оказалось, что термин "патентная экспертиза" широко используется в среде патентных поверенных совершенно в ином значении, которое никак не связано ни с оценкой патентоспособности, ни с Роспатентом. Оно превратилась в экспертизу на патентную чистоту и установления факта нарушения патента.

В сети по ключевым словам "патентная экспертиза – это" появляются ссылки на сайты компаний, где патентная экспертиза определенно связана с нарушением патента, а не с оценкой патентоспособности изобретений. Об этом свидетельствуют тексты такого содержания:

"Вы получили претензию о нарушение прав на чужой патент? Ваш патент используют без разбирательств? Вам требуется патентная экспертиза".

"Вас интересует установление факта нарушения патентных прав на изобретение? В таком случае необходимо проведение патентной экспертизы".

Патентоспособность и нарушение патента, а также патентная чистота, это абсолютно разные по сути понятия, имеющие различные цели, оценка которых проводится по совершенно разным методологиям. При этом факт нарушения патента оценивается судом, патентоспособность – Патентным Ведомством, а проверку патентной чистоты проводят негосударственные организации или частные лица согласно ГОСТ Р15.011-96 . Все вышесказанное всегда было азбукой патентоведа.

В нашей статье¹ содержится подробный анализ информации, представленной на сайтах 7 компаний, предлагающих услуги при патентовании, который обнаруживает обстоятельства, исключающие возможность получения квалифицированной помощи со стороны указанных организаций, а именно:

• отсутствие представлений о порядке патентования установленных Российским патентным правом;
• искаженные представления о критерии "изобретательского уровня" и применение вымышленных псевдокритериев, не имеющих место в патентном праве;
• полное отсутствие представлений о ключевом и универсальном понятии "средний специалист в данной области техники", без которого оценка патентоспособности изобретения в принципе невозможна.

Нормативно-правовое обеспечение

"Правила составления, рассмотрения и подачи заявок на изобретения", выпущенные Роспатентом в период с 1992 года по 2005 год, как видно по названию не были документами, непосредственно направленными на экспертизу, к тому же вообще не содержали формулировку главного и нового критерия "изобретательский уровень" в соответствии со ст. 10 Патентного закона РФ. Такой документ, будучи не информативным как по названию, так и по содержанию, не может быть полезным для изобретателей, а для экспертов Ведомства создает почву для необоснованных решений.

"Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения" появились впервые в 2005 году, а затем редакции (2009, 2011, 2014 гг.), то есть спустя 13 лет после принятия Патентного закона.

Практически сразу после выхода первой редакции появились публикации, в которых не без основания утверждалось, что Роспатент выпускает нормативные документы, которые дискредитируют патентную экспертизу изобретений. Было высказано мнение, что расплывчатые и противоречивые правила экспертизы устраивают Роспатент, поскольку расплывчатость правил, как известно, является неизменной основой коррупции.

В 2018 году произошло очень важное событие – последнее "Руководство по экспертизе заявок на изобретения" 2014 года было признано недействующим, и появился новый документ под названием: "Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации изобретения и выдаче патента на изобретение, его дубликата" (далее – Руководство-2018).

Нескладное название документа никоим образом не соотносится с процедурой "патентная экспертиза", поскольку сам термин отсутствует, лишая документ информативности относительно сведений об этой процедуре. Кроме того, и это главное, в указанном документе по воле Роспатента патентная экспертиза оказалась элементом процедуры государственная регистрация изобретений, то есть лишилась самостоятельного статуса государственной.

Это привело к нарушению "Патентного права" (глава 72, ст. 1393 Гражданского кодекса РФ), где четко прописано, что экспертиза является самостоятельной процедурой, предшествующей регистрации изобретения, но никак не существующей в рамках регистрации изобретения.

Беспрецедентная ситуация подробно рассмотрена в нашей статье², где представлен подробный анализ Руководства-2018, свидетельствующий о том, что правила оценки изобретений, предлагаемые Роспатентом, кардинально отличаются от соответствующих Международных правил, будучи при этом несостоятельными с точки зрения требований логики, представлений науки и техники, а также положений главы 72 ГК РФ.

Патентная экспертиза изобретений из государственной процедуры, имеющей решающее значение в процессе патентования, превратилась в более, чем заурядную услугу, не имеющую собственного нормативно-правового обеспечения, элемент государственной регистрации по значимости ниже процедур уплаты пошлин и выдачи документов.

При этом Руководство Роспатента и статусные представители сообщества патентных поверенных открыто дезинформирует специалистов и общественность, в том числе, вышестоящие инстанции, утверждая, что работают по международным правилам, тогда как документально показано обратное.

Продолжением оптимизации стала законодательная инициатива под говорящим лозунгом "Патентная экспертиза: от монополии к конкуренции"³. Инициатива направлена на законодательное лишение патентной экспертизы изобретений статуса монопольной (государственной) и осуществление ее на рыночной (конкурентной) основе, что в августе 2021 года утверждено вступившим в силу Федеральным Законом от 31 июля 2020 г. № 262-ФЗ "О внесении изменений в часть четвертую ГК РФ". Теперь уже законодатель счел возможным передать "такую простую и соответствующую международным правилам" операцию неопределенному кругу желающих поучаствовать в решении судеб отечественных изобретателей, в том числе коллег. Подробнее об этих позорных для российской патентной системы мероприятиях в наших публикациях4.

Заключение

1. Достаточно указать только на одно обстоятельство, чтобы утверждать о полной несостоятельности правил патентной экспертизы и их кардинальном несоответствии с международными правилами, – это полное отсутствие представлений о ключевой и универсальной персоне "среднего специалиста в данной области техники", носителе принципов патентной экспертизы, без которого невозможна полноценная патентная экспертиза изобретений.
2. Именно это понятие, будучи инструментом, направляющим изобретение на рассмотрение в область техники, позволит российским изобретателям выйти из тупика противоречивости и безграмотности ведомственной патентной экспертизы изобретений.

И наша задача, по возможности вооружить российских изобретателей этим инструментом.

Продолжение следует.

_____________________________

¹Е.А.Устинова, И.В.Волкова. "Патентная экспертиза -что это такое, и кем она осуществляется?" журнал журнал "Garant Science Discussion Board on Legal, Accounting and Auditing". Научный форум Гаранта :право, бухгалтерский учет и аудит" №2, 2021 г.
²Е.А.Устинова, И.В.Волкова. "О законодательной инициативе Роспатента: отказ от государственной функции проведения патентной экспертизы".Журнал "Garant Science Discussion Board on Legal, Accounting and Auditing" ("Научный форум Гаранта: право, бухгалтерский учет и аудит"), № 2, 2020 г. Е.А.Устинова, И.В.Волкова. "Патентная экспертиза перестала быть государственной".Журнал "Изобретатель и рационализатор"№5-6, 2021 г. С.80-83.
³Ивлиев Г.П. "Патентная экспертиза: от монополии к конкуренции" Журнал "Закон" №5, 2018г. https://zakon.ru/publication/igzakon/7497
⁴Ивлиев Г.П. "Патентная экспертиза: от монополии к конкуренции" Журнал "Закон" №5, 2018г. https://zakon.ru/publication/igzakon/7497