"Серые" импортеры против корпораций, владеющих брендами с мировой известностью: кто победил?

Полина Рязанова

Председатель коллегии адвокатов г. Москвы "Триумф"

специально для ГАРАНТ.РУ

Объем параллельного, или как его еще называют "серого" импорта, то есть ввоза оригинальных товаров без согласия правообладателя товарного знака, растет с каждым годом. Вместе с ним растет и накал страстей в борьбе мировых корпораций, владеющих известными брендами, с представителями российского малого и среднего бизнеса, импортирующего оригинальные товары "в обход" официальных дистрибьюторов на территории России. В наибольшей степени это коснулось рынка автозапчастей, детских товаров и лекарств (в том числе орфанных).

Проблема заключается в том, что правоприменительная практика долгое время была весьма противоречивой по вопросу приравнивания нарушения прав на товарный знак к контрафакту.

Например, оригинальные запчасти BMW, купленные у официального дилера в Германии и ввезенные в РФ без согласия официального дистрибьютора в РФ, – они контрафактные или нет? С одной стороны, товарный знак нанесен правообладателем, им же введен в оборот, то есть товар не контрафактный. С другой стороны, ввоз товара, содержащего товарный знак, является самостоятельным видом использования товарного знака, следовательно, при отсутствии согласия правообладателя, имеет место нарушение прав на товарный знак.

Положения ч. 1 ст. 14.10 КоАП предусматривают ответственность за незаконное использование чужого товарного знака в виде наложения административного штрафа на юридических лиц от 50 тыс. до 200 тыс. руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения.

Статья 1252 Гражданского кодекса предусматривает достаточно большую вариативность мер по защите исключительных прав на товарный знак, в том числе предъявление требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, о возмещении убытков или выплате компенсации, об изъятии товара.

Пункт 4 ст. 1252 ГК РФ устанавливает, что в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены кодексом.

Анализируя вышеприведенные нормы, возникают вопросы:

• образует ли состав правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, ввоз на территорию РФ товара, произведенного правообладателем и введенного им в оборот за пределами РФ?
• Насколько отвечает принципам справедливости и соразмерности применение конфискации как к контрафактным, так и к оригинальным товарам, ввезенным без согласия правообладателя?

К сожалению, правоприменительная практика в отношении параллельного импорта напоминала качели.

Все началось в 2003 году, когда арбитражный суд подтвердил законность привлечения ООО "К-2" (неуполномоченного импортера) к административной ответственности за импорт косметики NIVEA (постановление ФАС Северо-Западного округа от 26 марта 2004 г. по делу № А21-7412/03-С1), фактически приравняв "серый" импорт к контрафакту.

Однако в 2009 году ВАС РФ рассмотрел дело о Porsche Cayenne S (определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 октября 2008 г. по делу № А40-9281/08-145-128). Суд указал, что ответственность по ст. 14.10 КоАП РФ наступает только в отношении оборота контрафактного товара, то есть при незаконности нанесения товарного знака.

Вообще это определение фактически породило два вида нарушения прав на товарный знак, разделив их по деликтности:

• публично-правовой деликт – ввоз контрафактного товара, то есть товара с незаконно нанесенным товарным знаком;
• гражданско-правовой деликт – ввоз оригинального товара без согласия правообладателя, на который требования об изъятии и уничтожении не распространяются.

ВАС РФ последовательно придерживался этой позиции и развил ее в Постановлении Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части КоАП РФ". В п. 8 этого постановления указано, что ст. 14.10 КоАП РФ применяется только тогда, когда предмет правонарушения содержит незаконное воспроизведение товарного знака, то есть к контрафактным товарам.

Однако, позицию ВАС РФ о недопустимости изъятия и уничтожения "серого" импорта суды фактически игнорировали.

При этом суды, опираясь на правовую позицию, изложенной в п. 5 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 года № 122 о том, что согласно ст. 1484 ГК РФ, ввоз на территорию РФ товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака, делали вывод о контрафактности "серого" импорта в силу ст. 1252 ГК РФ и, как следствие, удовлетворяли требования правообладателей об изъятии и уничтожении такого товара (постановление ФАС Московского округа от 29 декабря 2011 г. по делу № А40-12515/11-27-104).

Зачастую, помимо требования об изъятии и уничтожении, суды удовлетворяли требования правообладателя о запрете на введение в гражданский оборот в будущем товаров, содержащих принадлежащий истцу товарный знак (постановление ФАС Московского округа от 23 апреля 2013 г. по делу № А41-42709/10).

Встречались и иные требования: например, о вывозе товара с территории РФ (постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 марта 2014 г. по делу № А40-22890/13).

Некоторую определенность в вопросе правовых последствий "серого" импорта пытался внести Президиум Суда по интеллектуальным правам, утвердив Постановлением от 26 февраля 2015 г. № СП-23/4 "Справку о некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о привлечении лиц к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

В абз. 12 п. 2 Справки указано, что ввоз на территорию Российской Федерации товара, на который в стране происхождения законно нанесен товарный знак, не образует состав административного правонарушения, ответственность за что установлена ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, и в том случае, если правообладателем тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в Российской Федерации является иное лицо.

Более того, СИП четко сформировал свою позицию о том, что ст. 1515 ГК РФ предусматривает изъятие из оборота и уничтожение товаров, только если товарный знак на них размещен незаконно. В отношении "серого" импорта данное требование правообладателя удовлетворению не подлежит (постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 октября 2014 г. № А41-42585/2012).

Вообще дело № А41-42585/2012 по торговой марке Nissan можно назвать иллюстрацией движения судебной практики навстречу "серым" импортерам. Дело ходило по инстанциям с 2012 года и окончательная точка в нем была поставлена лишь 5 сентября прошлого года (определение ВС РФ от 5 сентября 2017 г. № 305-ЭС14-7669).

Решением Арбитражного суда Московской области от 13 марта 2013 г. № А41-42585/12 были признаны незаконными действия по ввозу товаров, маркированных товарными знаками Nissan, удовлетворены требования об изъятии и уничтожении товара, взыскано 100 тыс. руб. компенсации. Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 мая 2013 г. № 10АП-4060/13 решение изменено, удовлетворены требования о запрете обществу осуществлять без согласия компании использование спорных товарных знаков, включая ввоз, а также совершение любых иных действий по введению таких товаров в гражданский оборот на территории РФ.

СИП отменил судебные акты и направил на повторное рассмотрение, указав на недопустимость изъятия и уничтожения оригинального товара (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 октября 2014 г. № С01-915/2014 по делу № А41-42585/2012).

Итогом прохождения еще двух кругов по судам трех инстанций стал отказ в иске. При этом суды мотивировали свое решение следующим:

Требование о запрете действий может быть предъявлено только к длящимся действиям, а доказательств того, что ввоз товара с товарным знаком Nissan являлся длящимся на момент рассмотрения дела не представлено.

Товар не может быть признан контрафактным, поскольку истец признает, что товарный знак нанесен правообладателем либо с его согласия, следовательно, основания для взыскания компенсации согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ отсутствуют.

Смену судебного вектора в сторону "серых" импортеров всячески поддерживает ФАС России, считая попытки правообладателей препятствовать "серому" импорту актом ограничения конкуренции, и регулярно выдает предписания правообладателям о недопустимости недобросовестной конкуренции (ст. 14.8 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции"). Арбитражные суды начали поддерживать ФАС России (решение Арбитражного суда г. Москвы от 13 декабря 2017 г. по делу № А40-159212/17)

Что же касается потребителей, то в большинстве случаев "серый" импорт – это способ получить желаемый товар дешевле и в обход санкций.

Таким образом, объективная необходимость в формировании четкой позиции по "серому" импорту назрела давно.

Именно нарушением принципа правовой определенности в вопросе "серого" импорта была мотивирована жалоба ООО "ПАГ" в Конституционный суд Российской Федерации. По результатам рассмотрения жалобы было принято Постановление Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. № 8-П, от которого все ждали четкого окончательного ответа по правомерности "серого" импорта и справедливости применения к нему санкций, как к контрафакту.

Фактически Суд дал арбитражным судам полную свободу в этом вопросе, обозначив лишь некоторые реперные точки:

• несмотря на указание в ГК РФ на национальный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, в РФ действует региональный (ЕАЭС) принцип исчерпания исключительного права на товарный знак;
• изъятие и уничтожение "серого" импорта возможно лишь в случае установления их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей;
• суды должны обеспечивать соразмерность санкции совершенному правонарушению. В любом случае размер компенсации правообладателю за ввоз "серого" импорта должен быть меньше компенсации за контрафакт;
• суды при рассмотрении вопроса о допустимости параллельного импорта должны исходить из недопустимости злоупотребления исключительным правом на товарный знак, выходящее за разумные пределы защиты правообладателем своего экономического интереса, применяя в противном случае правомочие суда отказать в иске либо снизить размер неблагоприятных последствий для другой стороны спора;
• следование правообладателя товарного знака режиму санкций против Российской Федерации, выразившееся в занятой правообладателем позиции в отношении российского рынка, может само по себе рассматриваться как недобросовестное поведение, и как следствие, – отказ в судебной защите.

Обобщая изложенное, можно сделать несколько выводов:

1. Очевидно движение в сторону разрешения "серого" импорта. Безусловным плюсом для "серых" импортеров стало указание КС РФ на незаконность изъятия и уничтожения такого товара.

2. КС РФ, указав, что не подлежит судебной защите исключительное право на товарный знак, если используется правообладателем как средства недобросовестной конкуренции или как реализация режима санкций в отношении РФ, так и не указал квалифицирующие признаки того, где проходит граница между реализацией правообладателем исключительного права на товарный знак и злоупотреблением этим правом. Это дает почву для очередной вариативности выносимых судами решений, где одним правообладателям предоставят защиту, а другим откажут.