Незаконное использование исключительных прав на объект делает его контрафактным или нет?

Какой товар является контрафактным? Кто признает его таковым? Вправе ли поставщик требовать оплаты контрафактного товара? Недавно ВС РФ на примере сложившейся судебной практики ответил на эти вопросы. Рассмотрим подробности.

Суть дела

ЗАО "А" поставило ООО "А" лекарственные препараты. Речь идет о широко используемых фармацевтами и врачами на территории России препаратах, которые не имеют привязки к строго определенному составу и конкретному производителю и относятся к лекарствам, изготавливаемым в аптеке. Они часто упоминаются в периодических изданиях по медицинской тематике, научной литературе, а также в нормативно-технической документации.

ООО "А" указанную поставку не оплатило. При этом после поставки ООО "А" узнало, что исключительное право на товарные знаки поставленных лекарств принадлежит ЗАО "Н", которое сразу же уведомило о нарушении его прав на товарный знак всех участников фармацевтического рынка. В связи с этим ООО "А" было вынуждено приостановить деятельность по реализации спорных лекарственных препаратов.

Регистрация в качестве товарного знака обозначения, которое уже используется другими хозяйствующими субъектами в их деятельности, не запрещена законодательно. Поэтому многие недобросовестные лица регистрируют на себя такие обозначения, а потом выдвигают требования о прекращении использования другими хозяйствующими субъектами товаров с указанными обозначениями и пытаются продать им права на товарный знак. Данные действия противоречат концепции добропорядочности, разумности и справедливости конкурентного поведения, поэтому часто признаются актом недобросовестной конкуренции.

Похожим образом поступило и ЗАО "Н". ФАС России пришла к выводу, что общество использовало гражданские права в целях ограничения конкуренции на рынке. Решением ФАС России действия ЗАО "Н", связанные с приобретением и использованием исключительных прав на спорные лекарственные препараты, признаны недобросовестной конкуренцией (п. 2 ст. 14 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" в прежней редакции). Законность данного решения подтверждена вступившим в силу судебным актом.

Спустя некоторое время правопреемник ЗАО "А" по договорам уступки права требования – компания "С" – обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к ответчику ООО "А" о взыскании задолженности по договору поставки и штрафных санкций.

Как указано в договоре поставки, ЗАО "А" гарантирует, что предмет поставки не обременен обязательствами перед третьими лицами, а сама поставка товара не нарушает исключительные права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. На основании этого суд первой инстанции отметил: поскольку выяснилось, что исключительное право на товарные знаки поставленных лекарств принадлежит другому юридическому лицу, поставленный товар является контрафактным.

При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники правоотношений должны действовать добросовестно (п. 3 ст. 1 ГК РФ). Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). Не допускается заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав – злоупотребление правом (п. 1 ст. 10 ГК РФ).

Арбитражный суд Московской области пришел к выводу, что ЗАО "А" поставило ООО "А" контрафактный товар, а значит, правопреемник ЗАО "А" – компания "С" – не имеет права на взыскание оплаты данного товара. На этом основании в удовлетворении исковых требований было отказано (решение Арбитражного суда Московской области от 30 марта 2015 года по делу №А41-66964/13).

Суд апелляционной инстанции согласился с таким выводом и напомнил, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ). Таким образом, ООО "А" длительное время было лишено возможности распоряжаться полученными лекарственными препаратами в своей предпринимательской деятельности. Кроме того, Суд заметил: компания "С" не смогла опровергнуть доводы ООО "А" об умышленном сокрытии факта наличия исключительного права на спорные товарные знаки у другого юридического лица. Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность ранее вынесенного решения (постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 29 июля 2015 года № 10АП-3104/15 по делу № А41-66964/13). Аналогично поступил и Арбитражный суд Московского округа (постановление Арбитражного суда Московского округа от 30 ноября 2015 г. № Ф05-15130/15 по делу № А41-66964/13).

Позиция ВС РФ

Не согласившись с принятыми решениями, компания "С" подала в высшую судебную инстанцию кассационную жалобу, в которой указала, что права ЗАО "Н" на товарный знак не распространяются на обязанность покупателя оплатить поставленный товар (ст. 309, ст. 310 ГК РФ).

Рассмотрев указанную жалобу, ВС РФ пришел к выводу: спорный товар не являлся контрафактным. Контрафактным лекарственным средством признается лекарственное средство, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства (п. 39 ст. 4 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"). В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены ГК РФ (п. 4 ст. 1252 ГК РФ). Материальный носитель может быть признан контрафактным только судом (п. 25 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"). При этом вступившим в законную силу судебным актом установлено только наличие в действиях ЗАО "Н" признаков недобросовестной конкуренции. Таким образом, выводы судов о контрафактности поставленных лекарственных средств противоречат законодательству и ранее принятым судебным постановлениям.

МНЕНИЕ

Денис Мурашов, управляющий партнер юридической компании Murashov & Assistants:

"Для надлежащего рассмотрения данного спора суду первой инстанции необходимо было либо полностью исследовать вопросы, связанные с признанием продукции контрафактной (в том числе вопросы тождественности нанесенных на товар изображений зарегистрированному товарному знаку и вопросы нарушения прав правообладателя этого товарного знака), либо признать эти вопросы не подлежащими доказыванию в соответствии с ч. 2 ст. 69 АПК РФ. При этом нужно учитывать, что преюдиция может быть применена только в рамках спора между теми же лицами. Однако в указанном споре суды сослались на факты, установленные актами арбитражных судов, вынесенными в рамках дела об оспаривании решения антимонопольного органа, – то есть принятые между иными лицами. Остается неясным, по какой причине суды не исследовали самостоятельно вопросы "контрафактности" поставленных товаров и не учли того, что арбитражный суд отказал правообладателю товарных знаков в защите принадлежащего ему права".

---

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ определила отменить решения нижестоящих судов и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 26 мая 2016 года № 305-ЭС16-1323).

***

При рассмотрении указанного дела ВС РФ напомнил: суды не вправе выходить за пределы заявленных требований. Если стороны по делу не просят признать товар контрафактным, то и суд не должен делать этого. А значит, и запрещать извлекать выгоду от оборота спорного товара нельзя.