Товарные знаки и патенты: актуальная судебная практика

Право на товарный знак и патентное право занимают одно из центральных мест в законодательстве об интеллектуальной собственности (гл. 72, гл. 76 ГК РФ). Вместе с тем рассмотрение связанных с ними споров в суде имеет свои тенденции, о которых следует знать. Этот вопрос неоднократно обсуждался на различных площадках, включая организованный 16-17 апреля 2015 года газетой "Ведомости" Юридический форум.

Так, в последнее время судьи все чаще разрешают споры о сходстве товарных знаков с точки зрения рядовых потребителей, что вызывает немалый резонанс в экспертном сообществе. Патенты же заслуживают отдельного внимания, поскольку с 1 января 2015 года в ГК РФ действует норма, устанавливающая ответственность в виде компенсации за нарушение патентных прав, однако для этого сначала предстоит доказать сам факт нарушения, принимая во внимание ряд важных нюансов.

Рассмотрим эти особенности подробнее.

Рассмотрение судами споров по товарным знакам с позиции рядовых потребителей

Еще в 2007 году ВАС РФ признал, что вопрос о сходстве товарных знаков до степени смешения является вопросом факта и по общему правилу может быть рассмотрен судьей с точки зрения рядового потребителя без назначения экспертизы (п. 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности"; далее – Информационное письмо). Экспертиза, подчеркнул Суд, назначается лишь в том случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания. Указанное информационное письмо напрямую повлияло на дальнейшую судебную практику, причем в последнее время наметились некоторые негативные тенденции в рассмотрении подобных споров.

Напомним, один товарный знак считается сходным до степени смешения с другим, если он ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (абз. 6 п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания; далее – Правила). Так, в качестве установленных Правилами критериев определения сходства словесных обозначений указаны звуковые (фонетические), графические (визуальные) и смысловые (семантические) характеристики (п. 14.4.2.2 Правил).

Звуковое сходство может определяться, в частности, на основании следующих признаков:

• наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
• наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов;
• вхождение одного обозначения в другое;
• ударение и т. д.

Графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления, вида шрифта, алфавита, буквами которого написано слово, и т. д.

Смысловое сходство определяют с помощью следующих признаков:

• подобие заложенных в обозначениях понятий и идей. Например, суды могут признавать сходными обозначения одного и того же предмета или явления, написанные на разных языках (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 4 июля 2014 г. № С01-573/2014);
• совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
• противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Правилами также установлены критерии определения сходства для изобразительных и объемных, а также для комбинированных обозначений (п. 14.4.2.3-14.4.2.4 Правил).

При этом, рассматривая споры по товарным знакам, судам следует проверять сходство товарных знаков по всем возможным признакам (постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 18 сентября 2014 г. № С01-565/2014).

Однако эксперты обращают внимание на следующую проблему. Рассматривая дело с точки зрения рядовых потребителей, судьи нередко не признают сходные обозначения таковыми, даже если формально в решении присутствует исследование признаков сходства. Генеральный директор ООО "Зуйков и партнеры", патентный поверенный Сергей Зуйков отмечает: "Суды не хотят слушать правила и убеждают себя в сходстве или отсутствии сходства товарных знаков, ориентируясь на собственные представления о сходстве обозначений. Однако в своем письме ВАС РФ ни слова не сказал о том, что, разрешая споры о сходстве товарных знаков до степени смешения, суды должны рассматривать их без учета каких-либо норм права".

Эксперт убежден, что рассмотрение судьями подобного рода споров с точки зрения потребителей без назначения экспертизы, приводит к тому, что огромное количество сходных товарных знаков признаются несходными (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 октября 2013 г. № 09АП-32575/13, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 3 июля 2014 г. № 10АП-6197/14, постановление Суда по интеллектуальным правам от 4 декабря 2014 г. № С01-1129/2014 по делу № А40-135039/2013 и др.).

Это значит, что нарушители получают возможность и дальше использовать такие обозначения вместо того, чтобы нести установленную законом ответственность. К слову, за незаконное использование товарного знака действующим законодательством предусмотрена гражданская (ст. 1515 ГК РФ), административная (ст. 14.10 КоАП РФ) и уголовная ответственность (ст. 180 УК РФ). В частности, за такое преступление нарушителю может грозить штраф до 1 млн руб. и даже лишение свободы сроком до шести лет, а также другие виды наказания (ч. 3 ст. 180 УК РФ).

Принимая во внимание складывающуюся судебную практику, многие эксперты считают, что в разрешении споров, связанных с защитой товарных знаков от незаконного использования, судьи должны руководствоваться, прежде всего, не субъективным восприятием, а установленными Правилами критериями сходства. "Я хотел бы призвать всех убеждать суды, что, рассматривая дела с точки зрения потребителя, они не должны забывать о праве", – говорит Зуйков и советует участникам процесса использовать в качестве доказательств, подкрепляющих их позицию, заключение экспертов и/или настаивать в суде на проведении соответствующей экспертизы.

Возмещение вреда при нарушении патентных прав

Главная особенность, связанная с рассмотрением споров о нарушении патентных прав, заключается в достаточно низком количестве подобных дел в судах. "На 10 споров по товарным знакам всего один спор – патентный. Вызвано это, прежде всего, сложностью доказывания самого факта нарушения", – рассказывает управляющий партнер ООО "Центр интеллектуальной собственности "Сколково" Антон Пушков. Кроме того, до недавнего времени судьи часто отказывали истцам во взыскании компенсации даже за доказанные факты нарушения патентных прав (постановление ФАС Северо-Западного округа от 29 января 2013 г. по делу № А56-12802/2012, постановление ФАС Северо-Западного округа от 26 июня 2013 г. по делу № А56-39604/2010). Свою позицию суды мотивировали тем, что ГК РФ на то время не предполагал возможности патентообладателя защищать свои нарушенные права путем заявления требования о взыскании компенсации (п. 56 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29).

Вместе с тем с 1 января 2015 года в ГК РФ появилась долгожданная статья, регламентирующая ответственность за нарушение патентных прав (ст. 1406.1 ГК РФ). Теперь, если факт нарушения доказан, то вместо возмещения убытков можно потребовать от нарушителя выплатить компенсацию (по выбору правообладателя):

• в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
• или в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих объектов исключительного права.

Однако стоит иметь в виду, что данная норма обратной силы не имеет, что также подчеркивают в своих решениях суды (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 2 апреля 2015 г. № 09АП-6048/15). Иными словами, если нарушение патентного права произошло до 1 января 2015 года, компенсацию взыскать не получится.

Предметом доказывания по подобным спорам является факт незаконного использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Антон Пушков советует при подготовке иска в суд соблюдать следующий алгоритм действий.

Обеспечить наличие неопровержимых доказательств нарушения патентных прав. В качестве доказательств суды нередко рассматривают: 

• рекламные проспекты, в которых предлагаются к продаже те или иные товары и/или оборудование, и таможенные декларации о ввозе соответствующих товаров и/или оборудования (решение Арбитражного суда г. Москвы от 29 октября 2003 г. № А-40-31254/03-83-281);
• публикации. Например, в публикации может содержаться описание способа использования товара, который полностью совпадает с признаками формулы изобретения, охраняемого патентом (постановление ФАС Московского округа от 12 ноября 2008 г. № К-А40/9331-08);
• протокол осмотра нотариусом доказательств с официального сайта – обычно с помощью этого доказательства устанавливается факт продажи ответчиком товаров, изготовленных с нарушением чужого патентного права (решение Сормовского районного суда г. Нижнего Новгорода от 24 июня 2011 г. № 2-1428/2011) и т. д.

В этих же целях желательно предоставить суду заключение специалиста-патентоведа с профильным техническим образованием. Стоимость услуг такого специалиста напрямую зависит от количества сравниваемых функциональных элементов (узлов, блоков, деталей в устройстве), операций или приемов способа, компонентов или ингредиентов вещества и т. д.) и варьируется в среднем от 20 тыс. руб. до нескольких сотен тысяч рублей.

Кроме того, можно ходатайствовать перед судом о проведении соответствующей экспертизы. Обычно эксперту задаются два вопроса: являются ли признаки того или иного изделия (способа использования изделия и т. п.) аналогичными признакам, охраняемым патентом, и используется ли при производстве изделий ответчика каждый из таких признаков (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 февраля 2014 г. № 17АП-16869/13, решение Сормовского районного суда г. Нижнего Новгорода от 24 июня 2011 г. № 2-1428/2011). Добавим, что судебное разбирательство по патентным правам – это так называемая "война экспертиз", поэтому истец должен быть уверен, что сравнил все существенные признаки и доказал наличие факта нарушения.

Провести патентный поиск, чтобы избежать столкновения патентов. Во время слушания дела в суде иногда выясняется, что у ответчика уже есть патент на тот же объект исключительного права – и тогда начинается спор "патент на патент". В этом случае следует обратиться в Палату по патентным спорам с требованием о признании спорного патента недействительным (п. 1 ст. 1398 ГК РФ, приказ Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56 "О Правилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам"). В этих целях также можно воспользоваться помощью экспертов – стоимость услуг по оспариванию патента составляет в среднем от 50 тыс. до 200 тыс. руб. в зависимости от сложности дела. После того, как оспариваемый патент будет признан недействительным, обладатель права на другой патент вправе вновь обратиться в суд за защитой своих прав, в том числе путем возмещения убытков за весь период использования его патента (п. 9 Информационного письма).

Подготовить расчет и обоснование размера компенсации. Так, например, можно представить суду расчет цены, которая обычно взимается за правомерное использование соответствующего объекта исключительного права – если истец выбрал именно такую форму компенсации (абз. 3 ст. 1406.1 ГК РФ). 

Если придерживаться этой схемы действий, можно существенно увеличить шансы на взыскание с нарушителя установленной законом компенсации.