(1).jpg)
Особенности регистрации объемного товарного знака
 |
| VectorMine / Depositphotos.com |
Регистрация собственного товарного знака позволяет подчеркнуть уникальность компании на рынке, выделить ее среди конкурентов. В некоторых случаях предприниматели изъявляют желание зарегистрировать объемный товарный знак, чтобы охранять форму товара, его упаковку или форму обозначения в трехмерной форме. Однако на данный момент в России отсутствуют общепринятые позиции по регистрации объемных товарных знаков, в связи с чем в некоторых случаях формируются с помощью судебной практики методологические основы для защиты производителей при регистрации таких знаков. Разберемся, в чем особенности экспертизы объемного товарного знака, какие тонкости следует учитывать при его регистрации, а также сформулируем общие рекомендации для успешной регистрации.
Объемный товарный знак: общие положения
В соответствии с гражданским законодательством объемные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков (п. 1 ст. 1482 Гражданского кодекса). К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в пространственном расположении (п. 32 Приказа Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482; далее – Приказ № 482).
Основные виды объемных товарных знаков:
- Форма, не связанная с товаром.
- Форма самого товара или его части.
- Форма упаковки или контейнера товара.
Формы, не связанные с самими товарами или услугами, как правило, обладают различительной способностью (Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20 января 2020 г. № 12). Примером такого товарного знака является объемный товарный знак № 4688731, представляющий собой сочетание фрагмента эллипса и прямолинейного элемента. Рассматриваемый товарный знак был зарегистрирован для товаров 11 класса МКТУ (теплообменники), что демонстрирует отсутствие связи между изображением товара и формой объемного товарного знака. Наглядным примером второго вида объемного товарного знака (форма товара или его части) является товарный знак № 205836 бренда Chupa Chups – леденец на палочке. К третьему виду объемного товарного знака (форма упаковки или контейнера) относятся формы бутылок, флаконов, коробки, баночки и т. п. Примером является товарный знак № 20332: флакон для духов Chanel.
В большинстве случаев в качестве объемных товарных знаков регистрируется оригинальная форма товара или его упаковки, а также форма отдельных деталей товара или упаковки (п. 32 Приказа № 482). При этом заявляемые объемные обозначения представляются в виде изображения общего вида этого обозначения (схематическое, фотографическое или выполненное в графическом редакторе в электронно-цифровой форме) (подп. 3 п. 27 Приказа № 482). Кроме того, дополнительно могут представляться изображения всех необходимых проекций заявленного обозначения, характеризующих обозначение как объемное и дающих исчерпывающее представление о разных видах этого обозначения.
Особенности экспертизы объемных товарных знаков
При оценке различительной способности объемных обозначений вопрос о том, в результате чего возникла форма обозначения – обусловлена ли она только функциональным назначением или является также следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность, является основным (п. 2.7 Приказа Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39 "Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений"; далее – Приказ № 39). Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак.
Объемные товарные знаки сравниваются с с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы (п. 43 Приказа № 482). Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:
- Внешняя форма.
- Наличие или отсутствие симметрии.
- Смысловое значение.
- Вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное).
- Сочетание цветов и тонов.
При этом данные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. По аналогии указанные признаки применяются при проверке сходства объемного товарного знака и промышленного образца (п. 48 Приказа № 482). Напомним, что обозначения, тождественные промышленному образцу, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков (подп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ).
Объемный товарный знак: судебная практика
Анализ актуальной судебной практики по вопросам регистрации объемного товарного знака продемонстрировал неоднородность принимаемых решений и сформированных позиций. На сегодняшний день основные споры касаются охраноспособности объемных обозначений, то есть споры либо с Роспатентом по поводу регистрации знака (Роспатент отказывает в регистрации знака), либо по поводу оспаривания охраноспособности уже зарегистрированного знака (рассмотрение возражений третьих лиц и оспаривание решений Роспатента, вынесенных по результатам рассмотрения таких возражений), отмечает Ирина Озолина, патентный поверенный, адвокат (Адвокатская палата г. Москвы), старший партнер патентно-правовой фирмы "А. Залесов и партнеры". Эксперт подчеркивает, что споры о нарушении прав на объемные товарные знаки на данный момент не являются актуальными: подход судов и объем доказывания тот же, что и в отношении всех остальных споров о нарушении прав на товарный знак: есть смешение или нет – решают потребители (или суд как рядовой потребитель). В отношении объемных товарных знаков эксперт выделила одну особенность: нарушением объемного знака, представляющего собой внешний вид товара, будет придание товару такого внешнего вида. Данная позиция была сформирована ВАС в 2009 году (Определение ВАС РФ от 9 декабря 2009 г. № ВАС-15873/09) и с тех пор не изменялась.
Юрист, руководитель направления патентно-адвокатского бюро "Гардиум" Екатерина Попонина считает, что основная причина наличия большого пласта дел по вопросам регистрации объемных товарных знаков состоит в том в том, что судебных кейсов по данному вопросу на данный момент не так много, а выработка методологического инструментария рассмотрения подобных дел продолжается. Эксперт отметила, что СИП неоднократно обращал внимание Роспатента на существенные ошибки в рассмотрении подобных дел. Например, в одном деле суд констатировал, что Роспатент неверно определил форму заявленного объемного обозначения: "В ходе проверки выводов Роспатента, сделанных в отношении формы заявленного обозначения, суд первой инстанции установил, что его форма в целом представляет собой прямоугольный параллелепипед, в то время как Роспатент счел заявленную форму цилиндрической" (Постановление Президиума СИП от 23 октября 2020 г. № С01-1116/2020 по делу № СИП-1107/2019). Вследствие указанной ошибки был неверно проведен анализ элементов формы и отличительных элементов заявленного обозначения, в результате чего Роспатентом было принято решение, признанное судом недействительным.
Еще одной проблемой регистрации объемных товарных знаков является наличие редкого количества таких товарных знаков, где не исключается из охраны форма товара. Как отмечает управляющий партнер ООО "Зуйков и партнеры" Сергей Зуйков на сегодняшний день в большинстве случаев Роспатент регистрирует объемный товарный знак и исключает форму товара из охраны. Эксперт приводит в пример товарный знак № 780606, который включает в охрану только элементы бутылки в виде узора, при этом сама форма бутылки не охраняется. Однако встречаются и положительные примеры: компания "Газпром" смогла доказать уникальность своей бочки для нефти, товарный знак № 777369 охраняет форму бочки целиком.
Одной из ключевых рекомендаций Роспатента по вопросу экспертизы объемного товарного знака является признание обозначения, представляющего собой форму упаковки товара, обладающим различительной способностью, необходимо, чтобы данное обозначение не указывало на вид и назначение товара, а также имело оригинальную форму, обусловленную не только его функцией (п. 2.9 Приказа № 39). В одном деле суд не согласился с жалобой Роспатента по вопросу применения им норм гражданского законодательства и постановил, что следует учитывать, что обозначение, представляющее собой стандартную форму товара или его упаковки (контейнера), может быть зарегистрировано как объемный товарный знак с исключением из правовой охраны формы такой упаковки, если на знаке имеются охраноспособные словесные, изобразительные элементы или их композиция, доминирующие над формой товара в силу пространственного расположения (Постановление президиума СИП от 21 октября 2019 г. № С01-110/2019 по делу № СИП-619/2018). Данный подход к регистрации объемных обозначений согласуется с положениями Гражданского кодекса, который допускает включение в товарный знак неохраняемых элементов, если они не занимают в нем доминирующего положения (согласно п. 1 ст. 1483 ГК РФ).
Рекомендации для регистрации объемного товарного знака
Анализ правоприменительной практики показал, что регистрация объемного товарного знака является действительно сложным процессом, сопряженным с неустоявшейся практикой. В связи с этим заявителям следует обращать внимание на ряд тонкостей при регистрации.
В первую очередь следует вырабатывать стратегию защиты в зависимости от вида объемного товарного знака, считает Ирина Озолина. Как утверждает эксперт, к заявкам на регистрацию первого вида (обозначение, не связанное с формой или упаковкой товара) Роспатент относится так же, как и ко всем остальным заявкам на товарные знаки, и до суда споры о регистрации такого вида обозначений обычно не доходят. В отношении обозначений, представляющих собой внешний вид самого товара (второй вид) или объемную упаковку товара (третий вид), возникают определенные сложности. Эксперт предлагает подготовить пакет документов, подтверждающих интенсивное использование и существующую различительную способность. В таком случае спор о том, была ли у данного обозначения первоначальная различительная способность, будет уже не важен. Если же такого пакета документов нет (в случае, когда обозначение только начитает использоваться), то надо быть готовым к отстаиванию своей позиции и в Палате по патентным спорам, и в Суде по интеллектуальным правам. Эксперт отдельно обращает внимание на то, что если заявляется объемное обозначение, представляющее собой товар, то именно заявитель должен доказать, что эта форма достаточно оригинальная, запоминающаяся и ассоциативная для того, чтобы отличать товар заявителя от товаров иных производителей. А в отношении упаковки товара доказать обратное (форма упаковки определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения) должен эксперт.
МНЕНИЕ
Екатерина Попонина, юрист, руководитель направления патентно-адвокатского бюро "Гардиум":
Исходя из личного опыта могу предложить следующий алгоритм для регистрации объемного товарного знака.
В первую очередь следует определить:
- Является ли форма товара или упаковки традиционной, используемой многими субъектами на рынке в отношении аналогичной продукции. Для решения данного вопроса следует провести поиск в сети "Интернет" и удостовериться, что иные субъекты не используют похожее объёмное обозначение.
- Ограничивается ли форма товара или упаковки исключительно функциональным назначением, либо она имеет особенности, не связанные с функционалом изделия.
В случае положительного ответа хотя бы на один из указанных вопросов регистрация объемного товарного знака может быть сопряжена с рисками отказа в регистрации, поскольку в случае положительного ответа на первый вопрос обозначение не соответствует положению о возможности признания в связи с тем, что обозначение вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида (в соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 1483 ГК РФ), а в случае положительного ответа на второй вопрос – не соответствует положению, согласно которому обозначение может быть признано представляющим собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров (в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 1483 ГК РФ).
В том случае, если ответ на отраженные ранее вопросы отрицательный, регистрация обозначения с большой вероятностью будет успешно осуществлена. Задачей заявителя в данном случае будет проанализировать форму товара или упаковки и определить конкретные отличия, уникальные именно для данного образца. Даже незначительные на первый взгляд детали, такие, например, как форма крышки, способ крепления элементов и т. д., в совокупности могут помочь убедить эксперта Роспатента, что форма товара или упаковки способна индивидуализировать товары, то есть достаточно оригинальна для того, чтобы потребители смогли отличать именно эти товары на рынке от аналогов.
В случае отрицательного ответа на два раннее указанных пункта сдаваться не стоит. В данном случае у заявителя есть сразу две опции, причем можно использовать как только одну из них, так и обе сразу.
Первая опция – доказывать, что несмотря на то, что отдельные элементы внешнего вида товара и упаковки и являются стандартными или определяются исключительно функциональным назначением изделия, именно их комбинация является оригинальной и узнаваемой. Доказать указанные обстоятельства может быть не просто, поскольку у эксперта Роспатента может быть свое мнение по поводу указанных обстоятельств. В такой ситуации эффективно провести социологический опрос потребителей, доказав, что подобное восприятие товара или упаковки свойственно им также.
Вторая опция – доказывать, что обозначение настолько длительно и активно используется конкретным лицом, что потребители уже узнают объемное обозначение, как принадлежащее этому лицу и отличают его от аналогов. В случае выбора такой позиции также не помешает провести социологический опрос потребителей, а также собрать комплект документов, подтверждающих территорию и срок использования обозначения, объемы продаж, затраты на рекламу и иные аналогичные документы.
Сергей Зуйков считает, что для защиты формы товара наиболее простым и эффективным способом является ее регистрация в качестве промышленного образца. Задумываться о регистрации товарного знака следует только в случае, когда он представляет собой действительно объемное изображение. В случае, если заявитель примет решение регистрировать объемный товарный знак, следует озаботиться сбором доказательств использования заявленного на регистрацию обозначения, обязательно до даты приоритета заявки на регистрацию, обращает внимание эксперт. С данной позицией солидарна Ирина Озолина. Эксперт отмечает, что с учетом достаточно длительного срока охраны промышленных образцов и при наличии аналогичного с товарными знаками стандарта доказывания нарушения прав, если правообладатель понимает, что через 25 лет регистрируемый им дизайн упаковки выйдет из моды и будет изменен, значит, речь идет не об индивидуализирующих особенностях упаковки, а об эстетических, – и такая упаковка (при условии соответствия критериям новизны и оригинальности), скорей должна охраняться в качестве промышленного образца, а не в качестве товарного знака.
***
Регистрация объемного товарного знака является трудоемким процессом, сопряженным с необходимостью учета тонкостей особенности экспертизы такого знака. Отсутствие четко сформированной практики, противоречие между Роспатентом и судами по отдельным вопросам не позволяет сформулировать четкую картину того, какие обозначения можно зарегистрировать как объемный товарных знак. В связи с этим заявителю следует тщательно готовиться для регистрации, в отдельных случаях – выбирать иной способ охраны формы своего товара или его упаковки, например, воспользовавшись механизмом регистрации в качестве промышленного образца.
_____________________________
1 Для ознакомления с изображениями товарных знаков, указанных в нашем материале, можно осуществлять поиск по номеру государственной регистрации товарного знака на официальном сайте Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности" (ФИПС).
