Новости и аналитика Важная тема Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака

Konstantin Zubarev / Shutterstock.com

Правовая охрана предоставляется зарегистрированному в установленном порядке товарному знаку (ст. 1477, ст. 1480-1481 Гражданского кодекса). Исключительное право на обозначение позволяет правообладателю использовать товарный знак для индивидуализации товаров, работ и услуг, в отношении которых он зарегистрирован, в частности, размещать его на этикетках и упаковках товаров, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках, в рекламе и в Интернете (ст. 1484 ГК РФ).

По общему правилу, исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет (п. 1 ст. 1491 ГК РФ). Этот срок может быть продлен еще на 10 лет по заявлению правообладателя, причем неограниченное число раз (п. 2 ст. 1491 ГК РФ).

Однако, помимо случая истечения срока действия исключительного права, ГК РФ предусматривает и основания для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, среди которых:

решение суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с его использованием на товарах, не обладающих общими характеристиками (п. 3 ст. 1511 ГК РФ). Напомним, что коллективный знак – это товарный знак, предназначенный для обозначения товаров, обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками, а также производимых или реализуемых лицами, входящими в состав того или иного объединения (п. 1 ст. 1510 ГК РФ);
решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием (ст. 1486 ГК РФ);
решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с ликвидацией юридического лица – правообладателя или прекращением предпринимательской деятельности гражданина – правообладателя;
отказ правообладателя от права на товарный знак;
решение Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;
решение суда о том, что переход исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя (ст. 1514 ГК РФ).

Кроме того, предоставление правовой охраны может быть признано недействительным, если государственная регистрация товарного знака была проведена с нарушением установленных законом требований (ст. 1512 ГК РФ). В этом случае речь идет о прекращении правовой охраны не досрочно, а с момента самого ее предоставления (т. е. о признании ее несуществующей). Что же касается досрочного прекращения правовой охраны обозначения, рассмотрим каждое из них подробнее.

Досрочное прекращение правовой охраны коллективного знака в связи с его использованием на товарах, не обладающих общими характеристиками

Это дополнительное основание для прекращения правовой охраны коллективного знака – помимо общих оснований, она может быть прекращена, если товарный знак используется на товарах, которые не обладают едиными качественными или иными общими характеристиками. Именно такими характеристиками, как было отмечено выше, должны обладать товары, которые призван обозначать коллективный знак (п. 1 ст. 1510 ГК РФ).

Чтобы правовая охрана коллективного знака была прекращена досрочно, любое заинтересованное лицо (например, производитель однородных товаров) может обратиться с соответствующим заявлением в суд (подп. 2 п. 1 ст. 1514 ГК РФ, ст. 125-126 АПК РФ). При этом правовая охрана может быть прекращена как полностью, так и частично (в отношении определенной части товаров).

На основании положительного решения суда Роспатент вносит соответствующую запись в Государственный реестр товарных знаков.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием

Относится ли информация о товарах и продавцах (изготовителях) этих товаров к коммерческой тайне и можно ли покупателям запретить фотографировать товар в магазине? Ответ на этот и другие практические вопросы – в "Базе знаний службы Правового консалтинга" интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите бесплатный доступ на 3 дня!

Получить доступ

Это одно из наиболее распространенных оснований для досрочного прекращения правовой охраны обозначения. Важно, чтобы товарный знак не использовался непрерывно в течение трех лет до даты обращения заинтересованного лица с соответствующим заявлением (п. 1 ст. 1486 ГК РФ). При этом использованием обозначения признается совершение не любых действий, а именно тех, которые непосредственно связаны с введением товара в гражданский оборот (п. 38 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.).

Алгоритм действий в данном случае выглядит следующим образом.

1Заинтересованное лицо должно направить правообладателю предложение обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или их части. Стоит обратить внимание, что направить такое предложение можно не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения правообладатель не удовлетворит просьбу, заинтересованное лицо может направить правообладателю новое предложение, но не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего. Либо оно вправе обратиться с иском в Суд по интеллектуальным правам (абз. 6 п. 2 ч. 4 ст. 34 АПК РФ). На это у него есть 30 дней с момента истечения указанного двухмесячного срока. При этом заявителю необходимо доказать свою заинтересованность в использовании спорного товарного знака, а ответчику – подтвердить факт использования спорного обозначения (п. 3 ст. 1486 ГК РФ).

Однако стоит иметь в виду, что само по себе неиспользование товарного знака не является безусловным основанием для прекращения его регистрации, а служит предметом судебной оценки. При разрешении вопроса о сохранении правовой охраны обозначения учитывается совокупность следующих критериев – различительная способность товарного знака, сходство обозначений заявителя и правообладателя, однородность товаров, их идентичность (причем значение каждого из критериев меняется в зависимости от фактических обстоятельств дела). Например, если речь идет о необходимости защиты "сильных" (известных, обладающих различительной способностью) товарных знаков, повышается значение критерия однородности (определение ВС РФ от 11 января 2016 г. № 300-ЭС15-10765).

Суд также может принять во внимание доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от правообладателя обстоятельствам – таковыми могут быть, например, обстоятельства, связанные с признанием правообладателя банкротом (решение СИП от 29 июня 2016 г. по делу № СИП-217/2016).

Если же доводы истца все же будут признаны обоснованными и суд примет решение в его пользу, правовая охрана товарного знака прекратится с даты вступления этого решения в законную силу (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с ликвидацией юридического лица или прекращением предпринимательской деятельности гражданина

Подать соответствующее заявление в Роспатент может любое лицо, за исключением самого правообладателя (приказ Минэкономразвития России от 28 сентября 2015 г. № 693; далее – Административный регламент № 693).

Данное заявление должно быть составлено в машинописной форме на русском языке, подписано заявителем или его представителем, а также заверено печатью (при ее наличии). Вместе с заявлением нужно представить доверенность на имя представителя (если в Роспатент обращается именно он), документ, подтверждающий прекращение юридического лица – правообладателя или регистрацию прекращения гражданином деятельности в качестве ИП – правообладателя, а также перевод указанных документов на русский язык, если они составлены на иностранном языке (п. 15, 17-18 Административного регламента № 693).

Подать заявление с приложенными к нему документами можно непосредственно в окно приема документов при Роспатенте, почтовым отправлением либо в электронном виде – через интернет-сайт ведомства или портал госуслуг (п. 16 Административного регламента № 693).

В общей сложности на рассмотрение заявления уходит пять месяцев (п. 12 Административного регламента № 693). Если все материалы соответствуют требованиям, регистрация товарного знака прекращается – запись об этом вносится в Государственный реестр товарных знаков.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с отказом правообладателя от права на него

БЛАНКИ

Заявление правообладателя о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака
Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по заявлению любого лица, кроме правообладателя
Другие бланки и образцы

К этому способу на практике прибегают крайне редко (как правило, основная цель в данном случае – избежать конфликта, например, в том случае, когда к правообладателю обращается заинтересованное лицо с предложением отказаться от права на спорный товарный знак в связи с его неиспользованием).

Чтобы правовая охрана товарного знака была прекращена по указанному основанию, правообладателю следует обратиться с соответствующим заявлением в Роспатент (приказ Минэкономразвития России от 27 августа 2015 г. № 603; далее – Административный регламент № 603). Если с заявлением обращается представитель правообладателя, к заявлению необходимо приложить также его доверенность. Этим перечень обязательных для представления документов исчерпывается (п. 16 Административного регламента № 603).

Роспатент рассматривает заявление правообладателя в течение 60 рабочих дней (п. 12 Административного регламента № 603). В том случае, если ведомством будет принято решение в пользу заявителя, правовая охрана товарного знака прекращается, а в Государственный реестр товарных знаков вносится соответствующая запись.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление

Заинтересованное лицо вправе обратиться в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, если считает, что это обозначение вошло во всеобщее употребление. За рассмотрение такого заявления придется уплатить пошлину в размере 16 тыс. руб. (п. 2.31 приложения № 1 к Положению о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, утв. постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941). Столь высокая цена услуги объясняется тем, что для принятия решения по указанному вопросу специалистам Роспатента необходимо провести оценку общеупотребимости спорного обозначения (Методические рекомендации по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида, утв. Приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. № 26).

В свое время ВАС РФ отметил, что превращение товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление, предполагает тщательную оценку действий владельца товарного знака по его использованию (кто использует, в каком объеме, в каком виде, как долго). Такое превращение может иметь место как при активном использовании товарного знака правообладателем, так и при его бездействии. Кроме того, обозначение, используемое в товарном знаке, должно войти во всеобщее употребление. Это значит, что обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области. При этом общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. Оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара. И наконец, товарный знак должен стать видовым понятием товара, не отделенным от него (Постановление Президиума ВАС РФ от 6 июля 2004 г. № 2606/04). Текущая судебная практика признает указанную позицию справедливой (постановления президиума СИП от 18 сентября 2017 г. № С01-543/2017 и от 23 марта 2015 г. № С01-74/2015).

Если в результате рассмотрения соответствующего заявления Роспатент признает факт общеупотребимости обозначения, правовая охрана этого товарного знака будет прекращена.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в том случае, когда переход исключительного права на обозначение вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя

В данном случае речь идет лишь о тех случаях, когда исключительное право переходит к другому лицу в отсутствие соответствующего договора – например, в порядке наследования, реорганизации юридического лица, а также при обращении взыскания на исключительное право (ст. 1241 ГК РФ).

Чтобы правовая охрана спорного товарного знака была прекращена, любое заинтересованное лицо вправе обратиться с заявлением в суд. Факт введения потребителей в заблуждение при этом предстоит доказать именно истцу (ст. 65 АПК РФ).

Документы по теме:

Читайте также:

Товарные знаки: даже "сильные" нуждаются в защите
ВС РФ уточнил, какой из критериев – идентичность или однородность продукции – считается основным при разрешении споров о досрочном прекращении охраны известного обозначения.

Предъявление покупателем дисконтной карты – это использование товарного знака или нет?
СИП уточнил, как расценивать такую ситуацию, даже если сам правообладатель при этом формально никаких действий не совершает, и ответил на другие вопросы о регистрации и использовании товарных знаков.

Особенности борьбы с контрафактом, или Как защитить свой товарный знак?
Законом предусмотрен ряд методов защиты исключительного права на бренд – какие из них являются более предпочтительными и с какими сложностями может при этом столкнуться правообладатель?

Изменился размер пошлин за государственные услуги Роспатента
Патентные и иные пошлины с сегодняшнего дня должны уплачиваться в повышенном размере, вместе с тем обращение в ведомство в электронном виде позволит сэкономить 30% от установленной суммы.

Перепечатка