Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 октября 2020 г. N С01-1104/2020 по делу N А50-35388/2019 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судом апелляционной инстанции неправомерно была произведена оценка однородности сфер предпринимательской деятельности истца и ответчика, а не услуг, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, и услуг, для индивидуализации которых соответствующее обозначение было использовано ответчиком

Резолютивная часть постановления объявлена 21 октября 2020 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 октября 2020 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Сидорской Ю.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Грищенко А.А.

рассмотрел в открытом судебном заседании, проведенном в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 153.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Семнадцатого арбитражного апелляционного суда (судья Балдин Р.А., секретарь судебного заседания Моор О.А.), кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Варушкина Сергея Владиславовича (г. Пермь, Пермская обл., ОГРНИП 304590434800113) на решение Арбитражного суда Пермского края от 12.03.2020 по делу N А50-35388/2019 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2020 по тому же делу по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Варушкина Сергея Владиславовича к индивидуальному предпринимателю Кузьмину Дмитрию Юрьевичу (г. Пермь, Пермская обл., ОГРНИП 316595800102400) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

В судебном заседании приняли участие представители индивидуального предпринимателя Варушкина Сергея Владиславовича - Буркова В.А. (по доверенности от 06.11.2019), Ахметов Р.Р. (по доверенности от 12.10.2020).

Кузьмин Дмитрий Юрьевич в судебное заседание не явился, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечил, о времени и месте проведения судебного заседания извещен надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Варушкин Сергей Владиславович (далее - Варушкин С.В., истец) обратился в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Кузьмину Дмитрию Юрьевичу (далее - Кузьмин Д.Ю., ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 12.03.2020 по делу N А50-35388/2019, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2020 по тому же делу, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, Варушкин С.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Пермского края от 12.03.2020 года по делу N А50-35388/2019 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2020 по тому же делу отменить, принять по делу новый судебный акт, удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В обоснование несогласия с принятыми по делу судебным актами, истец указывает на ошибочность вывода суда апелляционной инстанции об отсутствии сходства до степени смешения между спорным товарным знаком и обозначением, используемым ответчиком.

В частности, заявитель кассационной жалобы обращает внимание на то, что судом апелляционной инстанции не было учтено сходство сильных элементов сравниваемых обозначений, однако необоснованно было учтено наличие в составе используемого ответчиком обозначения отличительных элементов, которые по своему характеру являются слабыми. При этом, как отмечает кассатор, судом не была дана оценка степени сходства товарного знака истца и обозначения, которое было использовано ответчиком в составе доменного имени в сети "Интернет".

Кроме того, Варушкин С.В. полагает, что судом апелляционной инстанции были нарушены подходы, выработанные правоприменительной практикой, к определению однородности указанных в свидетельстве на товарный знак услуг и услуг, для индивидуализации которых обозначение было использовано ответчиком, указывая на то, что оказание услуг 35-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), включенных в перечень государственной регистрации, предполагает в том числе возможность реализации товаров и выполнения видов деятельности, которые осуществляются Кузьминым Д.Ю.

По мнению заявителя кассационной жалобы, данное обстоятельство косвенно подтверждается тем, что по результатам проведения экспертизы обозначения, заявленного ответчиком на государственную регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 41 и 44-го классов МКТУ, экспертами Федеральной службы по интеллектуальной собственности был сделан вывод о невозможности предоставления правовой охраны такому обозначению в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

При этом кассатор обращает внимание на то, что при установлении однородности подлежат сравнению не виды деятельности лица, использующего спорное обозначение, и правообладателя товарного знака, а услуги, которые оказывает ответчик, и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Таким образом, по мнению заявителя кассационной жалобы, выводы суда апелляционной инстанции относительно степени сходства сравниваемых обозначений не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

Наряду с этим Варушкин С.В. обращает внимание на незаконность действий суда первой инстанции по самостоятельному сбору доказательств, что, по мнению истца, свидетельствует о нарушении судом первой инстанции установленного законом принципа состязательности сторон.

С учетом изложенных обстоятельств кассатор полагает, что обжалуемые судебные акты являются незаконными и необоснованными, в связи с чем подлежат отмене.

В Суд по интеллектуальным правам поступил отзыв Кузьмина Д.Ю. на кассационную жалобу, в котором ответчик выражает несогласие с доводами кассатора, настаивает на законности и обоснованности принятых по делу судебных актов, просит в удовлетворении кассационной жалобы отказать.

В судебном заседании представитель Варушкина С.В. выступил с правовой позицией по делу, поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил отменить обжалуемые судебные акты.

Кузьмин Д.Ю., надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, в судебное заседание не явился, своего представителя в суд кассационной инстанции не направил, ходатайствовал о проведении судебного заседания в его отсутствие, в связи с чем, учитывая положения части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд полагает возможным рассмотреть кассационную жалобу в его отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзыве на нее.

Как установлено судами и следует из материалов дела, Варушкин С.В. является правообладателем товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 394367 с датой приоритета от 25.08.2008, зарегистрированного в отношении услуг 35-го класса "демонстрация товаров; организация выставок, торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]", 41-го класса "дискотеки; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; организация досугов; развлечение гостей; развлечения; шоу-программы" и 43-го класса "агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; базы отдыха; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" МКТУ.

Ссылаясь на факты незаконного использования указанного товарного знака Кузьминым Д.Ю. при осуществлении им предпринимательской деятельности по розничной продаже цветов в флористической студии "Мята", расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, д. 23, на вывеске магазина, на интернет-сайте, в социальной сети "Instagram", в социальной сети "ВКонтакте", в доменном имени интернет-сайта, через который осуществляется розничная продажа товаров, на упаковке товара, на товарных чеках и иной документации, связанной с введением товара в оборот, правообладатель обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, являются недобросовестными и не подлежат судебной защите. При этом суд счел, что истец надлежащих доказательств, подтверждающих факт использования им спорного товарного знака, не представил, передача же истцом прав на товарный знак посредством заключения лицензионного договора доказательством использования товарного знака не является.

Не согласившись с изложенным выводом суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы истца указал, что неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом. Кроме того, суд апелляционной инстанции обратил внимание на то, что на момент государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 394367 ответчик не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, в связи с чем вывод о недобросовестности действий Варушкина С.В. по обращению в суд с заявленными требованиями не может быть признан достаточно обоснованным.

Вместе с тем, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что товарный знак истца и обозначение, использованное ответчиком, не являются сходными до степени смешения, на основании чего, принимая во внимание вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований, оставил обжалуемый судебный акт без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражений относительно жалобы.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав мнение ее заявителя, принявшего участие в судебном заседании, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения кассационной жалобы в силу следующего.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом апелляционной инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Доводы заявителя кассационной жалобы сводится к оспариванию выводов суда апелляционной инстанции об отсутствии сходства обозначений, используемых ответчиком в своей деятельности для ее идентификации и оказываемых им услуг, со знаком обслуживания истца, а также о неоднородности деятельности (услуг) для индивидуализации, которой ответчиком используется спорное обозначение, с услугами, для которых зарегистрирован знак обслуживания истца.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ признается исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (пункт 1 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ предусмотрены, в частности, следующие способы осуществления исключительного права на товарный знак: 1) путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) путем использования товарного знака при выполнении работ, оказании услуг; 3) путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Таким образом, использование без согласия правообладателя при выполнении работ, оказании услуг, а равно размещение в сети Интернет обозначения, тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ установлено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Таким образом, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт наличия указанного права и его принадлежность истцу, а также факт его нарушения ответчиком путем использования обозначения, тождественного либо сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров и/или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникает вероятность смешения. В бремя доказывания ответчика входит подтверждение правомерности использования спорного обозначения.

Как следует из обжалуемого судебного акта, суд апелляционной инстанции установил факт принадлежности истцу исключительных прав на знак обслуживания, в защиту которого он обратился с настоящим иском. Данный вывод суда лицами, участвующими в деле, не оспаривается.

В силу вышеприведенных правовых норм нарушением исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) является использование без разрешения правообладателя тождественного либо сходного обозначения в отношении идентичных либо однородных услуг, указанных в регистрации товарного знака.

В абзаце пятом пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) указано, что установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

Таким образом, установление сходства сравниваемых обозначений относится к вопросам факта и подлежит установлению судом первой инстанции.

Вместе с тем, независимо от того, что вопрос сходства сравниваемых обозначений является вопросом факта, суд кассационной инстанции вправе проверять соблюдение нижестоящими судами требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о всестороннем, полном и объективном исследовании доказательств по делу, методологических подходов к оценке сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2017 по делу N А60-6484/2016.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащейся в постановлении от 18.07.2006 N 2979/06 по делу N А40-63533/2004 и от 17.04.2012 N 16577/11 по делу N А40-2569/2011, в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Аналогичная правовая позиция выражена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2017 N 309-ЭС16-15153.

При оценке сравниваемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения следует руководствоваться Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила от 20.07.2015 N 482), а также методологическими подходами, изложенными в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденного приказом удалить ссылку Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128, действовавшим на момент рассмотрения дела судами первой и апелляционной инстанций.

В соответствии с пунктом 41 Правил от 20.07.2015 N 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком) - если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 тех же Правил от 20.07.2015 N 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Как отмечалось выше, в пункте 162 Постановления N 10 разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Коллегия судей соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы, согласно которому вывод суда апелляционной инстанции о тождестве либо сходстве до степени смешения спорного обозначения с защищаемыми знаками обслуживания не может носить произвольный характер, а должен быть основан на вышеприведенных нормах права, методических подходах и правовых позициях.

Так, для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений (высокой, средней, низкой) и степени однородности товаров (услуг) для обычных потребителей соответствующих товаров, которая так же как и сходство может быть высокой, средней или низкой.

При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (высокой степени однородности) услуг, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве или высокой степени сходства спорного обозначения и товарного знака.

Вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности потребителей (зависящей в том числе от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарного знака, в защиту исключительного права на который обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком в своей деятельности, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и правовых позиций высшей судебной инстанции в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

В то же время суд кассационной инстанции обращает внимание на то, что полное вхождение словесного элемента " " (исполненного в латинице и кириллице), являющегося единственным словесным элементом в защищаемом в настоящем деле знаке обслуживания истца, в обозначение, используемое ответчиком , исключает вывод о несходстве таких обозначений.

Кроме того, из обжалуемого судебного акта следует, что при оценке сходства сравниваемых обозначений по семантическому, графическому и фонетическому признакам суд апелляционной инстанции пришел к выводу об их фонетическом тождестве, но наличии отличий в графическом исполнении обозначений.

Таким образом, из приведенного судом анализа усматривается наличие в сравниваемых обозначениях совпадающих тождественных словесных элементов.

При указанных обстоятельствах вывод суда об отсутствии сходства между знаком обслуживания истца и обозначением, используемым ответчиком, сделан без учета того, что при оценке сходства обозначений устанавливается не сходство и полное отсутствие такового, а наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой.

При этом не может быть установлено полное отсутствие сходства обозначений при наличии совпадающих элементов.

При этом судебная коллегия суда кассационной инстанции обращает внимание на то, что при установлении сходства обозначений суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 162 Постановления N 10).

Кроме того, судебная коллегия отмечает, что суд апелляционной инстанции, обосновывая вывод об отсутствии смешения (сходства) сравниваемых обозначений, проводил сравнительный анализ словесного знака обслуживания истца с комбинированным обозначением, используемом ответчиком, только на вывеске магазина в сети Интернет.

Между тем, в обжалуемом судебном акте отсутствует сравнение знака обслуживания истца и обозначения, используемого ответчиком в доменном имени на сайте www.workroom-myata.ru, несмотря на то, что истцом было заявлено соответствующее требование о незаконном использовании знака обслуживания в доменном имени в сети Интернет, через который осуществляется розничная продажа товаров (четвертый абзац страница 1 искового заявления).

Как следует из материалов дела, обращаясь в суд первой инстанции с исковым заявлением, Варушкин С.В. указывал на незаконность использования принадлежащего ему товарного знака на интернет-сайте ответчика, на странице ответчика в социальных сетях "Instagram" и "ВКонтакте", на упаковке товара, на вывеске флористического магазина, на товарных чеках и иной документации, связанной с введением товара в гражданский оборот, а также в доменном имени интернет-сайта, через который ответчиком осуществляется розничная продажа товаров.

Однако при рассмотрении настоящего дела суд апелляционной инстанции уклонился от оценки сходства товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 394367 и обозначения, использованного ответчиком в составе доменного имени в сети "Интернет" ("workroom-myata.ru"), и, соответственно, от оценки законности использования такого обозначения.

Коллегия судей суда кассационной инстанции также соглашается с доводами заявителя кассационной жалобы относительно выводов суда о неоднородности спорной деятельности ответчика под спорным обозначением с услугами, для которых зарегистрирован знак обслуживания истца.

В частности, коллегия судей суда кассационной инстанции отмечает, что сравнению подлежали спорная деятельность ответчика под спорным обозначением с конкретными услугами, для которых зарегистрированы знаки обслуживания истца, а не "сферы предпринимательской деятельности истца и ответчика".

При установлении смешения проводится анализ однородности товаров (услуг), для которых зарегистрирован защищаемый знак обслуживания истца "демонстрация товаров; организация выставок, торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]" 35-го класса МКТУ, "дискотеки; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; организация досугов; развлечение гостей; развлечения; шоу-программы" 41-го класса МКТУ, "агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; базы отдыха; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.)# с услугами, для индивидуализации которых ответчиком использовано спорное обозначение" 43-го класса МКТУ) с услугами, для индивидуализации которых ответчиком использовано спорное обозначение.

Как следует из пункта 45 Правил от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения.

Аналогичные положения применяются при оценке однородности услуг.

Однородность товаров и услуг устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Как следует из материалов дела, при анализе сходства товарного знака истца и использованного ответчиком обозначения суд апелляционной инстанции установил, что услуги 35-го класса МКТУ, указанные в перечне государственной регистрации, сформулированы широко, в то время как ответчик осуществляет предпринимательскую деятельность по продаже цветов (студия флористики).

Учитывая данные обстоятельства, а также исходя из того, что "сферы предпринимательской деятельности истца (гостиницы, бары, рестораны и прочее) и ответчика (продажа цветов) различны, как и круг потенциальных потребителей", суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что "риск введения в заблуждение потребителя относительно того, кому принадлежит спорный товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 394367, минимален".

Между тем судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам отмечает, что судом апелляционной инстанции неправомерно была произведена оценка однородности "сфер предпринимательской деятельности истца и ответчика", а не услуг, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак, и услуг, для индивидуализации которых соответствующее обозначение было использовано ответчиком.

При этом суд апелляционной инстанции уклонился от исследования и оценки указанных в абзаце четвертом пункта 162 постановления от 23.04.2019 N 10 юридически значимых обстоятельств, характеризующих указанные услуги.

С учетом изложенного выводы, к которым пришел суд апелляционной инстанции в указанной части, не могут быть признаны законными и обоснованными.

Оценивая довод заявителя кассационной жалобы о допущенном судом первой инстанции нарушении предусмотренного законом принципа состязательности сторон, судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым высказать следующее.

При анализе возможности смешения учитывается не только степень сходства сравниваемых обозначений, однородность товаров и услуг, но и различительная способность защищаемого товарного знака.

Кроме того, как разъяснено в пункте 162 постановления от 23.04.2019 N 10, при наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе:

используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;

длительность и объем использования товарного знака правообладателем;

степень известности, узнаваемости товарного знака;

степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);

наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Как указывалось ранее, в бремя доказывания истца, исходя из предмета данного спора, не входит доказывание использования самим правообладателем объектов интеллектуальной собственности, в защиту которых предъявлен иск. При этом в силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Таким образом, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать только те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В то же время в силу пункта 2 названной статьи обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Таким образом, указав, что обстоятельство использования самим правообладателем знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 394367 имеет значение для правильного рассмотрения настоящего дела, суд первой инстанции обязан был определить данное обстоятельство в качестве значимого и в порядке части 2 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предложить истцу представить соответствующие доказательства.

При таких обстоятельствах судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам соглашается с доводами заявителя кассационной жалобы в изложенной части и приходит к выводу о том, что при рассмотрении настоящего дела судом были допущены нарушения норм материального и процессуального права.

На основании вышеизложенного суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что в настоящем деле судами не были установлены все юридические значимые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по настоящему делу; судебные акты приняты с нарушением норм материального и процессуального права, а выводы, содержащиеся в судебном акте, не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, учитывая отсутствие в обжалуемом судебном акте необходимого исследования и оценки имеющих значение для дела обстоятельств и доказательств, в связи с чем судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду надлежит устранить указанные недостатки, исследовать и оценить существенные для правильного рассмотрения дела и входящие в предмет доказывания обстоятельства, проверить, в том числе доводы истца, результаты такой оценки изложить в судебном акте, принять законный и обоснованный судебный акт, а также распределить судебные расходы, в том числе за рассмотрение кассационной жалобы (часть 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Кроме того, при новом рассмотрении суду первой инстанции необходимо распределить судебные расходы согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Пермского края от 12.03.2020 по делу N А50-35388/2019 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2020 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

И.В. Лапшина

Судья

В.В. Голофаев

Судья

Ю.М. Сидорская