Решение Суда по интеллектуальным правам от 6 ноября 2019 г. по делу N СИП-391/2019 Суд отказал в удовлетворении требования о признании недействительным решения Роспатента, поскольку является верным вывод уполномоченного органа о том, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление об изготовителе товаров, защищаемых оспариваемым знаком

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 октября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 6 ноября 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Четвертаковой Е.С.,

судей Лапшиной И.В., Рогожина С.П.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Беляевым П.С.

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью "ВЕДО Рус" (Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовлад. 4, стр. 2, эт. 4, Блок В, оф. 429, Москва, ОГРН 1157847438143) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, ОГРН 1047730015200) от 18.02.2019 об удовлетворении возражения и признании правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 606244 недействительной в отношении части товаров 8-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено иностранное лицо - WEDO TOOLS CO., LTD (3-17-603 Hardware zone, Mlyun Ylzhi Road, Nankai District, Tianjin, China).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ВЕДО Рус" - Пелих А.Н. (по доверенности от 15.04.2019);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Халявин С.Л. (по доверенности от 26.04.2019 N 01/32-348/41);

от иностранного лица - WEDO TOOLS CO., LTD - Бусарев Г.Г. (по доверенности от 27.06.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ВЕДО Рус" (далее - заявитель, общество) 17.05.2019 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) (далее также - административный орган) от 18.02.2019 об удовлетворении возражения и признании правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 606244 недействительной в части товаров 8-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено иностранное лицо - WEDO TOOLS CO., LTD (далее - компания).

В обоснование заявленных требований общество ссылается на неверное применение Роспатентом пункта 8 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и полагает, что между спорным товарным знаком и противопоставленным фирменным наименованием компании отсутствует сходство до степени смешения, в том числе и потому, что наименование третьего лица в свидетельстве о регистрации выполнено иероглифами.

Кроме того, по мнению общества, третье лицо не доказало, что права на фирменное наименование у него возникли ранее даты приоритета спорного товарного знака и что оно осуществляет деятельность на территории Российской Федерации и, как следствие, использует свое фирменное наименование в отношении товаров, однородных товарам 8-го класса МКТУ, на которые распространяется правовая охрана спорного товарного знака.

С учетом изложенного заявитель полагает, что Роспатент необоснованно признал компанию заинтересованным лицом в подаче возражения.

Роспатент представил письменный отзыв, в котором просил суд отказать в удовлетворении заявленных требований и полагал, что принятый им оспариваемый ненормативный правовой акт является законным и обоснованным.

Как указывает административный орган, права иностранных юридических лиц, в том числе исключительное право на фирменное наименование, подлежат правовой охране в том же порядке, что и права российских организаций, в связи с чем в рассматриваемом случае должны учитываться дата регистрации иностранного юридического лица по праву страны Союза по охране промышленной собственности, к которому применяется Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция), и осуществление им деятельности в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам, содержащимся в перечне позиций, для которых зарегистрирован этот товарный знак.

Роспатент утверждает, что словесный элемент спорного товарного знака фонетически тождественен части фирменного наименования третьего лица, что свидетельствует о сходстве несмотря на отдельные отличия.

Проведенный административным органом анализ приложенных к возражению документов позволил признать доказанным осуществление компанией в Российской Федерации деятельности по продаже товаров, однородных товарам 8-го класса МКТУ.

Вместе с тем Роспатент отметил, что доводы заявителя об отсутствии заинтересованности компании в оспаривании предоставления правовой охраны спорному товарному знаку в связи с его несоответствием требованиям подпункта 5 пункта 2 статьи 1512 и пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, основаны на неправильном понимании норм материального права, а кроме того, поскольку административный орган отказал в удовлетворении возражения по указанным основаниям, то в этой части оспариваемый ненормативный правовой акт не затрагивает права и законные интересы общества.

Третье лицо также представило в материалы дела отзыв, в котором поддержало выводы Роспатента и настаивало на законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

В судебном заседании представитель общества поддержал доводы, изложенные в заявлении, просил отменить принятое Роспатентом решение от 18.02.2019 и обязать административный орган восстановить действие правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 606244.

Представители Роспатента и компании, выступили по доводам, изложенным в отзывах, возражали против удовлетворения заявленных требований.

Как усматривается из материалов дела, общество является правообладателем комбинированного товарного знака " " по свидетельству Российской Федерации N 606244, который был зарегистрирован по заявке N 2016705090 с датой приоритета от 20.02.2016 в отношении следующих товаров 8-го класса "инструменты абразивные [ручные инструменты]; камни точильные; нитковдеватели для игл; надфили; ремни для правки бритв кожаные; шилья; державки, используемые при резании [ручные инструменты]; развертки; патроны для разверток; удлинители воротков для метчиков; мастехины, шпатели; шпатели [ручные инструменты]; кастеты; сверла [части ручных инструментов]; угольники [ручные инструменты]; приспособления для снятия шкур животных; клуппы; пилы лучковые; оружие холодное; гвоздодеры ручные; домкраты ручные; штыри; машинки для стрижки бороды; буры с ручным приводом; стамески; топоры для выдалбливания пазов [гнезд]; инструменты для клеймения скота; ножницы для стрижки скота; лапы костыльные [ручные инструменты]; бучарды, долота каменотесные; бруски точильные; молотки клепальные [ручные инструменты]; резаки для очистки поверхности [ручные инструменты]; ножницы; пинцеты; резцы гравировальные [ручные инструменты]; кирки; стамески для конопачения; ножи перочинные; молотки для работы с камнем; лобзики; скобели; пробойники для выбивания шплинтов; молотки гладильные [ручные инструменты]; трамбовки [ручные инструменты]; ножи охотничьи; рамки для ручных пил или ножовок; пилы [ручные инструменты]; колодки обувные [для ручного пошива]; щипцы для завивки волос; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; ножницы для резки плотных материалов; ножницы слесарные; полотна режущие; перфораторы [ручные инструменты]; ключи гаечные [ручные инструменты]; ключи [ручные инструменты]; храповики [ручные инструменты]; плашки [ручные инструменты]; буравы; держатели оселков; топоры; вилки столовые; рубанки; инструменты ручные с ручным приводом; овощерезки; кусачки для ногтей; щипцы для ногтей; труборезы [ручные инструменты]; режущие инструменты; ножи-секачи; изделия ножевые; плодосъемники [ручные инструменты]; ложки; ковши [ручные инструменты]; ремни для правки бритв; трамбовки для уплотнения грунта [ручные инструменты]; инструменты штамповочные [ручные инструменты]; резцы фрезерные [ручные инструменты]; лопатки [садоводство]; совки [садоводство]; кельмы; устройства для уничтожения вредителей растений ручные; алмазы для резки стекла [части ручных инструментов]; инструменты развальцовочные [ручные инструменты]; оселки; инструменты для заточки; инструменты для заточки режущих кромок; ножи для снятия чешуи; культиваторы для прополки крупных сорняков [ручные инструменты]; секаторы; ножницы садовые кривые; ножи окулировочные; кусторезы; щипцы для удаления заусенцев; пинцеты эпиляционные; свайки морские; буры для плотницких работ; устройства для тиснения [ручные инструменты]; наборы педикюрных инструментов; футляры для бритв; сверла для полостей [части ручных инструментов]; грабли [ручные инструменты]; лопаты [ручные инструменты]; заступы [ручные инструменты]; ножницы садовые; косы; кольца для кос; бруски точильные для кос; утюги [неэлектрические, ручные инструменты]; инструменты для гофрирования; инструменты для полирования; лезвия для калевок; ножи калевочные; приспособления для гофрирования ткани; тавра; буравчики [ручные инструменты]; ножны для холодного оружия; приспособления для завивки волос ручные неэлектрические; газонокосилки [ручные инструменты]; ледорубы; стамески полукруглые [ручные инструменты]; дубинки полицейские; иглы гравировальные; ножи копытные; ножи сапожные; ножи прививочные [ручные инструменты]; зензубели; приспособления для резки овощей; тесаки; шинковки [ножи]; топорики [ручные инструменты]; гарпуны; тесла [инструменты]; мотыги; инструменты для открывания устриц; пульверизаторы для инсектицидов [ручные инструменты]; инвентарь садово-огородный с ручным приводом; серпетки; зажимы для плотницких работ; лезвия бритвенные; лезвия [ручные инструменты]; клинки; полотна пил [части ручных инструментов]; ваги; мачете; киянки [ручные инструменты]; молотки [ручные инструменты]; кувалды; молотки камнетесные; зубила; устройства натяжные металлических лент [ручные инструменты]; ножи роликовые [ручные инструменты]; приспособления для сбора монет; ступы для растирания; ножницы для обрезания фитилей; несессеры для бритвенных принадлежностей; инструменты для выбивания номеров; пилочки для ногтей; ножи консервные неэлектрические; гарпуны для рыбной ловли; кайла [ручные инструменты]; бабы [ручные инструменты]; щипцы для сахара; пистолеты [ручные инструменты]; кернеры [ручные инструменты]; ковши литейные [ручные инструменты]; лезвия для рубанков; рашпили [ручные инструменты]; бритвы электрические и неэлектрические; пробойники; кочерги топочные; инструменты клепальные [ручные инструменты]; косы с короткой ручкой; вилы [ручные инструменты]; мотыги [ручные инструменты]; рамы пил; приспособления чесальные [ручные инструменты]; ножи садовые кривые; инструменты для декантации жидкости [ручные инструменты]; изделия режущие [ручные инструменты]; метчики [ручные инструменты]; буры [ручные инструменты]; отвертки; долота [ручные инструменты]; наконечники сменные [ручные инструменты]; инструменты для резки труб; коловороты; орудия сельскохозяйственные с ручным приводом; круги точильные [ручные инструменты]; разбрызгиватели инсектицидов; серебро столовое [ножи, вилки и ложки]; копатели [ручные инструменты]; ножи; клещи; щипцы; мечи, шпаги; палаши, сабли, шашки; копры [ручные инструменты]; компостеры билетные; пилочки для ногтей электрические; приспособления полировальные для ногтей электрические или неэлектрические; щипцы для колки орехов; патроны сверлильные [ручные инструменты]; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; вилы сельскохозяйственные [ручные инструменты]; инструменты для обрезания ногтей электрические или неэлектрические; машинки для стрижки животных [ручные инструменты]; ножницы стригальные [ручные инструменты]; утюги; круги наждачные; напильники [инструменты]; клещи дыропробивные [ручные инструменты]; пуансоны [ручные инструменты]; инструменты режущие [ручные инструменты]; наборы маникюрных инструментов; пистолеты ручные для выдавливания мастик; мотыги для обработки виноградников [ручные инструменты]; скребки [ручные инструменты]; мясорубки [ручные инструменты]; шаберы [ручные инструменты]; инструменты для прокалывания ушей; инструменты для депиляций неэлектрические и электрические; наборы маникюрных инструментов электрические; тиски; насосы ручные; кинжалы; пояса-держатели ручного инструмента; ножи для нарезания сыра неэлектрические; ножи для пищи неэлектрические; ломы; ножи для нарезания яиц неэлектрические; щипчики для загибания ресниц; стусла [ручной инструмент]; грабли для ухода за гольф-дорожками; мехи для камина [ручные инструменты]; аппараты для татуировки; напильники наждачные; проволока протяжная [ручной инструмент]; инструменты для снятия изоляции [ручные инструменты]; ковши для вина; тиски верстачные [инструменты ручные]; пистолеты для заделки швов, неэлектрические, пистолеты для шовного герметика, неэлектрические; устройства натяжные для металлических проводов [ручные инструменты]; ножи для творческого досуга [скальпели]; насосы воздушные с ручным приводом; ножи керамические; пилки наждачные картонные; инструменты ручные для заточки кантов лыж, канторезы ручные" МКТУ. Словесный элемент в спорном товарном знаке выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлено в цветовом сочетании: "черный", "белый" и "бордовый".

Против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку 26.07.2018 компанией было подано возражение, мотивированное несоответствием регистрации требованиям, установленным статьей 6-septies Парижской конвенции, подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512, подпунктом 1 пункта 3 и пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ.

В обоснование своих доводов компания указывала на то, что словесный элемент спорного товарного знака воспроизводит ее фирменное наименование, зарегистрированное 18.07.2011, а правообладатель спорного товарного знака являлся дистрибьютором иностранного лица на территории Российской Федерации, был образован в результате реорганизации из юридического лица, привлеченного компанией в ноябре 2015 года к сотрудничеству для развития дилерской сети на территории Российской Федерации, деятельности в сфере продвижения бренда "WEDO" на территории России и стран СНГ и для контроля расходов и доходов сектора по продаже ручных инструментов - инжиниринговой группы компаний "Технологический сервис и комплектация".

Впоследствии между компанией и обществом был заключен контракт от 28.01.2016 N 20160128, на основании которого осуществлялась периодическая поставка ручного инструмента заявителю от третьего лица, а 14.09.2017 компания заключила с обществом дистрибьюторский договор, по условиям которого оно стало эксклюзивным дистрибьютором продукции бренда "WEDO".

Наряду с этим компания и общество пришли к соглашению о регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации на имя компании, однако общество нарушило договоренности и зарегистрировало спорный товарный знак на свое имя. При этом словесный элемент указанного товарного знака является тождественным обозначению "WEDO" в фирменном наименовании компании, которая является известным производителем профессионального ручного инструмента в Китае, России, а также в иных странах мира, для чего с 2013 года активно используется Интернет-сайт http://wedotools.com и его англоязычная версия http://en.wedotools.com, зарегистрированный 20.09.2013, а также аккаунт в социальной сети Facebook. Для продвижения продукции общество использует сайт в Интернете http://wedotools.ru/, на котором имеется архивная информация о том, что оно в России и СНГ является эксклюзивным представителем продукции, производимой компанией.

На основании изложенного компания просила признать недействительным предоставление правовой охраны спорному товарному знаку в отношении всех товаров 8-го класса МКТУ, для которых он зарегистрирован.

К возражению компанией были приложены следующие документы:

свидетельство о государственной регистрации - [1];

свидетельства о регистрации доменного имени с переводом на русский язык - [2-3];

сведения с сайтов http://en.wedotools.com, https://web.archive.org/web/ с переводом на русский язык - [4];

свидетельство менеджмента качества за 2015 год с переводом на русский язык - [5];

сведения с сайта http://mall.wedotools.com/ с переводом на русский язык - [6];

распечатки с сайта https://www.yandex.ru/, https://www.google.ru/ по запросу "WEDO TOOLS CO LTD" - [7];

сведения с сайта https://www.facebook.com/wedotools/ - [8];

сведения о переписке сторон спора, в том числе с переводом на русский язык - [9];

сведения из ЕГРЮЛ о правообладателе - [10];

копия контракта от 28.01.2016 N 20160128 и дополнительное соглашение к нему - [11];

счета-инвойсы, кредитовое авизо международных расчетов - [12];

информация о домене и сведения с сайта http://wedotools.ru/ - [13];

дистрибьюторское соглашение от 14.09.2017- [14];

таможенные декларации грузов Китайской таможни с переводом на русский язык - [15];

сертификат соответствия и приложения к нему за 2016 год - [16];

сведения о товарных знаках, зарегистрированных в других странах мира на имя компании с переводом на русский язык - [17];

сведения о выставке Mitex-2016 - [18];

распечатка с сайта https://vk.com/wedotool - [19];

сведения о том, что общество является дистрибьютором продукции компании - [20].

Установив, что компания является правообладателем товарных знаков со словесным элементом "WEDO" (регистрации N 5224243 (США), N 3278805 (Индия), N 256373 (ОАЭ)), зарегистрированных в отношении тождественных либо однородных товаров 8-го класса МКТУ, товарам 8-го класса МКТУ, указанных в перечне спорного товарного знака, а также что фирменное наименование компании содержит словесный элемент "WEDO" и при этом она занимается производством и поставкой, в том числе на территорию Российской Федерации ручных инструментов, маркированных данным обозначением, Роспатент признал компанию заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 606244.

По результатам поданного компанией 26.07.2018 возражения, Роспатентом 18.02.2019 было принято решение, которым правовая охрана указанному товарному знаку была признана недействительной в отношении части товаров 8-го класса МКТУ.

При принятии указанного решения Роспатент не нашел оснований для признания оспариваемой регистрации несоответствующей требованиям, установленным статьей 6-septies Парижской конвенции, подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ.

Данное обстоятельство заявителем не оспаривается, в связи с чем суд не проверяет обоснованность выводов административного органа в указанной части.

Вместе с тем, проведя анализ регистрации спорного товарного знака на ее соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, Роспатент установил, что право на фирменное наименование у компании возникло 18.07.2011, при этом данное фирменное наименование фонетически тождественно словесному элементу "WEDO" спорного товарного знака, с использованием которого она до даты приоритета спорного товарного знака (до 20.02.2016) поставляла на территорию Российской Федерации ручной инструмент, то есть товары, которые, как установил административный орган, являются однородными товарам, охраняемым спорным товарным знаком.

Изложенное позволило Роспатенту принять решение от 18.02.2019, которым частично удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 606244 в отношении части товаров 8-го класса МКТУ недействительной как не соответствующей требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ.

Общество, полагая, что решение Роспатента от 18.02.2019 является недействительным и нарушает его права и законные интересы, обратилось в суд с заявлением, рассматриваемым в настоящем деле.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзывах на него, заслушав правовые позиции представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

В силу статьи 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности обжалование решений государственных органов в суд.

В соответствии со статьями 1248 и 1500 ГК РФ решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятые по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку, могут быть оспорены в суде.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок на обращение с заявлением об оспаривании решения Роспатента обществом не пропущен.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 10), пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Исходя из полномочий Роспатента, закрепленных в Положении о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218 "О Федеральной службе по интеллектуальной собственности", рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны спорному товарному знаку и принятие решения по результатам рассмотрения такого возражения находится в рамках компетенции Роспатента.

Таким образом, решение от 18.02.2019 об отказе в удовлетворении возражения принято Роспатентом в рамках своих полномочий, что не оспаривается обществом в поданном в суд заявлении.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 27 Постановления Пленума N 10, при оспаривании решений Роспатента необходимо учитывать, что по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию спорного товарного знака (20.02.2016) законодательством, применимым для оценки охраноспособности этого товарного знака, является Парижская конвенция, ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

При этом порядок рассмотрения возражения о предоставлении правовой охраны спорному товарному знаку определяется в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 N 56.

На основании изложенного судебная коллегия отмечает, что Роспатентом верно определена правовая база для оценки охраноспособности спорного товарного знака.

Как указано в пункте 8 статьи 1483 ГК РФ, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Следовательно, по мнению судебной коллегии, Роспатент правильно полагал, что с учетом положений пункта 8 статьи 1483 ГК РФ несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено наличием совокупности следующих признаков:

обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;

право на фирменное наименование возникло раннее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Аналогичная правовая позиция сформулирована в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.06.2014 N ВАС-7357/14 по делу N А40-26050/2013.

Суд по интеллектуальным правам, сравнив охраняемое спорным товарным знаком обозначение " " и фирменное наименование компании - "WEDO TOOLS CO., LTD", соглашается с выводом Роспатента о том, что между ними имеется высокая степень сходства за счет наличия в составе каждого средства индивидуализации фонетически тождественного словесного элемента "WEDO" (пункты 41-43 Правил).

При этом коллегия судей критически оценивает довод заявителя о том, что фирменное наименование третьего лица может фонетически восприниматься как словосочетание "we do tools", означающегося в переводе с английского языка на русский язык "мы делаем инструменты", поскольку в указанном фирменном наименовании словесный элемент "WEDO" представляет собой единое и неделимое слово и это же слово занимает доминирующее положение в спорном товарном знаке.

Наличие в фирменном наименовании компании иных словесных элементов "TOOLS" (в переводе с английского языка означает "инструмент"), CO (расшифровывается на английском языке "company" и в переводе означает "компания, организация") и LTD (расшифровывается на английском языке "limited" и в корпоративных отношениях обозначает ограничение ответственности компании по обязательствам), не влечет качественно иного восприятия рядовым потребителем указанных обозначений в целом, поскольку отсутствие данных словесных элементов, указывающих на вид товара, а также на организационно-правовую форму и видовое наименование предприятия третьего лица, нивелируется наличием в их составе полностью совпадающего словесного элемента "WEDO", являющегося произвольной частью фирменного наименования иностранного лица.

Довод общества со ссылкой на указание в копии свидетельства о государственной регистрации компании в качестве юридического лица ее фирменного наименования на языке страны происхождения (Китай) не имеет определяющего значения для разрешения вопроса о несоответствии спорного товарного знака требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку названным документом подтверждается лишь дата возникновения исключительного права у третьего лица на данное фирменное наименование, тогда как существенное значение для разрешения данного спора является наличие документов, доказывающих его использование на территории Российской Федерации до даты приоритета спорного товарного знака применительно к деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых он зарегистрирован, и именно правообладатель такого фирменного наименования должен доказать его использование соответствующим образом на территории Российской Федерации до даты приоритета спорного товарного знака.

Вместе с тем, учитывая, что копией свидетельства о государственной регистрации (том 3, л.д. 144) подтверждается факт регистрации компании в качестве юридического лица 18.07.2011 (дата регистрации в качестве юридического лица), данное обстоятельство указывает на то, что право на фирменное наименование "WEDO TOOLS CO., LTD" возникло у третьего лица ранее 20.02.2016 (даты приоритета спорного товарного знака).

Судебная коллегия не принимает во внимание довод общества о недоказанности компанией того, что принадлежащее ей фирменное наименование охраняется в Российской Федерации с момента его государственной регистрации в качестве юридического лица, поскольку в соответствии с пунктом 8 Парижской конвенции фирменное наименование юридического лица охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Аналогичный правовой подход изложен в пункте 153 Постановления Пленума N 10, а именно: в Российской Федерации подлежит охране исключительное право на фирменное наименование, в том числе иностранных юридических лиц (статья 8 Парижской конвенции).

Таким образом, исходя из изложенного фирменное наименование иностранного лица подлежит защите в Российской Федерации, так как права иностранных юридических лиц, в том числе исключительное право на фирменное наименование, подлежат правовой охране в том же порядке, как и права национальных юридических лиц; а следовательно, применительно к пункту 8 статьи 1483 ГК РФ учитываться должна дата регистрации иностранного юридического лица по праву страны Союза и то, осуществляет ли оно в Российской Федерации деятельность в отношении товаров и услуг, однородных товарам и услугам, содержащимся в перечне позиций, для которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Следовательно, Роспатент обоснованно исходил из того, что исключительное право на фирменное наименование "WEDO TOOLS CO., LTD" возникло у компании на дату его государственной регистрации в качестве юридического лица (пункт 2 статьи 1475 ГК РФ).

В отношении обстоятельств использования компанией своего фирменного наименования на территории Российской Федерации до даты приоритета спорного товарного знака в связи с осуществлением деятельности с товарами, однородными товарам 8-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, судебная коллегия отмечает следующее.

В пункте 45 Правил предусмотрено, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

При принятии оспариваемого решения Роспатентом было установлено, что компания выступала в гражданском обороте на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием при реализации товаров 8-го класса МКТУ (инструменты ручные) до даты приоритета спорного товарного знака.

Данный вывод был сделан Роспатентом на основании всестороннего анализа представленных компанией с возражением документов, а именно: свидетельства о регистрации доменного имени и сведений с Интернет-сайта http://www.wedotools.com, в том числе до даты приоритета спорного товарного знака; сертификатов качества за 2015 и 2016 годы - [2-5, 16]; копии контракта от 28.01.2016 N 20160128 и дополнительного соглашения к нему - [11]; счетов-инвойсов, кредитовых авизо международных расчетов - [12]; таможенных деклараций - [15]; сведений о выставке Mitex-2016 - [18]; распечаток с сайта https://vk.com/wedotool - [19]; сведений о том, что общество является дистрибьютором продукции компании - [20].

Изложенное позволило административному органу сделать обоснованный вывод о том, что производимые и поставляемые на территорию Российской Федерации под своим фирменным наименованием "инструменты ручные" являются однородными следующим товарам 8-го класса МКТУ, указанным в перечне регистрации спорного товарного знака: "инструменты абразивные [ручные инструменты]; камни точильные; нитковдеватели для игл; надфили; ремни для правки бритв кожаные; шилья; державки, используемые при резании [ручные инструменты]; развертки; патроны для разверток; удлинители воротков для метчиков; мастехины, шпатели; шпатели [ручные инструменты]; сверла [части ручных инструментов]; угольники [ручные инструменты]; приспособления для снятия шкур животных; клуппы; пилы лучковые; гвоздодеры ручные; домкраты ручные; штыри; буры с ручным приводом; стамески; топоры для выдалбливания пазов [гнезд]; инструменты для клеймения скота; ножницы для стрижки скота; лапы костыльные [ручные инструменты]; бучарды, долота каменотесные; бруски точильные; молотки клепальные [ручные инструменты]; резаки для очистки поверхности [ручные инструменты]; ножницы; пинцеты; резцы гравировальные [ручные инструменты]; кирки; стамески для конопачения; ножи перочинные; молотки для работы с камнем; лобзики; скобели; пробойники для выбивания шплинтов; молотки гладильные [ручные инструменты]; трамбовки [ручные инструменты]; ножи охотничьи; рамки для ручных пил или ножовок; пилы [ручные инструменты]; ножницы для резки плотных материалов; ножницы слесарные; полотна режущие; перфораторы [ручные инструменты]; ключи гаечные [ручные инструменты]; ключи [ручные инструменты]; храповики [ручные инструменты]; плашки [ручные инструменты]; буравы; держатели оселков; топоры; рубанки; инструменты ручные с ручным приводом; труборезы [ручные инструменты]; режущие инструменты; ножи-секачи; изделия ножевые; плодосъемники [ручные инструменты]; ковши [ручные инструменты]; трамбовки для уплотнения грунта [ручные инструменты]; инструменты штамповочные [ручные инструменты]; резцы фрезерные [ручные инструменты]; лопатки [садоводство]; совки [садоводство]; кельмы; устройства для уничтожения вредителей растений ручные; алмазы для резки стекла [части ручных инструментов]; инструменты развальцовочные [ручные инструменты]; оселки; инструменты для заточки; инструменты для заточки режущих кромок; ножи для снятия чешуи; культиваторы для прополки крупных сорняков [ручные инструменты]; секаторы; ножницы садовые кривые; ножи окулировочные; кусторезы; свайки морские; буры для плотницких работ; устройства для тиснения [ручные инструменты]; сверла для полостей [части ручных инструментов]; грабли [ручные инструменты]; лопаты [ручные инструменты]; заступы [ручные инструменты]; ножницы садовые; косы; кольца для кос; бруски точильные для кос; утюги [неэлектрические, ручные инструменты]; инструменты для гофрирования; инструменты для полирования; лезвия для калевок; ножи калевочные; приспособления для гофрирования ткани; тавра; буравчики [ручные инструменты]; газонокосилки [ручные инструменты]; ледорубы; стамески полукруглые [ручные инструменты]; иглы гравировальные; ножи копытные; ножи сапожные; ножи прививочные [ручные инструменты]; зензубели; тесаки; топорики [ручные инструменты]; гарпуны; тесла [инструменты]; мотыги; пульверизаторы для инсектицидов [ручные инструменты]; инвентарь садово-огородный с ручным приводом; серпетки; зажимы для плотницких работ; лезвия [ручные инструменты]; клинки; полотна пил [части ручных инструментов]; ваги; мачете; киянки [ручные инструменты]; молотки [ручные инструменты]; кувалды; молотки камнетесные; зубила; устройства натяжные металлических лент [ручные инструменты]; ножи роликовые [ручные инструменты]; приспособления для сбора монет; ножницы для обрезания фитилей; инструменты для выбивания номеров; ножи консервные неэлектрические; кайла [ручные инструменты]; бабы [ручные инструменты]; пистолеты [ручные инструменты]; кернеры [ручные инструменты]; ковши литейные [ручные инструменты]; лезвия для рубанков; рашпили [ручные инструменты]; пробойники; кочерги топочные; инструменты клепальные [ручные инструменты]; косы с короткой ручкой; вилы [ручные инструменты]; мотыги [ручные инструменты]; рамы пил; приспособления чесальные [ручные инструменты]; ножи садовые кривые; инструменты для декантации жидкости [ручные инструменты]; изделия режущие [ручные инструменты]; метчики [ручные инструменты]; буры [ручные инструменты]; отвертки; долота [ручные инструменты]; наконечники сменные [ручные инструменты]; инструменты для резки труб; коловороты; орудия сельскохозяйственные с ручным приводом; круги точильные [ручные инструменты]; разбрызгиватели инсектицидов; копатели [ручные инструменты]; ножи; клещи; щипцы; копры [ручные инструменты]; компостеры билетные; патроны сверлильные [ручные инструменты]; вилы сельскохозяйственные [ручные инструменты]; машинки для стрижки животных [ручные инструменты]; ножницы стригальные [ручные инструменты]; утюги; круги наждачные; напильники [инструменты]; клещи дыропробивные [ручные инструменты]; пуансоны [ручные инструменты]; инструменты режущие [ручные инструменты]; пистолеты ручные для выдавливания мастик; мотыги для обработки виноградников [ручные инструменты]; скребки [ручные инструменты]; мясорубки [ручные инструменты]; шаберы [ручные инструменты]; тиски; насосы ручные; пояса держатели ручного инструмента; ножи для нарезания сыра неэлектрические; ножи для пищи неэлектрические; ломы; ножи для нарезания яиц неэлектрические; стусла [ручной инструмент]; грабли для ухода за гольф-дорожками; мехи для камина [ручные инструменты]; аппараты для татуировки; напильники наждачные; проволока протяжная [ручной инструмент]; инструменты для снятия изоляции [ручные инструменты]; тиски верстачные [инструменты ручные]; пистолеты для заделки швов, неэлектрические, пистолеты для шовного герметика, неэлектрические; устройства натяжные для металлических проводов [ручные инструменты]; ножи для творческого досуга [скальпели]; насосы воздушные с ручным приводом; ножи керамические; пилки наждачные картонные; инструменты ручные для заточки кантов лыж, канторезы ручные, колодки обувные [для ручного пошива]".

Административный орган верно указал, что сравниваемые товары относятся к одному роду (виду) "инструменты ручные", имеют общее назначение (для использования тех или иных работ, в том числе вручную), круг потребителей и встречаются в одном сегменте рынка хозяйственного, строительного профиля, для достижения одних и тех же целей.

В отношении отдельной группы товаров 8-го класса МКТУ, указанных в свидетельстве на спорный товарный знак, Роспатент пришел к выводу о том, что такая однородность не прослеживается, поскольку "кастеты; оружие холодное; ножны для холодного оружия; дубинки полицейские; гарпуны для рыбной ловли; мечи, шпаги; палаши, сабли, шашки; кинжалы" относятся к иному роду (виду) "оружие холодное и принадлежности к нему" и имеют другое назначение и круг потребителей (ценители оружия).

Другая группа товаров 8-го класса МКТУ, в частности "машинки для стрижки бороды; щипцы для завивки волос; кусачки для ногтей; щипцы для ногтей; ремни для правки бритв; щипцы для удаления заусенцев; пинцеты эпиляционные; наборы педикюрных инструментов; футляры для бритв; приспособления для завивки волос ручные неэлектрические; лезвия бритвенные; несессеры для бритвенных принадлежностей; пилочки для ногтей; бритвы электрические и неэлектрические; пилочки для ногтей электрические; приспособления полировальные для ногтей электрические или неэлектрические; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; инструменты для обрезания ногтей электрические или неэлектрические; наборы маникюрных инструментов; инструменты для прокалывания ушей; инструменты для депиляций неэлектрические и электрические; наборы маникюрных инструментов электрические; щипчики для загибания ресниц", как указал административный орган, относятся к родовому понятию "инструменты для личного пользования туалетные" и имеют другое назначение (для использования в личных целях, в том числе ухода за собой) и не имеют "совместной встречаемости с ручными инструментами".

Наконец, оставшаяся группа товаров 8-го класса МКТУ, для которых также зарегистрирован спорный товарный знак: "приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; вилки столовые; овощерезки; ложки; приспособления для резки овощей; шинковки [ножи]; инструменты для открывания устриц; ступы для растирания; щипцы для сахара; серебро столовое [ножи, вилки и ложки]; пилочки для ногтей электрические; щипцы для колки орехов; ковши для вина", как правильно указал Роспатент, относятся к родовому понятию "утварь кухонная и столовая", имеют другое назначение (для использования в личных целях, в том числе для ухода за собой" и также относятся к родовому понятию.

Ссылки общества на недостоверность сведений, содержащихся в вышеперечисленных документах компании, не могут быть признаны состоятельными, поскольку действующее законодательство Российской Федерации не наделяет Роспатент полномочиями по проверке подлинности и правильности перевода представленных ему на иностранном языке документов, а о фальсификации данных письменных доказательств обществом не заявлено, равно как и иным образом не опровергнуто содержание этих документов.

При изложенных обстоятельствах у суда не имеется оснований для признания названных доказательств недостоверными.

Вопреки доводу заявителя, при принятии оспариваемого решения Роспатент обоснованно учитывал представленные компанией сведения из сети Интернет, поскольку по смыслу статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации скриншоты соответствующих сайтов могут являться письменными доказательствами по делу.

Таким образом, судебная коллегия полагает, что, оценив содержание контракта от 28.01.2016 N 20160128, счетов-инвойсов, кредитовых авизо международных расчетов, уведомлений о международных платежах по кредиту по открытым счетам, Роспатент правильно установил, что компания поставляла товар "инструменты ручные" заявителю; экспорт указанных товаров из Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию компанией осуществлялся на основании таможенных деклараций экспортных грузов китайской таможни; а общество согласно вышеуказанным финансовым и товаро-распорядительным документам осуществляло оплату поставляемого компанией данного товара (том 4, л.д. 48-123; том 5, л.д. 1-11). Это же подтверждается и документами, представленными самим обществом, поскольку согласно сертификату соответствия Евразийского экономического союза изготовителем продукции заявителя, относящейся к ручным инструментам, является компания (том 5, л.д. 12-15).

Кроме того, согласно представленным в Роспатент распечаткам страниц из сети Интернет, общество размещало для неопределенного круга лиц сведения о том, что оно является представителем компании, которая осуществляла ему поставки товара "инструменты ручные" (том 5, л.д. 26-30).

Изложенное в совокупности свидетельствует, что до даты приоритета спорного товарного знака компания осуществляла поставки товара "инструменты ручные", являющегося однородным товарам 8-го класса МКТУ, указанным в перечне регистрации спорного товарного знака, с использованием своего фирменного наименования "WEDO TOOLS СО, LTD", а следовательно подателем возражения доказано осуществление на территории Российской Федерации деятельности, позволяющей оспорить правовую охрану спорного товарного знака.

Таким образом, судебная коллегия отклоняет довод общества о том, что в материалах дела отсутствуют доказательства фактического осуществления компанией деятельности, связанной с введением в гражданский оборот товаров, однородных товарам, правовая охрана которых признана недействительной.

В силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Поскольку спорный товарный знак является сходным с фирменным наименованием компании, исключительное право на которое возникло у нее ранее даты приоритета оспариваемой регистрации, с использованием которого третье лицо по делу до даты приоритета оспариваемого товарного знака поставляло на территорию Российской Федерации ручной инструмент, то есть товары, однородные товарам, охраняемые указанным товарным знаком, Суд по интеллектуальным правам считает, что Роспатент обоснованно признал компанию заинтересованным лицом в подаче возражения от 26.07.2018, а регистрацию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 606244 в части определенной вышеуказанной группы товаров 8-го класса МКТУ, не соответствующей пункту 8 статьи 1483 ГК РФ.

Судебная коллегия также отмечает, что положения пункта 1 статьи 1475 ГК РФ не предусматривают каких-либо иных условий для предоставления правовой охраны фирменному наименованию, в частности таких как его известность, наличие каких-либо ассоциаций у потребителя в отношении данного средства индивидуализации, непрерывное использование фирменного наименования и т.д.

В связи с этим ссылки общества на указанные обстоятельства не могут быть приняты во внимание для признания оспариваемого решения Роспатента недействительным.

На основании изложенного Суд по интеллектуальным правам соглашается с выводами административного органа о том, что наличие деятельности по введению в гражданский оборот однородных товаров 8-го класса МКТУ и продвижению их на российском рынке под фирменным наименованием "WEDO TOOLS СО, LTD" до даты приоритета спорного товарного знака при установленном сходстве товарного знака с частью фирменного наименования, право на которое возникло ранее даты приоритета указанного товарного знака, может привести к смешению сравниваемых средств индивидуализации на российском потребительском рынке товаров и услуг и это свидетельствует о несоответствии спорного товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ в отношении товаров 8-го класса МКТУ, предоставление правовой охраны которым было признано недействительным на основании решения Роспатента от 18.02.2019.

Следовательно, Роспатент правомерно удовлетворил поданное компанией 26.07.2018 возражение.

Таким образом, оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу, что требование заявителя о признании оспариваемого решения Роспатента недействительным удовлетворению не подлежит.

Поскольку оснований для удовлетворения заявленных требований не имеется, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления по платежному поручению от 29.04.2019 N 471 подлежат отнесению на общество на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам

РЕШИЛ:

требования общества с ограниченной ответственностью "ВЕДО Рус" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в кассационном порядке в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Е.С. Четвертакова

Судьи

И.В. Лапшина

С.П. Рогожин