Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19 марта 2019 г. N С01-249/2019 по делу N А40-84048/2018 Дело о запрете использовать доменное имя направлено на новое рассмотрение в арбитражный апелляционный суд, поскольку суд апелляционной инстанции не учел обстоятельств использования доменного имени предпринимателем после получения им права администрирования и не дал надлежащей правовой оценки доводам истца, приведенных в судах первой и апелляционной инстанций

Резолютивная часть постановления объявлена 12 марта 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 марта 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Погадаева Н.Н., Рогожина С.П.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "МастерХолд" (ул. Нагорная, д. 20, корп. 1, эт. 1, оф. 3, Москва, 117186, ОГРН 5067746334123) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2018 (судьи Левченко Н.И., Захарова Т.В., Валиев В.Р.) по делу N А40-84048/2018

по иску общества с ограниченной ответственностью "МастерХолд" к индивидуальному предпринимателю Корневу Дмитрию Николаевичу (Москва, ОГРНИП 314774622000380) о запрете использовать доменное имя "masterhold.ru", обязании предпринимателя передать право администрирования доменного имени "masterhold.ru" обществу; запрете предпринимателю использовать обозначение "MasterHold" любым образом в отношении услуг по продаже, а также услуг, связанных с обслуживанием контрольно-кассовой техники и торгового оборудования, а также услуг по комплексной автоматизации торговли; запрете предпринимателю использовать обозначение "МастерХолд" любым образом в отношении услуг по продаже, а также услуг, связанных с обслуживанием контрольно-кассовой техники и торгового оборудования, а также услуг по комплексной автоматизации торговли.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "РЕГ.РУ" (пр. Берёзовой рощи, д. 12, эт. 2, ком. 4, Москва, 125252, ОГРН 1067746613494).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "МастерХолд" - Пелих А.Н. и Проваторова Е.Э. (по доверенности от 06.02.2018);

индивидуальный предприниматель Корнев Дмитрий Николаевич (личность удостоверена по предъявленному паспорту), от него также - Ершов С.А. (по доверенности от 01.05.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "МастерХолд" (далее - общество "МастерХолд", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Корневу Дмитрию Николаевичу (далее - предприниматель, ответчик) о запрете использовать доменное имя "masterhold.ru", обязании предпринимателя передать право администрирования доменного имени "masterhold.ru" обществу "МастерХолд"; запрете предпринимателю использовать обозначение "MasterHold" любым образом в отношении услуг по продаже, а также услуг, связанных с обслуживанием контрольно-кассовой техники и торгового оборудования, а также услуг по комплексной автоматизации торговли; запрете предпринимателю использовать обозначение "МастерХолд" любым образом в отношении услуг по продаже, а также услуг, связанных с обслуживанием контрольно-кассовой техники и торгового оборудования, а также услуг по комплексной автоматизации торговли.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Регистратор доменных имен "РЕГ.РУ" (далее - общество "Регистратор доменных имен "РЕГ.РУ").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.10.2018 исковые требования общества "МастерХолд" удовлетворены, предпринимателю запрещено использовать доменное имя "masterhold.ru"; суд обязал ответчика в течение 14 календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу передать обществу "МастерХолд" право администрирования доменного имени "masterhold.ru"; предпринимателю запрещено использовать обозначения "MasterHold" и "Мастерхолд" любым образом в отношении услуг по продаже, а также иных услуг, связанных с обслуживанием контрольно-кассовой техники и торгового оборудования, а также иных услуг по комплексной автоматизации торговли.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2018 решение  Арбитражного суда города Москвы от 15.10.2018 отменено, в удовлетворении исковых требований обществу "МастерХолд" отказано.

Не согласившись с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2018, общество "МастерХолд" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит названный судебный акт отменить, решение Арбитражного суда города Москвы от 15.10.2018 оставить без изменения.

В обоснование доводов кассационной жалобы общество "МастерХолд" указывает на нарушение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также на то, что выводы, изложенные в обжалуемом судебном акте, не соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Общество "МастерХолд" не согласно с выводом суда апелляционной инстанции о том, что истец добровольно передал ответчику права администрирования доменным именем "masterhold.ru" и не предпринимал действий по оспариванию сделки по передаче прав на указанное доменное имя.

Истец полагает, что суд апелляционной инстанции нарушил нормы материального права, указав, что представленное ответчиком заявление от 03.10.2014 является сделкой, тогда как, по мнению общества "МастерХолд", указанное заявление не относится ни к одному из видов договоров, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс).

Ссылаясь на положения статей 1488 и 1489 ГК РФ, которыми установлен порядок распоряжения правами на товарные знаки (заключение договора об отчуждении прав на товарный знак или заключение лицензионного договора), общество "МастерХолд" не усматривает правовых оснований для признания заявления от 03.10.2014 в качестве доказательства, подтверждающего правомерность использования ответчиком в своей предпринимательской деятельности использование средств индивидуализации путем администрирования доменного имени "masterhold.ru".

Общество "МастерХолд" также не согласно с выводом суда апелляционной инстанции о пропуске срока исковой давности на подачу искового заявления.

В обоснование указанного довода общество "МастерХолд" указывает, что суд апелляционной инстанции неверно исчисляет течение срока исковой давности с 03.10.2014. По мнению общества, данный вывод суда апелляционной инстанции основан на неверном толковании норм материального права, поскольку настоящий иск направлен на пресечение длящегося правонарушения, связанного с ежедневным администрированием домена, содержащего спорный товарный знак, фирменное наименование и коммерческое обозначение истца.

В связи с этим общество "МастерХолд" полагает, что в настоящем случае должен быть применен абзац второй статьи 208 ГК РФ, в соответствии с которым исковая давность не распространяется на требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом.

Кроме того, истец также указывает, что настоящий иск направлен на пресечение длящегося нарушения прав истца, следовательно, вывод суда апелляционной инстанции о пропуске срока исковой давности является ошибочным.

Общество "МастерХолд" указывает также, что судом апелляционной инстанции неправильно определен момент начала течения срока исковой давности.

По мнению истца, срок исковой давности должен исчисляться не с момента передачи прав администрирования доменным именем (03.10.2014), как указал суд апелляционной инстанции, а с момента, когда на Интернет-сайте https://masterhold.ru появилась информация о том, что посредством указанного сайта ведет свою коммерческую деятельность предприниматель (22.11.2015). Следовательно, срок исковой давности начал течь не с момента передачи прав администрирования на доменное имя, а с момента, когда предприниматель стал использовать его в своей предпринимательской деятельности.

Общество "МастерХолд" не согласно с выводами суда апелляционной инстанции о том, что дата приоритета товарного знака истца позднее даты регистрации доменного имени имеет правовое значение для настоящего спора.

При этом общество "МастерХолд" полагает, что делая такой вывод, суд апелляционной инстанции не учел того обстоятельства, что нарушение прав истца началось не 03.10.2014, а 22.11.2015, то есть позднее даты подачи истцом заявки на регистрацию товарного знака, в связи с чем вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии нарушения исключительного права на товарный знак сделан без учета даты фактического начала нарушения и противоречит пункту 1 статьи 1491 ГК РФ, согласно которому исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака. Таким образом, истец отмечает, что при рассмотрении спора о защите исключительного права на товарный знак в связи с его незаконным использованием в доменном имени подлежит установлению факт такого нарушения на момент обращения в суд с таким иском, а не на момент регистрации доменного имени.

Кроме того, по мнению истца, суд апелляционной инстанции не принял во внимание, что доменное имя не является средством индивидуализации, которое защищается способами, предусмотренными ГК РФ, поэтому дата его регистрации правового значения для разрешения спора по существу не имеет, за исключением тех случаев, когда лицо, к которому предъявлено требование о защите исключительного права на товарный знак, зарегистрировало и лично начало активно использовать доменное имя задолго до регистрации товарного знака.

Общество "МастерХолд" указывает также, что суд апелляционной инстанции не учел, что помимо защиты прав на товарный знак, истец обратился с иском по настоящему делу в защиту прав на коммерческое обозначение и фирменное наименование, которые незаконно использовал ответчик в своей предпринимательской деятельности, тождественной с деятельностью истца.

Также общество "МастерХолд" не согласно с выводами суда апелляционной инстанции об отсутствии в действиях предпринимателя акта недобросовестной конкуренции.

По мнению истца, суд апелляционной инстанции неверно применил положения, сформулированные в Единой политике по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - политика ICANN). В результате этого суд сделал неверный вывод об отсутствии в действиях ответчика акта недобросовестной конкуренции, указав, что поскольку доменное имя зарегистрировано и передано ответчику истцом до даты приоритета товарного знака, то доменное имя не зарегистрировано ответчиком недобросовестно, а передано ему добровольно самим истцом, а у ответчика, в свою очередь, есть определенные права и законные интересы в отношении спорного доменного имени, поскольку предприниматель является соучредителем аффилированного с истцом юридического лица - общества с ограниченной ответственностью "МНСервис" (далее - общество "МНСервис").

В обоснование указанного довода кассационной жалобы общество "МастерХолд" указывает, что суд апелляционной инстанции неправильно применил критерии, сформулированные в политике ICANN, в связи со следующими обстоятельствами:

1) суд апелляционной инстанции не учел, что доменное имя "masterhold.ru" является сходным до степени смешения с товарным знаком, коммерческим обозначением и фирменным наименованием истца. Используя доменное имя, предприниматель намеренно привлекал пользователей сети Интернет на сайт https://masterhold.ru, путем создания сходства со средствами индивидуализации истца;

2) из обстоятельств дела и приложенных к иску доказательств усматривается, что предприниматель не мог не знать о том, что использование такого доменного имени привлечет дополнительное внимание к ответчику и его товарам и услугам. Более того, по мнению общества "МастерХолд", предприниматель ставил себе целью извлечение дополнительной выгоды от известности истца и оказываемых им услуг;

3) предприниматель является прямым конкурентом истца, профессиональным участником рынка по продаже контрольно-кассовой техники и оказанию услуг по ее обслуживанию, а также услуг по комплексной автоматизации торговли, в связи с чем у потребителей создавалось ложное впечатление о том, что сайт https://masterhold.ru принадлежит истцу;

4) ответчик не имеет прав и законных интересов в отношении данного доменного имени, а вывод суда апелляционной инстанции о том, что у ответчика имеются определенные права и интересы в отношении спорного доменного имени на том основании, что он является соучредителем аффилированного с истцом юридического лица - общества с ограниченной ответственностью "МНСервис", является ошибочным, поскольку ни сам предприниматель, ни указанное аффилированное с истцом юридическое лицо не являлись и не являются владельцами одноименного товарного знака, спорное обозначение не отражает фамилии либо имени предпринимателя, как и не отражает наименования общества с ограниченной ответственностью "МНСервис", в связи с чем вывод суда апелляционной инстанции о наличии у предпринимателя интересов в отношении спорного доменного имени является декларативным и не основанным на доказательствах;

5) предприниматель приобрел право администрирования доменным именем "masterhold.ru" под предлогом оптимизации работы сайта, убедил произвести смену администратора спорного доменного имени с общества "МастерХолд" на предпринимателя, после чего с помощью данного Интернет-ресурса начал осуществлять деятельность, однородную с деятельностью истца, указывая, что работает на рынке с 2006 года, в то время как ответчик был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя лишь 08.08.2014.

Таким образом, общество "МастерХолд" считает, что суд апелляционной инстанции неверно применил критерии, сформулированные в политике ICANN, что повлекло незаконный вывод об отсутствии в действиях предпринимателя признаков акта недобросовестной конкуренции. Кроме того, судом апелляционной инстанции не учтено, что сам факт размещения в доменном имени обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком, уже свидетельствует о нарушении ответчиком статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, далее - Парижская конвенция).

Общество "МастерХолд" в кассационной жалобе, не отрицая факта передачи спорного доменного имени предпринимателю, указывает, что суд апелляционной инстанции не учел обстоятельства использования этого доменного имени предпринимателем после получения им права администрирования.

Общество "МастерХолд" считает, что выводы суда апелляционной инстанции о добровольности передачи ответчику права администрирования, с учетом последующего его поведения имели бы правовое значение, если бы ответчик представил суду доказательства использования им спорного доменного имени с целью предложения неоднородных с истцом товаров и услуг, либо доказательств некоммерческого использования этого доменного имени. Однако таких доказательств предпринимателем в материалы дела не представлено.

Кроме того, общество "МастерХолд" полагает, что суд апелляционной инстанции, вопреки положениям пункта 13 части 1 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не мотивировал со ссылками на имеющиеся в материалах дела доказательства вывод о неправильности выводов суда первой инстанции, касающихся нарушения исключительных прав истца, выразившихся в действиях ответчика по использованию в своей коммерческой деятельности обозначений "MasterHold" и "МастерХолд" путем их размещения на страницах Интернет-сайта https://masterhold.ru.

Также, по мнению общества "МастерХолд", вывод суда апелляционной инстанции о прекращении нарушения ответчиком исключительных прав истца сделан с нарушением норм процессуального права.

В обоснование заявленного довода, истец указывает, что суд апелляционной инстанции неправомерно принял во внимание, что с того момента, когда ответчику стало известно о настоящем деле, он прекратил использовать домен с тем наполнением, на которое ссылается истец; при наборе в сети Интернет спорного доменного имени, идет переадресация на другой сайт.

По мнению общества "МастерХолд", суд апелляционной инстанции, делая такой вывод, вышел за пределы своих полномочий и указанный вывод не основан на доказательствах.

Общество "МастерХолд" при этом обращает внимание, что ответчик в апелляционной жалобе не указывал в качестве довода на то, что решение суда первой инстанции подлежит отмене в связи с добровольным прекращением нарушений прав истца на его средства индивидуализации.

Кроме того, как указывает истец, доказательств, подтверждающих добровольное прекращение ответчиком нарушений, в материалах дела не имеется.

В связи с изложенным, общество "МастерХолд" полагает, что судом апелляционной инстанции нарушены положения статей 71, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и положения пункта 12 части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Истец также считает, что вывод суда апелляционной инстанции о допустимости переадресации со спорного доменного имени на другой сайт сделан с нарушением статьи 1484 ГК РФ.

При этом общество "МастерХолд" полагает, что даже если ответчик действительно установил переадресацию со спорного доменного имени на сайт в сети Интернет, расположенный по другому адресу, это не свидетельствует о прекращении нарушения им прав истца на его средства индивидуализации, поскольку предприниматель до сих пор использует спорное доменное имя при переадресации в сети Интернет. Данное обстоятельство в силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ является самостоятельным способом использования товарного знака.

Кроме того, делая такой вывод, суд апелляционной инстанции, по мнению общества "МастерХолд", должен был учесть позиции, изложенные в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.12.2009 N 9833/09 по делу N А40-53937/08 и постановлении от 11.11.2009 N 5560/08 по делу N А56-46111/2003, согласно которым действия лица по администрированию доменного имени, схожего до степени смешения с фирменным наименованием или товарным знаком других лиц, и не являющегося правообладателем таких средств индивидуализации, приводят к невозможности использования законным правообладателем своего фирменного наименования или товарного знака путем его указания в доменном имени, то есть к невозможности использовать объект интеллектуальной собственности в виде средства индивидуализации по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а именно в сети Интернет, поскольку сведения, размещенные на сайте, способны ввести в заблуждение потребителя в отношении лица, оказывающего услуги и осуществляющего деятельность.

Нарушение норм процессуального права общества "МастерХолд" также усматривает в отнесении бремени судебных расходов на последнего. По мнению истца, на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы должны были быть возложены на ответчика, поскольку ответчик добровольно прекратил использование средств индивидуализации истца.

В связи с указанным общество "МастерХолд" полагает, что в настоящем случае применимы положения абзаца второго пункта 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" (далее - постановление N 1).

От предпринимателя в материалы дела поступил отзыв на кассационную жалобу, в котором он, ссылаясь на законность принятого судом апелляционной инстанции судебного акта, просит оставить его без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители истца доводы кассационной жалобы поддержали, просили обжалуемый судебный акт отменить, решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Ответчик и его представитель выступили по доводам отзыва на кассационную жалобу, просили оставить постановление Девятого арбитражного суда без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения жалобы в его отсутствие.

Суд по интеллектуальным правам, обсудив доводы кассационной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу следующего.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Согласно статье 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1474 ГК РФ установлено, что юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

Согласно пункту 1 статьи 1538 ГК РФ юридические лица, в частности, осуществляющие предпринимательскую деятельность, могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132 Кодекса) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном данным Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Как следует из материалов дела и установлено судами, истец зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц 24.08.2006. Полное фирменное наименование истца - общество с ограниченной ответственностью "МастерХолд", сокращенное фирменное наименование - ООО "МастерХолд".

Общество "МастерХолд" является обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 583580, зарегистрированный в отношении широкого перечня товаров 9-го, услуг 35 и 37-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В период с 30.10.2012 по 01.06.2014 ответчик являлся техническим директором общества "МастерХолд".

Согласно заявлению общества "МастерХолд" от 03.10.2014, подписанному генеральным директором Широковым О.А., права администрирования Интернет сайта https://masterhold.ru переданы предпринимателю.

Ответчик 08.08.2014 приобрел статус индивидуального предпринимателя и ему был присвоен основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя N 314774622000380.

Корнев Д.Н. 29.07.2015 вышел из состава соучредителей общества "МНСервис", оставив право администрирования доменного имени "masterhold.ru" за собой, после чего на указанном доменном имени стал осуществлять деятельность, однородную деятельности истца, используя при этом в своей деятельности средства индивидуализации истца.

После прекращения трудовой деятельности ответчика, генеральный директор истца Широков О.А. для продолжения осуществления деятельности организации зарегистрировал на свое имя доменное имя "masterhold.pro", с использованием которого до настоящего времени ведется деятельность истца.

Полагая, что предприниматель, используя для осуществления своей предпринимательской деятельности фирменное наименование, коммерческое обозначение и товарный знак, права на которые принадлежат истцу, без наличия на то правовых оснований, общество "МастерХолд" обратилось с иском по настоящему делу.

Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд первой инстанции руководствовался статьями 1229, 1252, 1474, 1477, 1484, 1538 ГК РФ и исходил из того, что истец в установленном законом порядке не давал согласия предпринимателю на использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 583580 путем администрирования доменного имени masterhold.ru, а также на использование в своей деятельности обозначений, сходных до степени смешения с указанным товарным знаком истца.

Суд первой инстанции указал, что поведение предпринимателя, направленное на получение права администрирования доменным именем "masterhold.ru" путем введения в заблуждение предыдущего администратора (общество "МастерХолд") относительно реальных целей получения такого права, дальнейшее использование указанного доменного имени в своей коммерческой деятельности, однородной деятельности истца, с использованием принадлежащих ему средств индивидуализации и его положительной деловой репутации, является актом недобросовестной конкуренции.

Суд апелляционной инстанции с указанными выводами суда первой инстанции не согласился.

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об истечении срока исковой давности по требованиям о защите исключительных прав на фирменное наименование и товарный знак, указав, что течение срока исковой давности началось с момента добровольной передачи обществом "МастерХолд" права администрирования доменным именем (03.10.2014).

Апелляционный суд также отметил, что заявление генерального директора истца о передаче прав администрирования доменным именем является сделкой, которая до настоящего времени не оспорена.

Кроме того, суд апелляционной инстанции указал, что доменное имя является средством индивидуализации, которое индивидуализирует информационный ресурс, размещенный под данным доменным именем. При исследовании вопроса о нарушении исключительного права на товарный знак истца суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что дата приоритета товарного знака истца (11.08.2015) позже не только даты регистрации доменного имени, но и даты передачи права администрирования домена ответчику (03.10.2014), что исключает возможность нарушения предпринимателем исключительных прав общества "МастерХолд".

Суд апелляционной инстанции не усмотрел в действиях предпринимателя акта недобросовестной конкуренции, указав, что в его действиях нет совокупности всех необходимых для этого критериев, поскольку доменное имя передано ответчику истцом добровольно до даты приоритета товарного знака.

Судебная коллегия с такими выводами суда апелляционной инстанции согласиться не может в связи со следующим.

Вывод суда о том, что срок исковой давности начал течь с момента добровольной передачи ответчиком прав администрирования доменным именем, является не соответствующим фактическим обстоятельствам дела и не мотивированным.

В соответствии со статьями 195, 196 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в три года.

Как разъясняется в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", исходя из нормы статьи 195 ГК РФ под правом лица, подлежащим защите судом, следует понимать субъективное гражданское право конкретного лица.

Если иное не установлено законом, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ).

В соответствии с частью 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции должны быть указаны, в частности обстоятельства дела, установленные арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

В нарушение указанных положений суд апелляционной инстанции в обжалуемом судебном акте не указал, в силу каких фактических обстоятельств и имеющихся в деле доказательств исключительные права на фирменное наименование и коммерческое обозначение следует считать нарушенными с 03.10.2014, то есть непосредственно с момента добровольной передачи истцом ответчику прав администрирования доменным именем.

Судебная коллегия также соглашается с доводом кассационной жалобы о том, что суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении требований о прекращении использования ответчиком товарного знака истца по свидетельству Российской Федерации N 583580, ошибочно принял во внимание более раннюю дату начала администрирования предпринимателем доменного имени, а также не учел, что истец обратился помимо защиты исключительного права на товарный знак с требованиями о защите прав на фирменное наименование и на коммерческое обозначение.

Перечень объектов охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, приведенный в статье 1225 ГК РФ, является исчерпывающим.

Доменное имя не указано в качестве охраняемого объекта интеллектуальной деятельности либо средства индивидуализации в названной статье ГК РФ, а также в иных нормах Кодекса, в связи с чем суд апелляционной инстанции ошибочно отнес доменное имя к числу средств индивидуализации.

В соответствии со статьей 1252 ГК РФ, исключительные права защищаются способами, предусмотренными этим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Предусмотренные ГК РФ способы защиты исключительных прав могут применяться по требованию правообладателей, организаций по управлению правами на коллективной основе, а также иных лиц в случаях, установленных законом.

Исключительному праву на использование товарного знака как абсолютному праву корреспондирует обязанность неопределенного круга третьих лиц по недопущению использования обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком правообладателя в отношении однородных товаров.

Правомочие на защиту исключительного права на товарный знак реализуется на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления в суд искового требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, обращенного к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним. При этом при рассмотрении доменных споров такое требование может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени, в том числе определенным образом (например, об обязании удалить и более не размещать информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте).

Таким образом, суд апелляционной инстанции не учел, что в случае коммерческого использования доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком или иным средством индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку, не имеет правового значения момент регистрации доменного имени.

В соответствии с пунктом 4 статьи 54 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования.

Как указывалось выше, согласно пунктам 1 и 2 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках.

Таким образом, поскольку фирменное наименование истца внесено в Единый государственный реестр юридических лиц, оно подлежит защите на основании статьи 1474 ГК РФ.

Учитывая изложенное, при рассмотрении спора о защите исключительного права на фирменное наименование в связи с его использованием в доменном имени подлежит установлению факт такого нарушения на момент обращения в суд с иском, а не на момент регистрации доменного имени. Однако суд апелляционной инстанции данные обстоятельства не устанавливал.

Относительно требований истца в части защиты исключительного права на коммерческое обозначение, судебная коллегия полагает необходимым отметить следующее.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 64 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", исключительное право использования коммерческого обозначения на основании пункта 1 статьи 1539 ГК РФ принадлежит правообладателю, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В связи с этим судам следует учитывать, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

Применительно к настоящему спору указанное правило означает, что в предмет доказывания по настоящему делу входит выяснение следующих обстоятельств: факт существования исключительного права истца на коммерческое обозначение (наличие достаточных различительных признаков коммерческого обозначения и известности употребления истцом данного коммерческого обозначения на определенной территории), факт использования истцом и ответчиком для индивидуализации введенным ими в гражданский оборот товаров и оказания ими услуг тождественных (либо сходных до степени смешения) коммерческих обозначений, факт возникновения у истца исключительного права на спорное коммерческое обозначение ранее ответчика, факт нарушения ответчиком названного исключительного права истца.

Между тем в нарушение статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации данные обстоятельства не были исследованы судом апелляционной инстанции.

В отношении довода общества "МастерХолд" о неправильном выводе суда апелляционной инстанции об отсутствии в действиях ответчика акта недобросовестной конкуренции судебная коллегия отмечает следующее.

При рассмотрении доменных споров судами могут применяться положения статьи 10 ГК РФ и статьи 10.bis Парижской конвенции, в соответствии с параграфом 2 которой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Данные положения могут применяться не только при исследовании вопроса о добросовестности регистрации доменного имени, но и при рассмотрении вопроса о его использовании.

В силу пункта 1 статьи 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

В силу параграфов 4(a) (i - iii) политики ICANN аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев: (i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца; (ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени; (iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Истец указывал и в исковом заявлении (т. 1, л.д. 19-20) и в апелляционной жалобе (т. 2, л.д. 91-92), что недобросовестность регистрации и использования доменного имени ответчиком соотносится с параграфом 4(b) (iv) политики ICANN, в соответствии с которым, используя доменное имя, администратор доменного имени намеренно привлекал с коммерческой целью пользователей сети "Интернет" на свой веб-сайт или иной ресурс сети "Интернет" путем создания сходства с товарным знаком истца, который якобы является участником (или учредителем), спонсором, партнером или поддерживает веб-сайт администратора спорного доменного имени или иной ресурс, либо товар или услугу, предоставляемую на веб-сайте администратора спорного доменного имени или ином ресурсе.

Судебная коллегия соглашается с доводом заявителя кассационной жалобы о том, что суд апелляционной инстанции не учел обстоятельства использования доменного имени предпринимателем после получения им права администрирования, и не дал надлежащую правовую оценку доводам истца, приводимых в суде первой и апелляционной инстанций.

Судебная коллегия также не может согласиться с выводами, содержащимися в обжалуемом судебном акте о том, что предприниматель добровольно прекратил нарушение исключительных прав истца, и о том, что при переходе на сайт https://masterhold.ru включается переадресация на другой сайт.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

Вместе с тем в нарушение указанных положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в обжалуемом постановлении не указано, на основании каких документов, содержащихся в материалах дела, суд апелляционной инстанции пришел к выводам о прекращении ответчиком нарушений, и о наличии переадресации со спорного доменного имени на другой Интернет-сайт.

При указанных обстоятельствах, учитывая, что допущенные судом апелляционной инстанции нарушения норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверного постановления, оно не может быть признано законным и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Иные доводы кассационной жалобы подлежат оценке судами при повторном рассмотрении дела.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам постановил:

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.12.2018 по делу N А40-84048/2018 отменить, дело направить на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

B.В. Голофаев

Судья

Н.Н. Погадаев

Судья

C.П. Рогожин