Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15 февраля 2019 г. N С01-33/2019 по делу N А58-5313/2016 Принятые ранее судебные акты об отказе в иске о защите исключительного права на полезную модель оставлены без изменения, поскольку лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели добросовестно использовало созданное независимо от автора тождественное решение, сохраняет право на дальнейшее ее безвозмездное использование

Резолютивная часть постановления объявлена 13 февраля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 15 февраля 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Рогожина С.П.,

судей - Васильевой Т.В., Лапшиной И.В.,

рассмотрев в судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Гелалис" (678175, ул. Советская, д. 3, кв. 32, г. Мирный, Республика Саха (Якутия), 678175, ОГРН 1141436000595) и акционерной компании "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) (ул. Ленина, 6, г. Мирный, Республика Саха (Якутия), 678170, ОГРН 1021400967092) на решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 31.05.2018 (судья Семенова У.Н.) и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2018 (судьи Юдин С.И., Монакова О.В., Скажутина Е.Н.), принятые в рамках дела N А58-5313/2016

по иску общества с ограниченной ответственностью "Гелалис" к акционерной компании "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) о защите исключительного права на полезную модель,

третьи лица - Хобин Геннадий Леонидович (г. Мирный), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200), при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Гелалис" - Ломский С.М. по доверенности от 15.02.2017;

от акционерной компании "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) - Трубачев Е.О. по доверенности от 20.09.2017; установил:

общество с ограниченной ответственностью "Гелалис" (далее - общество "Гелалис") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к акционерному обществу "Научно-производственное предприятие "Буревестник" и Акционерной компании "АЛРОСА" публичному акционерному обществу (далее - компания) о признании факта нарушения патента N 141732 с приоритетом от 30.01.2014 на полезную модель "Устройство для сепарации алмазосодержащих материалов" в продукции рентгенолюминесцентных сепараторов серии РМДС-4МП, ЛС-ОД-5, ЛС-ОД-6, ЛС-ОД-50-03Н, ЛС-ОД-50-04, ЛС-ОД-50-04-01, используемых ответчиками (номер дела А56-14767/2016).

Определением суда от 06.07.2016 требования истца к компании выделены в отдельное производство с присвоением делу N А56-47508/2016 и, в последующем, определением суда от 13.07.2016 указанное передано на рассмотрение Арбитражного суда Республика Саха (Якутия), которым принято к производству с присвоением номера А58-5313/2016.

К участию в деле третьими лицами без самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены Хобин Геннадий Леонидович и Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 31.05.2018, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2018, в иске отказано.

Не согласившись с указанными судебными актами, истец и ответчик обратились с кассационными жалобами.

В кассационной жалобе истец, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствия выводов судов, содержащимся в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам по делу и имеющимся в деле доказательствам, судебные акты отменить, и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Общество "Гелалис" указывает, что судами в нарушение положений статей 64, 67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации было принято доказательство (заключение экспертизы N С-572-А56-14767/2016-СПЭ от 19.12.2017), полученное по другому делу и не имеющее отношение к настоящему делу.

Как указывает истец, судами не дана оценка доводам истца о злоупотреблении ответчиком процессуальными правами, а также окончательный вывод, изложенный в резолютивной части решения, не соответствует выводу суда первой инстанции о подтверждении факта использования устройства для сепарации алмазосодержащих материалов.

По мнению истца, судами вопрос о праве преждепользовании не был исследован судом, что повлекло за собой невозможность доказать истцу факт опровержения добросовестности ответчика и превышения им объема права преждепользования.

В свою очередь компания также обратилась с кассационной жалобой, в которой, с учетом принятого судом в судебном заседании уточнения кассационной жалобы, ссылаясь на нарушение судами норм процессуального права, просит, не отменяя судебные акты, исключить из мотивировочной части вывод суда об использовании в сепараторах РМДС-4МП полезной модели по патенту Российской Федерации N 141732. Компания указывает, что судами необоснованно была принято заключение эксперта от 20.02.2018 N 1150/17, при наличии явных противоречий в нем, не была назначена повторная экспертиза в нарушение положений статьи 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В отзыве на кассационную жалобу компании общество "Гелалис" просит оставить оспариваемые судебные акты без изменения.

Компания отзыва на кассационную жалобу общества "Гелалис" не представила.

Роспатент просил рассмотреть кассационные жалобы без участия его представителя.

Представитель Хобина Г.Л. лица в судебное заседание не явился, отзыва на кассационную жалобу не представил.

Представитель общества в судебном заседании поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Представитель компании также поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе.

Соответственно представитель истца возражал против удовлетворения кассационной жалобы ответчика, представитель ответчика - против удовлетворения кассационной жалобы истца.

Третьи лица, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы, в судебное заседание не явились, явку представителей не обеспечили, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие их представителей.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах.

При рассмотрении спора судами установлено, что истец обладает патентом Российской Федерации N 141732 на полезную модель "Устройство для сепарации алмазосодержащих материалов" с началом срока действия 30.01.2014.

Заявляя требования, истец указал, что разработанное ответчиком оборудование - сепаратор люминесцентный РМДС-4МП содержит формулу полезной модели, защищенной названным патентом, использование которой производится без согласия истца.

Принимая оспариваемый акт, суд первой инстанции со ссылкой на статьи 1345, 1353, 1354, 1358, 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) исходил из того, используемое ответчиком оборудование содержит признаки полезной модели по патенту Российской Федерации N 141732, однако использование ответчиком данного оборудования началось до установленной по патенту даты приоритета (возникновение у ответчика права преждепользования), поэтому оснований для удовлетворения исковых требований о признании нарушения патента N 14173 с приоритетом от 30.01.2014, не имеется. При этом судом приняты во внимание выводы проведенной по делу экспертизы в совокупности с представленными сторонами доказательствами.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационных жалобах, и отзыва на одну из них выслушав мнение явившихся в судебное заседание представителей сторон, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам полагает, что кассационные жалобы сторон удовлетворению не подлежат в силу следующего.

Суды верно определили нормы материального права на основании которых подлежал разрешению данный спор, а именно: статьи 1345, 1353, 1354, 1358 и 1361 ГК РФ, относящие полезную модель к объектам интеллектуальной собственности и регулирующие вопросы защиты исключительных прав.

Так в соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В силу пункта 2 статьи 1358 ГК РФ использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

В силу абзаца второго пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

Суды первой и апелляционной инстанций, оценив представленные в материалы дела документы, заключения судебной экспертизы по настоящему делу, сопоставив технические параметры сепараторов РМДС-4МП с формулой полезной модели истца, пришли к выводу о совпадении соответствующих технических решений.

В то же время согласно пункту 1 статьи 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382 ГК РФ) добросовестно использовало на территории Российской Федерации, созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из содержания пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

По смыслу приведенной нормы следует, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

Преждепользователь не вправе использовать тождественное решение в большем объеме по сравнению с тем, в каком решение использовалось или предполагалось использоваться до даты приоритета заявки. При этом устанавливаемый объем использования тождественного решения должен быть документально подтвержден.

Согласно разъяснению высшей судебной инстанции, приведенному в пункте 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии условий, определенных пунктом 2 статьи 1361 ГК РФ.

Как было установлено судами на основании представленных компанией документов, у указанного ответчика, производящий сепараторы РМДС-4МП и его модификаций (РМДС, РМДС-Д, РМДС-1, РМДС-4, РМДС-4М, РМДС-4МП-03, РМДС-4МП-02), возникло право преждепользования на аналогичное техническое решение в количестве установленном судом первой инстанции, поскольку до даты приоритета приступил к подготовке, производству и использованию устройства для сепарации алмазосодержащих материалов.

Указанный вывод сделан судом в результате всестороннего исследования представленных ответчиком доказательств об объемах права преждепользования.

При данных обстоятельствах доводы истца о неустановлении судом права преждепользования у ответчика, и несоответствии обстоятельствам дела и нормам материального права выводов судов о наличии у ответчика права преждепользования на спорное техническое решения подлежат отклонению, как направленные на переоценку фактических обстоятельств дела, установленных нижестоящими судами в результате полного и всестороннего исследования собранных по делу доказательств, что выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции (часть 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ссылка общества "Гелалис" на злоупотребление ответчиком процессуальными правами, отклоняется судебной коллегией в связи со следующим.

В силу абзаца второго части 2 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные названным Кодексом неблагоприятные последствия.

Статья 10 ГК РФ содержит презумпцию добросовестности действий участников гражданских правоотношений, в связи с чем, для ее опровержения должны быть представлены доказательства того, что действия лица направлены исключительно на причинение вреда иному лицу.

Однако подобных доказательств истцом о злоупотреблении ответчиком процессуальных прав при рассмотрении настоящего спора ни в суд первой, ни апелляционной инстанций не представлено.

Довод общества о принятии судом первой инстанции недопустимого доказательства (заключение экспертизы N С-572-А56-14767/2016-СПЭ от 19.12.2017 по другому делу) при принятии решения не нашел своего документального подтверждения, в виду отсутствия ссылки на это доказательство в мотивировочной части решения.

Доводы истца и ответчика, направленные на оспаривание выводов судебной экспертизы, установившей использование ответчиком решения в сепараторе РМДС-4МП тождественного патенту N 141732 с приоритетом от 30.01.2014, не свидетельствуют о допущенных при ее проведении нарушениях, способных дезавуировать результаты экспертизы и исключающих доказательственное значение указанного заключения.

Приведенные в кассационной жалобе ответчика доводы о необоснованности и недостоверности экспертного заключения были предметом исследования в судах первой и апелляционной инстанций.

Так, отклоняя указанные доводы истца, суды обоснованно исходили из того, что оспариваемое им экспертное заключение дано квалифицированным экспертом, обладающим необходимыми специальными познаниями. Также судами обоснованно учтено, что экспертное заключение соответствует требованиям, предъявляемым законом, экспертом полно и всесторонне исследованы представленные на исследование доказательства, даны подробные пояснения по вопросам, поставленным на его разрешение, при том, что доказательств, свидетельствующих о нарушении экспертом при проведении экспертного исследования требований действующего законодательства, как и доказательств наличия в заключении противоречивых или неясных выводов, из материалов дела не усматривается, как не усматривается и противоречий выводов эксперта иным имеющимся в деле доказательствам.

Вместе с тем суд кассационной инстанции отмечает, что доводы ответчика, сводящиеся к его несогласию с заключением судебной экспертизы и выводами судов, сделанными на ее основе, заявлены без учета компетенции суда кассационной инстанции, поскольку переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, оснований для удовлетворения кассационной жалобы и отмены или изменения обжалуемых судебных актов у суда кассационной инстанции не имеется.

Нарушений требований процессуального законодательства, являющихся в силу части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебных актов, суд кассационной инстанции не усматривает.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по кассационным жалобам относятся на их заявителей.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 31.05.2018 по делу N А58-5313/2016 и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 17.10.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Гелалис" и акционерной компании "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.