Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 января 2019 г. N С01-1039/2018 по делу N А08-15108/2017 Дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав направлено на новое рассмотрение, поскольку необходимо провести анализ оригинального товара и товара, реализуемого предпринимателем, установить наличие или отсутствие признаков контрафактности товара, реализуемого ответчиком, исследовать вопрос о применении принципа исчерпания права и на основании проведенного анализа установить наличие или отсутствие факта нарушения предпринимателем исключительного права общества и оснований для взыскания компенсации

Резолютивная часть постановления объявлена 16 января 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 января 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Мындря Д.И., Снегура А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Путинцевой М.А., рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Ивановской области (судья Калиничева М.С., при ведении протокола отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания Петруниной Н.А.) кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Лихачевой Риты Федоровны на решение Арбитражного суда Белгородской области от 28.04.2018 по делу N А08-15108/2017 (судья Линченко И.В.) и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2018 по тому же делу (судьи Поротиков А.И., Щербатых Е.Ю., Ушакова И.В.),

по исковому заявлению открытое акционерное общество "РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС" (ул. Победы, д. 9, г. Арзамас, Нижегородская обл., 607232, ОГРН 1025201335279) к индивидуальному предпринимателю Лихачевой Рите Федоровне

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

В судебном заседании приняли участие представители: от акционерного общества "РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС" - Колпаков С.С. (по доверенности от 29.12.2018) и Дудченко Ю.С. (по доверенности от 29.12.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

открытое акционерное общество "РИКОР ЭЛЕКТРОНИКС" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к индивидуальному предпринимателю Лихачевой Рите Федоровне (далее - предприниматель) о взыскании 180 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 289416.

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 28.04.2018 исковые требования общества удовлетворены частично: с предпринимателя в пользу общества взыскана компенсация в размере 90 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 289416.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2018 решение суда первой инстанции отменено, принят новый судебный акт об удовлетворении требования общества в полном объеме: с предпринимателя в пользу общества взыскана компенсация в размере 180 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 289416.

Не согласившись с принятыми судебными актами судов первой и апелляционной инстанций, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на несоответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, нарушение судами норм материального и процессуального права, просит названные судебные акты отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Доводы кассационной жалобы, по сути, сводятся к тому, что товар с нанесенным на нем спорным товарным знаком не является контрафактным и реализовывался предпринимателем на законных основаниях.

Следовательно, по мнению заявителя кассационной жалобы, судами необоснованно признан факт нарушения исключительных прав истца и взыскана компенсация за такое нарушение.

Предприниматель указывает, что в ходе рассмотрения дела в судах первой и апелляционной инстанций он ссылался на то, что реализованный им товар контрафактным не является, при этом общество никаких доказательств того, что спорный товар отличается от оригинального товара, производимого с нанесением защищаемого товарного знака, не предоставило, а суды довод ответчика об оригинальности спорного товара не рассмотрели.

До судебного заседания общество представило объяснения к кассационной жалобе, в которых привело доводы о контрафактности реализуемого предпринимателем товара, в том числе сравнительную таблицу, содержащую признаки, отличающие оригинальный товар от товара, реализованного предпринимателем.

В судебное заседание явились представители общества.

Предприниматель, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания суда кассационной инстанции, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в суд кассационной инстанции не направил, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и объяснениях к ней.

Как следует из материалов дела и установлено судами, общество является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289416.

В торговой точке предпринимателем был реализован товар (датчик положения дороссельной заслонки), на упаковке которого содержится изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком общества, что подтверждается товарным и кассовым чеками, чеком оплаты банковской картой от 16.10.2016 на сумму 140 рублей, самим товаром в упаковке, приобщенным к делу в качестве вещественного доказательства.

Кроме того, процесс приобретения указанного товара зафиксирован видеозаписью, произведенной представителем истца. Соответствующая видеозапись представлена в материалы дела.

Обществом 16.10.2017 в адрес предпринимателя была направлена претензия с требованием прекратить дальнейшую реализацию спорного товара. Указанная претензия была оставлена предпринимателем без ответа и исполнения.

Отсутствие ответа на претензию послужило основанием для обращения общества в арбитражный суд с исковым заявлением.

Признавая доказанным факт нарушения ответчиком исключительных прав истца, суд первой инстанции, ссылаясь на положения статей 1225, 1229, 1250, 1252, 1477, 1478, 1482, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), принимая во внимание разъяснения, данные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), исходил из наличия у истца исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 289416 и установления факта реализации ответчиком спорного товара с нанесенным на него товарным знаком истца в отсутствие лицензионных договоров или иных разрешений правообладателя на использование этого товарного знака.

Снижая размер заявленной обществом компенсации, суд первой инстанции исходил из однократности допущенного нарушения и отсутствия заявлений истца о причиненных ему убытках.

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя заявленные требования в полном объеме, суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о наличии у истца исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 289416 и о подтверждении факта реализации ответчиком спорного товара. Однако суд апелляционной инстанции указал, что у суда первой инстанции отсутствовали основания для снижения компенсации, заявленной в размере двукратной стоимости права использования товарного знака, поскольку истцом представлены доказательства в подтверждение заявленной суммы (неисключительная лицензия), а ответчиком в свою очередь размер стоимости права использования не опровергнут, ходатайство о снижении размера компенсации не заявлялось, доказательства чрезмерности и необоснованности размера заявленной компенсации не представлялись.

Изучив материалы дела, оценив доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав представителей истца, проверив в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 43.2 постановления N 5/29, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу статьи 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (принцип исчерпания права).

Судами установлено и материалами дела подтверждается, что истец является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 289416.

Обращаясь с настоящим иском, истец указывал на то, что предпринимателем был реализован контрафактный товар с использованием указанного товарного знака.

Факт реализации спорного товара не отрицался предпринимателем, однако, по мнению предпринимателя, этот товар был приобретен и реализовывался на законных основаниях, поскольку не имеет признаков контрафактности.

Как усматривается из материалов дела и подтверждено представителями истца в судебном заседании, оригинальный товар, аналогичный реализованному предпринимателем, производится обществом (либо иными лицами по его заказу) и выпускается им в свободное обращение.

В свою очередь на товаре, приобретенном у предпринимателя и приобщенном к материалам настоящего дела, в качестве производителя указано именно общество.

Учитывая, что предприниматель в ходе рассмотрения дела настаивал на законности реализации произведенного обществом и введенного им же в гражданский оборот товара, а также тот факт, что на реализованном предпринимателем товаре в качестве производителя указано именно общество, судебная коллегия приходит к выводу, что предположения истца о том, что спорный товар является контрафактным, подлежало обоснованию и доказыванию.

Вместе с тем, в рамках рассмотрения настоящего дела по существу истцом не было представлено каких-либо доказательств предполагаемой контрафактности реализуемого предпринимателем товара.

Судом первой инстанции также не проведен сравнительный анализ оригинального товара и товара, реализуемого ответчиком, признаки контрафактности не установлены.

Таким образом, судом первой инстанции без достаточных доказательств сделан вывод о незаконном использовании предпринимателем защищаемого товарного знака и, следовательно, о нарушении ответчиком исключительного права истца.

Вывод суда об отсутствии лицензионного договора между обществом и предпринимателем не может являться достаточным доказательством для признания факта нарушения исключительного права при реализации товара, поскольку оригинальный товар выпускается самим обществом (или иными лицами по его заказу) и вводится в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Таким образом, спорный товар, на котором в качестве производителя указано общество, мог быть приобретен предпринимателем у третьих лиц для последующей реализации на законных основаниях (без заключения лицензионного договора) после введения этого товара в гражданский оборот правообладателем.

При таких обстоятельствах судебная коллегия приходит к выводу, что судами сделаны выводы о нарушении ответчиком исключительных прав истца при неполном выяснении обстоятельств дела, что является основанием для отмены обжалуемых судебных актов.

В ходе рассмотрения дела в суде кассационной инстанции обществом представлены дополнительные объяснения, в которых проведен сравнительный анализ оригинального товара и товара, реализуемого предпринимателем, доказывающий, по мнению общества, контрафактность реализуемого предпринимателем товара.

Так как суд кассационной инстанции не наделен арбитражным процессуальным законодательством полномочиями по приобщению к материалам дела и исследованию дополнительных доказательств (статьи 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), представленные истцом объяснения не могут быть приняты во внимание при рассмотрении кассационной жалобы.

Таким образом, суд кассационной инстанции полагает, что дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суду первой инстанции следует провести анализ оригинального товара и товара, реализуемого предпринимателем, установить наличие или отсутствие признаков контрафактности товара, реализуемого ответчиком, исследовать вопрос о применении принципа исчерпания права, и на основании проведенного анализа установить наличие или отсутствие факта нарушения предпринимателем исключительного права общества и оснований для взыскания компенсации.

Судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при подаче кассационной жалобы, в силу части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат распределению судом первой инстанции при новом рассмотрении дела.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Белгородской области от 28.04.2018 по делу N А08-15108/2017 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2018 по тому же делу отменить.

Направить дело N А08-15108/2017 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.