Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 января 2019 г. N С01-1118/2018 по делу N А60-7237/2018 Дело о прекращении незаконного использования товарного знака передано на новое рассмотрение, поскольку суды не установили вину ответчика с учетом признания им обстоятельств включения спорных ключевых слов в интернет-сервис и их исключения из указанного сервиса после получения претензии истца

Резолютивная часть постановления объявлена 16 января 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 21 января 2019 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей: Силаева Р.В., Химичева В.А.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель" (ул. Бирюсинка, д. 6, корп. 1-5, пом. XVI, ком. 15, Москва, 107497, ОГРН 1027739312281) на решение Арбитражного суда Свердловской области от 04.06.2018 по делу N А60-7237/2018 (судья Бадамшина О.А.) и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2018 (судьи Балдин Р.А., Дружинина Л.В., Суслова О.В.) по тому же делу,

по иску общества с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель" к обществу с ограниченной ответственностью "Холдинг кабельный альянс" (ул. Мельникова, д. 2, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 620028, ОГРН 1116658014032),

с участием в деле третьего лица общества с ограниченной ответственностью "Яндекс" (ул. Льва Толстого, д. 16, Москва, 119021, ОГРН 1027700229193),

о прекращении незаконного использования товарного знака.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель" - Исаев В.В. (по доверенности от 08.11.2018), Свиридов Д.В. (по доверенности от 11.04.2018 N 755), Лумпова А.Н. (по доверенности от 15.01.2019);

от общества с ограниченной ответственностью "Холдинг кабельный альянс" - Дятчин И.А. (по доверенности от 31.12.2018 N 48);

от общества с ограниченной ответственностью "Яндекс" - Филин А.М. (по доверенности от 30.03.2016 N 65).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью НПП "Спецкабель" (далее - общество НПП "Спецкабель") обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Холдинг кабельный альянс" (далее - общество "ХКА"), со следующими требованиями:

- признать использование обществом "Холдинг кабельный альянс" словесного обозначения "СКАБ", являющегося товарным знаком общества НПП "Спецкабель" по свидетельству Российской Федерации N 482939, с целью реализации продукции, не произведенной обществом НПП "Спецкабель" нарушением исключительных прав общества НПП "Спецкабель";

- обязать общество "ХКА" прекратить любые действия, связанные с использованием товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 482939 в виде словесного обозначения "СКАБ" или сходных с ним до степени смешения обозначений, при рекламе, продвижении и реализации кабельной продукции, не произведенной обществом НПП "Спецкабель";

- взыскать с общества "ХКА" в пользу общества НПП "Спецкабель" за незаконное использование товарного знака "СКАБ" компенсацию в размере 200 000 рублей.

В порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Яндекс" (далее - общество "Яндекс").

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 04.06.2018, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного суда от 12.09.2018, в удовлетворении исковых требований отказано.

Истец, не согласившись с вышеназванными судебными актами судов первой и апелляционной инстанций, обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой со ссылкой на неправильное применение судами норм материального права, нарушения норм процессуального права и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и установленным по делу обстоятельствам, просит решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных исковых требований.

В обоснование кассационной жалобы ее заявитель указывает на ошибочность выводов судов об отсутствии нарушения исключительных прав истца на товарный знак.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суды не оценили факт использования ответчиком спорного обозначения в рекламном объявлении непосредственно в отношении товара кабель, однородного товарам, для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Кроме того, заявитель кассационной жалобы выражает несогласие с выводами судов об отсутствии у истца исключительных прав на использование товарного знака в области рекламных услуг и услуг по оптовой и розничной продаже товаров посредством сети Интернет.

Заявитель кассационной жалобы полагает неправомерным выводы судов о том, что спорное обозначение было использовано ответчиком не в качестве средства индивидуализации, а как ключевое слово, представляющее собой технический параметр (критерий), устанавливаемый рекламодателем в интерфейсе рекламной кампании, которое не позволяет выделить конкретное объявление из существующего массива.

С учетом изложенного, заявитель кассационной жалобы считает ошибочным выводы судов об отсутствии факта использования ответчиком товарного знака истца по смыслу статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), при размещении товарного знака в предложениях о продаже товаров, а также при размещении товарного знака в объявлениях, на вывесках и в рекламе, а также в сети Интернет, в том числе в доменном имени при других способах адресации.

По мнению заявителя кассационной жалобы, суд апелляционной инстанции установив обстоятельство того, что на момент подачи искового заявления ответчиком исключено использование ключевого слова "Кабель СКАБ" в системе "Яндекс.Директ", тем самым фактически признав наличие такого нарушения до подачи искового заявления в арбитражный суд, пришел к необоснованному выводу об отсутствии нарушения исключительных прав истца.

До судебного заседания от общества "ХКА" поступил отзыв на кассационную жалобу истца, в котором оно возражало против ее удовлетворения.

Общество "Яндекс" отзыв на кассационную жалобу истца не представило.

В судебном заседании представители лиц, участвующих в деле, выступили по доводам кассационной жалобы и отзыва на нее.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационных жалоб и отзыва, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судами, истец является правообладателем словесного товарного знака "СКАБ" по свидетельству Российской Федерации N 482939, с приоритетом от 21.01.2012, зарегистрированного в отношении кабельных изделий 9-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Общество НПП "Спецкабель", полагая, что общество "ХКА" своими действиями нарушает его исключительные права на вышеназванный товарный знак обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском.

В обоснование названного иска общество НПП "Спецкабель" сослалось на обстоятельства, зафиксированные в протоколе осмотра доказательств от 22.08.2017 о том, что в сети Интернет, при использовании поискового сервиса "Яндекс", при запросе - "кабель СКАБ" первой позицией в отображаемом списке поисковой выдачи появляется текст: "Кабель СКАБ - Повышенная стойкость Оставить заявку Параметры Назначение niki.holdcable.сот/Кабель СКАБ реклама Кабель марки НИКИ. Соответствие RS-485. Выгодные цены. Оставляйте заявку! Исполнение "-2ХЛ" Исполнение "У" Соответствие RS-485 Контактная информация + 7 (800) 700-01-00, пн-пт 10:00-18:00".

Вышеуказанный текст был размещен в рамках контекстной рекламы службы "Яндекс Директ" общества "Яндекс".

При обращении к гиперссылке текста осуществляется переход на web-страницу https://niki.holdcable.com/?yclid=4812813841016556064. Согласно информации, размещенной на web-странице, сайт https://niki.holdcable.com/ функционирует в пользу общества "ХКА".

На данном web-pecурce посетителю предлагается рекламная и техническая информация о кабеле управления торговой марки "НИКИ", а также контактная информация, необходимая для приобретения данного кабеля.

Согласно сертификату соответствия N ТС RU С-RU.МА09.В.00109 серия RU N 0167477 выдан ООО "Томский центр сертификации и менеджмента" сроком действия с 27.06.2016 по 26.06.2021, представленному на данном web-pecypce продавцом кабеля управления торговой марки "НИКИ" является ответчик.

Отказывая в удовлетворении искового заявления общества НПП "Спецкабель" в полном объеме, суд первой инстанции исходил из того, что использование обществом "ХКА" словесного обозначения в качестве ключевого слова для поиска в сети "Интернет", не может быть признано в качестве использования товарных знаков по смыслу статьи 1484 ГК РФ, поскольку согласно правилам показа сервиса "Яндекс.Директ" ключевые слова представляют собой технический параметр (критерий), устанавливаемый рекламодателем в интерфейсе рекламной кампании.

Для каждого объявления рекламодатель может выбрать множество ключевых слов. При этом одно и то же ключевое слово может быть выбрано для нескольких объявлений одного рекламодателя, а также для объявлений разных рекламодателей. Ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного рекламного объявления, так как на основании ключевого слова невозможно выделить конкретное объявление из существующего массива.

Также суд первой инстанции в обжалуемом решении, указал на то обстоятельство, что товарный знак истца зарегистрирован в отношении товаров 9-го класса МКТУ, а регистрацию данного товарного знака для индивидуализации связанных с реализацией кабельно-проводниковой продукции услуг 35-го класса МКТУ (рекламные услуги и услуги по оптовой и розничной продаже товаров посредством сети Интернет) истец не испрашивал.

Суд первой инстанции учел, что при производстве нотариусом осмотра информации в поисковую строку вводилось обозначение, содержащее дополнительный элемент "Кабель". Вместе с тем истцом в материалы дела не представлены результаты запроса при введении в адресную строку только обозначения "СКАБ", которое является охраняемым элементом.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Кроме того, суд апелляционной инстанции отметил, что в судебном заседании представитель ответчика указал на то, что исключил использование ключевого слова "Кабель СКАБ" в системе "Яндекс Директ", а также, что истцом не представлено доказательств фактической реализации товаров с использованием спорного обозначения.

При этом суд апелляционной инстанции исходил также из того, что требование истца о запрете ответчику использовать обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, является абстрактным, учитывая, в том числе, что на момент подачи искового заявления ответчик исключил использование ключевого слова "Кабель СКАБ" в системе "Яндекс Директ".

Суд апелляционной инстанции указал, что согласно представленной третьим лицом в материалы дела информации, ключевое слово размещалось в системе "Яндекс Директ" лишь в период с 11.01.2017 по 22.11.2017, в то время как исковое заявление поступило в Арбитражный суд Свердловской области 08.02.2018.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судами норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, судебная коллегия установила, что лицами, участвующими в деле, не оспариваются выводы судов о принадлежности обществу "Спецкабель" исключительных прав на товарный знак, в защиту которого предъявлен иск.

Поскольку согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, содержащихся в кассационной жалобе, обжалуемые судебные акты в отношении вышеназванных выводов Судом по интеллектуальным правам не проверяется.

Как было изложено выше, отказывая в удовлетворении исковых требований суды, сослались на правила показа сервиса "Яндекс.Директ", строящиеся на использовании ключевых слов, в рассматриваемом случае слова - "Кабель СКАБ", которые не позволяют выделить конкретное объявление из существующего массива.

Вместе с тем судами первой и апелляционной инстанции не учтено следующее.

Как следует из отзыва на исковое заявление, содержания обжалуемых судебных актов, а также пояснений представителя ответчика, данным в судебном заседании суда кассационной инстанции, ответчик признает обстоятельства размещения спорных ключевых слов в сервисе "Яндекс.Директ", а также указывает на исключение спорных ключевых слов после получения от истца претензии.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель ответчика не отрицал факт заключения соглашения с третьим лицом на размещение рекламы своей продукции в сервисе "Яндекс.Директ" именно с использованием спорных ключевых слов, а также подтвердил, что их удаление из названного сервиса было произведено сразу после получения претензии истца.

В соответствии с частью 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Учитывая изложенное, установленные как судом первой инстанции так и судом апелляционной инстанции обстоятельства признания ответчиком факта размещения и удаления спорных ключевых слов для рекламы своей продукции в сети "Интернет" в сервисе "Яндекс.Директ", выводы судов об отсутствии факта нарушения исключительных прав истца не соответствуют материалам дела и установленным по делу обстоятельствам.

Вместе с тем судом апелляционной инстанции установлен период в течении которого, согласно сведениям, представленным обществом "Яндекс", спорное ключевое слово размещалось ответчиком в системе "Яндекс.Директ" (с 11.01.2017 по 22.11.2017).

Суды в оспариваемых судебных актах не привели какое-либо правовое обоснование того, каким законом либо иным нормативным правовым актом установлены понятие ключевых слов, а также возможность использования в рекламе в сети "Интернет", при адресации к сайту ответчика, в качестве ключевых слов обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца, в связке с указанием на товары, однородные тем для которых зарегистрирован данный товарный знак, без согласия правообладателя.

Как следует из материалов дела и установлено судами, в обоснование заявленных требований истцом в материалы дела представлен протокол осмотра доказательств.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции полагает, что судами в нарушение статей 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не дана надлежащая правовая оценка названному доказательству, которое содержит обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца (страница 7 протокола от 22.08.2017).

При этом указания судов на то, что нотариус при проведении осмотра информации вводил в поисковую строку словосочетание "Кабель СКАБ", содержащее дополнительный элемент "Кабель", и что в материалы дела не представлены результаты запроса при введении в адресную строку только обозначения "СКАБ" не имеют правового значения, приведены судами без учета существа заявленных требований, а также товаров (кабельные изделия 9-го класса МКТУ), для которых зарегистрирован товарный знак истца.

Также судебная коллегия суда кассационной инстанции считает необоснованной ссылку судов на обстоятельство того что, товарному знаку истца, зарегистрированному в отношении кабельных изделий 9-го класса МКТУ, не предоставлена правовая охрана в отношении услуг 35-го класса МКТУ связанных с реализацией кабельно-проводниковой продукции (рекламные услуги и услуги по оптовой и розничной продажи посредством сети "Интернет").

Судами не учтено, что согласно пункту 1 статьи 1484 ГК истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе и в рекламе в сети "Интернет". Продвижение же собственных товаров, в том числе и путем рекламы посредством сети "Интернет" не свидетельствует об оказании им услуг 35-го класса МКТУ.

Кроме того, из содержания обжалуемых судебных актов не усматривается, что судами была дана оценка доводу истца о нарушении его исключительных прав при реализации продукции, не произведенной обществом НПП "Спецкабель", в обосновании которого истцом в материалы дела представлен счет на оплату от 19.09.2017 (том 1, л. д. 117).

В силу статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд оценивает доказательства в их совокупности и взаимосвязи, осуществляя проверку каждого доказательства, в том числе с позиции его достоверности и соответствия содержащихся в нем сведений действительности. При этом в судебном акте указываются не только результаты оценки принятых судом доказательств, но и мотивы, по которым было отказано в принятии иных доказательств.

В нарушение положений названной статьи и статей 168, 170 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суды первой и апелляционной инстанций надлежащим образом не исследовали и не оценили доказательства, на которые ссылался истец в подтверждение заявленных требований.

В связи с изложенным итоговые выводы судов об отказе в удовлетворении исковых требований не соответствуют представленным в материалы дела доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам.

В свою очередь в силу положений части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что при принятии решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции допущены нарушения норм процессуального права, судами установлены не все обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора по существу, а выводы судов, содержащиеся в обжалуемых решении и постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, и кроме того, основаны на неправильном применении норм материального права.

На основании изложенного, принимая во внимание, что допущенные нарушения могут быть устранены только при повторном рассмотрении дела в суде, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для отмены как решения суда первой инстанции, так и постановления суда апелляционной инстанции с направлением дела на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

При новом рассмотрении суду предлагается учесть изложенное и устранить допущенные нарушения; исследовать все имеющиеся в материалах дела доказательства, в совокупности и дать оценку всем доводам и возражениям участвующих в деле лиц, предложить истцу уточнить заявленные требования в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установить вину ответчика с учетом признания им обстоятельств включения спорных ключевых слов в сервис "Яндекс.Директ" и их исключения из указанного сервиса после получения претензии истца, и в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела определить размер компенсации, подлежащей взысканию, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 04.06.2018 по делу N А60-7237/2018 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2018 по тому же делу отменить.

Направить дело N А60-7237/2018 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Д.А. Булгаков

Судья

Р.В. Силаев

Судья

В.А. Химичев