Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 ноября 2018 г. по делу N СИП-239/2018 Суд признал частично не действительным патент на полезную модель в связи с неуказанием в нем патентообладателя, а также признал недействительным договор об отчуждении исключительного права на полезную модель как заключенный в отношении патента, не действительного в части указания патентообладателя

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 29 октября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 2 ноября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Голофаева В.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Булыгиной Н.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Спиридонова Вадима Александровича (г. Ульяновск)

к обществу с ограниченной ответственностью "СЕМ Технолоджи" (пр-кт Гагарина, д. 23, к. 8, оф. 208, г. Нижний Новгород, Нижегородская обл., 603022, ОГРН 1145262006075)

и обществу с ограниченной ответственностью "Спинор" (ул. Карла Маркса, д. 48/1, оф. 300, г. Томск, Томская обл., 634009, ОГРН 1027000909198),

третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, стр. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200),

о признании частично недействительным патента N 85806 на полезную модель в части указания патентообладателя; выдаче нового патента с указанием в качестве патентообладателя Спиридонова В.А.; внесении изменений в запись о патенте N 85806 в государственном реестре; признании недействительным договора в части отчуждения исключительного права на полезную модель,

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Спинор": Герман А.А. (по доверенности от 10.07.2018), установил:

Спиридонов Вадим Александрович (далее - Спиридонов В.А., истец) обратился в Суд по интеллектуальным правам с иском к закрытому акционерному обществу "СЕМ Технолоджи" (ОГРН 1045207801715) и обществу с ограниченной ответственностью "Спинор" (далее - общество "Спинор") со следующими требованиями:

признать частично недействительным патент Российской Федерации на полезную модель N 85806 "СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ и ФИКСИРУЮЩЕЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СЪЕМНОГО ЭЛЕМЕНТА" с датой приоритета 20.03.2009 в части отсутствия указания в качестве патентообладателя Спиридонова Вадима Александровича;

признать недействительным договор N РД0076887 от 18.02.2011, заключенный между закрытым акционерным обществом "СЕМ Технолоджи" (ОГРН 1045207801715) и обществом с ограниченной ответственностью "Спинор" (ОГРН 1027000909198), в части отчуждения исключительного права на полезную модель по патенту Российской Федерации N 85806 "СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ и ФИКСИРУЮЩЕЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СЪЕМНОГО ЭЛЕМЕНТА" с датой приоритета 20.03.2009, применив последствия недействительности в виде аннулирования регистрации состоявшегося перехода исключительного права на полезную модель N 85806;

обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности выдать новый патент на полезную модель по заявке от 20.03.2009 N 2009110312 "СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ и ФИКСИРУЮЩЕЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СЪЕМНОГО ЭЛЕМЕНТА", с указанием в нем в качестве патентообладателя Спиридонова Вадима Александровича и внести соответствующие изменения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 14.08.2018 в порядке, предусмотренном статьей 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом произведена замена ненадлежащего ответчика - закрытого акционерного общества "СЕМ Технолоджи" (ОГРН 1045207801715) на общество с ограниченной ответственностью "СЕМ Технолоджи" (далее - общество "СЕМ Технолоджи").

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением председателя первого судебного состава от 26.10.2018 произведена замена судьи Кручининой Н.А. на судью Рогожина С.П. в связи с назначением судьи Кручининой Н.А. судьей другого арбитражного суда. В связи с заменой судьи рассмотрение спора произведено с самого начала.

Истец, общество "СЕМ Технолоджи" и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе путем публичного уведомления на официальном сайте Суда по интеллектуальным правам http://ipc.arbitr.ru, своих представителей в судебное заседание не направили. От истца и третьего лица поступили ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие. Суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие истца, общества "СЕМ Технолоджи" и третьего лица в порядке статей 121-123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель общества "Спинор" не возражал против удовлетворения исковых требований, устно огласил свою правовую позицию без представления письменного отзыва на исковое заявление.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя общества "Спинор", оценив все доказательства по делу в совокупности и взаимосвязи, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, патент Российской Федерации N 85806 на полезную модель "СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ и ФИКСИРУЮЩЕЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СЪЕМНОГО ЭЛЕМЕНТА" выдан по заявке N 2009110312 с приоритетом от 20.03.2009, установленным по дате подачи указанной заявки, с указанием в нем в качестве автора полезной модели Спиридонова В.А., а в качестве патентообладателя - закрытого акционерного общества "СЕМ Технолоджи" (ОГРН 1045207801715).

Согласно представленным в материалы дела сведениям из Государственного реестра полезных моделей Российской Федерации в отношении спорного патента 18.02.2011 под номером N РД0076887 зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права, на основании которого новым патентообладателем является общество "Спинор".

Согласно представленному в материалы дела договору об отчуждении исключительного права от 07.10.2010 закрытое акционерное общество "СЕМ Технолоджи" (ОГРН 1045207801715) и общество "Спинор" заключили названный договор, предметом которого является передача исключительного права на полезную модель "СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ и ФИКСИРУЮЩЕЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СЪЕМНОГО ЭЛЕМЕНТА" по патенту Российской Федерации N 85806, выданному по заявке N 2009110312 с приоритетом от 20.03.2009.

Обращаясь в суд с вышеназванными требованиями, Спиридонов В.А. указывает на то, что он является единственным автором полезной модели "СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ и ФИКСИРУЮЩЕЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СЪЕМНОГО ЭЛЕМЕНТА" по патенту Российской Федерации N 85806 с датой приоритета 20.03.2009.

Однако, не получив согласия автора, закрытое акционерное общество "СЕМ Технолоджи" (ОГРН 1045207801715) оформило на свое имя патент на полезную модель по заявке по заявке N 2009110312 с приоритетом от 20.03.2009, указав себя в качестве единственного патентообладателя, при том, что ни на дату подачи заявки, ни когда-либо Спиридонов В.А. не состоял в трудовых отношениях с закрытым акционерным обществом "СЕМ Технолоджи" (ОГРН 1045207801715). Право на получение патента последнему истец не передавал, равно как и не давал закрытому акционерному обществу "СЕМ Технолоджи" (ОГРН 1045207801715) согласие на отчуждение спорного патента по договору об отчуждении N РД0076887, зарегистрированному 18.02.2011, обществу "Спинор".

Истец полагает, что поскольку ни одно из приведенных в пункте 2 статьи 1357 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) оснований перехода права на получение патента не имело места, а, следовательно, переход права на получение патента на полезную модель N 85806 не состоялся, правом на получение патента обладал только Спиридонов В.А., и именно Спиридонов В.А. должен быть указан в качестве единственного патентообладателя спорного патента.

Таким образом, Спиридонов В.А. усматривает в действиях ответчиков нарушение предусмотренного пунктом 1 статьи 1357 ГК РФ права его как единственного автора полезной модели на получение патента, что и послужило основанием для обращения в Суд по интеллектуальным правам с вышеназванными требованиями.

Кроме того, признание патента недействительным и внесение изменений в отношении сведений об истинном правообладателе указывает на отсутствие законных оснований распоряжаться исключительным правом на полезную модель для всех иных лиц, а, следовательно, в силу статьи 168 ГК РФ любые сделки, совершенные закрытым акционерным обществом "СЕМ Технолоджи" (ОГРН 1045207801715) в отношении полезной модели N 85806, являются недействительными как заключенные лицом, не обладающим правом на распоряжение исключительным правом на спорный патент, в связи с чем истец также заявляет о признании заключенного между закрытым акционерным обществом "СЕМ Технолоджи" (ОГРН 1045207801715) и обществом "Спинор" договора в части отчуждения исключительного права на полезную модель N 85806 ничтожным и применении последствий недействительности ничтожной сделки в виде отмены регистрации состоявшегося перехода прав на спорный патент.

Спиридонов В.А. полагает, что предъявление им требования о признании сделки, на основании которой исключительное право перешло обществу "Спинор", недействительной, предоставляет возможность восстановить нарушенное право Спиридонова В.А. как правообладателя и указать Спиридонова В.А. в качестве единоличного патентообладателя спорной полезной модели с минимальными процессуальными затратами и при полном, всестороннем рассмотрении дела одним судом, поскольку неразрывность заявленных требований, по мнению истца, обусловлена ещё и тем, что принятие решения по требованию о признании договора N РД0076887, зарегистрированного 18.02.2011, недействительным в соответствующей части до разрешения вопроса о недействительности самого патента на полезную модель в части признания за Спиридоновым В.А. прав патентообладателя представляется невозможным, поскольку до признания за Спиридоновым В.А. прав патентообладателя будет неясно, нарушены ли таким договором права и интересы истца.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Согласно статье 1357 ГК РФ право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца.

В статье 1353 ГК РФ указано, что исключительное право на полезную модель признается и охраняется при условии государственной регистрации полезной модели, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на полезную модель.

В силу пункта 1 статьи 1374 ГК РФ заявка на выдачу патента на полезную модель подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на получение патента в соответствии с этим Кодексом (заявителем).

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 1375 ГК РФ установлено, что заявка на полезную модель должна содержать заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них.

Таким образом, из указанных норм права следует, что право на получение патента на полезную модель первоначально принадлежит его автору, являющегося гражданином, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности, и которому, помимо права авторства, принадлежит исключительное право, и соответственно, право на получение патента, а следовательно, исключительное право использования полезной модели, которое охраняется при условии его государственной регистрации путем подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки о выдаче патента.

Согласно пункту 2 статьи 1357 ГК РФ право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.

Договор об отчуждении права на получение патента на полезную модель должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора (пункт 3 статьи 1357 ГК РФ).

Как подтверждается материалами дела и никем не оспаривается, Спиридонов В.А. является единственным автором полезной модели "СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ и ФИКСИРУЮЩЕЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СЪЕМНОГО ЭЛЕМЕНТА" по патенту Российской Федерации N 85806 по заявке N 2009110312 с датой приоритета 20.03.2009.

Судом установлено и лицами, участвующими в деле, не оспаривается также тот факт, что истец не давал своего разрешения на получение спорного патента на имя закрытого акционерного общества "СЕМ Технолоджи" (ОГРН 1045207801715), равно как и не заключал с последним договор об отчуждении права на получение патента.

Следовательно, в качестве патентообладателя полезной модели "СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ и ФИКСИРУЮЩЕЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СЪЕМНОГО ЭЛЕМЕНТА" по патенту Российской Федерации N 85806 должен быть указан автор полезной модели - Спиридонов В.А.

Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 1398 ГК РФ патент на полезную модель может быть признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с Кодексом.

Согласно пункту 4 статьи 1398 ГК РФ патент на полезную модель признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1248 этого Кодекса, либо вступившего в законную силу решения суда.

В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется с даты подачи заявки на патент (пункт 5 статьи 1398 ГК РФ).

Таким образом, обязанность Роспатента по выдаче нового патента с указанием в нем автором или патентообладателем определенного судом лица установлена законодательно.

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований Спиридонова В.А. о признании частично недействительным патента Российской Федерации на полезную модель N 85806 "СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ и ФИКСИРУЮЩЕЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СЪЕМНОГО ЭЛЕМЕНТА" по заявке от N 2009110312 с датой приоритета от 20.03.2009 в части отсутствия указания в нем в качестве патентообладателя Спиридонова В.А. и считает необходимым обязать Роспатент выдать новый патент на полезную модель по заявке от N 2009110312 с датой приоритета от 20.03.2009 с указанием в нем в качестве патентообладателя Спиридонова В.А. и внести соответствующие изменения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

В отношении требований Спиридонова В.А. о признании недействительным договора, заключенного между закрытым акционерным обществом "СЕМ Технолоджи" (ОГРН 1045207801715) и обществом "Спинор" и зарегистрированного 18.02.2011 за N РД0076887, в части отчуждения исключительного права на полезную модель по спорному патенту, применив последствия недействительности в виде аннулирования регистрации состоявшегося перехода исключительного права на полезную модель N 85806, суд отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования полезной модели в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на полезную модель), в том числе способами, предусмотренными пунктом 2 этой статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу статьи 168 ГК РФ (в редакции, действовавшей по состоянию на дату заключения спорного договора) сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 166 ГК РФ требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной.

Поскольку договор, зарегистрированный 18.02.2011 за N РД0076887, в части отчуждения прав на патент на полезную модель N 85806 противоречит требованиям статей 1229 и 1358 ГК РФ как заключенный в отношении патента, недействительного в части указания патентообладателя и помимо воли действительного патентообладателя - Спиридонова В.А., что нарушает законные права и интересы указанного лица, требование Спиридонова В.А. о признании указанного договора недействительным (ничтожным) обоснованно и подлежит удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

Поскольку ответчиками не было заявлено каких-либо возражений в данной части, исходя из указанной нормы пункта 1 статьи 167 ГК РФ суд считает подлежащим удовлетворению требование истца об аннулировании регистрации состоявшегося перехода исключительного права на полезную модель N 85806.

При этом суд отмечает, что заявленные исковые требования ответчиками не оспорены, отзывы на исковое заявление не представлены, интерес к участию в рассмотрении настоящего спора обществом "СЕМ Технолоджи" не проявлен.

В свою очередь, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований (часть 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

При таких обстоятельствах судебная коллегия считает заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Судебные расходы по делу относятся на ответчиков в равных долях в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с учетом пункта 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах".

На основании статей 8-12, 166-168, 1229, 1357, 1358, 1374, 1375, 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации, и руководствуясь статьями 9, 65, 70, 71, 75, 110, 121-123, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

признать частично недействительным патент Российской Федерации на полезную модель N 85806 "СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ и ФИКСИРУЮЩЕЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СЪЕМНОГО ЭЛЕМЕНТА" по заявке от N 2009110312 с датой приоритета от 20.03.2009 в части отсутствия указания в качестве патентообладателя Спиридонова Вадима Александровича.

Признать недействительным договор N РД0076887 от 18.02.2011, заключенный между закрытым акционерным обществом "СЕМ Технолоджи" (ОГРН 1045207801715) и обществом с ограниченной ответственностью "Спинор" (ОГРН 1027000909198), в части отчуждения исключительного права на полезную модель по патенту Российской Федерации N 85806 "СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ и ФИКСИРУЮЩЕЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СЪЕМНОГО ЭЛЕМЕНТА" по заявке N 2009110312 с датой приоритета 20.03.2009 и аннулировать регистрацию перехода исключительного права на полезную модель N 85806.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности выдать новый патент на полезную модель по заявке от N 2009110312 с датой приоритета от 20.03.2009 с указанием в нем в качестве патентообладателя Спиридонова Вадима Александровича и внести соответствующие изменения в Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СЕМ Технолоджи" (пр-кт Гагарина, д. 23, к. 8, оф. 208, г. Нижний Новгород, Нижегородская обл., 603022, ОГРН 1145262006075) в пользу Спиридонова Вадима Александровича (г. Ульяновск) 3 000 (три тысячи) руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Спинор" (ул. Карла Маркса, д. 48/1, оф. 300, г. Томск, Томская обл., 634009, ОГРН 1027000909198) в пользу Спиридонова Вадима Александровича (г. Ульяновск) 3 000 (три тысячи) руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СЕМ Технолоджи" (пр-кт Гагарина, д. 23, к. 8, оф. 208, г. Нижний Новгород, Нижегородская обл., 603022, ОГРН 1145262006075) в доход федерального бюджета 3 000 (три тысячи) руб. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Спинор" (ул. Карла Маркса, д. 48/1, оф. 300, г. Томск, Томская обл., 634009, ОГРН 1027000909198) в доход федерального бюджета 3 000 (три тысячи) руб. государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.