Постановление Суда по интеллектуальным правам от 29 октября 2018 г. N С01-866/2018 по делу N А53-32866/2017 Принятые ранее судебные акты об отказе в иске о запрете использования товарного знака, взыскании компенсации оставлены без изменения, поскольку действия истца по государственной регистрации товарного знака являются злоупотреблением правом

Резолютивная часть постановления объявлена 25 октября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 октября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Булыгиной Н.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании с использованием систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Ростовской области кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Орбита" (ул. Нижняя, д. 7, Москва, 125040, ОГРН 1107746098569) на решение Арбитражного суда Ростовской области от 20.02.2018 (судья Рябуха С.Н.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2018 (судьи Галов В.В., Малыхина М.Н., Сулименко О.А.) по делу N А53-32866/2017

по иску общества с ограниченной ответственностью "Орбита" к обществу с ограниченной ответственностью "Рыжий кот" (ул. Шолохова, д. 1, корп. Б, г. Аксай, р-н. Аксайский, обл. Ростовская, 346720, ОГРН 1126189001509) о запрете использования товарного знака, взыскании компенсации.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Орбита" - Ситарский А.К. (по доверенности от 07.05.2018), Ситарская Т.К. (по доверенности от 01.12.2017), Ястребов А.В. (по доверенности от 22.12.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "Рыжий кот" - Ковальчук Н.М. (по доверенности от 09.01.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Орбита" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Рыжий кот" (далее - ответчик) о запрете использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 554499 и взыскании 150 000 рублей компенсации за незаконное использование этого товарного знака.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 20.02.2018, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2018, в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, истец обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на нарушение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, просит указанные судебные акты отменить, исковые требования удовлетворить.

Кассационная жалоба мотивирована ошибочностью выводов судов о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом.

При этом истец указывает, что в материалах дела отсутствуют сведения о том, что он должен был знать о предшествующем использовании другими лицами сходного с товарным знаком обозначения, а также о том, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

По мнению истца, ни один из представленных документов не дает оснований для вывода о широком использовании ответчиком названного товарного знака, и о приобретении спорным обозначением известности в результате такого использования.

Истец также ссылается на то, что судами не дана оценка доводу о широкой известности защищаемого товарного знака, приобретенной, начиная с 2011 года, в результате его использования обществом с ограниченной ответственностью "Магеллан" (далее - общество "Магеллан"), с которым у истца заключен договор о совместной деятельности.

Кроме того, полагает неправомерной ссылку суда апелляционной инстанции на то, что истец не является производителем игры или лицом, осуществляющим оборот настольной игры. Отмечает, что в силу положений действующего законодательства он не обязан использовать свой товарный знак именно путем производства товаров или осуществления их оборота. При этом истец указывает, что непосредственно после государственной регистрации права на товарный знак в 2015 году заключил с обществом "Магеллан" лицензионный договор о предоставлении права использования этого товарного знака.

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просит оспариваемые судебные акты оставить без изменения, сославшись на их законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители истца доводы кассационной жалобы поддержали, просили обжалуемые судебные акты отменить, исковые требования удовлетворить.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве.

Рассмотрев кассационную жалобу, выслушав представителей истца и ответчика, проверив в порядке статей 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами первой и апелляционной инстанций норм материального права и соблюдение норм процессуального права при принятии обжалуемых решения, постановления, а также соответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Кодекса в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 постановления N 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. При определении размера компенсации подлежат учету названные выше критерии.

Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и следует из материалов дела, истец является правообладателем словесного товарного знака "КРОКОДИЛ" по свидетельству Российской Федерации N 554499, с приоритетом от 04.03.2014, зарегистрированного 14.10.2015 в отношении товаров 28-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "игры комнатные, игры настольные, игры".

Истцом на сайте http://redcat-toys.ru, принадлежащем ответчику, были обнаружены веб-страницы с предложением о продаже товаров, содержащих обозначения, сходные до степени смешения с принадлежащим ему указанным товарным знаком.

Данное обстоятельство явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с вышеуказанными исковыми требованиями.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что действия истца по государственной регистрации товарного знака являются злоупотреблением правом.

Данный вывод мотивирован судом тем, что на момент подачи истцом заявления о регистрации товарного знака "КРОКОДИЛ" данным обозначением пользовался не только истец, но и иные лица, в том числе, ответчик.

При этом суд первой инстанции сослался на правовую позицию, содержащуюся в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2006 N 13421/05 и от 17.01.2012 N 5852/11, согласно которой истец, являющийся владельцем товарного знака, не вправе запрещать использовать спорное обозначение лицу, которое добросовестно его применяло для индивидуализации своей предпринимательской деятельности, и которое стало известно в обороте до даты приоритета товарного знака.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, подтвердил правильность выводов суда первой инстанции.

При этом апелляционный суд принял во внимание, что ответчик осуществляет свою деятельность с 02.08.2013.

Также суд апелляционной инстанции указал, что общество "Магеллан" осуществляет с 2010 года деятельность по производству и реализации игры "Крокодил". При этом ссылка истца на наличие договора о совместной деятельности с обществом "Магеллан" отклонена, так как данный договор не наделяет истца какими-либо дополнительными правами.

Проверив в судебном заседании наличие ссылок на игру "Крокодил" в сети Интернет, апелляционный суд пришел к выводу о существовании значительного количества ссылок на указанную игру с этим наименованием как широко известную и распространенную.

Суд апелляционной инстанции отметил, что сама по себе игра с присущей ей методологией и наименованием "Крокодил" являлась широко известной задолго до регистрации истцом товарного знака "Крокодил" в отношении товара "настольные игры".

Кроме того, суд апелляционной инстанции, сославшись на правовую позицию, содержащуюся в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 N 310-ЭС15-12683 по делу А08-8801/2013, указал на недоказанность истцом того, что он является непосредственно производителем игры или лицом, осуществляющим ее оборот.

Суд по интеллектуальным правам соглашается с содержащимся в кассационной жалобе доводом об отсутствии в материалах дела доказательств приобретении спорным обозначением известности в результате его использования до даты приоритета ответчиком либо иными лицами.

Согласно статье 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

По смыслу данной правовой нормы, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав. При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Согласно пункту 62 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Руководствуясь положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребление правом, может служить предшествовавшее использование спорного обозначения.

Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами, регистрация товарного знака одним из них могла быть произведена с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Содержащееся в решении суда первой инстанции указание на то, что на момент подачи истцом заявления о регистрации товарного знака "КРОКОДИЛ" данным обозначением пользовался не только истец, но и иные лица, в том числе, ответчик, само по себе не может свидетельствовать о наличии признаков злоупотребления правом, поскольку, в отсутствие выводов суда об известности данного обозначения, обусловленной его активным использованием третьими лицами до даты приоритета, и о стремлении правообладателя извлечь необоснованные экономические преимущества из недобросовестного использования репутации известного обозначения, факты использования другими лицами тождественного или сходного обозначения до даты приоритета товарного знака не имеют правового значения для разрешения настоящего спора. Категория права преждепользования правовому институту средств индивидуализации не известна.

При этом приобретение спорным обозначением известности до даты приоритета защищаемого товарного знака судом первой инстанции не устанавливалось.

Вместе с тем вывод суда апелляционной инстанции об известности игры "Крокодил", с учетом ее методологии, задолго до регистрации истцом товарного знака "Крокодил", в нарушение положений части 2 статьи 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предъявляющих требования к мотивированности постановления суда апелляционной инстанции, сделан без отражения исследования и оценки доказательств, и без указания мотивов, по которым суд пришел к такому выводу.

В то же время данные выводы не могут служить основанием для отмены обжалуемых судебных актов, ввиду следующего.

Как указано выше, вывод суда апелляционной инстанции о злоупотреблении истцом исключительным правом на товарный знак сделан в том числе со ссылкой на недоказанность истцом того, что он является непосредственно производителем игры или лицом, осуществляющим ее оборот.

В Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 20.01.2016 N 310-ЭС15-12683 по делу А08-8801/2013 указано, что "с учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, что установлено судами по настоящему делу, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано".

В судебном заседании Суда по интеллектуальным правам представители истца, не отрицая, что непосредственно истцом товарный знак не используется, настаивали на приведенном в кассационной жалобе доводе о широкой известности защищаемого товарного знака, приобретенной, начиная с 2011 года, в результате его использования с согласия истца обществом "Магеллан".

Проверив в судебном заседании указанный довод заявителя кассационной жалобы, Суд по интеллектуальным правам не нашел его обоснованным.

Так, реагируя на вопрос суда кассационной инстанции о том, какими представленными в материалы дела доказательствами подтверждалось использование защищаемого товарного знака обществом "Магеллан", представителем истца было указано на содержащийся в материалах дела счет N 1057 от 15.11.2012.

Между тем из данного счета усматривается, что общество "Магеллан" приобрело у ООО "Упакдизайн" правила игры "Крокодил", но этот счет не содержит сведений об использовании товарного знака на реализуемых обществом "Магеллан" товарах.

Доказательства использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 554499 обществом "Магеллан" в материалах дела отсутствуют.

Ссылка истца на заключенный с обществом "Магеллан" лицензионный договор от 15.10.2015 не может быть принята во внимание ввиду отсутствия в деле доказательств использования товарного знака как обществом "Магеллан", так и истцом по делу. Доказательства исполнения данного договора истцом в материалы дела не представлялись.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Вместе с тем судебная коллегия обращает внимание на то, что предоставление права использования товарного знака по данному договору, заключенному в 2015 году, было зарегистрировано Роспатентом только 28.02.2018. При этом в судебном заседании Суда по интеллектуальным правам представители истца указали, что данный договор был представлен в Роспатент в конце 2017 года уже после предъявления настоящего иска.

При таких обстоятельствах Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что вывод судов о злоупотреблении истцом принадлежащим ему исключительным правом на товарный знак соответствует фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основан на правильном применении норм материального и процессуального права, сделан с учетом правовой позиции высшей судебной инстанции, в связи с чем у суда кассационной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены либо изменения принятых по делу решения и постановления.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Суд кассационной инстанции не находит и безусловных оснований для отмены обжалуемых судебных актов, перечисленных в части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с подачей кассационной жалобы, относятся на заявителя кассационной жалобы на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 20.02.2018 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2018 по делу N А53-32866/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Орбита" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин