Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2018 г. № С01-663/2018 по делу N А46-13465/2017 Суд отказал в удовлетворении иска о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, поскольку признал недоказанным факт незаконного использования ответчиком товарного знака, принадлежащего истцу

Резолютивная часть постановления объявлена 9 октября 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 октября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий судья - Рогожин С.П.,

судьи - Голофаев В.В., Лапшина И.В.,

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Слакон" (ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, офис 8, Москва, 111024, ОГРН 1167746371484) на решение Арбитражного суда Омской области от 19.01.2018 (судья Баландин В.А.) и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2018 (судьи Аристова Е.В., Веревкин А.В., Краецкая Е.Б.) по делу А46-13465/2017 по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Слакон" к открытому акционерному обществу "Сладонеж" (ул. 22 Партсъезда, д. 514, г. Омск, 644105, ОГРН 1025500736766) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 210580, при участии в судебном заседании представителей от открытого акционерного общества "Сладонеж" - Болотова А.Ю., по доверенности от 05.09.2017, Сторожук Ю.В., по доверенности от 01.08.2018, установил:

общество с ограниченной ответственностью "Слакон" (далее - общество "Слакон") обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "Сладонеж" (далее - общество "Сладонеж") о взыскании 5 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака "ЖУ-ЖУ" по свидетельству Российской Федерации N 210580.

Решением Арбитражного суда Омской области от 19.01.2018, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2018, в удовлетворении исковых требований отказано.

В кассационной жалобе общество "Слакон" просит указанные судебные акты отменить, ссылаясь на нарушения судами норм процессуального права и несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам по делу, и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

По мнению заявителя кассационной жалобы, выводы судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии сходства до степени смешения товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком в качестве маркировки товара, не соответствуют фактическим обстоятельствам по делу. В основу решения было положено исключительно заключение судебной экспертизы, которое является недостоверным.

Истец полагает, что суды уклонились от самостоятельного разрешения вопроса о сходстве спорного обозначения ответчика и товарного знака истца. Как указывает общество "Слакон", из содержания обжалуемых судебных актов не следует, что суды производили самостоятельную оценку сходства сравниваемых обозначений в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), и Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации).

Ответчик представил отзыв на кассационную жалобу, в котором просит кассационную жалобу оставить без удовлетворения.

В судебном заседании представители ответчика в удовлетворении кассационной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве на кассационную жалобу, просили отказать.

Общество "Слакон", извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание не явилось, явку представителей не обеспечило. Данные обстоятельства согласно части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не являются препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие истца.

В кассационной жалобе содержится ходатайство о назначении повторной судебной экспертизы, которое отклонено Судом по интеллектуальным правам по следующим основаниям.

В соответствии с частью 2 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правила, установленные этим Кодексом только для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, не применяются при рассмотрении дела в арбитражном суде кассационной инстанции, если в главе 35 не предусмотрено иное.

Принимая во внимание, что суд кассационной инстанции не вправе принимать и исследовать новые доказательства, а также устанавливать обстоятельства по делу, Суд по интеллектуальным правам не находит правовых оснований для рассмотрения по существу ходатайства о назначении повторной экспертизы.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность судебных актов, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно нее.

Изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей лиц, участвующих в деле и явившихся в судебное заседание, проверив в порядке статей 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения арбитражными судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемых судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о том, что обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения в силу следующего.

При рассмотрении спора судами установлено, что в соответствии со свидетельством Российской Федерации на товарный знак (знак обслуживания) N 210580, уведомлениями о продлении срока действия и о внесении изменений в государственный реестр, общество "Слакон" является правообладателем товарного знака (знак обслуживания) "ЖУ-ЖУ" в отношении товаров 30-го класса МКТУ, срок действия регистрации продлен до 24.05.2020.

Нотариусом Челябинского городского округа Челябинской области Березовских И.Г. в целях обеспечения доказательств 27.03.2017 произведен осмотр интернет-сайта адресу http://.sladonezh.ru/.

Как указывает истец, вышеуказанным протоколом зафиксирован факт использования обществом "Сладонеж" контрафактной продукции в целях рекламы. Продукция ответчика маркирована изображением "ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ ЖУ-ЖУ-ЖУ", сходным с товарным знаком истца до степени смешения.

Считая использование данного обозначения нарушающим права общества "Слакон", истец обратился с настоящим иском в арбитражный суд.

В целях разрешения возникших разногласий, судом первой инстанции по ходатайству общества "Сладонеж" назначена судебная экспертиза (определение от 26.10.2017), проведение которой поручено эксперту общества с ограниченной ответственностью Агентство по интеллектуальной собственности "Гордеевы и партнеры" Гордеевой Наталье Николаевне.

Перед экспертом поставлен вопрос: является ли обозначение, нанесенное на упаковку изделия, произведенного обществом "Сладонеж" (г. Омск), сходным до степени смешения с товарным знаком N 210580, принадлежащим обществу "Слакон", в отношении однородных товаров?

В соответствии с заключением от 16.11.2017 комбинированное обозначение со словесным элементом "ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ ЖУ-ЖУ-ЖУ", нанесенное на упаковку изделия, произведенного обществом "Сладонеж", не является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком N 210580 "ЖУ-ЖУ", принадлежащим обществу "Слакон", в отношении однородных товаров.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, исследовал представленные доказательства, и установил, что факт незаконного использования обществом "Сладонеж" товарного знака "ЖУ-ЖУ" по свидетельству N 210580, принадлежащего обществу "Слакон", является недоказанным.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы суда первой инстанции, изложенные в обжалуемом решении, и дополнительно оценив с точки зрения рядового потребителя обозначение, используемое ответчиком с товарным знаком истца, пришел к выводу об отсутствии между ними сходства до степени смешения, поскольку обозначения, нанесенные на товар общества, не воспроизводят в целом данные товарные знаки, имеют существенные отличия, что свидетельствует о том, что они не способны ассоциироваться у потребителя с одним источником происхождения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, заслушав явившихся в судебное заседание представителей заявителя кассационной жалобы, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 той же статьи никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

По смыслу статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

В соответствии с постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 и N 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

Как разъяснено в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта, может быть разрешен с позиции рядового потребителя и специальных познаний не требует.

Проанализировав материалы дела, в том числе результаты экспертизы, проведя самостоятельный сравнительный анализ противопоставленных словесных обозначений, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об отсутствии угрозы смешения товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком.

Судебная коллегия суда кассационной инстанции правовых оснований для переоценки выводов суда первой инстанции и суда апелляционной инстанции не усматривает.

Как следует из определения Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2016 N 305-ЭС16-7224, вопросы о наличии у истца исключительного права и нарушении ответчиком этого исключительного права являются вопросами факта, которые устанавливаются судами первой и апелляционной инстанций в пределах полномочий, предоставленных им Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, на основании исследования и оценки представленных сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательств.

Суд кассационной инстанции не вправе отвергать обстоятельства, которые суды первой и апелляционной инстанций сочли доказанными, и принимать решение на основе иной оценки представленных доказательств, поскольку иное свидетельствует о выходе за пределы полномочий, предусмотренных статьей 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, существенном нарушении норм процессуального права и нарушении прав и законных интересов лиц, участвующих в деле.

Между тем вывод судов о том, что противопоставленные словесное и комбинированное обозначение не имеют сходства, на которое указывает истец, и не могут привести к смешению товаров среди потребителей, то есть угроза смешения отсутствует, в достаточной степени мотивирован, соответствует правовым позициям высшей судебной инстанции, а также основан на методологических подходах, приведенных в Правилах N 482, Методических рекомендациях.

Также отклоняется судебной коллегией, как не основанный на нормах процессуального права, приведенный в кассационной жалобе довод о недостоверности заключения судебного эксперта общества с ограниченной ответственностью Агентство по интеллектуальной собственности "Гордеева и партнеры".

Судом апелляционной инстанции установлено, что нарушений при назначении экспертизы не выявлено, эксперт предупрежден об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложного заключения; квалификация эксперта подтверждена; отводов эксперту не заявлено.

Заключение соответствует предъявляемым к нему требованиям; в нем дан полный, конкретный и достаточно ясный ответ на поставленный вопрос, не допускающий противоречивых выводов или неоднозначного толкования. Выводы эксперта обоснованы исследованными ими обстоятельствами, противоречия в выводах эксперта отсутствуют.

Доказательств, свидетельствующих о нарушении экспертом при проведении экспертного исследования требований действующего законодательства, не представлено.

В соответствии с положениями статьи 286, части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судами при их рассмотрении, давать иную оценку собранным по делу доказательствам, устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Вместе с тем нарушений требований процессуального законодательства при сборе и оценке судами доказательств по делу суд кассационной инстанции не усматривает.

При таких обстоятельствах, коллегия судей Суда по интеллектуальным правам полагает необходимым отметить, что доводы истца сводятся к его несогласию с выводами судов об отсутствии сходства товарного знака истца и используемого ответчиком обозначения.

Установление наличия либо отсутствия сходства до степени смешения сравниваемых обозначений в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не относится к полномочиям суда кассационной инстанции.

Также суд кассационной инстанции учитывает, что обозначение, нанесенное на упаковку изделия, произведенного обществом "Сладонеж", зарегистрировано 20.03.2018 в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 648408 (дата приоритета 07.03.2017) в отношении товаров 20-класса МКТУ.

Суд кассационной инстанции полагает, что вопреки доводам кассационной жалобы, фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судами на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, а окончательные выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, которые основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений норм материального и процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта, судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного обжалуемые судебные акты подлежат оставлению без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на заявителя кассационной жалобы.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Омской области от 19.01.2018 по делу N А46-13465/2017 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2018 по тому же делу оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Слакон" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.