Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 сентября 2018 г. по делу N СИП-155/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении услуг, для которых истцом испрашивается досрочное прекращение его правовой охраны, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в данной части

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 25 сентября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 28 сентября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Лапшина И.В., Рогожин С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Гончар Д.М., рассмотрел в судебном заседании исковое заявление иностранной компании Virtuoso Ltd. (777 Main Street, Suite 900, Fort Worth, TX 76102, USA) к акционерному коммерческому банку "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество) (ул. Новый Арбат, д. 29, Москва, 121099, ОГРН 1027700565970) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 243178 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранной компании Virtuoso Ltd. - Лебедев А.В. (по доверенности от 09.11.2017);

от акционерного коммерческого банка "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество) - Бачмага Н.А. (по доверенности от 26.12.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранная компания Virtuoso Ltd. (далее - истец) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к акционерному коммерческому банку "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество) (далее - ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 243178 в отношении услуг 35-го "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба" и 42-го "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания" классов Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ) для регистрации знаков вследствие его неиспользования (с учетом частичного отказа истца от иска, принятого судом определением от 15.08.2018).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Ответчик в письменных объяснениях возражает против удовлетворения исковых требований по мотиву отсутствия доказательств намерения истца использовать спорное обозначение в Российской Федерации, а также ссылаясь на фактическое использование товарного знака.

Кроме того, ответчиком заявлено ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения ввиду отсутствия полномочий у Куликовой Т.А. на подписание искового заявления, а также нарушение истцом досудебного порядка урегулирования спора, выразившееся в подписании предложения заинтересованного лица от 21.12.2017 неуполномоченным лицом (Куликовой Т.А.), направление данного предложения ненадлежащим способом (посредством электронной почты).

От Роспатента поступил письменный отзыв, в котором указано, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции данного государственного органа. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения иска, настаивал на оставлении иска без рассмотрения.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку представителей в суд не обеспечил.

Заявленное ответчиком ходатайство об оставлении искового заявления без рассмотрения судом рассмотрено и отклоняется по следующим основаниям.

Полномочия Куликовой Т.А., подписавшей исковое заявление, подтверждаются представленной в материалы дела доверенностью от 09.11.2017 (том 2, л.д. 60), с учетом представленного в процессе рассмотрения дела уточненного перевода доверенности на русский язык (том 2, л.д. 63), удостоверенного нотариально. Правильность данного перевода ответчиком не оспаривалась.

В отношении ссылки ответчика на нарушение досудебного порядка урегулирования спора суд отмечает следующее.

В материалы дела представлено письмо истца в адрес ответчика от 21.12.2017, подписанное Куликовой Т.А., направленное ответчику по адресу электронной почты "info@evrofinance".

Направление предложения по адресу электронной почты положениями статьи 1486 ГК РФ, действительно, не предусматривается.

Вместе с тем ответчиком факт получения этого письма не оспаривается.

Более того, из представленных истцом нотариально удостоверенных распечаток страниц электронной переписки между Козловым О.С., Жевидь Ю.С., с одной стороны, выступавших от имени истца, и ответчиком, с другой стороны, усматривается, что истцом и ответчиком был начат процесс переговоров по отчуждению истцу спорного товарного знака. Отрицательный результат переговоров произошел вследствие расхождений позиций сторон в вопросе о стоимости отчуждения товарного знака.

Каких-либо сомнений и вопросов у ответчика относительно полномочий как у Куликовой Т.А., так и названных физических лиц, в процессе электронной переписки не возникало.

В то же время процессуальная позиция истца по делу состоит в одобрении указанных действий, совершавшихся Козловым О.С. и Жевидь Ю.С. от имени истца с целью досудебного разрешения спора.

Содержащиеся в доверенности от 09.11.2017 полномочия Куликовой Т.А. предусматривают представление интересов истца в отношениях с российскими государственными органами, юридическими, физическими лицами.

При этом отсутствие в доверенности прямого указания на полномочие подписывать и направлять в порядке статьи 1486 ГК РФ предложение заинтересованного лица, на что обращает внимание ответчик, не свидетельствует об отсутствии такого права, поскольку оно следует из указанных полномочий. Вместе с тем законодательство не содержит требования о необходимости наличия прямого указания в доверенности на полномочие представителя подписывать и направлять предложение заинтересованного лица.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что досудебный порядок разрешения настоящего спора следует считать соблюденным.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований в полном объеме.

Как следует из материалов дела и установлено судом в судебном заседании, ответчик является правообладателем словесного товарного знака "VIRTUOSO" по свидетельству Российской Федерации N 243178, с приоритетом от 14.08.2001, зарегистрированного, в том числе, в отношении вышеуказанных услуг, для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны этого товарного знака.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании обозначения, тождественного данному товарному знаку, в отношении однородных товаров и услуг, и полагая, что он не используется ответчиком в отношении этих услуг в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате направления истцом ответчику предложения в порядке пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица.

Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда.

Как было указано выше, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств, истцом соблюден претензионный порядок, предусмотренный статьей 1486 ГК РФ.

Согласно правовой позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики) истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака. К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

В названном пункте Обзора судебной практики разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен использовать для индивидуализации своих товаров/услуг.

Согласно пункту 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака истец обосновал тем, что он осуществляет деятельность на территории зарубежных государств по организации путешествий, создавая и развивая сеть агентств, оказывающих с использованием бренда "VIRTUOSO" услуги премиального характера в создании уникальных туров с учетом персональных запросов, включая поиск отелей, логистику, бронирование специальных меню ресторанов. Истец заключает соглашения с агентствами, наделяемыми статусом "привилегированного местного поставщика", на основании которых оказывает им различные услуги, необходимые для осуществления названной туристической деятельности - в том числе, по рекламе и маркетингу.

Истец указывает, что является владельцем серии товарных знаков с объединяющим элементом "VIRTUOSO" по международным регистрациям N 1225900, N 1223431, N 1223634, 2536818, 4481714, правовая охрана которым предоставлена на территориях зарубежных государств в отношении различных услуг, связанных с деятельностью туристических агентств.

Истец обратился в Роспатент с заявлением о предоставлении товарным знакам по международным регистрациям N 1225900, N 1223431, N 1223634 правовой охраны на территории Российской Федерации. Роспатентом вынесен предварительный отказ в предоставлении правовой охраны данным товарным знакам на территории Российской Федерации ввиду их сходства до степени смешения с оспариваемым товарным знаком ответчика в отношении однородных услуг.

В подтверждение данных обстоятельств истец в материалы дела представил копию соглашения "с привилегированным поставщиком" от 26.07.2017, заключенного с компаний ESPERANCE Ltd, распечатки интернет-страниц о проведенной истцом в августе 2017 года конференции "VIRTUOSO TRAVEL WEEK" в США, сведения о международной регистрации указанных товарных знаков, уведомления Роспатента.

Оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к выводу о том, что истцом доказана заинтересованность в досрочном прекращении оспариваемого товарного знака в отношении всех услуг, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака.

Сходство товарных знаков по международным регистрациям, в отношении которых истцом запрошено предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, с оспариваемым товарным знаком обусловлено наличием в них общего элемента "VIRTUOSO", следует из представленных истцом уведомлений Роспатента, и не оспаривается ответчиком.

Деятельность истца по организации сети туристических агентств и оказанию услуг по рекламе и маркетингу агентам является однородной испрашиваемым услугам 35-го класса МКТУ, поскольку совпадает с ними по назначению и кругу потребителей (субъекты предпринимательства). Услуги 42-го класса МКТУ "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания" являются однородными услугам по бронированию временного жилья и ресторанов ввиду совпадения по назначению и наличию взаимодополняемости.

Ссылка ответчика на то, что из названного соглашения от 26.07.2017 не следует осуществление истцом деятельности непосредственно в Российской Федерации, подлежит отклонению, поскольку законодательство не содержит требования к истцам по данной категории споров осуществлять деятельность именно в России при обосновании своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

При этом заключение истцом указанного соглашения, а также его действия, направленные на получение правовой охраны сходным и тождественным товарным знакам на территории Российской Федерации, свидетельствуют о наличии у истца действительного намерения использовать обозначение "VIRTUOSO" в Российской Федерации.

Ссылка ответчика на отсутствие в соглашении от 26.07.2017 указания на место оказания истцом привилегированному поставщику маркетинговых и рекламных услуг не имеет в данном случае существенного значения для установления заинтересованности истца, при наличии указания в соглашении на территорию Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

С учетом даты направления предложения заинтересованного лица (21.12.2017), период времени, к которому должны относиться доказательства использования товарного знака, составляет с 21.12.2014 по 20.12.2017.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В обоснование использования товарного знака ответчик ссылается на то, что использует товарный знак для обозначения персонального финансового сервиса - привилегии для состоятельных клиентов.

В подтверждение использования товарного знака ответчиком представлены распечатка интернет-страницы с сайта ответчика, и фотокопия пластиковой банковской карты.

Суд, оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные ответчиком доказательства в совокупности, пришел к выводу о недоказанности использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 243178 в отношении всех услуг, для которых испрашивается досрочное прекращение правовой охраны данного товарного знака.

Распечатки интернет-страниц сайта выполнены ответчиком в ходе рассмотрения дела, и по своему содержанию не подтверждают использование товарного знака в исследуемый трехлетний период.

Фотокопия пластиковой карты не подтверждает оказание ответчиком каких-либо услуг. В письменных объяснениях ответчик указывает на то, что данные карты "..в настоящее время клиентам не выдаются, но могут быть использованы в будущем".

На основании изложенного суд полагает, что представленные ответчиком доказательства не подтверждают использование товарного знака при оказании услуг, для которых зарегистрирован товарный знак.

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Исходя из изложенных обстоятельств, учитывая, что ответчиком не подтверждено фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35-го и 42-го классов МКТУ, для которых истцом испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны в данной части, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.

Судебные расходы с учетом принятого решения в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковые требования удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 243178 в отношении услуг 35-го "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба" и 42-го "обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

Взыскать с акционерного коммерческого банка "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество) (ОГРН 1027700565970) в пользу компании Virtuoso Ltd. расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) рублей.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

B.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

C.П. Рогожин