Решение Суда по интеллектуальным правам от 24 сентября 2018 г. по делу N СИП-185/2018 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в регистрации наименования места происхождения товара, поскольку ответчиком не исследовано существо правовой охраны, предоставленной заявленному обозначению в стране происхождения заявителя, и не определено его соотношение с установленным в РФ режимом охраны наименования места происхождения товара

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 18 сентября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 24 сентября 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующий - судья Голофаев В.В.,

судьи - Лапшина И.В., Рогожин С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Булыгиной Н.А.,

рассмотрел в судебном заседании заявление иностранного лица - "Consorzio Tutela Vini Emilia" (Viale Virgilio 55, 41123, Modena (MO), Italy) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 22.12.2017 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в регистрации наименования места происхождения товара по заявке N 2014721690.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица "Consorzio Tutela Vini Emilia" - Эхлас Т.В. (по доверенности от 23.03.2018);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Шеманин Я.А., (по доверенности от 15.05.2018 N 01-32-406/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

иностранное лицо "Consorzio Tutela Vini Emilia" (далее - заявитель, компания) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 22.12.2017 об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в регистрации наименования места происхождения товара по заявке N 2014721690 (с учетом уточнения заявленных требований, принятого судом протокольным определением от 18.09.2018 в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Требования компании мотивированы тем, что оспариваемое решение Роспатента от 22.12.2017 не соответствует положениям пункта 2 статьи 1517 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), поскольку заявленное компанией на регистрацию обозначение "EMILIA" охраняется в Италии в качестве наименования места происхождения товара.

Заявитель полагает, что вывод Роспатента об отсутствии регистрации данного наименования места происхождения товара в стране происхождения не соответствует представленным доказательствам.

Роспатент в отзыве возражал против удовлетворения заявленного требования, указывая на правомерность оспариваемого решения, а также на необоснованность доводов компании.

В судебном заседании представитель компании поддержал заявленные требования; представитель Роспатента в удовлетворении заявленных требований просил отказать.

Выслушав доводы участвующих в деле лиц, исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных требований по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, словесное обозначение "EMILIA" по заявке N 2014721690 было заявлено на регистрацию в качестве наименования места происхождения товара в отношении товаров "вина белые, в том числе игристые; вина красные, в том числе игристые и молодые; вина розовые, в том числе игристые" на имя 25 компаний: "Тутела Вини Эмилия" (заявитель), "КАНТИНА ДИ С. КРОЧЕ Сельскохозяйственный кооператив", "КАНТИНА ДИ КАРПИ Е СОРБАРА Сельскохозяйственный кооператив", "КАНТИНА СОЦИАЛЕ МАЗОНЕ-КАМПОГАЛЛИАНО Сельскохозяйственный кооператив", "КАНТИНА СОЦИАЛЕ ДИ АРЧЕТО Сельскохозяйственный кооператив", "КАНТИНА СОЦИАЛЕ ДИ САН-МАРТИНО-ИН-РИО Сельскохозяйственный кооператив", "КАНТИНА СОЦИАЛЕ ДИ ЛИМИДИ СОЛЬЕРА Е СОЦЦИГАЛЛИ Сельскохозяйственный кооператив", "КИАРЛИ 1860 - Пр. И.В.И Срл", "КАНТИНА ДУЕ ТОРРИ НЕЛЛА ВАЛ Д"ЭНЦА Сельскохозяйственный кооператив", "КАНТИНА СЕТТЕКАНИ-КАСТЕЛВЕТРО Сельскохозяйственный кооператив", "КАНТИНА СОЦИАЛЕ ФОРМИДЖИНЕ ПЕДЕМОНТ АН Сельскохозяйственный кооператив", "КАНТИНЕ ЛОМБАРДИНИ Срл", "ГАВИОЛИ АНТИКА КАНТИНА Срл", "КАНТИНА СОЦИАЛЕ ЧЕНТРО ДИ МАССЕНЦАТИКО Сельскохозяйственный кооператив", "КАНТИНЕ РИУНИТЕ энд СИВ Сельскохозяйственный кооператив", "НУОВА КАНТИНА СОЦИАЛЕ КОРРЕДЖИО Сельскохозяйственный кооператив", "ДОНЕЛЛИ ВИНИ Спа, КАНТИНА СОЦИАЛЕ ПРАТО ДИ КОРРЕДЖИО Сельскохозяйственный кооператив", "МЕДИЧИ ЭРМЕТЕ Е ФИЛБИ Срл", "СОЦИЕТА АГРИКОЛА ПЕЦУОЛИ С. С.", "РИНАЛДИНИ ПАОЛА АЗ АГР. МОРО", "СА"ДЕ"МЕДИЧИ Срл", "КАНТИНА СОЦИАЛЕ ДИ РОЛО Сельскохозяйственный кооператив", "КАНТИНА СОЦИАЛЕ ДИ ГУАЛТИЕРИ Сельскохозяйственный кооператив", "ВИНИКОЛА ДЕКОРДИ ДЕЛ БОРГО ИМПЕРИАЛЕ - КОРТЕСОЛЕ Спа".

По результатам экспертизы заявленного на регистрацию обозначения Роспатентом 04.08.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации наименования места происхождения товара в связи с несоответствием данного обозначения пункту 2 статьи 1517 ГК РФ.

Решением Роспатента от 22.12.2017, принятым по возражению компании от 03.11.2016, решение экспертизы Роспатента от 04.08.2016 оставлено в силе.

Решение Роспатента от 22.12.2017 мотивировано тем, что представленными документами не подтверждается предоставление заявленному обозначению правовой охраны в стране происхождения в качестве наименования места происхождения товара.

Отказ в удовлетворении возражения на решение Роспатента послужил основанием для обращения компании в Суд по интеллектуальным правам с рассматриваемым заявлением.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с частью 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения компанией не оспариваются, установлены статьей 1528 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

При проверке оспариваемого решения Роспатента на соответствие законам и иным нормативно-правовым актам судом установлено следующее.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29), при оспаривании решений Роспатента суды должны учитывать, что заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок.

С учетом даты подачи заявки N 2014721690 на регистрацию наименования места происхождения товара и предоставление права пользования на такое наименование (30.06.2014) правовыми актами, подлежащими применению при оценке охраноспособности заявленного обозначения, являются ГК РФ и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или заявки на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке свидетельств Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 N 328 (далее - Административный регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1516 ГК РФ наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На использование этого наименования может быть признано исключительное право (статьи 1229 и 1519) производителей такого товара.

Согласно пункту 2 статьи 1517 Кодекса государственная регистрация в качестве наименования места происхождения товара наименования географического объекта, который находится в иностранном государстве, допускается, если наименование этого объекта охраняется в качестве такого наименования в стране происхождения товара. Обладателем исключительного права использования наименования указанного места происхождения товара может быть только лицо, право которого на использование такого наименования охраняется в стране происхождения товара.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1522 ГК РФ в том случае, если географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, находится за пределами Российской Федерации, к заявке прилагается документ, подтверждающий право заявителя на заявленное наименование места происхождения товара в стране происхождения товара.

В соответствии с положениями пункта 7.3 Административного регламента заявка на наименование места происхождения товара должна содержать:

заявление о государственной регистрации наименования места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование или только о предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара с указанием заявителя, а также его места нахождения или места жительства;

заявляемое обозначение;

указание товара, в отношении которого испрашиваются государственная регистрация наименования места происхождения товара и предоставление исключительного права на такое наименование или только предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара;

указание места происхождения (производства) товара (границ географического объекта), природные условия и (или) людские факторы которого исключительно или главным образом определяют или могут определять особые свойства товара;

описание особых свойств товара.

К заявке на наименование места происхождения товара должны быть приложены:

документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в установленном размере;

документ, подтверждающий право заявителя на заявленное наименование места происхождения товара в стране происхождения товара, если географический объект, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, находится за пределами Российской Федерации.

В силу положений пункта 13.4.2 Административного регламента при определении соответствия заявленного обозначения требованиям к наименованию места происхождения товара, установленным в статье 1516 ГК РФ, проверяется:

наличие сведений, подтверждающих нахождение географического объекта, наименование которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, именно в границах, указанных в заявке;

существование наименования географического объекта на дату подачи заявки именно в качестве обозначения, используемого для индивидуализации товара, обладающего особыми свойствами, обусловленными природными условиями и (или) людскими факторами, характерными для данного географического объекта;

наличие указания товара, в отношении которого испрашиваются государственная регистрация наименования места происхождения товара и предоставление исключительного права на такое наименование или только предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара, с указанием места происхождения (производства) товара (границ географического объекта);

наличие описания особых свойств товара и их соответствие заключению компетентного органа.

При рассмотрении настоящего спора судом установлено, что на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое наименование по заявке N 2014721690 заявлено обозначение "EMILIA". Государственная регистрация испрашивается в отношении товара "вина белые, в том числе игристые; вина красные, в том числе игристые и молодые; вина розовые, в том числе игристые".

Рассматривая возражение от 03.11.2016, Роспатент исследовал следующие документы, представленные компанией в обоснование наличие у нее права на заявленное наименование места происхождения товара:

- свидетельство об охране охраняемого указания происхождения "EMILIA" от 05.11.2013 N 0056889 (далее - свидетельство от 05.11.2013), выданное Генеральной дирекцией стимулирования качества сельскохозяйственной продукции Министерства сельскохозяйственной продукции и лесов Италии (том 1, л. д. 97, 99);

- декларацию Министерства аграрной политики, продовольствия и лесного хозяйства от 21.10.2016 (далее - декларация от 21.10.2016, том 2, л. д. 24, 25).

Кроме того, заявителем представлялись материалы, касающиеся предоставления правовой охраны заявленному наименованию места происхождения товара в ряде стран в соответствии с Лиссабонским соглашением об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации от 31.10.1958 (далее - Лиссабонское соглашение) - в частности, выписка из международного реестра ВОИС (том 1, л. д. 32-36), а также тексты правовых актов Европейского Союза.

Отклоняя ссылки на свидетельство от 05.11.2013 и декларацию от 21.10.2016, Роспатент в оспариваемом решении сослался на то, что из данных документов следует предоставление спорному обозначению правовой охраны в качестве охраняемого указания происхождения (PGI), но не наименования места происхождения товара. Также Роспатент указал, что в свидетельстве от 05.11.2013 не определено, в отношении какого товара охраняется это PGI.

Документы, свидетельствующие о предоставлении правовой охраны рассматриваемому обозначению в рамках Лиссабонского соглашения, отклонены Роспатентом со ссылкой на то, что "...традиционно к таким названиям проявляется гибкий подход и окончательное решение по предоставлению правовой охраны отдается на откуп Ведомств указанных Договаривающихся сторон. Последние, в свою очередь, при экспертизе таких обозначений проверяют охраноспособность заявленных обозначений в соответствии со своим национальным законодательством и требованиями, предъявляемым к обозначениям, заявляемым на регистрацию в качестве наименований мест происхождения товаров".

Вместе с тем Роспатентом не учтено следующее.

По смыслу положений пункта 1 статьи 1516 и пункта 2 статьи 1517 ГК РФ определяющим для решения вопроса о возможности или невозможности государственной регистрации в качестве наименования места происхождения товара наименования географического объекта, который находится в иностранном государстве, является не точное соответствие правового режима, существующего в иностранном государстве, правовому режиму, установленному в параграфе 3 главы 76 ГК РФ, которые могут в различных странах иметь отдельные отличия, в том числе по субъекту, которому предоставляется правовая охрана (и тем более не наименование объекта охраны "наименование места происхождения товара", которое может отличаться с учетом особенностей того или иного языка или тех или иных правовых традиций), а существо объекта охраны.

Таким образом, при сопоставлении объектов охраны должно быть установлено, что в иностранном государстве предоставлена правовая охрану объекту, который:

является обозначением, представляющим собой либо содержащим современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, или обозначением, производным от такого наименования;

является обозначением, ставшим известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

С точки зрения соблюдения Роспатентом процедуры рассмотрения возражения соответствующие мотивы отказа в удовлетворении заявления о предоставлении правовой охраны наименованию места происхождения товара должны быть приведены как в решении о таком отказе, так и в решении, принятом по результатам рассмотрения возражения.

Указывая в оспариваемом решении на то, что правовая охрана обозначению "EMILIA" не предоставлена в отношении наименования места происхождения товара, Роспатент не мотивировал свой вывод указанием на конкретные различия в правовом режиме охраны.

При этом в силу абзаца третьего пункта 13.10.2 Административного регламента в решении об отказе в государственной регистрации наименования места происхождения товара и (или) в предоставлении исключительного права на такое наименование и в решении об отказе в предоставлении исключительного права на ранее зарегистрированное наименование приводятся основанные на ГК РФ и Административном регламенте мотивы отказа в государственной регистрации и (или) в предоставлении исключительного права на такое наименование.

Основания для отказа в удовлетворении возражения компании подлежали указанию в оспариваемом решении (часть III "Мотивировочная часть" Требований к заключению коллегии, утвержденных приказом Федерального агентства по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.02.2008 N 32, действовавших на момент вынесения Роспатентом оспариваемого решения).

Отзыв, представленный Роспатентом на стадии судебного контроля оспариваемого решения Роспатента, содержащий отличное (дополнительное) обоснование неохраноспособности спорного обозначения, не может восполнить недостатки мотивации ненормативного акта.

Вместе с тем компанией - как на стадии экспертизы по заявке в Роспатенте, так и на стадии рассмотрении возражения, обращалось внимание Роспатента на то, что правовой режим охраняемого указания происхождения (PGI), в рамках которого заявленному обозначению предоставлена правовая охрана в Италии, аналогичен режиму наименования места происхождения товара по российскому законодательству.

При этом заявителем приводились соответствующие сведения, касающиеся содержания законодательства Италии и Евросоюза.

Однако какой-либо оценки доводы заявителя в Роспатенте не получили.

Содержащееся в оспариваемом решении указание на то, что в свидетельстве от 05.11.2013 не определено, в отношении какого товара охраняется названное PGI, не может быть признано судом достаточным основанием для отказа в удовлетворении возражения заявителя, поскольку в декларации от 21.10.2016, касающейся существа правовой охраны обозначения "EMILIA" в Италии и других странах Европы, содержится указание на товар "вино", а также приводятся условия предоставления правовой охраны обозначению для данного товара по законодательству Евросоюза, что не было принято Роспатентом во внимание.

При этом свидетельство от 05.11.2013 и декларация от 21.10.2016 подлежали оценке Роспатентом в совокупности и взаимосвязи.

Доводу компании о том, что заявленному обозначению предоставлена правовая охрана также в соответствии с Лиссабонским соглашением, оценка по существу в обжалуемом решении не дана.

Исходя из изложенного, оспариваемое решение Роспатента принято с нарушением закона и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере экономической деятельности, в связи с чем подлежит признанию недействительным.

В соответствии с частью 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Как разъяснено в пункте 53 постановления N 5/29, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

С учетом того, что при рассмотрении возражения компании от 03.11.2016 Роспатентом не исследовано существо правовой охраны, предоставленной заявленному обозначению в стране происхождения заявителя, и не определено его соотношение с установленным в Российской Федерации режимом охраны наименования места происхождения товара, суд считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть указанное возражение.

Понесенные заявителем расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

заявление иностранного лица Consorzio Tutela Vini Emilia удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.12.2017 как не соответствующее статье 1517 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть поступившее 03.11.2016 возражение иностранного лица Consorzio Tutela Vini Emilia с учетом настоящего решения.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности в пользу иностранного лица Consorzio Tutela Vini Emilia 3 000 (Три тысячи) рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.В. Голофаев

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин