Решение Суда по интеллектуальным правам от 9 августа 2018 г. по делу N СИП-173/2018 Суд отказал в признании недействительным уведомления Роспатента об отказе во внесении изменений в отдельные элементы товарного знака, поскольку после их внесения данный товарный знак станет сходным до степени смешения с товарными знаками иных лиц, дата приоритета которых позже даты приоритета спорного товарного знака

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 8 августа 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 9 августа 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Лапшиной И.В.,

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Моторкиной К.С.,

рассмотрел в открытом судебном заседании заявление индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича (г. Уфа, ОГРНИП 311028012400084) о признании недействительным уведомления Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 26.12.2017 об отказе во внесении изменений в отдельные элементы товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 323367.

В судебном заседании приняли участие представители Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Глоба Г.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01-32-408/41), Ковылин М.А. (по доверенности от 15.05.2018 N 01/32-398/41).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Ибатуллин Азамат Валерьянович (далее - предприниматель, заявитель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным уведомления Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 26.12.2017 об отказе во внесении изменений в отдельные элементы товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 323367.

В обоснование своих требований заявитель указывает, что оспариваемое уведомление Роспатента является незаконным, противоречащим пункту 1 статьи 1505 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

По мнению заявителя, исключение из товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 323367 словесного элемента "By Vineet Bhatia" не приведет к изменению его существа, поскольку данный словесный элемент не является доминирующим, и не обладает высокой различительной способностью.

Роспатентом представлен отзыв на заявление, в котором он не согласился с изложенными в нем доводами, указав, что словесные элементы "By Vineet Bhatia" являются охраняемыми, и оказывают влияние на восприятие спорного товарного знака в целом, при этом исключение данных словесных элементов приведет к изменению общего зрительного и смыслового впечатления товарного знака.

В судебном заседании представители Роспатента выступили по доводам, изложенным в отзыве, просили отказать в удовлетворении заявленных требований.

Индивидуальный предприниматель Ибатуллин А.В., извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, явку своего представителя в суд не обеспечил. Дело рассмотрено на основании частей 3 и 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя заявителя.

Как следует из материалов дела, товарный знак по заявке N 2005725927 (дата приоритета от 12.10.2005) зарегистрирован Роспатентом 28.03.2007 за N 323367 на имя общества с ограниченной ответственностью "Монолит Капитал" в отношении услуг 43-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "аренда помещений для проведения встреч; аренда переносных сооружений; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом".

Роспатентом 10.08.2016 за N РД0203644 было зарегистрировано отчуждение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 323367 от общества "Монолит Капитал" к индивидуальному предпринимателю Ибатуллину А.В.

В Роспатент от 05.06.2017 поступило заявление индивидуального предпринимателя о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, относящихся к сведениям о регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 323367, касающихся исключения из указанного товарного знака охраняемых словесных элементов "By Vineet Bhatia".

Уведомлением от 26.12.2017 N 2017017783 (323367), Роспатентом было отказано предпринимателю во внесении изменений в товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 323367.

Полагая, что указанное решение Роспатента, выраженное в форме уведомления, не соответствует закону и иным нормативным правовым актам, а также нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с настоящим заявлением.

Исследовав материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в заявлении и отзыве на него, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований в силу нижеследующего.

Согласно статье 13 ГК РФ ненормативный акт государственного органа или органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, могут быть признаны судом недействительными.

Глава 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает в качестве самостоятельного способа защиты прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности и иной экономической деятельности оспаривание решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, в суд.

В силу части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

Оспариваемое решение в форме уведомления относится к ненормативным правовым актам, которым было отказано предпринимателю во внесении изменений в товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 323367, а значит, может затрагивать его права и законные интересы.

Заявителем не оспаривается наличие у Роспатента полномочий по рассмотрению заявления предпринимателя о внесении изменений в товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 323367, и принятие решения по результатам его рассмотрения.

Установленный частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации трехмесячный срок оспаривания решения от 26.12.2017 заявителем, обратившимся в Суд по интеллектуальным правам 26.03.2018, не пропущен, что Роспатентом также не оспаривается.

Согласно части 3 статьи 189 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, возлагается на орган, принявший оспариваемое решение.

Коллегия судей, оценив доводы и пояснения Роспатента, сопоставив их с аргументами заявителя, а также материалами дела, в первую очередь с материалами административного дела, сформированного Роспатентом, пришла к выводу о правомерности и обоснованности позиции указанного уполномоченного органа.

С учетом даты подачи заявления предпринимателем (26.03.2018) к спорным правоотношениям подлежат применению нормы ГК РФ, а также Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак, знак обслуживания, коллективный товарный знак, на общеизвестный товарный знак, об исключительном праве на наименование места происхождения товара, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 704 (далее - Административный регламент).

Как следует из материалов дела, 10.08.2016 Роспатентом было зарегистрировано отчуждение исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 323367 в отношении части услуг 43-го класса МКТУ от общества "Монолит Капитал" к индивидуальному предпринимателю Ибатуллину А.В., которым впоследствии в Роспатент было подано заявление о внесении изменений, касающихся исключения из товарного знака словесных элементов "By Vineet Bhatia".

Отказывая предпринимателю во внесении изменений в товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 323367, Роспатент исходил из того, что поданное предпринимателем заявление не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1505 ГК РФ и подпункте 3 пункта 59 Административного регламента.

Более того, Роспатент указал, что исключение шести из восьми охраняемых словесных элементов "By Vineet Bhatia", которые, напряду со словесными элементами "Indus" и "Индус", участвуют в формировании визуального образа обозначения, неминуемо приведет к изменению общего зрительного впечатления, производимого товарным знаком в целом.

Как указано в пункте 1 статьи 1505 ГК РФ федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит по заявлению правообладателя в Государственный реестр товарных знаков и выданное свидетельство на товарный знак изменения, относящиеся к сведениям о регистрации товарного знака, в том числе о правообладателе, его наименовании, имени, месте нахождения или месте жительства, об адресе для переписки, изменения, связанные с сокращением перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющие его существа, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок.

Согласно подпункту 3 пункта 59 Административного регламента административное действие по проверке обоснованности внесения изменений в Государственные реестры, Перечень и в свидетельства предусматривает проверку наличия документов, подтверждающих необходимость и правомерность внесения предусмотренных пунктом 18 Регламента изменений в Государственные реестры, Перечень и в свидетельства, в том числе установлено отсутствие признаков расширения перечня товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, изменения товарного знака по существу, приводящего к изменению восприятия товарного знака в целом или его основных (занимающих доминирующее положение и влияющих на восприятие знака в целом) элементов.

В соответствии с пунктом 69 Административного регламента административное действие по внесению изменений в соответствующий Государственный реестр, включает внесение изменений, касающихся: исправления очевидных и (или) технических ошибок в Государственных реестрах, Перечне; изменения наименования и (или) адреса места нахождения правообладателя - юридического лица; изменения фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) правообладателя - физического лица и (или) изменения кода страны его места жительства; изменения адреса для переписки с правообладателем или его представителем; сокращения перечня товаров и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак; изменения отдельных элементов товарного знака, не меняющих его существа; других сведений, относящихся к государственной регистрации и предоставлению исключительного права на средства индивидуализации.

Вместе с тем, согласно подпункту 2 пункта 5 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 23.03.2001 N 39, просьба заявителя о внесении изменений может касаться включения, исключения, уточнения какого-либо элемента обозначения.

При принятии решения по вопросу о том, может ли быть внесено испрашиваемое заявителем изменение, целесообразно оценить, потребует ли внесение изменений дополнительного поиска. Если в результате внесения изменений проведение дополнительного поиска необходимо, испрашиваемое изменение может быть признано изменяющим заявку по существу.

Таким образом, по просьбе заявителя, в том числе в ответ на запрос экспертизы, могут быть внесены следующие изменения в заявленное обозначение:

- включение и/или исключение элементов, если эти элементы не являются доминирующими, не влияют на восприятие обозначения в целом и их включение (исключение) не приводит к необходимости проведения дополнительного поиска;

- фонетическое или смысловое уточнение недоминирующего словесного элемента, графическое или смысловое уточнение недоминирующего изобразительного элемента, если такие изменения не влияют на восприятие обозначения в целом и не приводят к необходимости проведения поиска;

- указание недоминирующего словесного элемента неохраняемым.

Из изложенного следует, что для оценки допустимости внесения в материалы заявки изменений, связанных с исключением словесного элемента из состава заявленного обозначения, необходимо установить, является ли этот элемент доминирующим, затрагивает ли его исключение восприятие заявленного обозначения в целом или его основных элементов, а также требуется ли в случае его исключения проведение дополнительного поиска.

Судом установлено, что товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 323367 представляет собой словесное обозначение, выполненное в четыре строки стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита состоящее из восьми словесных элементов. На первой и третьей строках расположены словесные элементы "Indus" и "Индус". Под каждым из указанных словесных элементов, на строках два и четыре соответственно, расположен дублирующийся словесный элемент "By Vineet Bhatia", выполненный буквами латинского алфавита.

В обоснование своих требований предприниматель указал, что исключение из товарного знака словесного элемента "By Vineet Bhatia" не является существенным, и не окажет влияние на его восприятие в целом.

Между тем, проанализировав спорный товарный знак, Роспатент пришел к выводу, что все словесные элементы, в том числе "By Vineet Bhatia" являются охраняемыми, и оказывают влияние на его восприятие в целом, а также их исключение приведет к изменению семантического значения спорного товарного знака.

Суд полагает данный вывод Роспатента обоснованным исходя из следующего.

Как следует из словарно-справочных источников "Индус" - это приверженец индуизма. Индусами иногда называют население индии (индийцев). Такое применение этого слова является в основном устаревшим: согласно нормам современного русского языка термин "индус" указывает, прежде всего, на религиозную принадлежность. (https://dic.academic.ru).

В отношении словесного элемента "By Vineet Bhatia" Роспатентом установлено и подтверждается сведениями, в том числе из сети Интернет, что указанный элемент воспроизводит имя и фамилию известного шеф-повара индийского происхождения Винит Бхатия (Vineet Bhatia).

Данные обстоятельства подтверждены представленными в материалы дела распечатками из сети Интернет (https://www.vladimir.kp.ru, https://www.vedomosti.ru, https://www.google.ru, https://www.yandex.ru) и заявителем не оспариваются.

Таким образом, Роспатент обоснованно сделал вывод о том, что словесные элементы "By Vineet Bhatia" в сочетании со словесными элементами "Indus" и "Индус" участвуют в формировании смыслового значения спорного товарного знака, а именно отражают направление индийской кухни. Вместе с тем, исключение словесных элементов "By Vineet Bhatia" приведет к изменению семантического значения товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 585230, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1505 ГК РФ и подпункта 3 пункта 59 Административного регламента.

Также судебная коллегия отмечает, что вопреки доводам заявителя не представляется возможным сделать вывод о том, что именно словесные элементы "Indus" и "Индус" в спорном товарном знаке являются доминирующими, поскольку как указывалось ранее словесные элементы "By Vineet Bhatia" в сочетании со словесными элементами "Indus" и "Индус" участвуют в формировании единого смыслового значения спорного товарного знака и воспринимаются как единый замысел, направленный на указание конкретного лица, а именно шеф-повара индийского происхождения Винита Бхатия (Vineet Bhatia). В материалах административного дела имеется письмо-согласие Винита Бхатия на регистрацию спорного товарного знака.

Кроме того, как следует из материалов административного дела, представленного в суд Роспатентом, при подаче заявки на регистрацию спорного товарного знака сам заявитель указал, что заявленное обозначение представляет собой оригинальную законченную композицию, отражающую направление индийской кухни.

При таких обстоятельствах судебная коллегия Суда по интеллектуальным правам не может согласится с доводом заявителя о том, что доминирующими элементами в спорном товарном знаке являются словесные элементы "Indus" и "Индус".

Более того, исключение словесных элементов "By Vineet Bhatia" соответственно приведет к изменению правовой охраны товарного знака в целом, что может привести к нарушению прав третьих лиц.

Судебная коллегия соглашается с выводом Роспатента в том, что после внесения изменений, спорный товарный знак станет сходным до степени смешения с товарными знаками иных лиц, дата приоритета которых позже даты приоритета спорного товарного знака. В этом случае, правообладатели таких товарных знаков не смогут защитить свое исключительное право на принадлежащие им результаты интеллектуальной деятельности.

Довод заявителя о том, что исключение указанных словесных элементов из спорного товарного знака не изменит его существа в целом, подлежит отклонению как несостоятельный, поскольку опровергается материалами дела, так как спорное обозначение в первоначально заявленном виде имеет законченный вид, и создает оригинальность восприятия.

Ссылки заявителя на иные товарные знаки также не принимаются судом, поскольку заявителем не учтено, что делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется с учетом фактических обстоятельств дела. При этом в отличие от оспариваемого товарного знака, товарные знаки на которые ссылается заявитель, помимо словесных элементов, содержат также изобразительные элементы. Кроме того, как в своем отзыве обоснованно указал Роспатент в большинстве случаев, зарегистрированные изменения касались исключения именно неохраняемых элементов товарных знаков.

Принимая во внимание перечисленные обстоятельства, суд полагает, что Роспатентом в удовлетворении поданного предпринимателем заявления было отказано правомерно.

Таким образом, Суд по интеллектуальным считает, что спорное решение Роспатента от 26.12.2017, выраженное в форме уведомления, является законным и обоснованным, каких-либо иных оснований в подтверждение указанных доводов, заявителем в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не приводится.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и учитывая результат рассмотрения дела, судебные расходы по уплате государственной пошлины при подаче заявления относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

в удовлетворении заявления индивидуального предпринимателя Ибатуллина Азамата Валерьяновича отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.