Решение Суда по интеллектуальным правам от 28 мая 2018 г. по делу N СИП-107/2018 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака в отношении некоторых товаров, поскольку ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении части товаров, для которых он зарегистрирован

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 22 мая 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 28 мая 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей Рассомагиной Н.Л., Силаева Р.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Арсентьевым Е.А.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Домашняя Кухня" (ул. Партизанская, д. 43, стр. 1, Москва, 121359, ОГРН 1097746043207)

к индивидуальному предпринимателю Икаеву Гиви Ивановичу (г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания, ОГРНИП 308151625600011)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 392058 в отношении товаров 2-го и 3-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, к. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Домашняя Кухня" - Васин А.А. (по доверенности от 11.01.2017);

от индивидуального предпринимателя Икаева Гиви Ивановича - Дровосеков А.В. (по доверенности от 07.03.2018 15АА N 0722569).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Домашняя Кухня" (далее - общество "Домашняя Кухня") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Икаеву Гиви Ивановичу (далее - предпринимателю) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 392058 в отношении товаров 2-го и 3-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных исковых требований общество "Домашняя Кухня" указывает на то, что оно является правообладателем словесного товарного знака "АккУРАтт" по свидетельству Российской Федерации N 453404, зарегистрированного в отношении товаров 16-го класса МКТУ и комбинированного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 504759 со словесным элементом "Аккурат", зарегистрированного в отношении товаров 1, 16-го и 17-го классов МКТУ.

При этом истец обратился в Роспатент с заявкой N 2016741368 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом "Аккурат" в отношении товаров 1, 2, 3, 6, 7, 9, 17-го классов МКТУ, по результатам рассмотрение которой Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации этого обозначения в качестве товарного знака ввиду его сходства до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 392058, который зарегистрирован в отношении однородных товаров 2-го и 3-го классов МКТУ на имя ответчика.

В тоже время общество "Домашняя Кухня" отмечает, что иными лицами как под его контролем как правообладателя, так и на основании лицензионного соглашения используются товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 453404 и N 504759 для маркировки и введения в гражданский оборот, в том числе таких товаров, как: наборы для восстановления эмали, моделирования из дерева, для ремонта (эпоксидный), для работ по дереву, для склеивания и ремонта изделий, ремонта изделий из пластика, ремонта изделий из кожи.

Кроме того, общество "Домашняя Кухня" отмечает, что принадлежащие ему товарные знаки используются им самим для продвижения изготавливаемой продукции в сети Интернет.

Также свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении товаров 2-го и 3-го классов МКТУ, перечисленных в исковом заявлении, общество "Домашняя Кухня" обусловливает выводами, изложенными в решении Суда по интеллектуальным правам от 14.08.2017 по делу N СИП-211/2017, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2017, согласно которым общество "Домашняя Кухня" было признано лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны иного товарного знака предпринимателя (по свидетельству Российской Федерации N 216264) в отношении однородных товаров 2-го и 3-го класса МКТУ.

Также общество "Домашняя Кухня" обращает внимание на то, что предприниматель обратился с иском о защите исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 392058 к лицам, использующим товарные знаки общества "Домашняя Кухня" на основании лицензионного договора и с его согласия (обществам с ограниченной ответственностью "Топ Продукт" и "ТОДИКО" (далее - общества "Топ Продукт" и "ТОДИКО"). Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.04.2018 соответствующие исковые требования удовлетворены частично.

Таким образом, истец полагает, что регистрация за ответчиком оспариваемого товарного знака препятствует истцу в полноценном осуществлении предпринимательской деятельности в части использования сходного обозначения для маркировки однородных товаров.

Ответчик в отзыве не согласился с заявленными требованиями, полагая, что истцом в полной мере не доказано наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, в отношении товаров, указанных в исковом заявлении.

При этом предприниматель полагает, что представленные обществом "Домашняя Кухня" в материалы дела доказательства свидетельствуют лишь о производстве и реализации однородных товаров 2-го и 3-го класса МКТУ, маркированных сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком обозначением, не самим обществом "Домашняя Кухня", а другими лицами, что, по мнению предпринимателя, не может являться подтверждением наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака по смыслу статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). По мнению ответчика, факт использования данными лицами обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком ответчика, не может подтверждать заинтересованность общества "Домашняя Кухня" в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика ввиду незаконности такого использования, установленного в рамках дела N А40-18476/2018.

Предприниматель отмечает, что сами по себе доказательства, представленные истцом в подтверждение его заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, являются фиктивными, поскольку в материалы дела не представлено доказательств взаиморасчетов между сторонами по представленным договорам.

В дополнении к отзыву, поступившему в суд 16.05.2018, предприниматель повторно обращает внимание на то обстоятельство, что оспариваемый товарный знак используется как им самим, так и иными лицами под его контролем, в том числе путем демонстрации товаров на выставках, предложения их к продаже, розничной реализации товаров конечным потребителям и на товаросопроводительной документации.

Ответчик в указанном дополнении к отзыву отмечает, что представленные им доказательства подтверждают фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении товара 2-го класса МКТУ "краски" и товаров 3-го класса МКТУ, относящихся к родовой группе "растворители". С точки зрения предпринимателя, высокая степень сходства оспариваемого товарного знака с используемым истцом обозначением влечет возможность смешения их в сознании потребителя и отнесения товаров, маркированных данными обозначениями, к одному источнику происхождения.

Кроме того, ответчик утверждает, что истец, зная о принадлежности исключительного права на оспариваемый товарный знак ответчику, злоупотребляет своим правом, что запрещено статьей 10 ГК РФ, поскольку, подавая настоящее исковое заявление, не доказал наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака; не указал, какое право истца нарушается фактом регистрации этого товарного знака за ответчиком и каким образом факт досрочного прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака поспособствует восстановлению нарушенного имущественного права истца.

В возражении на отзыв ответчика истец отмечает, что представленная совокупность доказательств является достаточной для признания истца лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, в то время как ответчиком доказательств фактического использования этого товарного знака в материалы дела не представлено.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования не относится к компетенции Роспатента, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель общества "Домашняя Кухня" поддержал заявленные исковые требования.

Представитель предпринимателя против удовлетворения заявленных исковых требований возражал.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

Как следует из материалов дела, предприниматель является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 392058, зарегистрированного Роспатентом 21.10.2009 с приоритетом от 10.12.2007 в отношении товаров 2-го: "аннато [экстракты древесных красителей]; аурамин; бальзам канадский; белила [краски; красители]; белила свинцовые; бумага для окрашивания пасхальных яиц; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; диоксид титана [пигмент]; индиго [краситель]; камеди-смолы; канифоль; карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения древесины; кармин кошенилевый; копал [смола растительная]; красители ализариновые; красители анилиновые; красители для картриджей [тонеры] для фотокопировальных аппаратов и принтеров; красители для кожи; красители для ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива; красители для сливочного масла; красители для шкурок; красители из древесины; красители из солода; красители на основе оксидов кобальта; красители пищевые; красители; краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые; краски огнестойкие; краски против загрязнения; краски синие [красящие вещества или краски]; краски типографские; краски типографские для клишерования; краски эмалевые; краски; креозот для предохранения древесины; куркума [краситель]; лак черный [асфальтовый]; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; ленты антикоррозионные; люстр золотой для керамических изделий; люстр платиновый для керамических изделий; люстр серебряный для керамических изделий; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; молоко известковое; наполнители для красок; оксиды цинка [пигмент]; паста серебряная; пасты типографские; пигменты; позолота; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; покрытия защитные грунтовые для рам; шасси транспортных средств; политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; препараты агглютинирующие для красок; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы для древесины; протравы для кожи; протравы; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сиена [краска]; сиккативы [катализаторы для сушки красок]; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; солод карамелизированный (пищевой краситель); составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; фиксаторы [лаки]; фиксаторы для акварельных красок; фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати; фольга серебряная [листовая]; фустин [краситель]; чернь [красящие вещества или краски]; шафран [краситель]; шеллак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки] эмульсии серебра [пигменты]", 3-го: "абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны с воздухом под давлением для уборки и удаления пыли; бруски для бритья [антисептики]; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; вещества ароматические [эфирные масла]; вещества ароматические для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; вещества ароматические для напитков [эфирные масла]; вещества ароматические для отдушивания белья; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для белья; воск для пола; воск для пола; предохраняющий от скольжения; воск для усов; воск портновский; воски для полирования мебели и полов; воски сапожные или обувные; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для личного пользования; древесина ароматическая; духи; жидкости для пола; предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [антисептики]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для белья; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; кремы; воски для кожи; крокус [абразивный материал]; ладан; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; материалы клейкие для косметических целей; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые, туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для полирования; пасты для ремней для заточки бритв; пасты, порошки зубные; пемза; пероксид водорода для косметических целей; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; туалетные принадлежности; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания] тканей; препараты для осветления кожи препараты для полирования зубных протезов; препараты для полирования или придания блеска; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для похудания косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления грима; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; пудра гримерная; пыль алмазная [абразив]; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки, чистки; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; соли для отбеливания; составы для кожи полировальные; составы для окуривания ароматическими веществами; спирт нашатырный [моющее; очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для выведения пятен; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для придания блеска листьям растений; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос [депилятории]; средства для ухода за кожей косметические; средства для чистки обуви; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; средства обесцвечивающие для косметических целей; средства туалетные против потения; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]", а также товаров 5, 14, 18, 33-го и услуг 35, 36, 39-го классов МКТУ.

Общество "Домашняя кухня", ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака в отношении части товаров 2-го и 3-го классов МКТУ, для которых он зарегистрирован и перечисленных в просительной части искового заявления, направило в адрес предпринимателя предложение от 08.11.2017 N 087 о добровольном отказе предпринимателя от исключительного права на этот товарный знак либо о заключении договора об отчуждении исключительного права на него.

Получив отказ предпринимателя, выраженный в письме от 22.12.2017 N 21, на адресованное ему предложение, общество "Домашняя кухня" по истечении двухмесячного срока, установленного частью 1 статьи 1486 ГК РФ, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны вышеназванного товарного знака.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, имеющиеся в материалах дела доказательства, выслушав представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных исковых требований в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее - предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации.

Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака.

Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Обществом "Домашняя Кухня" соблюден досудебный порядок урегулирования настоящего спора, что подтверждается ответом-отказом предпринимателя от выполнения требований, изложенных в предложении от 08.11.2017 N 087, и не оспаривается предпринимателем и Роспатентом.

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, к основному виду экономической деятельности общества "Домашняя Кухня" относится деятельность рекламных агентств, а к дополнительным - различного рода торговля (розничная, оптовая, аукционная, в сети Интернет).

Истцом в подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в материалы дела представлены следующие документы: лицензионный договор от 02.11.2015 N 03/15-ТЗ, заключенный между обществом "Домашняя Кухня" (лицензиаром) и обществом "Топ Продукт" (лицензиат), на передачу права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 504759; договор от 26.09.2014 N 09/14-1ТТ, заключенный между обществом "Топ Продукт" (поставщик) и обществом "ТОДИКО" (покупатель) на поставку товаров; товарные накладные от 11.02.2016 N 4968/10963, от 26.04.2016 N 1120, от 26.07.2016 N 1628, от 16.12.2016 N 3146, подтверждающие факт поставки обществом "Топ Продукт" обществу "ТОДИКО" различного рода товаров, маркированных обозначением "Аккурат" (наборов для восстановления эмали, для моделирования из дерева, ремонта (эпоксидный), работ по дереву, ремонта изделий из пластика); договор от 01.07.2018 N ТВ-07/08, заключенный между обществом "Топ Продукт" (поставщиком) и обществом с ограниченной ответственностью "Возрождение" (далее - общество "Возрождение") на поставку товаров, дополнительное соглашение от 31.12.2009 N 1 к этому договору; товарные накладные от 01.07.2015 N 4323/9628, от 26.03.2015 N 568 на поставку обществом "Топ Продукт" обществу "Возрождение" товаров, маркированных обозначением "Аккурат" (наборов для восстановления эмали, для моделирования из дерева, ремонта (эпоксидный), работ по дереву, ремонта изделий из пластика); каталог продукции "Аккурат".

Суд, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вышеперечисленные документы, приходит к выводу о том, что общество "Домашняя Кухня" является правообладателем товарных знаков, сходных до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что обусловлено вхождением в их состав семантически и фонетически тождественного доминирующего словесного элемента "Аккурат".

На основании лицензионного договора с обществом "Топ Продукт" от 02.11.2015 N 03/15-ТЗ общество "Домашняя Кухня" (лицензиар) передало исключительное право использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 453404 обществу "Топ Продукт" (лицензиату) любым не противоречащим законодательству способом, в том числе путем самостоятельного производства или с привлечением третьих лиц товаров, их реализации потребителям с использованием упомянутого товарного знака (пункт 2.1 лицензионного договора).

Представленными в материалы дела договорами поставки от 26.09.2014 N 09/14-1ТТ, от 01.07.2018 N ТВ-07/08 и товарными накладными от 01.07.2015 N 4323/9628, от 26.03.2015 N 568 подтверждается факт введения обществом "Топ Продукт" в гражданский оборот путем поставки другим лицам таких товаров, как: наборы для восстановления эмали, для моделирования из дерева, ремонта (эпоксидный), работ по дереву, для ремонта изделий из пластика.

Таким образом, истец является лицом, вовлеченным в деятельность по производству и введению в гражданский оборот товаров (наборов для восстановления эмали, для моделирования из дерева, ремонта (эпоксидный), работ по дереву, изделий из пластика и пр.), маркированных принадлежащими ему товарными знаками, сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

При этом судебная коллегия не может согласиться с доводом ответчика о том, что вышеперечисленные доказательства не подтверждают наличие заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку истец не осуществляет самостоятельную деятельность по введению соответствующих товаров в гражданский оборот товаров.

Согласно пункту 1 статьи 1489 ГК РФ, по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой допускается использование, в отношении всех или части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.

Лицензионный договор от 02.11.2015 N 03/15-ТЗ подтверждает факт передачи обществом "Домашняя Кухня" обществу "Топ Продукт" права использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 504759 в пределах, установленных этим договором. Указанный лицензионный договор зарегистрирован Роспатентом 27.01.2016 за N РД0190450.

Из содержания вышеназванных товарных накладных следует, что обществом "Топ Продукт" осуществляется поставка товаров, маркированных обозначением "Аккурат".

При этом Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что представление в подтверждение своей заинтересованности доказательств производства и реализации товаров либо оказания услуг не самим истцом по делу (правообладателем товарного знака), а лицензиатом, не исключает возможности признания истца заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, поскольку в рассматриваемом случае у истца имеется интерес в исполнении лицензионного договора и получении вознаграждения за использование товарного знака.

Ответчик, утверждая, что документы, представленные истцом в подтверждение наличия заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, являются фиктивными в силу отсутствия доказательств оплаты соответствующих товаров, об их фальсификации в порядке, предусмотренном статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не заявил, в связи с чем у суда отсутствуют обоснованные сомнения относительно их действительности.

При этом судебная коллегия учитывает, что президиум Суда по интеллектуальным правам, отклоняя в постановлении от 03.11.2017 по делу N СИП-211/2017 аналогичный довод предпринимателя, заявленный в отношении тех же доказательств, указал, что отсутствие доказательств оплаты поставленных товаров не свидетельствует о недействительности (незаключенности) этих договоров.

Кроме того, обществом "Домашняя Кухня" 03.11.2016 была подана заявка N 2016741368 на государственную регистрацию в качестве товарного знака обозначения для товаров 1, 2, 3, 6, 7, 9, 17-го классов МКТУ.

При этом решением, изложенным в уведомлении от 20.09.2017, Роспатент отказал в государственной регистрации заявленного истцом обозначения в качестве товарного знака, противопоставив оспариваемый товарный знак ответчика, ввиду сходства заявленного обозначения и этого товарного знака до степени смешения и однородности товаров 2, 3, 7-го классов МКТУ.

Также при установлении заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака Суд по интеллектуальным правам принимает во внимание, что решением Суда по интеллектуальным правам от 14.08.2017 по делу N СИП-211/2017, оставленным без изменения постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 03.11.2017, общество "Домашняя Кухня" на основе оценки тех же доказательств признано лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны иного товарного знака, исключительное право на который принадлежит предпринимателю, в отношении товаров 2-го класса МКТУ "краски, политуры, эмали, лаки; масла, вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; пищевые красители; протравы, закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати", части товаров 3-го класса МКТУ "препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки".

Выводы, изложенные в судебных актах по делу N СИП-211/2017, не имеют преюдициального значения для настоящего дела по смыслу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, однако установленные в них фактические обстоятельства не могут не учитываться при установлении заинтересованности истца в рамках настоящего дела.

О наличии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака также свидетельствует и факт обращения предпринимателя с иском к лицам (обществам "Топ Продукт" и "ТОДИКО"), осуществляющим использование товарного знака истца (дело N А40-18476/2018), повлекший судебный запрет указанным лицам осуществлять деятельность по введению в гражданский оборот товаров 2-го и 3-го класса МКТУ, маркированных сходным до степени смешения с товарным знаком предпринимателя обозначением, а также имущественную ответственность названных лиц.

Ссылка ответчика на то, что указанный факт не может свидетельствовать о заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика в силу незаконности использования контрагентами истца обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком ответчика, не принимается Судом по интеллектуальным правам, поскольку само по себе возникновение правового конфликта указывает на наличие у истца интереса к устранению препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности. Кроме того, судебной коллегией учитывается, что решение Арбитражного суда города Москвы от 23.04.2018 по делу N А40-18476/2018 на момент принятия настоящего судебного акта не вступило в законную силу.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Аналогичные подходы изложены в пункте 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1-3.1.2 Методических рекомендаций).

Согласно пункту 3.6 Методических рекомендаций степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Как было установлено ранее, обществом "Топ Продукт", являющимся лицензиатом по лицензионному договору от 02.11.2015 N 03/15-ТЗ, осуществляется реализация под контролем истца следующих товаров: наборы для восстановления эмали, для моделирования из дерева, ремонта (эпоксидный), работ по дереву, для ремонта изделий из пластика.

Согласно информации, содержащейся на представленных в материалы дела распечатках страниц сайта общества "ТОДИКО", маркируемые товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 504759 товары представляют собой наборы, включающие такие товары, как клеи различного состава и назначения, салфетки для обезжиривания, наждачную бумагу, средства для восстановления эмали, кисточки, клеющиеся ленты, ленты-бордюры, удалители силикона, следов от скотча (спреи), самоклеющиеся ленты, герметик и пр. Указанные товары, относящиеся к таким родовым группам, как краски, клеи, абразивы, растворители, обезжиривающие и чистящие средства, являются товарами, включаемыми МКТУ во 2-й и 3-й классы.

Проведя сравнительный анализ однородности товаров, производимых и реализуемых лицензиатом истца по лицензионному договору от 02.11.2015 N 03/15-ТЗ, с товарами 2-го и 3-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и в отношении которых в просительной части искового заявления содержится требование о досрочном прекращении его правовой охраны, суд приходит к следующим выводам.

Так, товары, входящие в состав производимых и реализуемых лицензиатом истца наборов, однородны таким товарам 2-го класса МКТУ, как: "аннато [экстракты древесных красителей]; аурамин; бальзам канадский; белила [краски; красители]; белила свинцовые; бумага для окрашивания пасхальных яиц; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; диоксид титана [пигмент]; индиго [краситель]; камеди-смолы; канифоль; карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения древесины; кармин кошенилевый; копал [смола растительная]; красители ализариновые; красители анилиновые; красители из древесины; красители из солода; красители на основе оксидов кобальта; красители; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски клеевые; краски огнестойкие; краски против загрязнения; краски синие [красящие вещества или краски]; краски эмалевые; краски; креозот для предохранения древесины; куркума [краситель]; лак черный [асфальтовый]; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; люстр платиновый для керамических изделий; люстр серебряный для керамических изделий; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; наполнители для красок; оксиды цинка [пигмент]; паста серебряная; пигменты; позолота; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; препараты агглютинирующие для красок; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы для древесины; протравы; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сиена [краска]; сиккативы [катализаторы для сушки красок]; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; фиксаторы [лаки]; фиксаторы для акварельных красок; фустин [краситель]; чернь [красящие вещества или краски]; шафран [краситель]; шеллак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки] эмульсии серебра [пигменты]", поскольку обладают общей родовой принадлежностью (краски и сопутствующие им товары), они имеют общее назначение (окрашивание, обработка поверхностей с целью предохранения от воздействия окружающей среды), близкие круг потребителей, условия и места сбыта, являются взаимодополняемыми либо взаимозаменяемыми, в связи с чем могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.

Входящие в состав наборов обезжиривающие и абразивные средства, которые используются в процессах шлифования, полирования, хонингования, суперфиниширования, разрезания материалов и широко применяются в заготовительном производстве и окончательной обработке различных металлических и неметаллических материалов, следует признать однородными таким товарами 3-го класса МКТУ, как: "абразивы; антинакипины бытовые; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; воски для полирования мебели и полов; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [антисептики]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; корунд [абразив]; крокус [абразивный материал]; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; мел для чистки; наждак; пасты для полирования; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для заточки инструментов; препараты для полирования или придания блеска; препараты для сухой чистки; препараты для удаления грима; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; пыль алмазная [абразив]; растворы для очистки; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; скипидар для обезжиривания; сода для стирки, чистки; составы для кожи полировальные; спирт нашатырный [моющее; очищающее средство]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; шкурка стеклянная", так как они имеют общую родовую принадлежность и назначение, сходные круг потребителей и условия реализации, в связи с чем могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения.

Признавая вышеперечисленные товары 2-го и 3-го классов МКТУ однородными товарам, производимым и реализуемым лицензиатом истца, суд принимает во внимание высокую степень сходства оспариваемого товарного знака и обозначения, используемого истцом, что влияет на расширение диапазона товаров, которые могут быть признаны однородными (пункт 3.6 Методических рекомендаций).

Также судом учитываются выводы об однородности товаров, сделанные судом в рамках рассмотрения дела N СИП-211/2017.

При этом суд не может признать однородными товары, изготавливаемые и реализуемые лицензиатом истца, товарам 2-го "фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати; фольга серебряная [листовая]" и 3-го "баллоны с воздухом под давлением для уборки и удаления пыли; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воски для кожи; средства для чистки обуви" классов МКТУ, поскольку они не относятся к одной родовой группе, указанные товары имеют иное функциональное назначение, различный круг потребителей и места для реализации, не являются взаимодополняемыми (взаимозаменямыми). В связи с этим истец не может быть признан лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении указанных товаров.

Таким образом, принимая во внимание изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в своей предпринимательской деятельности обозначение "АККУРАТ", сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении товаров 2-го класса МКТУ: "аннато [экстракты древесных красителей]; аурамин; бальзам канадский; белила [краски; красители]; белила свинцовые; бумага для окрашивания пасхальных яиц; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; диоксид титана [пигмент]; индиго [краситель]; камеди-смолы; канифоль; карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения древесины; кармин кошенилевый; копал [смола растительная]; красители ализариновые; красители анилиновые; красители из древесины; красители из солода; красители на основе оксидов кобальта; красители; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски клеевые; краски огнестойкие; краски против загрязнения; краски синие [красящие вещества или краски]; краски эмалевые; краски; креозот для предохранения древесины; куркума [краситель]; лак черный [асфальтовый]; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; люстр платиновый для керамических изделий; люстр серебряный для керамических изделий; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; наполнители для красок; оксиды цинка [пигмент]; паста серебряная; пигменты; позолота; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; препараты агглютинирующие для красок; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы для древесины; протравы; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сиена [краска]; сиккативы [катализаторы для сушки красок]; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; фиксаторы [лаки]; фиксаторы для акварельных красок; фустин [краситель]; чернь [красящие вещества или краски]; шафран [краситель]; шеллак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки] эмульсии серебра [пигменты]" и 3-го "абразивы; антинакипины бытовые; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; воски для полирования мебели и полов; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [антисептики]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; корун [абразив]; крокус [абразивный материал]; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; мел для чистки; наждак; пасты для полирования; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для заточки инструментов; препараты для полирования или придания блеска; препараты для сухой чистки; препараты для удаления грима; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; пыль алмазная [абразив]; растворы для очистки; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; скипидар для обезжиривания; сода для стирки, чистки; составы для кожи полировальные; спирт нашатырный [моющее; очищающее средство]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; шкурка стеклянная" классов МКТУ, в связи с чем является заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении этих товаров.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 42 Обзора).

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.

Исходя из даты направления обществом "Домашняя Кухня" предложения (08.11.2017), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование оспариваемого товарного знака, исчисляется с 08.11.2014 по 07.11.2017 включительно.

При этом Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что в бремя доказывания ответчика по настоящему делу входит доказывание фактического использования им оспариваемого товарного знака в трехлетний период, предшествующий дате направления истцом предложения в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ, только в отношении тех товаров 2-го и 3-го класса МКТУ, в отношении которых истцом подтверждено наличие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака.

Предпринимателем в подтверждение фактического использования оспариваемого товарного знака в материалы дела представлены следующие документы: договор от 12.03.2015 N 11, заключенный между предпринимателем и обществом с ограниченной ответственностью "ШМИДТ и Ко" (далее - общество "ШМИДТ и Ко") о сотрудничестве и совместной деятельности по выведению на рынок товаров с новыми торговыми марками (договор простого товарищества), дополнительные соглашения от 15.07.2015, от 19.02.2016, от 31.05.2016 к данному договору; макеты этикеток красок фасадных, кровельных, очистителей и растворителей; акт приема-передачи комплекта этикеток от 07.07.2015; справка общероссийской общественной организации "Деловая Россия" (далее - общественная организация) от 06.07.2017 N 13/1; свидетельство о членстве предпринимателя в общественной организации; договор от 23.05.2017 N 295, заключенный между предпринимателем (заказчиком) и обществом с ограниченной ответственностью "Зебра-Мастер" (исполнителем) на оказание услуг по изготовлению и монтажу рекламного щита строительных и отделочных материалов "Аккурат Accurate", "Робинзон", "Финиш", счет от 23.05.2017 N 215 на оплату услуг по данному договору, акт от 23.05.2017 N 215, подтверждающий принятие оказанных услуг предпринимателем, платежное поручение от 24.05.2017 N 39, справка акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк" от 03.05.2018, подтверждающая списание денежных средств со счета предпринимателя; приказ общества "ШМИДТ и Ко" о выпуске экспериментальной партии товаров от 16.07.2015 N 58Д; приказ общества "ШМИДТ и Ко" о подготовке к участию в выставке от 14.09.2015 N 74Д; акт приема-передачи рекламно-информационных материалов от 02.11.2015; акт приема-передачи рекламных щитов от 08.06.2017; диплом общества "ШМИДТ и Ко" как участника выставки строительной индустрии и ЖКХ "СтройЭкспоОсетия 2015"; товарная накладная от 24.10.2016 N 1145 на поставку обществом "ШМИДТ и Ко" обществу с ограниченной ответственностью "Динамика" (далее - общество "Динамика") различного рода красок, в том числе красок фасадных и интерьерных "АККУРАТ", а также растворителей "АККУРАТ"; письмо государственного бюджетного учреждения "Бизнес-Инкубатор ИТ-Парк Алания" от 07.11.2016; презентация продукции совместного производства общества "ШМИДТ и Ко" и предпринимателя; справка от 18.04.2018 N 1 о проведении презентации; прайс-лист общества "ШМИДТ и Ко"; договор от 13.04.2016, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Пиксель" и предпринимателем, на оказание услуг по размещению рекламы; распечатки с интернет-сайта, содержащие сведения о строительных материалах, выпускаемых обществом "ШМИДТ и Ко", в том числе красок и растворителей "АККУРАТ"; акт о приеме выполненных работ от 20.04.2016 N 10; квитанция от 20.04.2016 N 13/16; договор от 16.11.2017, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Пиксель" и предпринимателем, на оказание услуг по размещению рекламы; отчеты о розничных продажах от 17.04.2017 N ЦБ-108, от 15.03.2017 N ЦБ-78, от 24.03.2017 N ЦБ-86, от 11.06.2017 N ЦБ-159, от 03.07.2017 N ЦБ-185, от 26.07.2017 N ЦБ-207; отчеты кассира-операциониста от 15.03.2017 N 78, от 24.03.2017 N 86, от 17.04.2017 N 108, от 11.06.2017 N 159, от 03.07.2017 N 185, от 26.07.2017 N 203; договор от 30.04.2015 N 12/01, заключенный между предпринимателем и обществом "Динамика", о сотрудничестве и совместной деятельности по совместному использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 541218; санитарноэпидемиологическое заключение от 18.03.2008 N 15.01.09.570.П.000368.03.08, выданное обществу "ШМИДТ и Ко", о соответствии грунтовки "Глубокого проникновения" (акриловой воднодисперсионной) нормам технических условий и санитарных правил; санитарно-эпидемиологическое заключение от 18.03.2008 N 15.01.09.570.П.000368.03.08, выданное обществу "ШМИДТ и Ко", о соответствии грунтовки "Универсальная акриловой водно-дисперсионная" требованиям технических условий и санитарных правил; сертификат соответствия N РОСС RU.0001.11СЛ84 продукции - смесь сухая гидроизоляционная поверхностная "Master Elastic BS-08" требованиям ГОСТ и техническим условиям; диплом, выданный обществу "ШМИДТ и Ко" за участие в форуме "Гостеприимная Осетия" и вклад в развитие строительного комплекса Северного Кавказа; диплом, выданный обществу "ШМИДТ и Ко" за профессионализм в работе с клиентами; фотоизображения рекламного щита, этикеток; договор от 20.07.2017 N 8, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Эко-Пласт" (покупателем) и предпринимателем (поставщиком), на поставку товаров под заказ (строительно-отделочных материалов, произведенных обществом "ШМИДТ и Ко" либо совместно произведенных с предпринимателем); договор от 10.10.2017 N 14, заключенный между индивидуальным предпринимателем Кубаловым Александром Михайловичем (покупателем) и предпринимателем (поставщиком), на поставку товаров под заказ (строительно-отделочных материалов, произведенных обществом "ШМИДТ и Ко" либо совместно произведенных с предпринимателем); договор от 20.12.2016 N 18, заключенный между предпринимателем и обществом с ограниченной ответственностью "БУРАВЧИК СЕКОНД", о сотрудничестве и совместной деятельности по выведению на рынок товаров с новыми торговыми марками, в том числе продвижение товаров с использованием спорного товарного знака; письмо от 10.02.2017 N 3, образцы этикеток; акт приема-передачи этикеток от 06.04.2017.

Суд, оценив указанные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимной связи, приходит к следующим выводам.

В силу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 названного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 ГК РФ), договор простого товарищества (глава 55 ГК РФ), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 39 ГК РФ), предварительный договор (статья 429 ГК РФ), в том числе лицензионный.

Из представленного в материалы дела договора от 12.03.2015 N 11, следует, что предприниматель и общество "ШМИДТ и Ко" заключили настоящий договор с целью совместного использования ряда товарных знаков, в том числе оспариваемого, для оказания взаимных услуг по продвижению и рекламе товаров и услуг друг друга на основе взаимных коммерческих интересов.

Данный договор является письменным волеизъявлением правообладателя оспариваемого товарного знака на использование обществом "ШМИДТ и Ко" его товарного знака на основаниях, обусловленных наличием совместного коммерческого интереса по продвижению товаров, маркированных этим товарным знаком.

В свою очередь, общество "ШМИДТ и Ко", являясь профессиональным участником рынка строительных материалов, что подтверждается имеющимися в материалах дела дипломами и наградами, сертификатами соответствия товара, санитарно-эпидемиологическими заключениями, осуществляет поставку товаров (краски и растворители), маркированных оспариваемым товарным знаком, обществу "Динамика", что следует из представленной в материалы дела товарной накладной от 24.10.2016 N 1145.

При этом общество "Динамика", с которым предпринимателем заключен договор от 30.04.2015 N 12/01 о сотрудничестве и совместной деятельности по использованию товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 541218, посредством магазина розничной торговли "Спектром" реализует товар, поставляемый обществом "ШМИД и Ко". Факт реализации (доведения товара до конечного потребителя) товаров (красок и растворителей "АККУРАТ") подтверждается представленными в материалы дела отчетами о розничных продажах от 17.04.2017 N ЦБ-108, от 15.03.2017 N ЦБ-78, от 24.03.2017 N ЦБ-86, от 11.06.2017 N ЦБ-159, от 03.07.2017 N ЦБ-185, от 26.07.2017 N ЦБ-207 и отчетами кассира-операциониста от 15.03.2017 N 78, от 24.03.2017 N 86, от 17.04.2017 N 108, от 11.06.2017 N 159, от 03.07.2017 N 185, от 26.07.2017 N 203.

Изготавливаемая и реализуемая обществом "ШМИДТ и Ко" краска применяется для работ по бетону, кирпичу, штукатурке, дереву, а сама по себе краска является водно-дисперсионной, морозостойкой, пожаровзрывобезопасной, что следует из описания товара, размещенного на макетах этикеток, представленных в материалы дела.

Таким образом, принимая во внимание изложенные обстоятельства, Суд по интеллектуальным правам приходит к выводу о том, что в совокупности представленные в материалы дела доказательства подтверждают фактическое введение в гражданский оборот обществом "ШМИДТ и Ко" товаров (красок и растворителей), маркированных оспариваемым товарным знаком, а, следовательно, свидетельствуют об использовании оспариваемого товарного знака под контролем правообладателя в отношении товаров 2-го "краски для древесины; краски огнестойкие; краски; покрытия [краски]; покрытия [краски] для древесины; разбавители для красок; разбавители для лаков; составы для внутренней отделки" и 3-го "препараты для удаления красок" классов МКТУ.

Ссылка истца на наличие аффилированности между предпринимателем и обществом "Динамика" не принимается судом, поскольку аффилированность участников гражданского оборота не является обстоятельством, безусловно свидетельствующим о фиктивности заключаемых между ними сделок.

Кроме того, суд принимает во внимание, что демонстрация товаров, в том числе посредством ярмарок и выставок, тесно связана с их реализацией, поскольку является способом ознакомления потенциального покупателя с товаром, его качествами, связанным с предложением образцов товара потребителям бесплатно или на пробу, а также с показом этого товара в целях увеличения спроса на этот товар, имеет сходную направленность с предложением продукции покупателям и целью доведение товара до потребителя, услуги розничной торговли традиционно сопряжены с демонстрацией товаров.

Представленными в материалы дела документами об участии в выставке товаров и проведении презентации товаров, а также о рекламной деятельности, изготавливаемых предпринимателем или совместно с обществом "ШМИД и Ко", подтверждается осуществление деятельности по доведению до потребителей сведений о реализуемом товаре (краски и растворители).

Как указано Всемирной организацией интеллектуальной собственности в пунктах 9.86 и 9.88 раздела F главы 9 Введения в интеллектуальную собственность, использование товарных знаков должно быть предано гласности, то есть товары должны выставляться на продажу через нормальные коммерческие каналы. При этом использование должно быть фактическим, номинального использования недостаточно.

Представленные в материалы дела доказательства в их совокупности свидетельствуем о том, что использование оспариваемого товарного знака не носило символического характера, а примененные предпринимателем и обществом "ШМИДТ и Ко" под его контролем способы введения товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, в гражданский оборот являются стандартными, не выходят за рамки обычного делового оборота.

Иные доказательства, представленные ответчиком в материалы дела, не свидетельствуют о фактическом использовании оспариваемого товарного знака, поскольку документально не подтвержден факт их исполнения (договор поставки товаров под заказ от 10.10.2017 N 14, договор поставки товаров под заказа от 20.07.2017 N 8) либо датированы после даты обращения истца к ответчику с предложением в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ (распечатки из сети Интернет, содержащие рекламные сведения о реализуемой обществом "ШМИДТ и Ко" продукции с использованием оспариваемого товарного знака).

Кроме того, предпринимателем, вопреки положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представлено в материалы дела доказательств, подтверждающих фактическое использование оспариваемого товарного знака в отношении иных товаров 2-го и 3-го классов МКТУ, для которых он зарегистрирован и в отношении которых общество "Домашняя Кухня" признано судом заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака.

Доказательства того, что имелись объективные препятствия к использованию оспариваемого товарного знака в отношении упомянутых товаров, ответчиком также не представлено.

Довод предпринимателя о том, что действия общества "Домашняя Кухня" по подаче настоящего искового заявления являются злоупотреблением правом, запрещенным статьей 10 ГК РФ, подлежит отклонению.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

Вместе с тем ответчик, заявляя о злоупотреблении правом со стороны истца, выразившемся в подаче настоящего искового заявления, не представил в материалы дела доказательств того, что данные действия направлены на заведомо недобросовестное осуществление истцом прав, единственной целью которых было бы причинение вреда ответчику. При этом сама по себе подача настоящего искового заявления направлена на защиту имущественных прав истца, связанных с намерением в дальнейшем использовать в своей предпринимательской деятельности обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Таким образом, в силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, в связи с чем правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 392058 в отношении товаров 2-го: аннато [экстракты древесных красителей]; аурамин; бальзам канадский; белила [краски; красители]; белила свинцовые; бумага для окрашивания пасхальных яиц; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; диоксид титана [пигмент]; индиго [краситель]; камеди-смолы; канифоль; карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения древесины; кармин кошенилевый; копал [смола растительная]; красители ализариновые; красители анилиновые; красители из древесины; красители из солода; красители на основе оксидов кобальта; красители; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для керамических изделий; краски клеевые; краски против загрязнения; краски синие [красящие вещества или краски]; краски эмалевые; креозот для предохранения древесины; куркума [краситель]; лак черный [асфальтовый]; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; люстр платиновый для керамических изделий; люстр серебряный для керамических изделий; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; наполнители для красок; оксиды цинка [пигмент]; паста серебряная; пигменты; позолота; покрытия [краски] для гудронированного картона; политуры; порошки алюминиевые для художественно - декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; препараты агглютинирующие для красок; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы для древесины; протравы; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сиена [краска]; сиккативы [катализаторы для сушки красок]; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; фиксаторы [лаки]; фиксаторы для акварельных красок; фустин [краситель]; чернь [красящие вещества или краски]; шафран [краситель]; шеллак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки] эмульсии серебра [пигменты]" и товаров 3-го: "абразивы; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [антисептики]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; корунд [абразив]; крокус [абразивный материал]; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; мел для чистки; наждак; пасты для полирования; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для заточки инструментов; препараты для полирования или придания блеска; препараты для сухой чистки; препараты для удаления грима; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; пыль алмазная [абразив]; растворы для очистки; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; скипидар для обезжиривания; сода для стирки, чистки; составы для кожи полировальные; спирт нашатырный [моющее; очищающее средство]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; шкурка стеклянная" классов МКТУ подлежит досрочному прекращению в связи с неиспользованием этого товарного знака правообладателем.

Расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Домашняя Кухня" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 392058 в отношении товаров 2-го: аннато [экстракты древесных красителей]; аурамин; бальзам канадский; белила [краски; красители]; белила свинцовые; бумага для окрашивания пасхальных яиц; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; диоксид титана [пигмент]; индиго [краситель]; камеди-смолы; канифоль; карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения древесины; кармин кошенилевый; копал [смола растительная]; красители ализариновые; красители анилиновые; красители из древесины; красители из солода; красители на основе оксидов кобальта; красители; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для керамических изделий; краски клеевые; краски против загрязнения; краски синие [красящие вещества или краски]; краски эмалевые; креозот для предохранения древесины; куркума [краситель]; лак черный [асфальтовый]; лаки для бронзирования; лаки копаловые; лаки; люстр платиновый для керамических изделий; люстр серебряный для керамических изделий; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; наполнители для красок; оксиды цинка [пигмент]; паста серебряная; пигменты; позолота; покрытия [краски] для гудронированного картона; политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; препараты агглютинирующие для красок; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы для древесины; протравы; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сиена [краска]; сиккативы [катализаторы для сушки красок]; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; фиксаторы [лаки]; фиксаторы для акварельных красок; фустин [краситель]; чернь [красящие вещества или краски]; шафран [краситель]; шеллак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки] эмульсии серебра [пигменты]" и товаров 3-го: "абразивы; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; зола вулканическая для чистки; камни шлифовальные; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [антисептики]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; корунд [абразив]; крокус [абразивный материал]; масла, используемые как очищающие средства; масло терпентинное для обезжиривания; мел для чистки; наждак; пасты для полирования; пемза; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; препараты для заточки инструментов; препараты для полирования или придания блеска; препараты для сухой чистки; препараты для удаления грима; препараты для удаления паркетного воска; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; пыль алмазная [абразив]; растворы для очистки; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; скипидар для обезжиривания; сода для стирки, чистки; составы для кожи полировальные; спирт нашатырный [моющее; очищающее средство]; средства обезжиривающие [за исключением используемых в промышленных целях]; шкурка стеклянная" классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В удовлетворении исковых требований в остальной части следует отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Икаева Гиви Ивановича (г. Владикавказ, Республика Северная Осетия - Алания, ОГРНИП 308151625600011) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Домашняя Кухня" (ул. Партизанская, д. 43, стр. 1, Москва, 121359, ОГРН 1097746043207) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины за подачу настоящего искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

Р.В. Силаев