Постановление Суда по интеллектуальным правам от 11 мая 2018 г. № С01-1016/2017 по делу № А56-54447/2016 При новом рассмотрении дела о защите исключительного права на товарный знак суду необходимо исследовать и оценить представленные сторонами доказательства на предмет сходства фактически используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца

Резолютивная часть постановления объявлена 8 мая 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 мая 2018 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Лапшиной И.В., Рогожина С.П.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Улаева Валерия Александровича (г. Санкт-Петербург, ОГРНИП 307784727700419) на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2018 (судьи Горбачева О.В., Будылева М.В., Загараева Л.П.) по делу N А56-54447/2016 по иску индивидуального предпринимателя Улаева Валерия Александровича к индивидуальному предпринимателю Погореловой Ирине Валентиновне (г. Санкт-Петербург, ОГРНИП 304780635100251) о защите исключительного права на товарный знак.

В судебном заседании приняли участие представители:

от индивидуального предпринимателя Улаева Валерия Александровича - Брачев С.В. (по доверенности от 14.12.2017);

от индивидуального предпринимателя Погореловой Ирины Валентиновны - Клейнер А.Ю. (по доверенности от 24.07.2017), Погорелов О.Н. (по доверенности от 16.01.2018).

Суд по интеллектуальным правам установил:

индивидуальный предприниматель Улаев Валерий Александрович (далее - истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Погореловой Ирине Валентиновне (далее - ИП Погорелова И.В., ответчик) о признании использования обозначения "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ", размещенного на зданиях в Санкт-Петербурге по адресам: ул. Кирочная, дом 5, ул. Коммуны, д. 59, Индустриальный пр-кт, д. 24, Среднеохтинский пр-кт, д. 40, пр-кт Ударников, д. 42, ул. Якорная, д. 11, Заневский пр-кт, д. 24-35, Комендантский пр-кт, д. 12, Новочеркасский пр-кт, д. 37, нарушением исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 465128; запрете использовать обозначение "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ", размещенное на зданиях в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Кирочная, дом 5, ул. Коммуны, д. 59, Индустриальный пр-кт, д. 24, Среднеохтинский пр-кт, д. 40, пр-кт Ударников, д. 42, ул. Якорная, д. 11, Заневский пр-кт, д. 24-35, Комендантский пр-кт, д. 12, Новочеркасский пр-кт, д. 37, путем удаления вывесок, в которых используется словосочетание "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ"; взыскании 500 000 руб. компенсации.

В судебном заседании суда первой инстанции 30.11.2016 истец заявил об отказе от иска в части требований о признании использования обозначения "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ" на здании по адресу: г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 24, нарушением исключительного права и запрете использования данного обозначения на здании по указанному адресу.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 13.12.2016 исковые требования были удовлетворены в части признания использования ИП Погореловой И.В. при реализации цветочной продукции обозначения "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ", размещенного на зданиях в г. Санкт-Петербурге по адресам: улица Кирочная, дом 5; улица Коммуны, дом 59; Среднеохтинский проспект, дом 40; проспект Ударников, дом 42; улица Якорная, дом 11; Заневский проспект, дом 24-35; Комендантский проспект, дом 12; Новочеркасский проспект, дом 37, нарушением исключительного права ИП Улаева В.А. на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 465128; запрета ИП Погореловой И.В. использовать обозначение "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ" при реализации цветочной продукции на вывесках магазинов по адресам: улица Кирочная, дом 5; улица Коммуны, дом 59; Среднеохтинский проспект, дом 40; проспект Ударников, дом 42; улица Якорная, дом 11; Заневский проспект, дом 24-35; Комендантский проспект, дом 12; Новочеркасский проспект, дом 37. С ИП Погореловой И.В. в пользу ИП Улаева В.А. взыскано 260 000 руб. компенсации; в остальной части иска отказано; в части требований о признании использования обозначения "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ" на здании по адресу: г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 24, нарушением исключительного права и запрете использования данного обозначения на здании по указанному адресу производство по делу было прекращено в связи с принятием судом частичного отказа от иска.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2018 решение суда первой инстанции отменено; принят отказ от иска в части требований о признании использования обозначения "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ" на здании по адресу: г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 24, нарушением исключительного права и запрете использования данного обозначения на здании по указанному адресу, производство по делу в данной части прекращено; в удовлетворении иска отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Суд по интеллектуальным правам, истец, ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда, изложенных в постановлении от 24.01.2018, фактическим обстоятельствам дела и представленным доказательствам, просит это постановление отменить, решение суда первой инстанции оставить в силе.

Жалоба мотивирована тем, что выводы суда апелляционной инстанции об отсутствии в действиях ответчика нарушения исключительного права истца на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 465128 неправомерно основаны на сравнении данного товарного знака с принадлежащим ответчику товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 527631, в то время как принадлежащий истцу товарный знак должен был сравниваться с обозначением, фактически используемым ответчиком.

Истец указывает, что наличие у ответчика исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 527631 не имеет правового значения применительно к рассматриваемому делу.

Кроме того, истец отмечает, что апелляционный суд ошибочно сравнивал с целью установления однородности товары 26-го и 31-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), в отношении которых зарегистрирован его товарный знак, с услугами 35-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку ответчика, в то время как подлежала установлению однородность реализуемых ответчиком в цветочных магазинах товаров с товарами 26-го и 31-го классов МКТУ товарного знака истца. Считает, что услуги по реализации цветов являются однородными товарам "цветы".

В отзыве на кассационную жалобу ответчик просит оспариваемое постановление оставить без изменения, сославшись на его законность и обоснованность, а также на несостоятельность доводов жалобы.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца доводы кассационной жалобы поддержал, просил обжалуемое постановление отменить, решение суда первой инстанции оставить в силе.

Представители ответчика в судебном заседании возражали против удовлетворения кассационной жалобы, по основаниям, изложенным в отзыве.

Согласно части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено этим Кодексом.

Следовательно, законодатель обязывает суд кассационной инстанции проверять законность и обоснованность обжалуемых судебных актов исключительно исходя из доводов кассационной жалобы.

Обсудив доводы кассационной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей истца и ответчика, проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого постановления, правильность применения норм материального и процессуального права при рассмотрении дела и принятии постановления, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом постановлении, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу следующего.

Как установлено судами и следует из материалов дела, истец является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак со словесным элементом "ФАНТАЗИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 465128, зарегистрированного 26.06.2012 с приоритетом 27.10.2010 в отношении товаров 26-го "цветы искусственные" и 31-го "цветы, засушенные для декоративных целей; цветы; растения; растения, засушенные для декоративных целей" классов МКТУ.

Истцу стало известно, что ответчик без его согласия использует обозначение "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ", сходное до степени смешения с товарным знаком истца, в названиях своих магазинов (вывесках) по адресам: ул. Кирочная, дом 5, ул. Коммуны, д. 59, Среднеохтинский пр-кт, д. 40, пр-кт Ударников, д. 42, ул. Якорная, д. 11, Заневский пр-кт, д. 24-35, Комендантский пр-кт, д. 12, Новочеркасский пр-кт, д. 37, осуществляющих реализацию цветов, в отношении которых зарегистрирован этот товарный знак.

Данное обстоятельство явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском о защите исключительного права на указанный товарный знак.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя исковые требования, исходил из доказанности факта использования ответчиком в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 465128.

Приняв во внимание количество допущенных ответчиком нарушений, прекращение ответчиком на момент рассмотрения спора нарушения по адресу: г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д. 24, соразмерность компенсации последствиям нарушения, вероятные убытки правообладателя, принципы разумности и справедливости, суд первой инстанции снизил истребуемый истцом размер компенсации до 260 000 руб.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, с выводами суда первой инстанции не согласился.

Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении исковых требований, апелляционный суд исходил из наличия у ответчика товарного знака со словесным элементом "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 527631, зарегистрированного с приоритетом от 09.07.2013 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиа средствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; реклама наружная; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]".

Осуществив сопоставительный анализ данных товарных знаков истца и ответчика, апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

Также апелляционный суд учел, что услуги 35-го класса МКТУ, приведенные в перечне товарного знака ответчика по свидетельству Российской Федерации N 527631, не являются однородными перечню товаров, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку истца по свидетельству Российской Федерации N 465128.

В связи с этим суд апелляционной инстанции признал обоснованным использование ответчиком на вывесках магазинов словесного обозначения "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ" в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527631 в отношении услуг 35-го класса МКТУ в качестве индивидуализации услуг магазинов по розничной и оптовой продаже товаров.

Кроме того, апелляционный суд отметил, что доказательств использования словесного обозначения "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ" в качестве индивидуализации товаров, реализуемых в магазинах, в материалы дела не представлено.

Между тем судом апелляционной инстанции не учтено следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Между тем из текста обжалуемого постановления следует, что в нарушение данных норм суд апелляционной инстанции осуществлял сравнение не фактически используемого обозначения с товарным знаком истца, а товарных знаков истца и ответчика, а также сравнивал с целью установления однородности товары 26-го и 31-го классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, с услугами 35-го класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку ответчика, в то время как при рассмотрении настоящего дела подлежала установлению однородность реализуемых ответчиком в цветочных магазинах товаров с товарами 26-го и 31-го классов МКТУ товарного знака истца.

В соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, и пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 разъяснено, что в ходе установления однородности товаров суды должны принимать во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородные товары/услуги - это товары/услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары/услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Систематизация МКТУ и место сопоставляемых товаров и услуг в этой классификации не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным. Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.6 Методических рекомендаций степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Таким образом, исследование вопроса об однородности реализуемых ответчиком в цветочных магазинах товаров с товарами 26-го и 31-го классов МКТУ товарного знака истца имеет существенное значение для разрешения настоящего спора, поскольку выводы суда по данному вопросу имеют прямое отношение к установлению угрозы смешения обозначений, наличие которой является одним из признаков противоправного использования товарного знака в силу положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ.

Суд по интеллектуальным правам отмечает, что в обжалуемом постановлении содержится указание на то, что на момент нотариального осмотра салонов цветов в них осуществлялась торговая деятельность, в том числе цветочной продукцией. Ранее данное обстоятельство было установлено в решении суда первой инстанции от 13.12.2016.

При этом товарный знак истца зарегистрирован в отношении товаров, относящихся к различным видам цветов и растений.

В то же время в силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ к исключительному праву владельца товарного знака относится не только его использование непосредственно на товаре или упаковке, но и на вывесках и в рекламе.

В связи с этим не соответствует фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии доказательств использования ответчиком словесного обозначения "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ" для индивидуализации товаров, реализуемых в магазинах, поскольку в деле имеются доказательства использования данного обозначения на вывеске салонов цветов (протоколы осмотра доказательств N 78 АБ 1440474, 78 АБ 1440478, 78 АБ 1440490, 78 АБ 1440462, 78 АБ 1440482, 78 АБ 1440466, 78 АБ 1440470, 78 АБ 1440486, составленные 24.10.2016 нотариусом Лещенко А.И.), в которых ответчиком осуществляется торговля цветочной продукцией.

Ссылка на данные доказательства имеется и в обжалуемом постановлении.

Кроме того, наличие у ответчика товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 527631, зарегистрированного в отношении вышеуказанных услуг 35-го класса МКТУ, не могло быть принято во внимание судом апелляционной инстанции, поскольку использование спорного обозначения в отношении каких-либо услуг, оказываемых ответчиком третьим лицам, судами не было установлено, в то время как истец в подтверждение заявленных требований представлял доказательства использования ответчиком обозначения при реализации цветочной продукции.

Данные обстоятельства не были приняты судом апелляционной инстанции во внимание.

При указанных обстоятельствах, учитывая, что допущенные судом апелляционной инстанции нарушения норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам привели к принятию неверного постановления, оно не может быть признано законным и подлежит отмене в соответствии с частью 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка необходимых доказательств, в том числе на предмет сходства фактически используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца по свидетельству Российской Федерации N 465128, однородности реализуемых ответчиком товаров товарам 26-го и 31-го классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку истца, определения возможности смешения товаров, что невозможно в арбитражном суде кассационной инстанции ввиду ограниченности его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное, исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства; дать надлежащую правовую оценку всем доводам лиц, участвующих в деле, имеющимся в деле доказательствам, и, исходя из установленного, принять решение в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2018 по делу N А56-54447/2016 отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.