Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 марта 2018 г. N С01-93/2018 по делу N СИП-528/2017 Суд отменил вынесенное ранее судебное решение в части отказа в удовлетворении требования о признании незаконным решения Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку и направил дело в этой части на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку судом не проведен отдельный анализ вероятности смешения спорного обозначения с каждым из противопоставленных ему знаков обслуживания

Резолютивная часть постановления объявлена 19 марта 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 марта 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" (ул. Мусы Джалиля, д. 3, г. Казань, Республика Татарстан, 420111, ОГРН 1021600000993) на решение Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2017 по делу N СИП-528/2017 (судьи Погадаев Н.Н., Васильева Т.В., Кручинина Н.А.)

по заявлению общества с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200) от 23.08.2017 об отказе в удовлетворении поступившего 13.06.2017 возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.04.2017 в части отказа в предоставлении правовой охраны комбинированному обозначению по заявке N 2015743549 в отношении услуг 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" - Учаев И.А. (по доверенности от 15.10.2015 N 16 АА 3014641), Рябов Д.С. (по доверенности от 05.07.2017 N 155/17);

от Федеральной службы по интеллектуальной собственности - Глоба Г.А. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-502/41).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс" (далее - Банк "Аверс", банк) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 23.08.2017 об отказе в удовлетворении поступившего 13.06.2017 возражения на решение Роспатента от 06.04.2017 в части отказа в предоставлении правовой охраны комбинированному обозначению по заявке N 2015743549 в отношении услуг 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2017 требования банка оставлены без удовлетворения.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, банк, ссылаясь на несоответствие содержащихся в решении от 30.11.2017 выводов суда установленным обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, на неправильное применение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, просит "отменить или изменить, в оспариваемой части, решение суда первой инстанции или направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд".

В обоснование доводов, содержащихся в кассационной жалобе, банк указывает на ошибочность вывода суда первой инстанции о сходстве до степени смешения спорного обозначения по заявке N 2015743549 с противопоставленными знаками обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516.

Так, по мнению банка, в противопоставленном знаке обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 625820 сочетание словесных элементов "АВЕРС" и "ЛОМБАРД" меняет смысловое значение обозначения, поскольку словесный элемент "ЛОМБАРД" указывает на деятельность ломбарда и подчеркивает, что владелец данного знака обслуживания не оказывает иных услуг, в том числе банковских.

В отношении противопоставленного знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 267516 банк в кассационной жалобе указывает, что словосочетание "группа компаний", являющееся одним из словесных элементов данного знака обслуживания, "не воспринимается населением как лицо, оказывающее как финансовые, так и банковские услуги". Банк "Аверс" полагает, что под группой компаний понимается объединение юридических лиц, связанных отношениями значительного влияния и контроля, а банк - это отдельное юридическое лицо (не объединение), имеющее соответствующие лицензии на осуществление своей деятельности.

Таким образом, по мнению банка, противопоставленные знаки обслуживания ассоциируются у населения с конкретной услугой благодаря вспомогательным элементам, поясняющим род деятельности владельцев данных знаков обслуживания.

Кроме того, банк ссылается на наличие стилизованных изобразительных элементов у спорного обозначения и противопоставленных знаков обслуживания, которые усиливают различительную способность.

В кассационной жалобе банк также указывает на необоснованность вывода суда первой инстанции об однородности услуг 36-го класса МКТУ, в отношении которых противопоставленные знаки обслуживания зарегистрированы и в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного на регистрацию обозначения.

Банк полагает, что анализ однородности спорных услуг 36-го класса МКТУ в соответствии с положениями Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации N 198), ни судом первой инстанции, ни Роспатентом не проводился, при этом сделан формальный вывод о том, что все перечисленные услуги 36-го класса МКТУ являются финансовыми.

Банком также отмечено, что относящиеся к 36-му классу МКТУ услуги, в том числе банковские услуги, подлежат обязательному лицензированию (соответствующие лицензии имеются у банка), в то время как услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам обслуживания, не предусматривают лицензирование.

По мнению банка, вывод суда первой инстанции о том, что при оценке сходства обозначений и однородности товаров не учитывается территория, на которой товарные знаки используются, противоречит Методическим рекомендациям N 198, согласно которым во внимание принимаются и условия реализации товаров.

При этом банк ссылается на то, что выводы суда первой инстанции, содержащиеся в обжалуемом решении, нарушают единообразие судебной практики. Обосновывая данный довод, банк в кассационной жалобе приводит ряд судебных актов, в которых, как полагает банк, суды при рассмотрении судебных дел со схожими обстоятельствами приходили к противоположным выводам.

Помимо прочего, банк в кассационной жалобе отмечает, что выводы суда первой инстанции об однородности всех услуг 36-го класса МКТУ ограничивают права банка на обращение к правообладателям противопоставленных знаков обслуживания с требованиями о досрочном прекращении правовой охраны данных знаков обслуживания в отношении части услуг, поскольку обжалуемое в рамках настоящего дела решение будет иметь преюдициальный характер в случае судебного разбирательства.

Кроме того, Банк "Аверс" обращает внимание на то обстоятельство, что спорное обозначение по заявке N 2015743549 содержит словесный элемент "АВЕРС", который используется для индивидуализации банка задолго до подачи заявки N 2015743549 и заявок на предоставление правовой охраны противопоставленным знакам обслуживания. При этом право на фирменное наименование "общество с ограниченной ответственностью Банк "АВЕРС" возникло у банка по факту государственной регистрации 25.09.1990 (с учетом государственной регистрации изменений фирменного наименования, произведенной 28.05.2014).

Как отмечает банк, заявленное на регистрацию обозначение по своему колористическому решению сходно до степени смешения с товарным знаком банка, который использовался им ранее дат приоритета противопоставленных знаков обслуживания.

Также банк в кассационной жалобе ссылается на широкую известность обозначения "БАНК АВЕРС" в ассоциативной связи с ним.

В судебное заседание 19.03.2017 явились представители банка и Роспатента.

Представитель банка выступил по доводам, изложенным в кассационной жалобе, просил кассационную жалобу удовлетворить, решение суда первой инстанции отменить.

Представитель Роспатента возражал против доводов, содержащихся в кассационной жалобе, представил письменные пояснения, просил оставить кассационную жалобу без удовлетворения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, банком 29.12.2015 подана заявка N 2015743549 на регистрацию в качестве знака обслуживания комбинированного обозначения " " в отношении услуг 35-го и 36-го классов МКТУ.

Решением Роспатента от 06.04.2017 обозначение по указанной заявке зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении части заявленных услуг 35-го класса МКТУ, при этом Роспатентом отказано в регистрации этого обозначения в отношении остальной части услуг 35-го класса МКТУ, а также всех заявленных услуг 36-го класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

При этом обозначению по указанной заявке были противопоставлены:

знак обслуживания " " по свидетельству Российской Федерации N 625820, правообладателем которого в реестре товарных знаков и знаков обслуживания указано общество с ограниченной ответственностью Ломбард "Аверс Кредит". Дата приоритета - 23.06.2015;

знак обслуживания " " по свидетельству Российской Федерации N 267516, правообладателем которого в реестре товарных знаков и знаков обслуживания указано общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-ЦЕНТР "2-Я ЛИНИЯ". Дата приоритета - 04.01.2003;

товарный знак " " по свидетельству Российской Федерации N 178136, правообладателем которого в реестре товарных знаков и знаков обслуживания указано общество с ограниченной ответственностью Художественная студия "Аверс". Дата приоритета - 24.09.1997.

Банк 13.06.2017 обратился в Роспатент с возражением, в котором просил решение Роспатента от 06.04.2017 изменить и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении всех услуг 36-го класса МКТУ.

Поскольку банк не оспаривал решение Роспатента от 06.04.2017 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг 35-го класса МКТУ, Роспатент не проводил анализ сходства до степени смешения и анализ однородности услуг заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 178136, который был противопоставлен обозначению по заявке N 2015743549 в отношении услуг 35-го класса МКТУ.

Решением Роспатента от 23.08.2017 в удовлетворении поступившего 13.06.2017 возражения отказано, решение Роспатента от 06.04.2017 оставлено в силе.

В решении от 23.08.2017 Роспатент указал на то, что предоставление правовой охраны обозначению по заявке N 2015743549 противоречит положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку до даты приоритета этого обозначения, заявленного на регистрацию в качестве знака обслуживания, предоставлена правовая охрана двум знакам обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516.

Полагая решение Роспатента от 23.08.2017 незаконным, банк обратился в суд с заявлением по настоящему делу.

Дело рассматривалось судом первой инстанции по правилам главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей проверку полномочий органа, принявшего оспариваемый ненормативный правовой акт, и соответствие оспариваемого акта требованиям законодательства.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных требований, оценив и сопоставив заявленное банком на регистрацию обозначение и противопоставленные знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516, согласился с выводом Роспатента об их сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг.

Осуществив проверку выводов Роспатента о наличии сходства до степени смешения заявленного на регистрацию обозначения и противопоставленных знаков обслуживания и соглашаясь с ними, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции исходил из следующего.

Из оспариваемого ненормативного правового акта и представленных в материалы дела документов судом первой инстанции установлено, что заявленное на государственную регистрацию спорное обозначение " " по заявке N 2015743549 является комбинированным и состоит из словесных элементов "БАНК" и "АВЕРС", выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также изобразительного элемента, выполненного в виде окружности внутри которой расположен стилизованный графический элемент. Изобразительный элемент расположен между словесными элементами. Обозначение выполнено в зеленом и белом цветовом сочетании.

Роспатент в оспариваемом решении отметил, что при проведении анализа заявленного обозначения им было установлено, что основным, "сильным" элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент "АВЕРС", ввиду того что он занимает доминирующее положение по сравнению с изобразительным элементом, тогда как словесный элемент "БАНК" является неохраняемым элементом (пункт 1 статьи 1483 ГК РФ).

Противопоставленный знак обслуживания " " по свидетельству Российской Федерации N 625820 с приоритетом от 23.06.2015 является комбинированным и включает в свой состав изобразительный элемент в виде прямоугольника, на фоне которого расположены изобразительный элемент в виде стилизованной монеты и словесные элементы "АВЕРС", выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и "ЛОМБАРД", выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. При этом словесный элемент "АВЕРС", по сравнению со словесным элементом "ЛОМБАРД", выполнен более крупным шрифтом. Знак исполнен в золотом, молочном, зеленом цветовом сочетании. Словесный элемент "ЛОМБАРД" является неохраняемым элементом.

Противопоставленный знак обслуживания " " по свидетельству Российской Федерации N 267516 с приоритетом от 04.01.2003 является комбинированным и включает в свой состав стилизованный графический элемент, словесный элемент "группа компаний", выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также словесный элемент "аверс", выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, последний выполнен более крупным шрифтом по сравнению со словесным элементом "группа компаний". Знак исполнен в синем, черном цветовом сочетании. Словесный элемент "группа компаний" не является охраняемым элементом знака.

Таким образом, судом первой инстанции установлено, что спорное обозначение и противопоставленные знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516 являются комбинированными и включают в свой состав в качестве индивидуализирующего элемента слово "АВЕРС".

Судом первой инстанции указано, что слово "АВЕРС" - единственный охраняемый словесный элемент заявленного на регистрацию в качестве знака обслуживания обозначения по заявке N 2015743549 - фонетически и семантически совпадает с противопоставленными знаками обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516. При этом выполнение сравниваемых обозначений буквами одного (русского) алфавита, по мнению суда первой инстанции, усиливает их сходство.

Вместе с тем, как отмечено в обжалуемом решении, изобразительные элементы, входящие в состав противопоставленных знаков обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516, при сопоставлении со спорным обозначением не оказывают существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом.

Кроме того, судом первой инстанции принято во внимание, что знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516 включают в свой состав такие неохраняемые словесные элементы, как "ЛОМБАРД" и "группа компаний".

При названных обстоятельствах судом первой инстанции сделан вывод о том, что полное вхождение словесного элемента "АВЕРС" всех противопоставленных знаков обслуживания в заявленное банком на регистрацию обозначение обуславливает их сходство по фонетическому и семантическому критериям.

Следовательно, как отмечено в обжалуемом решении суда, индивидуализирующий словесный элемент заявленного в качестве знака обслуживания обозначения "АВЕРС" по заявке N 2015743549 является сходным с противопоставленными комбинированными знаками обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516, у которых также словесные элементы "АВЕРС" выполняют индивидуализирующую функцию, а наряду с имеющимся фонетическим и семантическим тождеством доминирующих словесных элементов "АВЕРС" сравниваемых обозначений они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Таким образом, в результате анализа спорного обозначения и противопоставленных знаков обслуживания судом первой инстанции установлено, что их сходство обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав словесных элементов "АВЕРС", которые являются либо индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений, либо занимают в них доминирующее положение и акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь.

При этом в решении суда первой инстанции отмечено, что наличие оригинальных графических элементов, а также графических различий в словесных элементах знаков не влечет качественно иного восприятия рядовым потребителем указанных знаков обслуживания в целом ввиду фонетического и семантического сходства словесных элементов этих знаков обслуживания, занимающих доминирующее положение в них, поскольку именно на них акцентируется основное внимание рядового потребителя и именно они легче запоминаются им (пункт 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197).

Сопоставление услуг 36-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана по заявке N 2015743549, тем услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516, приведено в следующей таблице.

По заявке N 2015743549	По свидетельству Российской Федерации N 267516 (дата приоритета - 04.01.2003)	По свидетельству Российской Федерации N 625820 (дата приоритета - 23.06.2015)
страхование
финансовая деятельность
кредитно-денежные операции
операции с недвижимостью
агентства кредитные
агентства по взыскиванию долгов
агентства по операциям с недвижимым имуществом
анализ финансовый	анализ финансовый
аренда квартир
аренда недвижимого имущества
аренда офисов [недвижимое имущество]
аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий
аренда финансовая
банки сберегательные
бюро квартирные [недвижимость]
взыскание арендной платы
выпуск дорожных чеков
выпуск кредитных карточек
выпуск ценных бумаг
инвестирование
информация по вопросам страхования
информация финансовая	информация финансовая
клиринг	клиринг
консультации по вопросам страхования
консультации по вопросам финансов	консультации по вопросам финансов
котировки биржевые	котировки биржевые
кредитование под залог
ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]
маклерство
менеджмент финансовый	менеджмент финансовый
обмен денег
обслуживание банковское удаленное
обслуживание по дебетовым карточкам
обслуживание по кредитным карточкам
операции факторные
организация сбора денег и подписей
оценка антиквариата	оценка антиквариата
оценка драгоценностей
оценка леса на корню финансовая
оценка марок	оценка марок
оценка недвижимого имущества	оценка недвижимого имущества
оценка предметов нумизматики
оценка произведений искусства
оценка шерсти финансовая
оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]	оценки финансовые (банковские операции, недвижимое имущество)
оценки финансовые стоимости ремонта
перевод денежных средств в системе электронных расчетов
поручительство
посредничество биржевое	посредничество биржевое
посредничество при операциях с недвижимостью
посредничество при реализации углеродных кредитов
посредничество при страховании
предоставление ссуд [финансирование]
предоставление ссуд под залог		предоставление ссуд под залог
проверка подлинности чеков
сбор благотворительных средств
спонсорство финансовое
ссуды ипотечные
ссуды с погашением в рассрочку
страхование
страхование жизни
страхование от болезней
страхование от несчастных случаев
страхование от несчастных случаев на море
страхование от пожаров
управление жилым фондом
управление недвижимостью	управление недвижимостью
услуги актуариев
услуги банковские
услуги по выплате пенсий
услуги попечительские
услуги резервных фондов
услуги сберегательных фондов
услуги таможенных брокеров
учреждение взаимофондов
финансирование
хранение в сейфах
хранение ценностей
экспертиза налоговая	экспертиза налоговая

Соглашаясь с выводом Роспатента об однородности услуг 36-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516 и в отношении которых испрашивается правовая охрана знака обслуживания по заявке N 2015743549, суд первой инстанции руководствовался следующим.

В оспариваемом ненормативном правовом акте Роспатент, сославшись на пункт 2 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", согласно которому финансовая услуга - это банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц, пришел к выводу о том, что услуги 36-го класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана по заявке N 2015743549, являются однородными услуге 36-го класса МКТУ противопоставленного знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 625820 и услугам 36-го класса МКТУ противопоставленного знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 267516.

Данный вывод Роспатента основан на том, что часть указанных в заявке и свидетельствах на названные знаки обслуживания услуг относится к финансовым услугам, в том числе к банковским услугам, услугам по страхованию, оценочным услугам, услугам бирж, а другая часть услуг относится к операциям с недвижимостью, что свидетельствует о том, что эти услуги тесно связаны друг с другом и имеют одно и то же назначение, а также круг потребителей, следовательно, соотносятся как род/вид, что согласно пункту 3.1 Методических рекомендаций N 198 является одним из основных признаков однородности.

Таким образом, учитывая общее функциональное назначение названных услуг, которые имеют свои особенности оказания, каналы реализации, преимущественный уклад использования и широкий специализированный круг потребителей, для которых они предназначены, что позволяет им выполнять одни и те же универсальные функции (оказывать финансовые услуги, а также услуги, связанные с операциями на рынке недвижимости), принимая во внимание их особое назначение, поскольку они предназначены для конкретного вида деятельности и принадлежат к одной родовой или видовой группе, а следовательно, имеют одинаковую природу и сущность, а также являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции признал обоснованным вывод Роспатента о том, что услуги 36-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки обслуживания и услуги, в отношении которых испрашивалась правовая охрана знака обслуживания по заявке N 2015743549, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения и у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих услуг одному производителю.

На основании изложенного суд первой инстанции пришел к выводу о том, что услуги 36-го класса МКТУ, в отношении которых банком испрашивалось предоставление правовой охраны знаку обслуживания по заявке N 2015743549, и услуги 36-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516, однородны, поскольку являются услугами одного рода, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта и условия реализации, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

При этом, отклоняя доводы банка о том, что тот является правообладателем сходного до степени смешения со спорным обозначением фирменного наименования, имеющего более раннюю дату приоритета, чем противопоставленные знаки обслуживания, суд первой инстанции исходил из того, что случаи, когда не применяется предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 ГК РФ основание для отказа в государственной регистрации товарного знака, прямо предусмотрены абзацем пятым указанной нормы и наличие фирменного наименования с более ранней датой приоритета, права на которое принадлежат подателю заявки, к таким случаям не отнесено.

Также судом первой инстанции отклонен довод банка о том, что спорное обозначение использовалось им до дат приоритета противопоставленных знаков обслуживания. При этом судом первой инстанции отмечено, что право преждепользования, установленное статьей 1361 ГК РФ, действует только в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, а законодательство о товарных знаках не устанавливает защиты для преждепользователя. Функциональное назначение права преждепользования, известного патентному праву, исключает применение данного института при столкновении интересов лица, использующего обозначение для товара/услуги, схожего до степени смешения с чужим товарным знаком, и интересов правообладателя товарного знака.

Довод банка относительно сосуществования на рынке сходных до степени смешения с противопоставленными знаками обслуживания и зарегистрированных в отношении однородных услуг 36-го класса МКТУ товарных знаков отклонен судом первой инстанции со ссылкой на отсутствие взаимосвязи с настоящим спором, поскольку, как отмечено в обжалуемом решении, делопроизводство в Роспатенте по каждой заявке ведется отдельно, что не свидетельствует о необоснованности выводов Роспатента, а также о незаконности принятого им решения.

Отклоняя довод банка о том, что при принятии оспариваемого решения Роспатентом не были учтены особенности использования банком и правообладателями противопоставленных знаков обслуживания сопоставляемых услуг 36-го класса МКТУ, а также различия в месте оказания данных услуг, суд первой инстанции указал, что при оценке однородности оцениваются лишь услуги, для которых знаки обслуживания зарегистрированы, а не те услуги, для которых такие знаки используются на определенной территории.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что Роспатентом правомерно отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания на основании пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

Исследовав доводы, изложенные в кассационной жалобе, президиум Суда по интеллектуальным правам установил, что ее заявителем не оспариваются выводы суда первой инстанции о полномочиях Роспатента на вынесение оспариваемого решения и о применимом законодательстве.

Кроме того, решение суда первой инстанции не оспаривается в части отказа в удовлетворении требования банка о признании недействительным решения Роспатента 23.08.2017 об отказе в удовлетворении возражения и об оставлении в силе решения Роспатента 06.04.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку обслуживания по заявке N 2015743549 в отношении услуг 36-го класса МКТУ "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; анализ финансовый; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; менеджмент финансовый; оценка антиквариата; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; посредничество биржевое; предоставление ссуд под залог; управление недвижимостью; экспертиза налоговая".

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в указанной части президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства президиумом Суда по интеллектуальным правам на основании части 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе банка и письменных пояснениях Роспатента, выслушав объяснения явившихся в судебное заседание представителей участвующих в деле лиц, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Оценив сходство спорного обозначения по заявке N 2015743549 с противопоставленными знаками обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516, суд первой инстанции согласился с выводом Роспатента о наличии между ними сходства. При этом суд также оценил однородность всех услуг 36-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана по заявке N 2015743549, со всеми услугами 36-го класса МКТУ в совокупности, в отношении которых предоставлена правовая противопоставленным знакам обслуживания.

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что переоценка имеющихся в материалах дела доказательств и установленных судом первой инстанций обстоятельств (в том числе обстоятельств сходства обозначений и однородности товаров) не входит в полномочия суда кассационной инстанции, определенные главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем доводы заявителя кассационной жалобы свидетельствуют не о несогласии с данной судом первой инстанции оценкой доказательств, а о неправильном применении судом первой инстанции положений пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ (в редакции, действовавшей на дату подачи заявки N 2015743549) не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в названном подпункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015; далее - Обзор от 23.09.2015).

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится (пункт 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122).

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров (определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2016 N 307-ЭС16-881 по делу N А56-62226/2014).

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06).

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 N 300-КГ17-12018, от 05.12.2017 N 300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 N 300-КГ17-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

Следует отметить, что исключительные права на противопоставленные знаки обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516 принадлежат разным лицам - обществу с ограниченной ответственностью Ломбард "Аверс Кредит" и обществу с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС-ЦЕНТР "2-Я ЛИНИЯ" соответственно, которые исходя из материалов дела (иное не установлено судом первой инстанции) никак не связаны между собой.

Таким образом, указанные противопоставленные знаки обслуживания, в каждом из которых присутствует словесный элемент "АВЕРС", не представляют собой серию товарных знаков, а следовательно, вывод о вероятности смешения спорного обозначения и обозначений по противопоставленным знакам обслуживания должен был делаться судом первой инстанции по каждому из противопоставленных знаков отдельно.

Подлежали установлению степень сходства спорного обозначения с противопоставленным знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 625820 и степень однородности услуг 36-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана оспариваемому обозначению, с услугами, в отношении которых предоставлена правовая охрана именно данному противопоставленному знаку обслуживания.

На основании соответствующих выводов, а также с учетом иных факторов, влияющих на вероятность смешения обозначений, подлежала установлению вероятность смешения спорного обозначения с конкретным противопоставленным знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 625820.

Кроме того, подлежали установлению степень сходства спорного обозначения с противопоставленным знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 267516 и степень однородности услуг 36-го класса МКТУ, в отношении которых испрашивалась правовая охрана оспариваемому обозначению, с услугами, в отношении которых предоставлена правовая охрана данному противопоставленному знаку обслуживания.

На основании соответствующих выводов, а также с учетом иных факторов, влияющих на вероятность смешения обозначений, подлежала установлению вероятность смешения спорного обозначения с конкретным противопоставленным знаком обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 267516.

Кроме того, нельзя не учитывать, что противопоставленный знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 625820 зарегистрирован в отношении лишь одной услуги - услуги 36-го класса МКТУ "предоставление ссуд под залог".

С учетом этого из текста решения суда первой инстанции не усматриваются мотивы (часть 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), по которым эта услуга могла бы быть признана однородной всем услугам, для которых испрашивалась правовая охрана в отношении спорного обозначения.

Равным образом из текста решения не усматривается, по каким основаниям суд первой инстанции пришел к выводу о том, что все услуги, в отношении которых испрашивалась правовая охрана спорному обозначению, относятся либо к финансовым услугам, либо к операциям с недвижимостью.

Соответствующий вывод суда первой инстанции основан на пункте 2 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", согласно которой финансовая услуга - это банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц.

Вместе с тем судом первой инстанции не проведен анализ того, все ли из услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению, подпадают под это определение.

При этом, например, к "услугам таможенных брокеров", или таможенных представителей в терминологии Таможенного кодекса Евразийского экономического союза относятся услуги юридических лиц, включенных в реестр таможенных представителей, совершающих таможенные операции от имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица (подпункт 44 пункта 1 статьи 2 указанного Кодекса).

С учетом этого не установлена степень однородности каждой из услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны спорному обозначению, с услугами, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам обслуживания.

При оценке сходства обозначений суд первой инстанции учел, что в противопоставленных знаках обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516 словесные элементы "ЛОМБАРД" и "группа компаний" являются неохраняемыми, и сделал из этого вывод о том, что их присутствие в этих знаках обслуживания "не влияет на вывод о семантическом сходстве сравниваемых обозначений с учетом фонетического и семантического тождества включенных в их состав охраняемых элементов".

Вместе с тем обозначение считается сходным с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом несмотря на отдельные отличия (пункт 37 Обзора от 23.09.2015).

При этом в указанном пункте Обзора от 23.09.2015 отмечено, что сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

В данном же случае тождественен один охраняемый элемент обозначений, а изобразительные элементы и неохраняемые словесные элементы различны.

Различие неохраняемых элементов товарного знака может учитываться при установлении общего впечатления от обозначения и влиять на степень их сходства.

Соглашаясь с доводом банка о том, что ряд услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана спорному обозначению подлежит лицензированию (статья 49 ГК РФ, статья 9 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", статья 26 Федерального закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", статья 39 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", статья 1 и часть первая статьи 13 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-I "О банках и банковской деятельности", пункт 2 статьи 4.1 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации"), суд первой инстанции тем не менее не учел это обстоятельство при оценке вероятности смешения обозначений.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам обращает внимание на то, что специфичность отдельных видов деятельности, специальная правоспособность субъектов, их осуществляющих, и законодательно установленные ограничения на осуществление иных видов деятельности такими субъектами может влиять на возникновение у потребителя соответствующих услуг ложного представления о лице, непосредственно их оказывающем, а следовательно, на вероятность смешения.

Аналогичная позиция отражена в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2017 по делу N СИП-234/2016, от 21.08.2017 по делу N СИП-233/2016 и от 14.09.2017 по делу N СИП-165/2016.

Вместе с тем президиум Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с доводами заявителя кассационной жалобы о том, что спорному обозначению должна была быть предоставлена правовая охрана ввиду более ранней регистрации фирменного наименования банка.

В силу прямого указания пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Случаи, когда именно такое основание для отказа в государственной регистрации не применяется, прямо урегулированы законом - в абзаце пятом пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Наличие еще одного средства индивидуализации, права на который принадлежат заявителю, с еще более ранней датой приоритета к таким случаям не отнесено.

Аналогичная позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2015 по делу N СИП-973/2014 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2015 N 300-ЭС15-14797 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам отказано) и от 02.09.2016 по делу N СИП-26/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 12.01.2017 N 300-ЭС16-17416 в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам отказано).

С учетом того, что судом первой инстанции не проведен отдельный анализ вероятности смешения спорного обозначения с каждым из противопоставленных знаков обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что решение суда первой инстанции подлежит отмене.

Вместе с тем, учитывая, что банком не обжалуется решение суда первой инстанции в части отказа в удовлетворении требования банка о признании недействительным решения Роспатента 23.08.2017 об отказе в удовлетворении возражения и об оставлении в силе решения Роспатента от 06.04.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку обслуживания по заявке N 2015743549 в отношении услуг 36-го класса МКТУ "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; анализ финансовый; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; менеджмент финансовый; оценка антиквариата; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; посредничество биржевое; предоставление ссуд под залог; управление недвижимостью; экспертиза налоговая", в этой необжалованной части в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда первой инстанции подлежит оставлению без изменения.

Поскольку для принятия законного и обоснованного решения требуется исследование и оценка доказательств, а также иные процессуальные действия, предусмотренные для рассмотрения дела в суде первой инстанции, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в отменяемой части в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть указанное и провести комплексный анализ вероятности смешения спорного обозначения с каждым из противопоставленных знаков обслуживания по свидетельствам Российской Федерации N 625820 и N 267516.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2017 по делу N СИП-528/2017 отменить в части отказа в удовлетворении требований о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.08.2017 об отказе в удовлетворении поступившего 13.06.2017 возражения на решение Роспатента от 06.04.2017 в части отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке N 2015743549 в отношении услуг 36-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; обмен денег; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление ссуд [финансирование]; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей".

Направить дело в указанной части на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В остальной части оставить решение суда первой инстанции без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

В.А. Химичев