Решение Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2018 г. по делу N СИП-531/2017 Суд признал недействительным решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, поскольку указанное решение нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности, препятствуя реализации им своего права на приобретение средства индивидуализации товаров

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения оглашена 13 февраля 2018 года

Решение в полном объеме изготовлено 19 февраля 2018 года

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего Васильевой Т.В.,

судей Кручининой Н.А., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ревзиной Н.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью "СОЮЗПРОДЭКСПОРТ" (ул. Олений Вал, 7, Москва, 107076, ОГРН 5087746160739)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200)

о признании недействительным решения Роспатента от 19.06.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015732927,

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Медведев Н.Ю. (по доверенности от 14.09.2017),

от ответчика: Барский С.А. (по доверенности от 19.06.2017), установил:

общество с ограниченной ответственностью "СОЮЗПРОДЭКСПОРТ" (далее - общество, заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с требованиями:

признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) (далее именуемой также "административный орган") от 19.06.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015732927;

обязать Роспатент принять по заявке N 2015732927 решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товара 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "водка".

В судебном заседании заявитель требования поддержал, полагая, что оспариваемое решение административного органа в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015727043 в отношении товара "водка" является недействительным как противоречащее требованиям пунктов 1 и 1.1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявленных требований, изложив мотивы в отзыве и настаивая на том, что решение Роспатента от 19.06.2017 законно и обоснованно.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, оценив все доказательства по делу в совокупности и взаимосвязи, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, общество "СОЮЗПРОДЭКСПОРТ" 13.10.2015 подало заявку (N 2015732927) на регистрацию товарного знака в виде объемного обозначения в отношении широкого перечня товаров 33-го класса МКТУ, в том числе для товара "водка".

Решением Роспатента от 20.01.2017 обществу "СОЮЗПРОДЭКСПОРТ" отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015732927 на основании заключения экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное объемное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 ГК РФ, так как не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой бутылку, форма которой обусловлена исключительно ее функциональным назначением (емкость, предназначенная для хранения жидких продуктов).

Общество "СОЮЗПРОДЭКСПОРТ" 06.04.2017 подало возражение на решение Роспатента от 20.01.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015732927.

Решением Роспатента от 19.06.2017 в удовлетворении возражения отказано, решение Роспатента от 20.01.2017 оставлено в силе.

Не согласившись с решением Роспатента от 19.06.2017 в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015732927 в отношении товара 33-го класса МКТУ "водка", общество "СОЮЗПРОДЭКСПОРТ" обратилось в Суд по интеллектуальным правам с вышеуказанным требованием, считая, что указанное решение административного органа противоречит нормам пунктов 1 и 1.1 статьи 1483 ГК РФ и нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Полномочия Роспатента на вынесение оспариваемого решения заявителем не оспариваются, установлены статьями 1248, 1500 ГК РФ и пунктом 5 Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218.

С учетом даты подачи заявки на регистрацию товарного знака (13.10.2015) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя ГК РФ в соответствующей редакции и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 и введенные в действие 31.08.2015 (далее - Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 ГК РФ положения пункта 1 статьи 1483 ГК РФ не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 35 Правил ТЗ документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Согласно абзацу 2 пункта 2.7 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации), при оценке объемных обозначений на предмет их различительной способности основным является вопрос о том, обусловлена ли форма объемного обозначения только функциональным назначением или является следствием оригинального исполнения, придающего обозначению различительную способность. Оригинальность формы объемного обозначения, обладающего различительной способностью, ясно различима и воспринимается как товарный знак.

Согласно пункту 2.1 Рекомендаций при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки: объемы производств и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке; объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением; сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением; сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением; а также иные сведения.

В ходе рассмотрения возражения общества Роспатент пришел к выводу, что рассматриваемое обозначение предназначено для хранения и реализации алкогольных напитков и представляет собой емкость, имеющую высокую горловину, переходящую в покатые плечики, которые, в свою очередь, переходят в тулово и дно квадратной формы. Соотношение пропорций горловины и тулова, а также квадратная форма тулова, характерное для водочного штофа в форме графина, по мнению административного органа, не придает заявленному обозначению оригинальности и обусловлена функциональным назначением бутылки, обеспечивая возможность комфортного и устойчивого удержания ее в руке, создание условий для удобного использования, хранения и транспортировки. Овальный рельефный элемент и рельефные пояски, расположенные по периметру нижней части тулова, не оказывают существенного влияния на форму бутылки, поскольку предназначены для этикетки и фирменной эмблемы. Что касается выполнения дна бутылки с насечками и наличия паза, примыкающего к задней стенке, то при визуальном восприятии заявленного обозначения эти элементы трудноразличимы.

В этой связи Роспатентом сделан вывод о том, что форма емкости сама по себе не обладает набором признаков, необходимых и достаточных для запоминания ее потребителями как обозначения, отличающего товары заявителя от аналогичных товаров иных лиц.

Роспатентом в оспариваемом решении сделан также вывод о том, что документы, представленные заявителем в качестве доказательства приобретенной различительной способности заявленного обозначения в результате использования, не подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров заявителя, поскольку не содержат сведений о степени информированности потребителей о заявленном объемном обозначении и изготовителе заявленных товаров 33-го класса МКТУ в лице общества.

При этом Роспатентом отмечено, что все представленные обществом материалы относятся только к одному виду товаров 33-го класса МКТУ - к водке, маркированной этикетками "ЛЕГЕНДА КРЕМЛЯ" и "LEGEND OF KREMLIN", играющими главную роль в индивидуализации этого товара.

Суд по интеллектуальным правам не может согласиться с выводами административного органа в силу следующего.

Прежде всего, из оспариваемого решения Роспатента от 19.06.2017 не усматривается, на основании каких доказательств или сведений административным органом был сделан вывод о том, что конкретная форма заявленного обществом обозначения определяется исключительно или главным образом функциональностью, является традиционной и безальтернативной для изделий такого же назначения и может потребоваться другим лицам для хранения, транспортировки и реализации товаров 33-го класса МКТУ, в частности, водки. Также в решении Роспатента от 19.06.2017 не указано, каким именно образом выполнение функции бутылки (штофа) как емкости для жидкостей, например, водки требует наличия приведенных обществом отличительных особенностей ее формы.

Приведенные в отзыве соответствующие доводы Роспатента судом не принимаются, так как основания для отказа в удовлетворении возражения и отказа в регистрации спорного обозначения в качестве товарного знака, подлежат указанию в оспариваемом решении. Отзыв, представленный Роспатентом на стадии судебного контроля оспариваемого решения административного органа, содержащий отличное (дополнительное) обоснование неохраноспособности спорного обозначения, не может восполнить недостатки мотивации ненормативного акта (см. правовой подход, изложенный в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 09.10.2017 по делу N СИП-65/2017).

Кроме того, при рассмотрении дел, связанных с оспариванием решений Роспатента, вынесенных по результатам рассмотрения возражений на решения этого же органа об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, исследуются обстоятельства, существовавшие на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака. Соответственно, представленные в материалы судебного дела доказательства, в том числе и полученные с использованием сети "Интернет", при отсутствии иных оснований для отказа в их принятии и приобщении оцениваются на предмет их относимости к периоду, подлежащему исследованию, то есть к моменту подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Все дополнительно представленные с отзывом Роспатента распечатки интернет-страниц содержат дату 14.12.2017. Таким образом, эти доказательства изготовлены после принятия оспариваемого решения Роспатента, при этом содержащуюся в них информацию невозможно соотнести с периодом, подлежащим исследованию в настоящем деле, а именно с датой подачи заявки на регистрацию товарного знака. Таким образом, представленные с отзывом Роспатента распечатки интернет-страниц являются не относимыми к настоящему делу и в соответствии с частью 1 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не могут быть приняты судом во внимание при его рассмотрении.

Вопреки указанному в отзыве Роспатента заявитель не приводил довод о том, что наличие у него исключительного права на промышленный образец по патенту РФ N 56884 само по себе свидетельствует о наличии у заявленного обозначения различительной способности и возможности регистрации в качестве товарного знака. В поданном в суд заявлении указывалось, что предоставление правовой охраны соответствующему промышленному образцу, исходя из условий его охраноспособности, является дополнительным доказательством оригинальности заявленной формы бутылки.

В отношении представленных заявителем доказательств приобретенной различительной способности обозначения по заявке N 2015732927 Роспатентом было отмечено, что данные доказательства не свидетельствуют о том, что указанное обозначение воспринимается потребителем в качестве средства индивидуализации заявителя.

Вместе с тем суд полагает необходимым отметить, что знание потребителями конкретного производителя товара, а также заявителя по заявке или правообладателя товарного знака не является в соответствии с законодательством условием или критерием различительной способности товарного знака. Такое требование предъявляется законодательством лишь к общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку (статья 1508 ГК РФ).

При оценке соответствия заявленного обозначения или зарегистрированного товарного знака на соответствие условию наличия различительной способности, содержащемуся в пункте 1 статьи 1483 ГК РФ, не требуется представления доказательств того, что заявленное обозначение или товарный знак ассоциируются у потребителя с конкретным лицом или производителем. Более того, из законодательства следует, что использование товарного знака в принципе не является условием наличия у него различительной способности.

При этом законодательство не выделяет разные виды различительной способности в зависимости о того, присуща ли она обозначению или товарному знаку изначально или приобретена в результате использования. Также законодательство не связывает способность товарного знака индивидуализировать товар со знанием потребителями наименования производителя товара.

Роспатент ошибочно отождествляет способность товарного знака индивидуализировать товары определенного лица или изготовителя с осведомленностью потребителя о непосредственном производителе товара и его наименовании. В целях индивидуализации товара для потребителя товарный знак должен указывать на его происхождение. Это не означает, что он должен информировать потребителя о действительном производителе данного товара или даже о том лице, которое его сбывает: на самом деле потребитель часто не знает имени производителя, еще меньше он знает о географическом местонахождении предприятия, на котором изготовлен этот товар. Товарному знаку вовсе не обязательно выполнять свою функцию указания о происхождении. Достаточно, чтобы потребитель смог доверять данному предприятию, не обязательно известного ему, которое отвечает за товар, продаваемый с товарным знаком (см. "Ведение в интеллектуальную собственность", WIPO, 1998).

Различительная способность представляет собой свойство обозначения, устанавливаемое исходя из ассоциативных связей потребителя в связи с этим обозначением. При этом является ошибочной оценка различительной способности обозначения применительно к конкретному заявителю, а не на основании оценки самого обозначения и товаров, в отношении которых ему предоставляется правовая охрана в качестве товарного знака.

Оценка приобретения обозначением различительной способности должна производиться на дату подачи заявки (дату приоритета) на регистрацию товарного знака и применительно к деятельности заявителя товарного знака, а не третьих лиц в отношении заявленных на регистрацию товаров (услуг).

Между тем, декларируя недоказанность приобретения спорным объемным обозначением различительной способности, административный орган не дал правовую оценку соответствующим доводами и доказательствам общества с учетом вышеприведенных правовых походов, выработанных судебной практикой.

Кроме того, в оспариваемом решении, так же, как и в отзыве Роспатента, указывается, что главную роль в индивидуализации товара играют этикетки "Легенда Кремля" и "Legend of Kremlin". Вместе с тем данный вывод никак не мотивирован. В оспариваемом решении Роспатента отсутствует анализ занимаемого этикеткой положения, ее описание, что не позволяет соотнести вывод Роспатента с конкретной этикеткой или бутылкой.

Также следует отметить, что, сделав вывод о главной роли этикетки в индивидуализации товара, Роспатент не указал, какое значение данное обстоятельство имеет для настоящего дела. Из решения Роспатента не следует, в соответствии с какой нормой какого закона и каким образом размещение этикетки на объемном обозначении является основанием для отказа в регистрации этого обозначения в качестве товарного знака или для вывода о невозможности приобретения заявленным обозначением различительной способности.

Также не может быть принят во внимание содержащийся в отзыве Роспатента довод о том, что часть доказательств, в том числе отчет по результатам социологического исследования, не представлялись заявителем в Роспатент. Как следует из пункта 78 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации", в публично-правовых спорах допускается представление в суд доказательств, которые не исследовались государственным органом.

Таким образом, административный орган не доказал, что оспариваемое в настоящем деле решение от 19.06.2017 об отказе в удовлетворении возражения общества на решение Роспатента от 20.01.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015732927 в части товара "водка" 33-го класса МКТУ соответствует закону. Указанное решение нарушает права и законные интересы общества в сфере предпринимательской деятельности, препятствуя реализации им своего права на приобретение средства индивидуализации товаров.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 53 совместного постановления N 5/29 от 26.03.2009, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, согласно части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

В связи с изложенным в качестве способа устранения допущенного нарушения прав заявителя Суд по интеллектуальным правам считает необходимым обязать Роспатент повторно рассмотреть возражение общества на решение Роспатента от 20.01.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015732927 для товара "водка" 33-го класса МКТУ с учетом выводов, содержащихся в решении суда, и представленных в суд доказательств, предложив заявителю внести в заявку необходимые и возможные уточнения, в том числе в части перечня товаров, входящих в объем истребуемой правовой охраны товарного знака по заявке N 2015732927.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные заявителем при подаче настоящего заявления, соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на Роспатент и подлежат взысканию с последнего в пользу общества.

На основании статей 13, 1248, пунктов 1 и 1.1 статьи 1483 ГК РФ, и руководствуясь статьями 4, 9, 65, 71, 75, 110, 152, 153, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 19.06.2017 об отказе в удовлетворении возражения общества с ограниченной ответственностью "СОЮЗПРОДЭКСПОРТ" на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 20.01.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015732927 в части товара "водка" 33-го класса МКТУ как не соответствующее пунктам 1 и 1.1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) повторно рассмотреть возражение общества с ограниченной ответственностью "СОЮЗПРОДЭКСПОРТ" на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 20.01.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015732927 для товара "водка" 33-го класса МКТУ.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СОЮЗПРОДЭКСПОРТ" 3 000 (три тысячи) руб. расходов по оплате госпошлины.

Решение вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.