Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 19 февраля 2018 г. № С01-1058/2017 по делу N СИП-421/2017 Суд частично удовлетворил иск о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания вследствие его неиспользования, поскольку ответчиком не подтверждено использование спорного знака в отношении части услуг, в то время как истец подтвердил свою заинтересованность в досрочном прекращении его правовой охраны

Резолютивная часть постановления объявлена 12 февраля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 19 февраля 2018 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.;

судьи-докладчика Кручининой Н.А. -

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Фирма "Экспресс" (ул. Маркина, д. 1, г. Пенза, 440034, ОГРН 1025801437606) на решение Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2017 по делу N СИП-421/2017 (судьи Силаев Р.В., Рогожин С.П., Снегур А.А.)

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ПензаИнформ" (ул. Московская, д. 11Е, г. Пенза, 440000, ОГРН 1115836006483) к обществу с ограниченной ответственностью "Фирма "Экспресс" о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 471258 вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от общества с ограниченной ответственностью "ПензаИнформ" - Зенков А.В. (генеральный директор, протокол от 30.12.2016 N 4);

от общества с ограниченной ответственностью "Фирма "Экспресс" - Лямов Е.А., Христосов Е.И. (по доверенности от 09.08.2017).

Президиум Суда по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "ПензаИнформ" (далее - общество "ПензаИнформ") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Фирма "Экспресс" (далее - общество "Фирма "Экспресс") о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 471258 в отношении всех услуг 35, 38 и 41-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), для которых этот знак зарегистрирован, вследствие его неиспользования.

В порядке, предусмотренном статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2017 требования общества "ПензаИнформ" удовлетворены частично: досрочно прекращена правовая охрана знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 471258 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства рекламные; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; обзоры печати; обновление рекламных материалов; представление товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов и объявлений; интерактивная реклама в компьютерной сети", 38-го класса МКТУ "телекоммуникации; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; связь с использованием компьютерных терминалов; почта электронная" и 41-го класса МКТУ "публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; редактирование текстов за исключением рекламных; служба новостей; формирование цифрового изображения; публикация в электронных СМИ"; в удовлетворении остальной части иска отказано.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, общество "Фирма "Экспресс", ссылаясь на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, просит решение суда от 21.09.2017 отменить в части удовлетворения требований общества "ПензаИнформ" и принять в указанной части новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Общество "Фирма "Экспресс" полагает, что решение суда первой инстанции незаконно и необоснованно в оспариваемой части, поскольку при рассмотрении спора по существу судом не было учтено то обстоятельство, что заявка на регистрацию собственного знака обслуживания была подана обществом "ПензаИнформ" в Роспатент только в отношении части услуг, для которых был зарегистрирован спорный знак обслуживания, тогда как, по мнению общества "Фирма "Экспресс", общество "ПензаИнформ" не намерено использовать в гражданском обороте сходное до степени смешения со спорным знаком обслуживания обозначение, что, в свою очередь, свидетельствует об отсутствии заинтересованности у общества "ПензаИнформ" в досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 471258.

Общество "Фирма "Экспресс" также отмечает, что им доказано использование спорного знака обслуживания не только в отношении услуги 35-го класса МКТУ "реклама", для которой он зарегистрирован, но и других услуг, поскольку формой услуги "реклама", являются услуги 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров, информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; обновление рекламных материалов; представление товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов и объявлений; интерактивная реклама в компьютерной сети".

Кроме того, по мнению общества "Фирма "Экспресс", обществом "ПензаИнформ" не был соблюден обязательный порядок урегулирования спора, поскольку настоящий иск поступил в суд 12.07.2017 и, следовательно, к спорным правоотношениям подлежали применению нормы Федерального закона от 01.07.2017 N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 01.07.2017 N 147-ФЗ), согласно которым в положения статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) внесены изменения, устанавливающие обязанность лица перед обращением в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (знака обслуживания) вследствие его неиспользования, направить правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак (знак обслуживания) либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак (знак обслуживания), и которые вступили в законную силу с 12.07.2017.

В отзыве на кассационную жалобу общество "ПензаИнформ" просит решение суда первой инстанции оставить без изменения как законное и обоснованное, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам представитель общества "Фирма "Экспресс" поддержал доводы, изложенные в кассационной жалобе, просил решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Представитель общества "ПензаИнформ" возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

Роспатент, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание явку представителя не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Судом первой инстанции установлено, а материалами дела подтверждается, что общество "Фирма "Экспресс" является правообладателем комбинированного знака обслуживания " " по свидетельству Российской Федерации N 471258, зарегистрированного 25.09.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания по заявке N 2011719059 с приоритетом от 16.06.2011 в отношении услуг 35-го класса МКТУ "реклама; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства рекламные; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; обзоры печати; обновление рекламных материалов; представление товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов и объявлений; интерактивная реклама в компьютерной сети", услуг 38-го класса МКТУ "телекоммуникации; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; связь с использованием компьютерных терминалов; почта электронная" и услуг 41-го класса МКТУ "публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; редактирование текстов за исключением рекламных; служба новостей; формирование цифрового изображения; публикация в электронных СМИ".

Общество "ПензаИнформ", полагая, что общество "Фирма "Экспресс" не использует спорный знак обслуживания в отношении перечисленных услуг 35, 38 и 41-го классов МКТУ, обратилось 11.07.2017 в Суд по интеллектуальным правам с иском о досрочном прекращении его правовой охраны.

Суд первой инстанции, оценив как представленные обществом "ПензаИнформ" в обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного знака обслуживания, так и представленные обществом "Фирма "Экспресс" в подтверждение использования этого знака доказательства в их совокупности и взаимосвязи друг с другом, приняв во внимание положение пункта 1 статьи 1486 ГК РФ в редакции Федерального закона от 08.12.2011 N 422-ФЗ, пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований общества "ПензаИнформ" о досрочном прекращении правовой охраны спорного знака обслуживания в отношении всех услуг, указанных в свидетельстве о регистрации, за исключением услуги 35-го класса МКТУ "реклама", поскольку установил факт оказания обществом "Фирма "Экспресс" третьим лицам услуг рекламы (размещения рекламы) с использованием спорного знака обслуживания, размещенного на первых страницах договоров, то есть на документации, связанной с введением товаров (услуг) в гражданский оборот (подпункт 3 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Президиум Суда по интеллектуальным правам, обсудив доводы, содержащиеся в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав мнения явившихся в судебное заседание представителей общества "Фирма "Экспресс" и общества "ПензаИнформ", проверив в порядке статей 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность обжалуемого судебного акта, а также соответствие выводов, содержащихся в нем фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения кассационной жалобы.

При этом суд кассационной инстанции также руководствовался нормами части 2 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Как следует из материалов дела, общество "Фирма "Экспресс" указывало на то, что им используется знак обслуживания только в отношении следующих услуг МКТУ: 35-го класса "реклама", 38-го класса "телекоммуникации" и 41-го класса "публикации текстовых материалов [за исключением рекламных]".

Иных доводов об использовании спорного знака обслуживания обществом "Фирма "Экспресс" не приводилось.

В кассационной жалобе не приведены мотивы, по которым общество "Фирма "Экспресс" оспаривает выводы суда первой инстанции о признании общества "ПензаИнформ" заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого знака обслуживания в отношении услуг 35-го класса МКТУ "абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства рекламные; ведение автоматизированных баз данных, обзоры печати; прокат рекламных материалов", 38-го класса МКТУ "телекоммуникации; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; связь с использованием компьютерных терминалов; почта электронная", 41-го класса МКТУ "публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; редактирование текстов за исключением рекламных; служба новостей; формирование цифрового изображения; публикация в электронных СМИ", а также выводы суда первой инстанции о недоказанности использования обществом "Фирма "Экспресс" оспариваемого знака обслуживания в отношении перечисленных услуг, равно как и выводы суда первой инстанции об однородности указанных услуг 35, 38 и 41-го классов МКТУ услугам, для которых обществом "ПензаИнформ" испрашивается правовая охрана комбинированному обозначению по заявке N 2017723522.

Поскольку в силу части 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет законность обжалуемых судебных актов в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, решение суда первой инстанции в отношении вышеназванных выводов суда первой инстанции президиумом Суда по интеллектуальным правам не проверяется.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 08.12.2011 N 422-ФЗ) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Как установлено судом первой инстанции, в обоснование своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 471258 общество "ПензаИнформ" представило доказательства, которые свидетельствует о фактической конкуренции общества "ПензаИнформ" и общества "Фирма "Экспресс" в тех сферах услуг, для которых зарегистрирован данный знак обслуживания.

Так, судом установлено, что общество "ПензаИнформ" является администратором доменного имени "pnz.ru", которое является доминирующим словесным элементом в спорном знаке обслуживания, а содержание сайта "pnz.ru" этого общества свидетельствует об однородности услуг, которые предлагаются на указанном сайте, и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Кроме того, суд первой инстанции установил, что 13.06.2017 обществом "ПензаИнформ" была подана в Роспатент заявка N 2017723522 на регистрацию в качестве знака обслуживания обозначения (со словесным элементом "PNZ.RU пензенский информационный портал") в отношении услуг "реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба" 35-го класса МКТУ, "телекоммуникации" 38-го класса МКТУ и "воспитание; образование; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий" 41-го класса МКТУ.

Проведя сравнительный анализ обозначения, используемого обществом "ПензаИнформ" в сети Интернет, обозначения, заявленного для регистрации в качестве собственного знака обслуживания, и комбинированного обозначения знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 471258, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что сравниваемые обозначения сходны до степени смешения - близки к тождеству.

Данные обстоятельства не оспаривались обществом "Фирма "Экспресс" ни при рассмотрении спора по существу в суде первой инстанции, ни в кассационной жалобе.

При рассмотрении дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования истец должен доказать свою заинтересованность в удовлетворении заявленных требований (пункт 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор)), а на ответчика - правообладателя возложено бремя доказывания использования товарного знака (пункт 41 Обзора).

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

К заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию (пункт 42 Обзора).

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Перечисленные критерии однородности товаров приведены в пункте 42 Обзора.

Суд первой инстанции, применяя к спорным правоотношениям статью 1486 ГК РФ, пришел к выводу о том, что общество "ПензаИнформ" является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны комбинированного знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 471258 в отношении всех услуг, для которых зарегистрирован этот знак, поскольку на сайте "pnz.ru" размещается новостная информация, общество "ПензаИнформ" планирует размещать на данном сайте коммерческие объявления, рекламу и другую коммерческую информацию на платной основе, при этом размещение коммерческой информации является основным видом его деятельности.

Суд указал, что услуги, оказание которых осуществляет общество "ПензаИнформ", а также в отношении которых им подана заявка N 2017723522 на регистрацию комбинированного обозначения в качестве собственного знака обслуживания, либо идентичны, либо однородны услугам, указанным в свидетельстве на спорный знак обслуживания.

Доводы заявителя кассационной жалобы о том, что услуги, для которых предоставлена правовая охрана знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 471258, и услуги, в отношении которых подана обществом "ПензаИнформ" заявка N 2017723522 на регистрацию собственного знака обслуживания, обладают не только различным назначением, но и различными родовыми и видовыми признаками, подлежат отклонению.

В соответствии с пунктом 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Как следует из пунктов 5-7 статьи 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", услуги, которые можно отнести к услугам по рекламе, оказывают не только рекламодатели (изготовители или продавцы товара либо иные лица, определившие объект рекламирования и (или) содержание рекламы) и рекламораспространители (лица, осуществляющие распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств), но и рекламопроизводители (лица, осуществляющие полностью или частично приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму).

При этом к "услугам рекламным" Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)), утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 N 14-ст, относит широкий спектр услуг (код 73.1), включающий в том числе услуги по подготовке, созданию и размещению рекламы, такие как: выбор информационных средств для размещения рекламы, оформление рекламных объявлений, иллюстраций, плакатов и т.д., написание сценариев рекламных роликов, размещение в средствах массовой информации, подготовка рекламных образцов или фильмов (без их изготовления), организация рекламных кампаний прямого маркетинга или кампаний прямой почтовой рекламы, а равно услуги по прямому маркетингу и прямой почтовой рекламе (разработка и организация рекламных кампаний по прямому маркетингу, т.е. организация прямой рассылки рекламных и маркетинговых сообщений потребителям, а не по их передаче через средства массовой информации), услуги по разработке рекламного дизайна и концепции (разработка основной идеи для рекламного объявления, написание слов для рекламы, составление планов печатных рекламных объявлений, иллюстраций, плакатов, написание сценариев для рекламных фильмов) и другие.

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)), утвержденном приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 N 14-ст, отмечено, что деятельность рекламных агентств (код 73.11) включает предоставление всех видов услуг в области рекламы (через заключение субподрядного договора), включая консультирование, творческое обслуживание, изготовление рекламных материалов и закупки (в том числе подготовку и проведение рекламных кампаний: подготовку и размещение рекламных материалов в газетах, периодических изданиях, на радио, телевидении, в информационно-коммуникационной сети Интернет и прочих средствах массовой информации, подготовку и размещение рекламы, например, на афишных тумбах, рекламных щитах, стендах для афиш и объявлений, в витринах, в демонстрационных залах, размещение рекламы на автомобилях и автобусах и т.п., воздушную рекламу, распространение или доставку рекламных материалов или пробных образцов, подготовку стендов и прочих демонстрационных материалов и сайтов; проведение маркетинговых исследований и прочие услуги в сфере рекламы, нацеленные на привлечение и удержание клиентов, промо-акции продукции, маркетинговые исследования пунктов продаж, адресную рассылку рекламных материалов, консультирование в области маркетинга).

Так, в описании к 35-му классу 9-й и 10-й редакций МКТУ указано на то, что этот класс включает, в основном, услуги, оказываемые лицами или организациями, основной целью которых является: помощь в эксплуатации или управлении коммерческого предприятия или помощь в управлении делами или в коммерческой деятельности промышленного или торгового предприятия, а также услуги, оказываемые рекламными учреждениями, обеспечивающими, главным образом, связь с потребителями и оповещение или объявление с помощью любых средств информации о всевозможных товарах и видах услуг.

К указанному классу, в частности, относятся: сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями (эти услуги могут осуществляться через розничные и оптовые магазины, почтовые каталоги продаж, электронные средства, например, телемагазины или интернет-сайты); услуги по регистрации, переписке, составлению, сбору или систематизации письменных сообщений и записей, а также по использованию или сбору математических или статистических данных; услуги рекламных агентств, а также услуги по распространению проспектов или образцов непосредственно или по почте. К данному классу также можно отнести рекламу других услуг, касающихся, например, банковских займов, а также радиорекламу.

В пункте 3.4 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности по патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198, отмечено, что при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться в первую очередь таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности (реклама, страхование, воспитание и т.д.). При определении однородности услуг может быть учтена их принадлежность к одному и тому же роду, виду. Например, по этому признаку могут рассматриваться в качестве однородных такие услуги, как "продвижение товаров (для третьих лиц)" и "реклама". Продвижение товаров - это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Реклама является одним из средств продвижения товаров.

На основании вышеизложенного президиум Суда по интеллектуальным правам признает выводы суда первой инстанции о том, что услуги 35-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый знак обслуживания, и услуги, для которых обществом "ПензаИнформ" испрашивается правовая охрана обозначению по заявке N 2017723522, являются идентичными ("реклама) и/или однородными.

Доводы заявителя кассационной жалобы об отсутствии доказательств оказания истцом третьим лицам именно рекламных услуг, в связи с которым заявитель делает вывод об отсутствии заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 471258, являются несостоятельными, поскольку заинтересованность истца в подаче такого иска может подтверждаться не только доказательствами непосредственного оказания рекламных услуг, но и посредством подтверждения совершения им подготовительных действий, направленных на использование обозначения, заявленного в качестве собственного знака обслуживания по заявке N 2017723522 в отношении однородных либо идентичных услуг, для которых предоставлена правовая охрана спорному знаку обслуживания.

В свою очередь, однородность деятельности, являющейся основным видом предпринимательской деятельности истца, и услуг, для которых зарегистрирован спорный знак обслуживания, не оспаривалась ответчиком и правомерно учитывалась судом первой инстанции для целей статьи 1486 ГК РФ (пункт 42 Обзора).

Согласно правовой позиции, выраженной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака, является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

На основании изложенного президиум Суда по интеллектуальным правам признает правильным вывод суда первой инстанции о доказанности обществом "ПензаИнформ" своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 471258 в отношении всех услуг, для которых он зарегистрирован, поскольку он обоснован судом с учетом сравнительного анализа услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый знак обслуживания, и услуг, для которых обществом "ПензаИнформ" подана заявка N 2017723522 на регистрацию собственного знака обслуживания, а также характера предпринимательской деятельности общества "ПензаИнформ".

На основании произведенной оценки доказательств, представленных обществом "ПензаИнформ", исходя из требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о доказанности обществом "ПензаИнформ" намерения использовать в своей предпринимательской деятельности обозначения, близкого к тождественному с обозначением знака обслуживания по свидетельству Российской Федерации N 471258.

Также президиум Суда по интеллектуальным правам признает необоснованными доводы, содержащиеся в кассационной жалобе, о неправомерности выводов суда первой инстанции о недоказанности факта использования обществом "Фирма "Экспресс" спорного знака обслуживания в отношении услуг 35-го класса МКТУ "демонстрация товаров; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; обновление рекламных материалов; представление товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов и объявлений; интерактивная реклама в компьютерной сети", поскольку указанные услуги, по мнению общества "Фирма "Экспресс", являются формой услуги "реклама".

Формы рекламы можно подразделить по следующим признакам: по признаку каналов передачи информации - печатная реклама, реклама в прессе, аудиовизуальная реклама, радио- и телереклама, компьютерная реклама; по признаку видов рекламных материалов (мероприятий) - наружная реклама, почтовая реклама, рекламные сувениры, устная реклама.

Судом первой инстанции установлен факт использования спорного знака обслуживания обществом "Фирма "Экспресс" в сопроводительной документации при оказании услуги рекламы, а именно путем размещения этого знака на первых страницах договоров на размещение рекламно-информационных материалов на телеканале "ТВ-Экспресс".

На основании изложенного судом первой инстанции сделан вывод о том, что обществом "Фирма "Экспресс" не доказано использование оспариваемого знака обслуживания в отношении иных услуг 35-го класса и услуги 41-го классов МКТУ "публикации текстовых материалов [за исключением рекламных]", поскольку содержание договоров и актов об их исполнении не свидетельствовали о размещении обществом "Фирма "Экспресс" материалов на телеканале "ТВ-Экспресс", носящих рекламный характер и подтверждающих текстовый характер таких рекламных материалов.

При этом согласно тексту отзыва на исковое заявление сам ответчик указывал на использование им товарного знака только в рамках размещения рекламно-информационных материалов на телеканале "ТВ-Экспресс".

Как неоднократно отмечалось президиумом Суда по интеллектуальным правам, доказыванию подлежит использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак (знак обслуживания) (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2014 N СИП-627/2014, от 10.09.2015 N СИП-873/2014, от 21.03.2016 N СИП-354/2015, от 04.07.2016 по делу N СИП-438/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 02.11.2016 N 300-ЭС16-14307 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 18.07.2016 N СИП-605/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 26.10.2016 N 300-ЭС16-14267 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации), от 17.02.2017 по делу N СИП-207/2016, от 14.09.2017 по делу N СИП-165/2016 и от 22.12.2017 по делу N СИП-251/2017).

При этом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что статьей 1486 ГК РФ не установлено, что для сохранения правовой охраны товарного знака в отношении конкретных непосредственно указанных в свидетельстве товаров или услуг, которые могут быть разделены на подвиды, требуется доказывать использование товарного знака в отношении абсолютно всех подвидов. Доказыванию подлежит использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.

Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.12.2014 N СИП-627/2014, от 10.09.2015 N СИП-873/2014, от 21.03.2016 N СИП-354/2015, от 04.07.2016 по делу N СИП-438/2015, от 18.07.2016 по делу N СИП-605/2015 и от 03.04.2017 по делу N СИП-502/2016.

Таким образом, в отношении каждой позиции услуг подлежал установлению факт использования знака обслуживания в отношении хотя бы одного подвида услуг, охватываемых соответствующей позицией.

С учетом этого суд первой инстанции правомерно при доказанности факта оказания услуг в отношении одного из подвидов услуг рекламы сохранил правовую охрану в целом для позиции "реклама".

В отношении остальных видов услуг, которые являются самостоятельными, правовая охрана подлежала прекращению.

Суд кассационной инстанции не вправе пересматривать фактические обстоятельства дела, установленные судом первой инстанции, переоценивать доказательства, так как это противоречит статье 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающей пределы рассмотрения дела судом кассационной инстанции.

Иная оценка заявителем кассационной жалобы исследованных судом доказательств и установленных им обстоятельств не является основанием для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

Также подлежат отклонению доводы заявителя кассационной жалобы о неправильном применении судом первой инстанции норм пункта 1 статьи 1486 ГК РФ в редакции Федерального закона от 01.07.2017 N 147-ФЗ, устанавливающего досудебный порядок урегулирования спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Как следует из материалов дела, исковое заявление подано обществом "ПензаИнформ" в суд 11.07.2017, что подтверждается почтовым конвертом (л.д. 49-52, т. 1).

В силу статьи 4 ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.

Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.

С 12.07.2017 вступил в силу Федеральный закон от 01.07.2017 N 147-ФЗ, согласно которому по делам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования предусматривается обязательный досудебный порядок урегулирования спора (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ).

В Федеральном законе от 01.07.2017 N 147-ФЗ отсутствует указание на распространение его действия на отношения, возникшие до введения его в действие.

В соответствии с частью 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации споры по отдельным категориям дел могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер к досудебному урегулированию.

Таким образом, с 12.07.2017 вступили в законную силу нормы пункта 1 статьи 1486 ГК РФ, устанавливающие обязательный досудебный порядок урегулирования спора.

Подача искового заявления в суд является процессуальным действием.

На основании части 4 статьи 3 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в соответствии с федеральными законами, действующими во время разрешения спора и рассмотрения дела, совершения отдельного процессуального действия или исполнения судебного акта.

Суд первой инстанции при решении вопроса о том, какую редакцию ГК РФ следует применять для определения того, установлен ли по конкретному спору обязательный досудебный порядок его разрешения, правомерно исходил из необходимости учета даты подачи искового заявления.

При этом по смыслу части 7 статьи 114 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации датой подачи искового заявления считается дата его сдачи на почту.

Следовательно, как правильно указал суд первой инстанции, на дату подачи настоящего иска (11.07.2017) нормы статьи 1486 ГК РФ действовали в редакции Федерального закона от 08.12.2011 N 422-ФЗ, действовавшими по 11.07.2017, которыми досудебный порядок не был установлен.

При таких обстоятельствах у суда первой инстанции не имелось правовых оснований для оставления искового заявления без рассмотрения в виду несоблюдения обществом "ПензаИнформ" досудебного порядка урегулирования спора.

Довод о том, что выводы суда первой инстанции о дате подачи искового заявления, сделанные на с. 13 решения суда, противоречат выводам суда первой инстанции о дате подачи искового заявления, сделанным на с. 5 решения суда, президиумом Суда по интеллектуальным правам отклоняются.

Именно на с. 5 решения суд делает выводы о дате подачи искового заявления и мотивированно указывает конкретную дату (11.07.2017). Дата, указанная на с. 13 решения суда очевидно является опечаткой, которая может быть исправлена на основании статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Наличие опечатки в решении не свидетельствует о существенном нарушении норм процессуального права, которое в силу части 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может влечь отмену решения.

Рассмотрев кассационную жалобу в пределах изложенных в ней доводов, президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом первой инстанции на основании полного, всестороннего и объективного исследования имеющихся в деле доказательств с учетом всех доводов и возражений участвующих в деле лиц, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основаны на правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений процессуальных норм, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, президиумом Суда по интеллектуальным правам не установлено.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы подлежат отнесению на общество "Фирма "Экспресс".

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 21.09.2017 по делу N СИП-421/2017 оставить без изменения, кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Фирма "Экспресс" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

Л.А. Новоселова

Члены президиума

Г.Ю. Данилов

B.А. Корнеев

C.М. Уколов

В.А. Химичев

Н.А. Кручинина