Постановление Суда по интеллектуальным правам от 28 ноября 2017 г. N С01-872/2017 по делу N А60-8440/2017 Суд отменил вынесенные ранее судебные решения и направил дело о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суды необоснованно сделали вывод о том, что использованное на ввезенном предпринимателем товаре обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец

Резолютивная часть постановления объявлена 21 ноября 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 ноября 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Булгакова Д.А.,

судей: Лапшиной И.В., Рассомагиной Н.Л.,

рассмотрел в судебном заседании кассационные жалобы Екатеринбургской таможни (ул. Гоголя, д. 27, 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ОГРН 1036604386411) и акционерного общества "Тандер" (ул. им. Леваневского, д. 185, Краснодарский край, г. Краснодар, ОГРН 1022301598549) на решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.05.2017 (судья Хачёв И.В.) и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2017 (судьи Щеклеина Л.Ю., Варакса Н.В., Трефилова Е.М.) по делу N А60-8440/2017

по заявлению Екатеринбургской таможни о привлечении индивидуального предпринимателя Бочковой Ирины Николаевны (г. Екатеринбург, ОГРНИП 304667207100100) к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Тандер".

В судебном заседании приняли участие представители:

от Екатеринбургской таможни - Бочарников А.Б. (по доверенности от 22.12.2017 N 6), Драюк Э.А. (по доверенности от 11.01.2017 N 18);

от индивидуального предпринимателя Бочковой Ирины Николаевны - Удилов М.Д. (по доверенности от 01.10.2017 N 01/10/2017);

от акционерного общества "Тандер" - Анисимов А.А. (по доверенности от 14.11.2016 N 2-4/417), Шишкин Д.А. (по доверенности от 01.09.2017 N 1-15/249).

Суд по интеллектуальным правам установил:

Екатеринбургская таможня (далее - таможенный орган) обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя Бочковой Ирины Николаевны (далее - предприниматель) к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 09.03.2017 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено акционерное общество "Тандер" (далее - общество).

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 12.05.2017, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2017, в удовлетворении заявленных требований отказано.

Дополнительным решением Арбитражного суда Свердловской области от 04.06.2017 на Екатеринбургскую таможню возложена обязанность о возврате изъятых вещей предпринимателю.

В кассационных жалобах, поданных в Суд по интеллектуальным правам, общество и таможенный орган не согласились с принятыми судебными актами, указав на нарушение норм материального и процессуального права, а также на несоответствие выводов, изложенных в обжалуемых судебных актах, фактическим обстоятельствам дела. Просили обжалуемые судебные акты отменить, и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обоснование доводов, изложенных в кассационной жалобе, таможенный орган ссылается на то, что обозначение "Зеленый дракон", нанесенное на упаковку чая "RonnefeldtKG", имеет полное фонетическое и семантическое сходство с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 283405, правообладателем которого является общество, так как графическое сходство обозначений заключается в одинаковом буквенном составе, одинаковом расположении букв по отношению друг к другу, одинаковом алфавите (кириллическом). Наличие и использование отдельных неохраняемых элементов на упаковке чая "RonnefeldtKG", а также различия в графическом исполнении упаковок, не устраняет нарушение исключительных прав общества на товарные знаки со словесными элементами: "Зеленый дракон" и "Green Dragon".

По мнению таможенного органа, в рассматриваемом случае речь идет о тождественности использованного на товарах обозначения и товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 283405, правообладателем которого является общество, а не о переводе словосочетания "Green Dragon" на русский язык в связи с необходимостью соблюдения Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-I "О защите прав потребителей".

В кассационной жалобе общества изложен аналогичный довод. При этом общество указывает, что словосочетание "Зеленый дракон", сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 283405, используется предпринимателем на упаковках чая в качестве обозначения, индивидуализирующего товары, без согласия правообладателя.

Общество отмечает, что наличие в действиях предпринимателя состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, подтверждается введением предпринимателем в гражданский оборот товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) "чай", именно в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 283405, правообладателем которого является общество.

Также общество, представило в Суд по интеллектуальным правам отзыв на кассационную жалобу таможенного органа, в котором поддержало изложенные в ней доводы.

Предприниматель представила отзывы на кассационные жалобы, в которых содержатся возражения относительно заявленных таможенным органом и обществом доводов. При этом указала на законность и обоснованность принятых судебных актов, а выводы судов - просила считать соответствующими обстоятельствам дела и представленным доказательствам.

В судебном заседании представители таможенного органа, доводы своей кассационной жалобы и кассационной жалобы третьего лица поддержали, просили суд их удовлетворить.

Представители общества в судебном заседании поддержали доводы, изложенные в своей кассационной жалобе, согласились с доводами кассационной жалобы таможенного органа.

В судебном заседании предприниматель и его представитель с доводами кассационных жалоб не согласились, просили оставить обжалуемые судебные акты без изменения, а кассационные жалобы без удовлетворения.

Законность обжалуемых судебных актов проверена Судом по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Из материалов дела усматривается, что предприниматель на основании контракта от 04.02.2015 N 2, заключенного с компанией J.T.Ronnefeldt KG (Германия), ввезла на таможенную территорию Таможенного союза товары, и в целях их таможенного оформления представило 06.12.2016 на Екатеринбургский таможенный пост (Центр электронного декларирования) Екатеринбургской таможни таможенную декларацию (ДТ) N 10502110/061216/0055918 с заявлением сведений, в том числе о товаре N 4: "Чай зеленый (не ферментированный), в первичных упаковках отличных от одноразовой упаковки, нетто-массой не более 3 кг: предназначенный для розничных продаж, производитель "J.T.RONNEFELTD KG", товарный знак, Т.М. "RONNEFELDT", вес брутто - 549,99 кг, вес нетто - 405,65 кг, код ТН ВЭД ТС - 0902100009, страна происхождения Китай, фактурная стоимость - 10184,79 Евро, таможенная стоимость - 711328,18 рублей РФ; товаре N 10: "Чай зеленый (не ферментированный), в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг, в одноразовой упаковке: зеленый дракон, зеленый чай, состав: предназначенный для розничных продаж, производитель "J.T.RONNEFELTD KG", товарный знак, Т.М. "RONNEFELDT", вес брутто - 953,25 кг, вес нетто - 401,79 кг, код ТН ВЭД ТС - 0902100001, страна происхождения Китай, фактурная стоимость - 21354,29 Евро, таможенная стоимость - 1483746,06 рублей РФ.

В ходе таможенного досмотра (акт таможенного досмотра N 10502070/091216/000854) таможней было выявлено наличие на части товаров N 4, N 10 словесных обозначений "Green Dragon", "Зеленый ДРАКОН", предположительно схожих до степени смешения с объектом интеллектуальной собственности, принадлежащим обществу (товарными знаками "Зеленый дракон" и "GREEN DRAGON"), охраняемыми в установленном законом порядке на территории Российской Федерации.

Предпринимателю 14.12.2016 по электронным каналам связи, Екатеринбургским таможенным постом (ЦЭД) направлено уведомление б/н от 14.12.2016 о приостановлении выпуска до 22.12.2016 части товара N 4 и части товара N 10, в соответствии с положениями пункта 4 статьи 331 Таможенного кодекса Таможенного союза и статьи 308 Федерального закона Российской Федерации от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации".

В таможенный орган от общества поступило письмо (вх. N 31/Р от 21.12.2016), согласно которому правообладатель сообщил о том, что ему принадлежат права на два товарных знака, сходных до степени смешения с обозначениями, нанесенными на этикетки и упаковки товаров, ввозимых предпринимателем: "GREEN DRAGON" по свидетельству Российской Федерации N 488919 и "Зеленый дракон" по свидетельству Российской Федерации N 283405. Кроме того, письмом (вх. N 31/Р от 21.12.2016) общество указало, что договорных отношений с предпринимателем на использование данных товарных знаков у него не имеется.

По результатам административного расследования таможенным органом установлено незаконное использование предпринимателем обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими обществу без его согласия, на такое использование, на ввозимых на территорию Российской Федерации товарах.

По данному факту таможенным органом в отношении предпринимателя был составлен протокол N 10502000-522/2016 об административном правонарушении, предусмотренном части 1 статьи 14.10 КоАП РФ.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения таможни в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Суд первой инстанции, принимая решение об отказе в удовлетворении заявленных таможенных органом требований, пришел к выводу о недоказанности в действиях предпринимателя состава вменяемого ему административного правонарушения, ответственность за которое установлена статьей 14.10 КоАП РФ.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что использование словесного обозначения "Зеленый дракон" на упаковках и этикетках ввезенного предпринимателем товара не может рассматриваться как незаконное использование обозначения, сходного с зарегистрированным товарным знаком, поскольку целью его использования является не индивидуализация товаров, а лишь перевод наименования такого товара на русский язык.

Функциональное назначение использованного обществом обозначения - не отличительное или рекламное, а информационное, так как это обозначение содержит лишь переведенную на русский язык информацию о наименовании товара, не индивидуализируя при этом ввезенный товар как товар с зарегистрированным товарным знаком "Зеленый дракон".

Суд первой инстанции констатировал, что перевод наименования товара произведен исключительно с целью выполнения требований действующего в Российской Федерации законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Суд апелляционной инстанции, оставляя решение суда первой инстанции без изменений, указал на законность и обоснованность изложенных в принятых им решении выводов.

Суд по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы кассационных жалоб, отзывов на них, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального права и норм процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, приходит к следующим выводам.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судом по интеллектуальным правам проверено соблюдение судом первой инстанции норм процессуального права, нарушение которых является в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, и таких нарушений не выявлено.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными указанным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную названным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 той же статьи).

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

В соответствии с частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 этой статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения.

Как разъяснено в пунктах 12 и 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее - постановление N 11), согласно положениям части 5 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на административном органе, который составил протокол по делу об административном правонарушении, установленном статьей 14.10 КоАП РФ, и подал в суд заявление о привлечении лица к административной ответственности, лежит обязанность доказать, что предмет выявленного административного правонарушения содержит незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений; указанное административное правонарушение является оконченным с момента перемещения товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений, через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории Российской Федерации.

В данном случае материалами дела подтверждается и судами установлено, что на территории Российской Федерации в отношении товаров 30-го класса МКТУ "чай" предоставлена правовая охрана товарному знаку со словесным элементом "Зеленый дракон" по свидетельству Российской Федерации N 283405, правообладателем которого является общество.

Суды двух инстанций верно указали, что на момент таможенной проверки у предпринимателя отсутствовали права на использование рассматриваемого товарного знака.

Средства доказывания в арбитражном процессе закреплены в части 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; в производстве по делам об административных правонарушениях таковые отражены в части 2 статьи 26.2 КоАП РФ.

В свою очередь, оценка арбитражным судом доказательств подчинена требованиям статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности.

Суд кассационной инстанции полагает, что изложенные в обжалуемых судебных актах выводы не соотносятся с представленными в материалы дела доказательствами ввиду следующего.

Выводы судов об отсутствии нарушения исключительных прав общества при использовании обозначения "Зеленый дракон", поскольку в этом случае имеет место лишь обязательный перевод наименования товара на русский язык, осуществленный с целью выполнения требований действующего в Российской Федерации законодательства в сфере защиты прав потребителей, не может быть признан правомерным, так как спорное обозначение использовано как придуманное название именно для целей индивидуализации конкретного товара, а не наименования товара.

При этом в силу статьи 2 Технического регламента Таможенного Союза "Пищевая продукция в части ее маркировки", принятого решением Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 N 881 (далее - Технический регламент) придуманное название пищевой продукции - слово или словосочетание, которые могут дополнять наименование пищевой продукции. Придуманное название пищевой продукции может не отражать ее потребительские свойства и не должно заменять собой наименование пищевой продукции.

Пунктом 3 части 4.1 статьи 4 Технического регламента предусмотрено, что придуманное название может быть дополнительно указано в маркировке упакованной пищевой продукции.

Обозначение "Зеленый дракон" является придуманным названием товара, которое выполняет индивидуализирующую функцию. В рассматриваемом случае указание придуманного названия чая (в том числе его перевода на русский язык) не является обязательным в целях соблюдения требований об информировании российских потребителей, равно как не является и обязательным перевод на русский язык словесного товарного знака.

При этом судами также не принято во внимание обстоятельство того, что для признания сходства товарных знаков (обозначений) достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков (обозначений) в глазах потребителя.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах, а сходным до степени смешения - если ассоциируется с другим обозначением в целом несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Суд кассационной инстанции считает, что с учетом вышеперечисленных критериев суды необоснованно сделали вывод о том, что использованное на ввезенном предпринимателем товаре обозначение "Зеленый дракон" не является сходным до степени смешения товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 283405, правообладателем которого является общество.

Кроме того, судебная коллегия суда кассационной инстанции отмечает, что словесное обозначение "Зеленый дракон" используется предпринимателем на упаковках именно для товаров 30-го класса МКТУ "чай", в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку "Зеленый дракон" по свидетельству Российской Федерации N 283405.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства, обжалуемые судебные акты подлежат отмене на основании частей 1 и 3 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку законодательством за незаконное использование чужого товарного знака для однородных товаров, предусмотрена мера ответственности в диапазоне, указанном в пункте 1 статьи 14.10 КоАП РФ, в частности для размера штрафа, поэтому для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка доказательств настоящего дела, а также совершение иных процессуальных действий, что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, определить подлежащие применению нормы материального права с учетом исследуемого периода незаконного пользования чужими товарными знаками.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебного акта с передачей дела на новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов, в том числе связанных с подачей кассационной жалобы, разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 12.05.2017 по делу N А60-8440/2017 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2017 по тому же делу отменить.

Направить дело N А60-8440/2017 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.