Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 ноября 2017 г. по делу N СИП-493/2017 Суд отказал в признании недействительным решения Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку, поскольку установлен факт интенсивного использования правообладателем товарного знака после его регистрации на территории РФ

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 16 ноября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 17 ноября 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Кручининой Н.А.,

судей Васильевой Т.В., Погадаева Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кузнецовым И.В.,

рассмотрел в судебном заседании с использованием видеоконференц-связи при оказании содействия в ее проведении Арбитражным судом Свердловской области заявление общества с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Регион-Ресурс" (Березовский тракт, д. 1А, оф. 301, г. Березовский, Свердловская область, 623700, ОГРН 1146685024166) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200) от 29.05.2017 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 591664 и признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку со словесным обозначением "Уральский сыровар" по свидетельству Российской Федерации N 591664 в отношении товаров 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, а именно: молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Король сыров" (пер. Никольский, д. 1, г. Екатеринбург, 620039, ОГРН 1156678005076).

при участии в судебном заседании представителей:

от заявителя: Шевченко Т.Г. (по доверенности от 01.08.2017); Гаврилова М.С. (по доверенности от 01.08.2017);

от Роспатента: Козач А.С. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-497/41); Ковылин М.А. (по доверенности от 19.06.2017 N 01/32-497/41);

от третьего лица: Пащенко М.А. (по доверенности от 03.04.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил установил:

общество с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Регион-Ресурс" (далее - общества "Группа Компаний "Регион-Ресурс") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.05.2017 об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 591664 и признании недействительным предоставлении правовой охраны товарному знаку со словесным обозначением "Уральский сыровар" по свидетельству Российской Федерации N 591664 в отношении товаров "молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые" 29-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 22.08.2017 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Король сыров" (далее - общество "Торговый дом "Король сыров").

В обоснование заявления о признании недействительным решения Роспатента, общество "Группа Компаний "Регион-Ресурс" ссылалось на неправильное применение административным органом подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), поскольку заявитель до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовал обозначение "Уральский сыровар" для индивидуализации товаров однородных товарам, для которых представлена правовая охрана этому товарному знаку. Также заявитель указал на свою добросовестность при использовании словесного обозначения "Уральский сыровар" для индивидуализации продукции, поскольку до введения в гражданский оборот этой продукции предпринял подготовительные действия в виде разработки оригинального названия и дизайна логотипа "Уральский сыровар". По мнению заявителя, при рассмотрении возражения Роспатентом не дана правовая оценка тому обстоятельству, что в подтверждение своих доводов о том, что оспариваемый товарный знак является известным на территории Российской Федерации, а также тому, что потребитель осведомлен о правообладателе как об изготовителе продукции с обозначением "Уральский сыровар", обществом "Торговый дом "Король сыров" не представлено ни каких доказательств. Также в заявлении общество "Группа Компаний "Регион-Ресурс" указывает, что действия правообладателя направлены на ограничение конкуренции, поскольку товарный знак до даты приоритета не использовался обществом "Торговый дом "Король сыров", поэтому заявитель полагает, что возражения должны были быть рассмотрены в совокупности с нормой пункта 6 статьи 1252 ГК РФ и статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее - Парижская конвенция). В заявлении общество "Группа Компаний "Регион-Ресурс" указывает на то, что оно и правообладатель являются конкурентами, действуют на одном товарном рынке на территории города Екатеринбурга. Вместе с тем в настоящее время правообладатель создает препятствия обществу "Группа Компаний "Регион-Ресурс" для введения в гражданский оборот продукции с обозначением "Уральский сыровар", поскольку направляет претензии, как в адрес заявителя, так и розничные сети, реализующие продукцию заявителя, по мнению последнего, направленность умысла правообладателя товарного знака на воспрепятствование законной деятельности общества "Группа Компаний "Регион-Ресурс" свидетельствует и размер компенсации, предъявленной правообладателем ко взысканию - 5 000 000 рублей, которое явно направлено на обогащение, то есть правообладатель создает препятствия лицу, который первый стал использовать обозначение "Уральский сыровар" для индивидуализации собственной продукции. По мнению заявителя, действия правообладателя являются недобросовестными, направлены на введение потребителя в заблуждение относительно лица, вводящего товары в оборот. Также заявитель указал на необходимость применение в данном конкретном случае норм подпункта 1 пункта 3 статьи 10 bis Парижской конвенции.

В судебном заседании представитель общества "Группа Компаний "Регион-Ресурс" поддержал заявленные требования, по доводам, изложенным в заявлении и возражении на отзыв Роспатента.

Представитель Роспатента возражал против удовлетворения заявления по доводам, изложенным в отзыве.

Представитель общества "Торговый дом "Король сыров" поддержал правовую позицию Роспатента, против удовлетворения заявления возражал, также указал на то, что является правообладателем различных товарных знаков, в том числе товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 411665 включающим обозначение "Король сыров".

Изучив материалы дела, выслушав мнения представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела 30.07.2015 от общества "Торговый дом "Король сыров" поступила заявка на регистрацию товарного знака по заявке N 2015723694, согласно которой заявляемое на регистрацию обозначение представляет собой комбинированный товарный знак .

Для предоставления правовой охраны товарам 29-го класса МКТУ - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушенные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые, изобразительный обозначение которого представляет собой торс мужчины в поварской шапочке-косынке и в поварской куртке с закатанными рукавами. В руках мужчина держит головку сыра. Изобразительное обозначение выполнено коричневым цветом. Под изобразительным обозначением расположено словесное обозначение "Уральский сыровар", с фирменным шрифтом начертанием, выполненным красным цветом. Первая буква в каждом конкретном слове словесного обозначения является заглавной. Данное обозначение символизирует сыровара, изготовившего сыр.

По результатам проведенной экспертизы Роспатентом 20.10.2016 заявленное комбинированное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 591664 с датой приоритета 30.07.2015 только в отношении товаров 29-го класса МКТУ, а именно: молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые. В отношении остального откорректированного перечня товаров 29-го класса МТКУ в регистрации товарного знака было оказано по мотиву его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку словесное обозначение "СЫРОВАР" - специалист в области сыроварения, тот кто варит сыр, способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров. Частичный отказ в регистрации товарного знака не оспаривался правообладателем.

В Роспатент 01.03.2017 поступило возражение общества "Группа Компаний "Регион-Ресурс" против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, пункт 6 статьи 1252 ГК РФ.

В обоснование возражения против представления правовой охраны товарному знаку общество "Группа Компаний "Регион-Ресурс" указало на то, что правообладатель на дату приоритета не являлся производителем товаров, для которых оспариваемый товарный знак зарегистрирован.

Между тем заявитель возражения, как юридическое лицо было создано 04.06.2014, основным видом деятельности которого является, в том числе деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами. До даты приоритета товарного знака (30.07.2015), обозначение "Уральский сыровар" в качестве собственной торговой марки принадлежало, активно использовалось и продвигалось иными лицами, в частности, подавшим возражение, - обществом "Группа Компаний "Регион-Ресурс". Также общество "Группа Компания "Регион-Ресурс" указало на то, что в июне 2014 года начало подготовительные меры для вывода на рынок торговой марки "Уральский Сыровар", в частности, 18.06.2014 заключило договор об оказании услуг гражданкой Сабаниной Юлией Агзамовной, согласно которому осуществлялись маркетинговые исследования рынка сбыта сырной продукции, в частности - сыра, по результатам исследования был подготовлен отчет "Создание бренда (молочная продукция)", в рамках которого были исследованы варианты названий, в том числе "Уральский сыровар", для дальнейшего вывода исследуемых названий на рынок молочной продукции; 10.08.2014 общество "Группа Компаний "Регион-Ресурс" заключило с гражданкой Тарасовой Татьяной Сергеевной договор на оказание услуги по разработке бренда (логотипа), по результатам оказания услуг был разработан логотип "Уральский сыровар", исключительные права на который были переданы обществу "Группа Компаний "Регион-Ресурс", которое и ввело данный логотип в гражданский оборот на территории Российской Федерации; информация о разработке логотипа "Уральский сыровар" была размещена в сети Интернет на официальном сайте дизайнера Тарасовой Татьяны Сергеевны "www.pix7.ru" в разделе логотипы, дата размещения 04.09.2014; 25.06.2015 между обществом и обществом с ограниченной ответственностью "Аллгой" (далее - общество "Аллгой") был заключен договор N 205/06-25-1 на оказание услуг по нарезке и фасовке сыров под обозначением "Уральский Сыровар", кроме того, обществом "Аллгой" была получена декларация о соответствии Таможенного союза от 15.06.2015, согласно приложению N 1 лист 1 в декларации о соответствии указана маркировка "Уральский сыровар" для товаров - сыры фасованные; общество "Аллгой" производит по заказу лица, подавшего возражение, продукцию - сыры, которые маркирует обозначением "Уральский сыровар", в последующем осуществляя фасовку и нарезку; в июне 2015 года согласно договору поставки от 11.05.2015 N 10/2015 общество с ограниченной ответственностью "Селена" осуществляла поставки твердых сыров в адрес общества "Группа Компаний "Регион-Ресурс" под обозначением "Уральский сыровар" согласно накладной от 22.06.2015 N 34; обозначение "Уральский сыровар" также было использовано заявителем возражения для индивидуализации молочной продукции, а именно продукции сыров, данную функцию обозначение выполняет на протяжении нескольких лет с момента создания и по настоящее время.

По мнению заявителя возражения - общества "Группа Компаний "Регион-Ресурс", факт использования им обозначения "Уральский сыровар" до даты приоритета оспариваемого товарного знака при производстве и продаже сырной продукции подтверждают: договор об оказании услуг от 18.06.2014 с приложениями к нему и актом сдачи-приемки оказанных услуг от 17.07.2014; договор об оказании услуг от 10.08.2014 с приложениями к нему и актом сдачи-приемки оказанных услуг от 20.08.2014; сведения с сайта "www.pix.ru" Тарасовой Татьяны Сергеевны; договор поставки от 01.07.2014 N 4 ГК-31, счет-фактура от 10.07.2015 N 8786; договор поставки от 01.07.2014 N 39, счет-фактура от 09.07.2015 N 8731; договор поставки от 01.07.2014 N 26/1, счет-фактура от 09.07.2015 N 8707; договор поставки от 01.07.2014 N ГК-38, протокол разногласий к этому договору поставки, счет-фактура от 22.06.2015 N 7677, счет-фактура от 29.06.2015 N 8002; договор поставки от 01.07.2014 N ГК-36, счет-фактура от 15.07.2015 N 9050.

Также в возражении общество "Группа Компаний "Регион-Ресурс" указало на то, что заявитель и правообладатель оспариваемого товарного знака являются конкурентами, действуют на одном товарном рынке, на территории города Екатеринбурга, кроме того, в открытых источниках, в сети Интернет, в том числе на сайте дизайнера Тарасовой Татьяны Сергеевны была представлена информация о разработке логотипа Уральский Сыровар", дата размещения 04.09.2014, то есть правообладатель знал о наличии продукции на конкурентном рынке, которая маркируется обозначением "Уральский Сыровар". Данное обстоятельство, по мнению заявителя возражения, свидетельствует о том, что потребитель, увидев оспариваемый товарный знак на сырной продукции, будет полагать, что она произведена обществом "Группа Компаний "Регион-Ресурс", либо с его разрешения либо под его контролем, а, поскольку никакой связи между правообладателем товарного знака и заявителем не было ни на дату приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 591664 и не может быть, потребитель будет введен в заблуждение относительно изготовителя товара.

Рассмотрев возражение общества "Группа Компаний "Регион-Ресурс" Роспатент пришел к выводу об отсутствии оснований для его удовлетворения.

Мотивом для отклонения возражения послужили выводы Роспатента о том, что по отношению к товарам, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 591664, обозначение "Уральский Сыровар" носит фантазийный характер, поскольку оно не содержит сведений о товаре или его изготовителе.

Роспатент пришел к выводу о том, что фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного обозначения к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Данные выводы Роспатента не оспаривались в суде.

Вместе с тем, способность введения в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, обусловленный его предшествующими знаниями о нем.

Возникновение указанных ассоциаций является возможным в силу интенсивного и длительного использования до даты приоритета оспариваемого товарного знака тождественного или сходного обозначения при производстве однородных товаров/услуг и продвижении их на российском рынке.

Проведенный Роспатентом анализ представленных обществом "Группа Компаний "Регион-Ресурс" документов вместе с возражением, позволил административному органу сделать вывод о недоказанности подателем возражения длительного и интенсивного использования использовании обозначения "Уральский сыровар" лицом, подавшим возражение, в результате чего оспариваемый товарный знак с тождественным словесным элементом до даты его приоритета стал бы ассоциироваться у российского потребителя с обществом "Группа Компаний "Регион-Ресурс", а не с правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 591664.

Также Роспатент пришел к выводу о том, что представленные с возражением доказательства, не подтверждают обстоятельства, свидетельствующие о возникновении у потребителей ассоциативной связи исключительно с лицом, подавшим возражение, то есть производителем товара под обозначением "Уральский Сыровар", а не с правообладателем.

Также Роспатент учел доказательства представленные правообладателем в подтверждение своей правовой позиции, что позволило административному органу сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак со словесным обозначением "Уральский Сыровар" был разработан для маркировки сыра 01.07.2012, что значительно раньше разработки логотипа лица, подавшего возражение, и, начиная с 2013 года, указанное обозначение используется при производстве фасованных сыров обществом с ограниченной ответственностью "Первая Линия" по заказу общества с ограниченной ответственностью Торговый дом "Сыробогатов" (далее - общество Торговый дом "Сыробогатов").

Данные обстоятельства позволили Роспатенту сделать вывод о том, что обозначение "Уральский Сыровар", входящее в состав оспариваемого товарного знака, не способно породить в сознании потребителя представление о производителе товаров, которое не соответствует действительности.

Не согласившись с принятым решением, общество "Группа Компаний "Регион-Ресурс" обратилось с рассматриваемым заявлением в суд.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок обществом "Группа Компаний "Регион-Ресурс" соблюден, что не оспаривается Роспатентом.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента на принятие оспариваемого ненормативного акта установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 N 218, и не оспариваются обществом "Группа Компаний "Регион-Ресурс".

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3. совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

При вынесении обжалуемого решения Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 591664 (30.07.2015) применимое законодательство для оценки его обороноспособности включает в себя часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 N 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 N 4520.

В силу подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В пункте 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39 (далее - Рекомендации), отмечено, что заявленное обозначение может содержать описательные элементы, прямо указывающие на вид товара, его характеристики, сведения об изготовителе и т.д., и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Такие указания могут соответствовать действительности, т.е. являться достоверными, а могут ей не соответствовать, т.е. являться ложными или способными ввести в заблуждение.

Элементы обозначений, прямо указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, называют ложными. Ложность элементов является очевидной. Она не требует обоснования.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем.

Таким образом, норма подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ подлежит применению в том случае, когда судом установлено, что потребитель осведомлен о ранее существовавшем обозначении и ассоциирует его с иным лицом (конкретным производителем), не являющимся правообладателем товарного знака. При этом установление судом фактов разработки данного обозначения не правообладателем, а каким-либо другим лицом, использования обозначения иным производителем, а также размещения информации о разработанном обозначении в общедоступных источниках информации не является само по себе основанием для применения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, поскольку не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Аналогичная правовая позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.02.2015 по делу N СИП-631/2014.

Как отмечено в пункте 3.1.5 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации), в зависимости от круга потребителей товары могут быть разделены на две группы: товары широкого потребления и товары производственно-технического назначения.

В отношении товаров широкого потребления, таких как косметические и гигиенические изделия, продукты питания, домашняя утварь, одежда, обувь, винно-водочные, табачные изделия и т.п., при оценке однородности товаров целесообразно применять более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения. Потребители товаров широкого потребления приобретают данные товары, как правило, от случая к случаю. Поэтому вероятность смешения в данной ситуации является более высокой.

В пункте 3.1.6 Методических рекомендаций обращено внимание на то, что при определении однородности товаров целесообразно учитывать, предназначены ли товары для длительного пользования или краткосрочного, а также какой стоимостью они обладают (например, дорогостоящие или дешевые). При покупке изделий длительного пользования или дорогостоящих (например, автомобилей, холодильников, компьютеров, мебели, ювелирных изделий и т.д.) покупатели бывают особенно внимательны, и вероятность смешения в данном случае невелика.

Наоборот, в отношении товаров краткосрочного пользования или дешевых степень внимательности покупателей снижается, и вероятность смешения соответственно увеличивается. К таким товарам могут быть отнесены продукты питания, напитки, косметические и гигиенические изделия, периодические печатные издания, канцелярские товары и т.д.

Опасность смешения увеличивается в отношении товаров широкого потребления, имеющих невысокую стоимость и краткосрочно используемых, являющихся предметом спонтанной покупки, при которой внимание потребителей ослаблено.

Вероятность ошибочного восприятия правообладателя товарных знаков усиливается ввиду их длительного и активного использования и, как следствие, достаточной известности товарного знака широкому кругу потребителей подобного рода товаров.

Таким образом, возможность введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров не определяется исключительно однородностью товаров, а может возникать и при использовании обозначений, получивших широкую известность среди потребителей в результате их продолжительного использования, для индивидуализации иных товаров, формально не являющихся однородными.

Аналогичная правовая позиция высказана в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2014 N СИП-9/2013.

При установлении однородности товаров принимается во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажу через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Как следует из материалов дела, в подтверждение факта введения в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением "Уральский сыровар", обществом "Группа Компаний "Регион-Ресурс" представлены: договора поставки, товарные накладные, счет-фактуры, согласно которым заявитель приобретал и реализовывал сыры, маркированные обозначением "Уральский сыровар", начиная с 22.06.2015 (л.д. 101, т. 1), то есть начал использовать в своей деятельности обозначение "Уральский сыровар" менее чем за один месяц до даты приоритета спариваемого товарного знака.

Исходя из вышеприведенных критериев определения однородности товаров, суд приходит к выводу, что товар - сыр однороден товарам 29-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Отказывая в удовлетворении возражения общества "Группа Компаний "Регион-Ресурс" против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 591664, Роспатент исходил из того, что все утверждения лица, подавшего возражение, о несоответствии этого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 ГК РФ, не обоснованы материалами возражения.

Суд признает данные выводы административного органа соответствующими представленным в материалы дела доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, исходя из требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о правильности доводов Роспатента изложенных в оспариваемом решении о том, что представленные обществом "Группа Компаний "Регион-Ресурс" документы не позволяют сделать вывод о том, что использование заявителем в течение одного месяца до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначения "Уральский сыровар" позволило сформировать стойкие ассоциации у потребителей о нем, как о производителе товаров, длительное время и интенсивно использовавшего обозначение "Уральский сыровар", для индивидуализации сыров или иной однородной продукции.

Не опровергают данные выводы Роспатента и представленные непосредственно в суд обществом "Группа Компаний "Регион-Ресурс" следующие документы:

- отчет по изучению мнения и ассоциаций потребителей марки "Уральский сыровар", составленный в августе 2017 года;

- договор поставки от 11.05.2015 N 10/2015;

- товарные накладные от 29.06.2015 N 38, от 19.07.2015 N 58, от 06.07.2015, от 06.07.2015 N 46;

- счет-фактуры от 06.07.2015 N 46, от 06.07.2015 N 44, от 29.07.2015 N 38.

Так, представленный обществом "Группа Компаний "Регион-Ресурс" отчет от августа 2017 года не содержит указаний о том, что устанавливалось мнение потребителей по состоянию на дату приоритета оспариваемого товарного знака - 30.07.2015, более того, данный отчет содержит сведения об опросе лиц в городе без указания наименования этого города, проживающих в районах: Верхне-Исетском, Железнодорожном, Кировском, Ленинском, Октябрьском, Орджоникидзевском, Чкаловском.

Между тем правовая охрана товарному знаку предоставлена на территории Российской Федерации.

Какие-либо сведений о том, что мнение опрошенных лиц при составлении названного отчета, совпадает с мнением иных потребителей на территории Российской Федерации, суду не представлено.

Представленные обществом "Группа Компаний "Регион-Ресурс" договор и товарные накладные также не могут быть признаны надлежащими доказательством длительного и интенсивного использования обозначения "Уральский сыровар" иными лицами, а не правообладателем.

При таких обстоятельствах, вывод Роспатента о том, что обществом "Группа Компаний "Регион-Ресурс" не представлено доказательств того, что оспариваемый товарный знак со словесным обозначением "Уральский сыровар" до даты его приоритета мог бы ассоциироваться у российского потребителя с обществом "Группа Компаний "Регион-Ресурс", а не с правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 591664, соответствует представленным в материалы дела доказательствам.

Доводы общества "Группа Компаний "Регион-Ресурс" о неприменении Роспатентом при рассмотрении его возражения норм пункта 6 статьи 1252 ГК РФ подлежат отклонению как основанные на неправильном применении и толковании закона.

Так, в силу пункта 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Между тем предметом настоящего спора является проверка решения Роспатента на предмет его законности и соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ.

В обоснование возражения, поданного в Роспатент, общество "Группа Компаний "Регион-Ресурс" не ссылалось на наличие у него какого-либо средства индивидуализации, охраняемого на территории Российской Федерации, и имеющего более ранний приоритет, чем оспариваемый товарный знак.

Сам по себе факт использования какого-либо обозначения в предпринимательской деятельности, не свидетельствует о наличии у лица исключительных прав на средство индивидуализации.

Следовательно, при рассмотрении возражения общества "Группа Компаний "Регион-Ресурс" от 01.03.2017, исходя из его содержания, не подлежали применению нормы пункта 6 статьи 1252 ГК РФ.

В силу подпунктов 1 и 3 пункта "В" статьи 6 quinquis Парижской конвенции товарные знаки, подпадающие под действие данной статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными, в частности, в случае, если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана; если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности если они могут ввести в заблуждение общественность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 bis Парижской конвенции Страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

Согласно пунктам 2 и 3 статьи 10 bis Парижской конвенции, актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В частности, подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Указанная конвенциональная норма обуславливает нежелательность появления в гражданском обороте товарных знаков, вызывающих у потребителей неоправданные представления об ассоциативной связи между разными производителями товаров и услуг.

Для признания действий по приобретению исключительного права на средство индивидуализации актом недобросовестной конкуренции прежде всего должна быть установлена цель совершения соответствующих действий.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Однако, установление осведомленности правообладателя об использовании другими лицами тождественного или сходного до степени смешения обозначения до даты приоритета товарного знака само по себе недостаточно для вывода о том, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, действовало недобросовестно. Должно быть также установлено, что лицо, приобретая исключительное право на товарный знак, имело намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения.

Между тем заявителем не представлено в материалы дела доказательств, свидетельствующих о том, что общество "Торговый дом "Король сыров", обращаясь с заявкой на регистрацию оспариваемого товарного знака, имело исключительно цель воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью товарных знаков иных лиц, в том числе общества "Группа Компаний "Регион-Ресурс".

Сам по себе факт того, что после регистрации товарного знака правообладатель предъявил претензию к лицу, использовавшему обозначение сходное о степени смешение с товарным знаком, правообладателем которого он является, не свидетельствует о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом, поскольку запрет правообладателя иному использовать без его согласия обозначение, сходного до степени смешения или тождественного с его товарным знаком, соответствует понятию исключительного права на средство индивидуализации (статьи 1252, 1515 ГК РФ).

Так из материалов дела следует, что согласно договору оказания услуг от 01.04.2008, заключенного между обществом Торговый дом "Сыробогатов" и индивидуальным предпринимателем Бухаровой Н.Ю. был заключен договор от 01.04.2008 N 6 об оказании услуг, во исполнение которого между сторонами был составлен акт сдачи-приема оказанных услуг от 01.07.2012, согласно которому была разработана визуальная концепция торговой марки (л.д. 25-28 т. 6).

Из материалов дела следует, что общество Торговый дом "Сыробогатов" и общество "Торговый дом "Король сыров" совместно работают на основании договора о совместной деятельности от 10.04.2015, договора о передаче прав и концепции на товарные знаки от 10.04.2015, в соответствии с которыми третье лицо получило право на использование в отношений товаров 29-го класса МКТУ различных товарных знаков, ранее принадлежащих обществу Торговый дом "Сыробогатов", в том числе концепции товарного знака с обозначением "Уральский сыровар".

Материалами дела подтверждается факт интенсивного использования правообладателем товарного знака после его регистрации на территории Российской Федерации.

Заявлений о фальсификации доказательств, представленных обществом "Торговый дом "Король сыров", заявлено не было.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные доказательства, суд пришел к выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта, поскольку судом проверено и установлено, что оспариваемое решение принято уполномоченным органом, соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем требование заявителя о признании оспариваемого решения недействительным удовлетворению не подлежит.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные в связи с уплатой государственной пошлины за подачу заявления, подлежат отнесению на заявителя.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:

требования общества с ограниченной ответственностью "Группа Компаний "Регион-Ресурс" оставить без удовлетворения.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.А. Кручинина

Судья

Т.В. Васильева

Судья

Н.Н. Погадаев