Решение Суда по интеллектуальным правам от 27 октября 2017 г. по делу N СИП-372/2017 Суд частично удовлетворил требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, поскольку истец представил доказательства своей заинтересованности в досрочном прекращении его правовой охраны, а ответчик не доказал факт его использования в течение последних трех лет

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 25 октября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 27 октября 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи - Пашковой Е.Ю.,

судей - Голофаева В.В., Рогожина С.П.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Бергман Е.И.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Фабрика кулинарии" (ул. 9 Января, д. 272А, г. Воронеж, 394019, ОГРН 1143668016172)

к обществу с ограниченной ответственностью "Вологодское мороженое" (ул. Клубова, д. 87, г. Вологда, 160021, ОГРН 1033500071505)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 287948 в связи с его неиспользованием в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебное заседание явились представители:

от общества с ограниченной ответственностью "Фабрика кулинарии" - Черенков В.Е. (по доверенности от 22.09.2017 N 31);

от общества с ограниченной ответственностью "Вологодское мороженое" - Зимина А.А. (по доверенности от 05.06.2017 N 31).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Фабрика кулинарии" (далее - общество "Фабрика кулинарии") обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Вологодское мороженое" (далее - общество "Вологодское мороженое") о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 287948 в отношении части товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В обоснование заявленных требований общество "Фабрика кулинарии" ссылается на то, что осуществляет деятельность по производству и реализации кондитерской продукции, в связи с чем приобрело также исключительное право на товарный знак "Вкусландия" по свидетельству Российской Федерации N 283370.

При этом, истец полагает, что ответчик не использует спорный товарный знак в своей хозяйственной деятельности в отношении испрашиваемых товаров.

Ответчик в отзыве на исковое заявление не согласился с заявленными требованиями, просил отказать в их удовлетворении, ссылаясь на то, что использует спорный товарный знак в отношении товаров, для которых он зарегистрирован.

Как полагает ответчик, истец не представил доказательств совершения необходимых подготовительных действий к использованию спорного обозначения, а также того, что реализует или намерен реализовывать такие товары, как "тесто и изделия из него, в том числе замороженное, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий (в том числе замороженное); украшения съедобные для кондитерских изделий, масса сладкая молочная для кондитерских изделий", при этом истец не имеет соответствующего оборудования для замороженных изделий, не представил доказательств обращения в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака в отношении однородных товаров и отказа в такой регистрации, что свидетельствует об отсутствии у истца намерения использовать спорное обозначение. Товары, которые производит истец, по мнению ответчика, не являются однородными тем, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак.

Роспатент направил в Суд по интеллектуальным правам отзыв, в котором указал, что вопрос о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака вследствие его неиспользования не относится к его компетенции, поэтому пояснений по существу заявленных требований представить не может. Одновременно Роспатентом заявлено ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие его представителя.

В судебном заседании представитель истца требования поддержал, выступил по доводам, изложенным в исковом заявлении, просил удовлетворить заявленные требования в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании просил отказать в удовлетворении заявленных требований, выступил по доводам, изложенным в отзыве.

Дело рассмотрено на основании положений статей 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителя Роспатента.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, доказательства, представленные в материалы дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных требований в связи со следующим.

Как следует из материалов дела, общество "Вологодское мороженое" является правообладателем словесного товарного знака "ВКУСЛАНДИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 287948 с приоритетом от 23.05.2003, зарегистрированного 27.04.2005 в отношении товаров 29, 30-го ("мороженое, порошки для мороженого, лед для охлаждения, лёд натуральный или искусственный, лед пищевой, вещества связующие для пищевого льда, кушанья мучные, тесто и изделия из него (в том числе замороженное), сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий (в том числе замороженное), изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), изделия пирожковые, пироги, пицца, пельмени, равиоли, крекеры, попкорн, хлопья из зерновых продуктов, йогурт замороженный, мюсли, ароматизаторы") и услуг 35, 37, 39, 43-го классов МКТУ.

Истец, ссылаясь на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны названного товарного знака в отношении части товаров 30-го класса МКТУ "кушанья мучные, тесто и изделия из него (в том числе замороженное), сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий (в том числе замороженное), изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), изделия пирожковые, пироги", для которых зарегистрирован спорный товарный знак, а также на то, что он не используется ответчиком в течение последних трех лет, обратился в суд с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении этих услуг.

В силу пункта 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Как разъяснено в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор судебной практики от 23.09.2015), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака.

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности, и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

В ходе установления однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Кроме того, однородные товары - это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014 обращено внимание на то, что для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такого.

В подтверждение заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака истцом в материалы дела представлены: сведения из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 30.06.2017, согласно которым основным видом деятельности истца является "производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения"; договор от 01.01.2015 аренды нежилых помещений для осуществления производственной деятельности и склада между акционерным обществом "Вкусландия" (арендодатель) и истцом (арендатор), акт приема-передачи помещений к указанному договору с приложениями; договор от 07.04.2016 N 2 между акционерным обществом "Вкусландия" (арендодатель) и истцом (арендатор) на аренду оборудования (в том числе мукопросеивателя, шкафов холодильных, холодильных камер, холодильной камеры шоковой заморозки, шпилей выпечных, шпиля кондитерского под лист, шпиля-тележки для бисквита, фаршемешалки, шкафа жарочного, льдогенератора) и акт приема-передачи к нему; декларации о соответствии полуфабрикатов и изделий хлебобулочных замороженных и охлажденных, пирогов сдобных "Домашние" в ассортименте, изделий хлебобулочных выпеченных, жареных, пончиков, изделий кондитерских мучных, тортов и пирожных, кексов в ассортименте, изготовленных истцом, с приложением, за 2014 - 2017 годы; договор от 01.08.2015 N 08/15 между индивидуальным предпринимателем Еременко К.И. (покупатель) и истцом (поставщик) на поставку продуктов питания и товарные накладные за март 2017 года на поставку по указанному договору разнообразных тортов, пирожных, пончиков, кексов, рулетов, в том числе с разными вкусами и начинками; договор от 01.09.2015 N 09/15 между индивидуальным предпринимателем Говорухиным С.Е. (покупатель) и истцом (поставщик) на поставку продуктов питания и товарные накладные за март 2017 года на поставку по этому договору пирожных, пончиков; договор от 01.10.2015 N 10/15 между индивидуальным предпринимателем Тычининым Н.В. (покупатель) и истцом (поставщик) на поставку продуктов питания и товарные накладные за март 2017 года на поставку по названному договору кексов, пирожных, пончиков, рулетов, в том числе с разными вкусами и начинками; свидетельство Российской Федерации N 283370 на товарный знак "Вкусландия" с изменениями, согласно которым правообладателем указанного товарного знака является истец.

Из перечисленных доказательств усматривается, что общество "Фабрика кулинарии" осуществляет производство и реализацию полуфабрикатов и изделий хлебобулочных замороженных и охлажденных, выпеченных, жареных, пирогов в ассортименте, пончиков, изделий кондитерских мучных, разнообразных тортов и пирожных, кексов в ассортименте, рулетов, в том числе с разными вкусами и начинками.

Кроме того, истец по договору об отчуждении исключительного права, зарегистрированному Роспатентом 27.03.2017 за N РД0219359, приобрел исключительное право на товарный знак "Вкусландия", фонетически и семантически тождественный и графически сходный до степени смешения со спорным товарным знаком, который намеревается использовать для индивидуализации своих товаров. Однако указанному товарному знаку не предоставлена правовая охрана в отношении названных выше товаров.

Таким образом, истец осуществил подготовительные действия к использованию обозначения, сходного до степени смешения со спорным товарным знаком ответчика.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товары, которые производятся и вводятся истцом в гражданский оборот на территории Российской Федерации, и товары 30-го класса МКТУ, в отношении которых им заявлены исковые требования, и предоставлена правовая охрана спорному товарному знаку, идентичны ("пироги; изделия кондитерские мучные") либо однородны, поскольку являются товарами одного рода и вида, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта и условия реализации, изготовлены из одних и тех же материалов, являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

При этом суд принимает во внимание, что испрашиваемые истцом товары 30-го класса МКТУ относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, вероятность их смешения в глазах потребителей является достаточно высокой.

С учетом изложенного, оценив представленные истцом доказательства в их совокупности, исходя из обстоятельств данного дела, суд приходит к выводу о том, что истец является лицом, имеющим реальное намерение использовать в гражданском обороте обозначение, сходное до степени смешения со спорным товарным знаком, в отношении товаров идентичных и однородных товарам 30-го класса МКТУ, для которых зарегистрирован спорный товарный знак, и в отношении которых заявлены исковые требования.

Таким образом, суд полагает, что истец является лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 287948 в связи с его неиспользованием в отношении части товаров 30-го класса МКТУ "кушанья мучные, тесто и изделия из него (в том числе замороженное), сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий (в том числе замороженное), изделия кондитерские мучные, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), изделия пирожковые, пироги".

Суд не может согласиться с доводом ответчика относительно отсутствия заинтересованности у истца в отношении досрочного прекращения правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех товаров, заявленных им в иске, в связи с отсутствием намерений у истца использовать это обозначение в отношении этих товаров, что подтверждается, в частности, по мнению ответчика, отсутствием заявки истца в Роспатент на регистрацию соответствующего обозначения.

Сама по себе заявка в Роспатент на регистрацию товарного знака, сходного до степени смешения или тождественного со спорным товарным знаком, не может бесспорно подтверждать наличие у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака (пункт 40 Обзора судебной практики от 23.09.2015), как и ее отсутствие не может свидетельствовать об обратном при условии доказанности осуществления истцом предпринимательской деятельности, связанной с введением в гражданский оборот товаров, идентичных и/или однородных тем, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и заявлены исковые требования.

Также не может быть принята во внимание и ссылка ответчика на то, что истец не представил доказательств реализации или намерения реализовывать такие товары, как "тесто и изделия из него, в том числе замороженное, сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий (в том числе замороженное); украшения съедобные для кондитерских изделий, масса сладкая молочная для кондитерских изделий", и отсутствие у истца необходимого оборудования для замороженных изделий.

Как указано выше, в пункте 42 Обзора судебной практики от 23.09.2015 отмечено, что истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Принимая во внимание изложенное, а также установленную судом однородность соответствующих товаров, довод ответчика об отсутствии у истца заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны спорного товарного знака в отношении всех указанных им в исковых требованиях товаров подлежит отклонению.

В силу положений пункта 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что для целей названной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 указанного Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 этого Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В пункте 38 Обзора судебной практики от 23.09.2015 разъяснено, что для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (30.06.2017) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 287948, исчисляется с 30.06.2014 по 29.06.2017 включительно.

В подтверждение использования спорного товарного знака ответчиком в материалы дела представлены: товарные накладные от 30.01.2017 N 17-000038, от 25.01.2017 N 17-000029, от 23.01.2017 N 17-000027, от 27.12.2016 N 16-000499, от 07.12.2016 N 16-000471 на поставку ответчиком обществу с ограниченной ответственностью "Ледяной дом" вафельных сахарных рожков "Вологда Вкусландия", вафельных стаканчиков "Вологда Вкусландия", вафельных листов "Вкусландия"; технологический журнал производства вафельных изделий (вафельных сахарных рожков "Вологда Вкусландия", вафельных стаканчиков "Вологда Вкусландия", вафельных листов "Вкусландия") ответчика (начат 04.01.2017, окончен 31.01.2017), сводка о выработке ответчиком продукции (вафельных сахарных рожков "Вологда Вкусландия", вафельных стаканчиков "Вологда Вкусландия", вафельных листов "Вкусландия") за период с 06.12.2016 по 29.01.2017.

Исследовав и оценив представленные ответчиком доказательства, суд установил, что общество "Вологодское мороженое" реализует вафельные сахарные рожки, вафельные стаканчики, вафельные листы, используя при этом обозначение "Вкусландия", которое указано в документации, связанной с введением этих товаров в гражданский оборот (в товарных накладных).

При таких обстоятельствах коллегия судей приходит к выводу о том, что в совокупности и взаимосвязи перечисленные документы подтверждают использование спорного товарного знака правообладателем в смысле статьи 1486 ГК РФ в трехлетний период, предшествовавший дате подачи искового заявления, в отношении товаров 30-го класса МКТУ "изделия кондитерские мучные".

При этом суд принимает во внимание, что согласно пункту 43 ГОСТ Р 53041-2008. "Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения", вафельные сахарные рожки, вафельные стаканчики, вафельные листы, то есть вафли, являются формами "изделий кондитерских мучных".

В связи с этим, поскольку ответчиком доказано использование спорного товарного знака для товара "изделия кондитерские мучные", которые изготавливаются в виде вафельных сахарных рожков, вафельных стаканчиков, вафельные листов, то его правовая охрана в отношении товара "изделия кондитерские мучные" не может быть прекращена.

Доказательства использования спорного товарного знака в отношении иных товаров 30-го класса МКТУ, в отношении которых заявлены исковые требования ("кушанья мучные, тесто и изделия из него (в том числе замороженное), сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий (в том числе замороженное), изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), изделия пирожковые, пироги") ответчиком не представлены. Более того, в судебном заседании 25.09.2017 представитель ответчика пояснил, что доказательства использования спорного товарного знака для индивидуализации иных товаров 30-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и заявлены исковые требования, кроме товара "изделия кондитерские мучные", ответчик представить не может, что зафиксировано в протоколе этого судебного заседания.

В связи с изложенным суд приходит к выводу о том, что ответчик доказал использование спорного товарного знака способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ, только в отношении товара 30-го класса МКТУ "изделия кондитерские мучные", и не доказал такое использование в отношении иных товаров 30-го класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак и заявлены исковые требования.

Учитывая наличие заинтересованности истца, требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "ВКУСЛАНДИЯ" по свидетельству Российской Федерации N 287948, вследствие его неиспользования подлежит удовлетворению в отношении товаров 30-го класса МКТУ "кушанья мучные, тесто и изделия из него (в том числе замороженное), сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий (в том числе замороженное), изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), изделия пирожковые, пироги".

Судебные расходы судом в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 23 постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", при частичном удовлетворении требования неимущественного характера, в том числе имеющего денежную оценку (например, требования о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок), расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Фабрика кулинарии" удовлетворить частично.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 287948 в отношении товаров 30-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков "кушанья мучные, тесто и изделия из него (в том числе замороженное), сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий (в том числе замороженное), изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста, масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем), изделия пирожковые, пироги".

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Вологодское мороженое" (ОГРН 1033500071505) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Фабрика кулинарии" (ОГРН 1143668016172) 6000 (Шесть тысяч) рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.