Постановление Суда по интеллектуальным правам от 12 октября 2017 г. № С01-818/2017 по делу № А41-68950/2016 Суд отменил принятые ранее судебные акты и признал недействительным переход права на товарный знак по международной регистрации к ответчику, поскольку оспариваемая сделка совершена обществом, не обладающим правосубъектностью, в связи с чем она является ничтожной

Резолютивная часть постановления объявлена 10 октября 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 12 октября 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего - судьи Голофаева В.В.,

судей - Рогожина С.П., Уколова С.М.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Родник и К" (ул. Силикатная, д. 17, г. Мытищи, Мытищинский р-н, Московская область, 141004, ОГРН 1025003530826) на решение Арбитражного суда Московской области от 23.03.2017 (судья Солдатов Р.С.) и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2017 (судьи Боровикова С.В., Немчинова М.А., Семушкина В.Н.) по делу N А41-68950/2016 по иску общества с ограниченной ответственностью "Родник и К" к иностранной компании SIA "BALTMARK INVEST" (Slokas Iela, 29-5, Riga, LV-1048, Latvia) о признании перехода права на товарный знак по международной регистрации N 771333 недействительным (не имеющим силы) в Российской Федерации.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители общества с ограниченной ответственностью "Родник и К" - Суворов К.А. и Изотова Е.В. (доверенность от 24.08.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

общество с ограниченной ответственностью "Родник и К" (далее - истец, общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к иностранной компании SIA "BALTMARK INVEST" (далее - ответчик, компания) о признании перехода прав на товарный знак "SHUSTOFF" по международной регистрации N 771333 недействительным (не имеющим силы) на территории Российской Федерации, о прекращении правовой охраны товарного знака "SHUSTOFF" по международной регистрации N 771333 на территории Российской Федерации (делу присвоен номер СИП-175/2016).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 19.09.2016 по делу N СИП-175/2016 требование общества о признании перехода права на товарный знак по международной регистрации N 771333 к компании недействительным (не имеющим силы) в Российской Федерации выделено в отдельное производство; выделенному производству присвоен номер СИП-580/2016; дело N СИП-580/2016 передано для рассмотрения в качестве суда первой инстанции в Арбитражный суд Московской области.

При рассмотрении дела в Арбитражном суде Московской области истец представил уточненное исковое заявление, в котором просил признать переход права на товарный знак по международной регистрации N 771333 к компании СИА "БАЛТМАРК ИНВЕСТ" недействительным (не имеющим силы) в Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда Московской области от 23.03.2017 в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2017 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, общество обратилось с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судами первой и апелляционной инстанций норм материального и процессуального права, просит решение и постановление отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Кассационная жалоба мотивирована ошибочностью выводов судов о том, что сделка по переходу исключительных прав на товарный знак между закрытым акционерным обществом "Группа предприятий ОСТ" (далее - общество "ГП ОСТ") и ответчиком является оспоримой, а не ничтожной.

Отмечая, что на момент отчуждения исключительных прав в пользу ответчика общество "ГП ОСТ" не обладало правоспособностью, т.к. было реорганизовано и исключено из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) за два месяца до создания ответчика, истец указывает, что общество "ГП ОСТ" не могло совершать действия по распоряжению исключительным правом в качестве правообладателя.

Отзыв на кассационную жалобу не представлен.

В судебном заседании кассационной инстанции представители истца доводы кассационной жалобы поддержали.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечил, что в силу части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

От третьего лица в суд поступило заявление о рассмотрении дела в отсутствие его представителей.

Обсудив доводы кассационной жалобы, выслушав представителей истца, проверив в соответствии со статьями 286, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм материального и процессуального права, соответствие выводов судов имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, Суд по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для ее удовлетворения в силу нижеследующего.

Как установлено судами и следует из материалов дела, товарный знак "SHUSTOFF" по международной регистрации N 771333 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации по интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 10.12.2001 на имя Йоланты Володиной в отношении товаров 30, 33 и 34-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ). В частности, названный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)". Территориальное расширение правовой охраны товарного знака на Российскую Федерацию произведено 14.03.2005.

Согласно выписке из Международного реестра товарных знаков в отношении товарного знака по международной регистрации N 771333, исключительное право от прежнего правообладателя было передано в пользу общества "ГП "ОСТ" (уведомление о внесении изменений от 21.10.2004).

Впоследствии 13.06.2013 в Латвийское патентное ведомство поступило заявление на регистрацию смены собственника по форме ММ5 (Е), поданное в соответствии с положениями Правил 25 Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению (далее - Инструкция), которое направлено Латвийским патентным ведомством в МБ ВОИС.

В соответствии с названным заявлением общество "ГП ОСТ" передало исключительные права на ряд товарных знаков, в том числе и исключительное право на оспариваемый товарный знак, в пользу компании SIA "BALTMARK INVEST".

Запись о передаче права включена в международный реестр 18.06.2013.

Запись об изменении правообладателя оспариваемого товарного знака на компанию была внесена МБ ВОИС 10.10.2013, а 24.10.2013 об изменении правообладателя были уведомлены ведомства всех договаривающихся стран, указанных в международной регистрации. При этом Роспатентом не было заявлено в пределах установленного срока (18 месяцев) о том, что изменение владельца оспариваемого товарного знака не имеет силы на территории Российской Федерации (Правило 27 Инструкции).

Полагая, что смена правообладателя товарного знака "SHUSTOFF" по международной регистрации N 771333 произведена неправомерно, общество обратилось в арбитражный суд с настоящими исковыми требованиями, указав при этом на ничтожность сделки по отчуждению обществом "ГП "ОСТ" прав на товарный знак в пользу компании SIA "BALTMARK INVEST", обусловленную утратой обществом "ГП "ОСТ" правосубъектности, а также сославшись на свою заинтересованность в оспаривании этой сделки, связанную с намерением самостоятельно, без согласия ответчика и нарушения его прав, использовать обозначение "SHUSTOFF" на территории Российской Федерации для индивидуализации, в том числе, товаров 33-го класса МКТУ.

При рассмотрении спора судом первой инстанции было установлено, что в настоящий период времени на территории Российской Федерации действует правовая охрана товарного знака по международной регистрации N 771333, зарегистрированного на имя ответчика - компании SIA "BALTMARK INVEST", в отношении всех товаров, для которых товарный знак зарегистрирован, а именно: товаров 30, 33 и 34-го классов МКТУ.

Судами также установлено, что общество "ГП ОСТ" прекратило свое существование 30.07.2010 в связи с реорганизацией в форме слияния с закрытым акционерным обществом "Геоком" с образованием нового юридического лица - закрытого акционерного общества "Глобал" (далее - общество "Глобал").

При этом согласно выписке из регистра предприятий Латвийской Республики ответчик - SIA "BALTMARK INVEST", зарегистрирован 29.09.2010.

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 15.06.2012 по делу N А73-10801/2011 общество "Глобал" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство; 19.10.2015 общество было исключено из реестра юридических лиц на основании судебного акта о завершении конкурсного производства.

Изучив представленные истцом доказательства, суд признал его заинтересованным в оспаривании сделки по переходу исключительных прав на товарный знак "SHUSTOFF" по международной регистрации N 771333.

В то же время доводы истца о неправомерности перехода исключительного права на этот товарный знак к ответчику отклонены судом первой инстанции на основании статей 57-59, 153, 154, 166, 168, 1241 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс).

При этом суд исходил из того, что переход исключительного права на оспариваемый товарный знак был произведен между обществом "ГП ОСТ" и компанией на основании заявления о внесении записи об изменении правообладателя от 13.06.2013, выполненного на официальном бланке ММ5 МБ ВОИС в соответствии с положениями Правила 25 (1) Инструкции.

Судом было отмечено, что в заявлении о внесении записи об изменении правообладателя от 13.06.2013 общество "ГП ОСТ" указано в качестве цедента, а компания - в качестве цессионария. Кроме того, из разделов 5 и 8 этого заявления судами усмотрено, что названное заявление было подписано как представителем прежнего правообладателя, указанного в международном реестре (раздел 8), так и представителем нового правообладателя исключительного права - компании (раздел 5).

Отметив, что отсутствие указания в заявлении о внесении записи об изменении правообладателя от 13.06.2013 на договор, на основании которого было подано указанное заявление, не может свидетельствовать об отсутствии такого договора, поскольку из заявления усматривается выражение воли прежнего правообладателя на передачу исключительного права и воли нового правообладателя на принятие исключительного права, то есть согласованной воли двух сторон, суд первой инстанции пришел к выводу, что сделка по отчуждению исключительного права на товарный знак "SHUSTOFF" от общества "ГП ОСТ" к SIA "BALTMARK INVEST" является оспоримой.

Относительно подписания заявления о регистрации смены собственника по форме ММ5 (Е) Брагиным Д.А. от имени общества "ГП ОСТ", в то время как оно уже было реорганизовано в общество "Глобал", суд первой инстанции указал, что данное обстоятельство не может безусловно свидетельствовать о совершении сделки в отсутствие волеизъявления надлежащего правообладателя - универсального правопреемника, с учетом того, что законом не определен срок, в течение которого лицо, к которому переходят права и обязанности юридического лица, образовавшегося в результате слияния, в соответствии с пунктом 2 статьи 58 и статьей 1241 ГК РФ обязано подать заявление о государственной регистрации перехода исключительного права без договора.

Кроме того, сославшись на решение Суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу N СИП-175/2016, суд первой инстанции отметил, что в пункте 2 протокола внеочередного собрания акционеров общества "Глобал" от 12.05.2011 на обсуждение был вынесен вопрос об одобрении совершения сделки с компанией на передачу исключительных прав на ряд товарных знаков, зарегистрированных за пределами Российской Федерации, в том числе и на товарный знак по международной регистрации N 771333.

Исходя из указанных обстоятельств, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что отсутствие в международном реестре товарных знаков сведений о переходе прав на спорный товарный знак от общества "ГП ОСТ" к обществу "Глобал" в порядке универсального правопреемства не может свидетельствовать об отсутствии у Брагина Д.А. полномочий на подписание заявления на регистрацию смены собственника по форме ММ5 (Е).

При этом суд указал, что правомерность распоряжения обществом "Глобал" исключительным правом на спорный товарный знак без предварительного внесения в Международный реестр сведений о переходе права на этот товарный знак в порядке универсального правопреемства в предмет исследования в настоящем деле не входит, как и вопрос о том, на каком основании форма ММ5 была подписана бывшим генеральным директором общества "ГП ОСТ", был ли он наделен обществом "Глобал" полномочиями на осуществление указанных действий.

С учетом всех данных обстоятельств суд первой инстанции пришел к выводу, что в основание перехода исключительного права на товарный знак положена двусторонняя сделка, которая в силу статей 166, 174, 173.1, 182, ГК РФ является оспоримой и может быть признана недействительной в рамках заявленных требований в порядке искового производства.

В то же время суд указал на непредставление истцом доказательств того, что при передаче исключительных прав на товарный знак "SHUSTOFF" по международной регистрации N 771333 к компании SIA "BALTMARK INVEST" были нарушены положения статей 1233, 1234 ГК РФ.

Учитывая заявление ответчика о применении срока исковой давности, который согласно пункту 2 статьи 181 ГК РФ по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год, а также приняв во внимание, что о факте заключения сделки истец должен был узнать не позднее даты публикации бюллетеня ВОИС N 41 от 24.10.2013, суд первой инстанции пришел к выводу, что срок исковой давности по требованию о признании сделки по отчуждению исключительного права на товарный знак "SHUSTOFF" от общества "ГП ОСТ" к SIA "BALTMARK INVEST" истек 24.10.2014, в то время как истец обратился с рассматриваемым иском в Суд по интеллектуальным правам 29.03.2016, что в силу пункта 2 статьи 199 ГК РФ является самостоятельным основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Суд апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривавший дело, выводы суда первой инстанции поддержал.

Суд кассационной инстанции не может согласиться с указанными выводами, поскольку судами не было учтено следующее.

Согласно пункту 3 статьи 49 ГК РФ (здесь и далее в редакции, действующей на 16.06.2013 - дату подачи заявления в Латвийское патентное ведомство на регистрацию смены собственника по форме ММ5) правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из Единого государственного реестра юридических лиц.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 58 ГК РФ, при слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

В силу пункта 4 статьи 57 ГК РФ юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон о государственной регистрации юридических лиц) государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - государственная регистрация) - акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр (пункт 2 статьи 11 Закона о государственной регистрации юридических лиц).

В силу пункта 2 статьи 16 Закона о государственной регистрации юридических лиц реорганизация юридических лиц в форме слияния считается завершенной с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица, а юридические лица, реорганизованные в форме слияния, считаются прекратившими свою деятельность.

По смыслу указанных норм права с момента внесения записи в реестр юридических лиц о прекращении деятельности, данное юридическое лицо не может считаться существующим, утрачивает свою правоспособность и, следовательно, не может выступать стороной в гражданских правоотношениях и совершать действия, направленные на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей.

Таким образом, прекращение деятельности юридического лица означает, что юридическое лицо более не вправе от своего имени продолжать осуществлять свою деятельность, следовательно, оно не может от своего имени заключать какие-либо договоры.

Согласно пункту 1 статьи 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным этим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе (пункт 3 статьи 166 ГК РФ).

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (пункт 1 статьи 167 ГК РФ).

В соответствии со статьей 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

При рассмотрении спора судами первой и апелляционной инстанций установлено, что переход исключительного права на оспариваемый товарный знак от общества "ГП ОСТ" в пользу компании SIA "BALTMARK INVEST" был произведен на основании поступившего в Латвийское патентное ведомство 13.06.2013 заявления о внесении записи об изменении правообладателя, выполненного на официальном бланке ММ5 МБ ВОИС.

На основании представленного в материалы дела нотариально удостоверенного перевода на русский язык указанного заявления суды установили, что общество "ГП ОСТ" указано в качестве цедента, а компания SIA "BALTMARK INVEST" - в качестве цессионария. При этом из разделов 5 и 8 заявления о внесении записи об изменении правообладателя от 13.06.2013 судами установлено, что названное заявление было подписано как представителем прежнего правообладателя, указанного в международном реестре (раздел 8), так и представителем нового правообладателя исключительного права - компании (раздел 5).

В решении суда первой инстанции отмечено, что отсутствие указания в заявлении от 13.06.2013 о внесении записи об изменении правообладателя на договор, на основании которого было подано это заявление, не может свидетельствовать об отсутствии такого договора, поскольку из заявления усмотрено выражение воли прежнего правообладателя на передачу исключительного права и воли нового правообладателя на принятие исключительного права, т.е. согласованной воли двух сторон.

В то же время судами также было установлено, что общество "ГП ОСТ" прекратило свое существование 30.07.2010 путем реорганизации в форме слияния с обществом "Геоком". С этой даты образовано новое юридическое лицо - общество "Глобал".

Компания SIA "BALTMARK INVEST", в свою очередь, зарегистрирована 29.09.2010.

Таким образом, стороны договора, на основании которого было подано упомянутое заявление от 13.06.2013 о внесении записи об изменении правообладателя, не существовали одновременно, поскольку на дату регистрации стороны договора - компании SIA "BALTMARK INVEST", общество "ГП ОСТ" свое существование уже прекратило.

Принимая во внимание, что сделка, явившаяся основанием для подачи названного заявления от 13.06.2013, была совершена обществом "ГП ОСТ", не обладавшим правосубъектностью, такая сделка в силу статьи 168 ГК РФ является ничтожной ввиду несоответствия ее требованиям приведенных выше норм гражданского законодательства.

При указанных обстоятельствах вывод судов о том, что сделка по отчуждению исключительных прав на товарный знак "SHUSTOFF" от общества "ГП ОСТ" к компании SIA "BALTMARK INVEST" является оспоримой, не соответствует нормам материального права.

В силу разъяснений, изложенных в пункте 69 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положения раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", положения пункта 9 статьи 3 Федерального закона от 07.05.2013 N 100-ФЗ "О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" распространяются, в том числе на правила, установленные статьей 181 ГК РФ.

Указанное означает, что для правильного исчисления сроков исковой давности по настоящему делу и, как следствие, для применения правильной редакции пункта 1 статьи 181 ГК РФ необходимо проверить, истек ли срок исковой давности по заявленному истцом требованию к 01.09.2013 в соответствии с положениями предыдущей редакции пункта 1 статьи 181 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 181 ГК РФ в предыдущей редакции (Федеральный закон от 21.07.2005 N 109-ФЗ) срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки составляет три года. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня, когда началось исполнение этой сделки.

В спорный период указанные положения распространялись также и на требования о признании ничтожной сделки недействительной (пункт 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 6/8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Эти обстоятельства при применении норм судами не были учтены.

Ввиду неверного вывода судов об оспоримости этой сделки судами неправильно применен годичный срок исковой давности, установленный пунктом 2 статьи 181 ГК РФ, вместо подлежащего применению трехгодичного срока по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки, установленного пунктом 1 статьи 181 ГК РФ.

С учетом изложенного, принимая во внимание, что судами первой и апелляционной инстанций фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены, но неправильно применены нормы материального права, Суд по интеллектуальным правам усматривает наличие предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для отмены обжалуемых судебных актов полностью и вынесения судом кассационной инстанции нового судебного акта об удовлетворении заявленных исковых требований.

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные истцом при подаче искового заявления, апелляционной и кассационной жалоб, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца на основании части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 23.03.2017 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2017 по делу N А41-68950/2016 отменить.

Признать переход права на товарный знак по международной регистрации N 771333 к SIA "BALTMARK INVEST" недействительным (не имеющим силы) в Российской Федерации.

Взыскать с SIA "BALTMARK INVEST" (ЕРН 40103327538) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Родник и К" (ОГРН 1025003530826) 12 000 (двенадцать тысяч) рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления, апелляционной и кассационной жалоб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий

B.В. Голофаев

Судья

C.П. Рогожин

Судья

С.М. Уколов