Решение Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2017 г. по делу N СИП-417/2017 Суд досрочно прекратил правовую охрану товарного знака, поскольку ответчик не представил доказательства использования им оспариваемого товарного знака либо его неиспользования по не зависящим от него причинам и доводы истца об обратном не опроверг

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения объявлена 9 октября 2017 года.

Полный текст решения изготовлен 11 октября 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи Снегура А.А.,

судей - Лапшиной И.В., Тарасова Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сарсенбаевой Д.А.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление компании Duckhorn wine Company (1000 Lodi Lane, Saint Helena, California, 94574, U.S.A.)

к обществу с ограниченной ответственностью "Прогресс" (ул. Забырина, д. 1, р.п. Вербилки, Талдомский р-н, Московская обл., 141930, ОГРН 1075010003177)

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 256353 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 125993, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от компании Duckhorn wine Company - Христофоров А.А. и Суханова В.М. (по доверенности от 11.07.2017);

от общества с ограниченной ответственностью "Прогресс" - Горская М.В. (по доверенности от 17.08.2017).

Суд по интеллектуальным правам установил:

компания Duckhorn wine Company (далее - компания, истец) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Прогресс" (далее - общество, ответчик) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 256353 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ), перечисленных в перечне регистрации, вследствие его неиспользования.

Определением Суда по интеллектуальным правам от 11.08.2017 на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Определением Суда по интеллектуальным правам от 11.09.2017 на основании статьи 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с согласия истца произведена замена ненадлежащего ответчика, а именно общество с ограниченной ответственностью "Прогресс" (ул. Советская, д. 1, р.п. Вербилки, Талдомский р-н, Московская обл., 141930, ОГРН 1145010003544) заменено надлежащим ответчиком - обществом с ограниченной ответственностью "Прогресс" (ул. Забырина, д. 1, р.п. Вербилки, Талдомский р-н, Московская обл., 141930, ОГРН 1075010003177), которое является правообладателем оспариваемого товарного знака.

В обоснование своей заинтересованности в обращении с настоящим иском компания ссылается на то, что является винным домом, созданным в 1976 году супругами Дакхорн и являющимся одним из основных производителей вин бордосских сортов в Северной Америке. По утверждению компании, ею выпускается продукция премиум-класса - вино "Duckhorn", которое широко представлено на полках американских винных бутиков, а также поставляется в другие страны.

Также истец указывает на принадлежность ему исключительных прав на словесные товарные знаки "DUCKHORN" и "DUCKHORN VINEYARDS", зарегистрированные патентным ведомством США (регистрации N 76124853 и N 75575028 соответственно) в том числе в отношении товаров 33-го класса МКТУ.

По утверждению компании, она планирует реализовывать собственную продукцию на территории Российской Федерации под товарным знаком "DUCKHORN VINEYARDS", в связи с чем ею в Роспатент была подана заявка N 2015721834. Однако в регистрации этого обозначения Роспатентом было отказано в связи с наличием сходного до степени смешения и зарегистрированного для однородных товаров товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 256353.

При этом истец полагает, что правообладателем (обществом "Прогресс") оспариваемый товарный знак в отношении товаров 33-го класса МКТУ не используется непрерывно на протяжении более трех лет, предшествующих обращению с настоящим иском.

Ответчиком представлен отзыв на исковое заявление, в котором он просит отказать в удовлетворении иска. В обоснование своей позиции ответчик ссылается на то, что компания не может быть признана лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, поскольку виноградники и производственные мощности компании расположены и продукция реализуется на территории США, в связи с чем ни сама компания, ни ее продукция на территории Российской Федерации не представлены и не известны.

Общество обращает внимание на то, что в подтверждение своих намерений использовать на территории Российской Федерации обозначение "DUCKHORN VINEYARDS" компания ссылается только на факт подачи ею в Роспатент заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака, тогда как подготовительные действия, необходимые для введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации алкогольной продукции, включают большой комплекс мероприятий (получение сертификатов, лицензий, приобретение акцизных марок и пр.).

По мнению ответчика, непредставление истцом мотивированного ответа на уведомление Роспатента о наличии препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака свидетельствует об отсутствии у истца заинтересованности в реальном использовании обозначения для индивидуализации производимых товаров.

Как полагает общество, наличие регистраций товарных знаков на территории США не имеет отношения к рассматриваемому делу, поскольку действует принцип территориального действия правовой охраны товарных знаков.

Кроме того, ответчик полагает, что истцом не соблюден обязательный претензионный порядок урегулирования настоящего спора, в связи с чем исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения.

В судебном заседании представители истца поддержали заявленные исковые требования.

Представитель ответчика на доводах, изложенных в отзыве на исковое заявление, настаивал. Вместе с тем признал, что доказательств использования ответчиком оспариваемого товарного знака в отношении товаров 33-го класса МКТУ не имеется.

Третье лицо явку представителя в судебное заседание не обеспечило, представило 11.09.2017 отзыв на исковое заявление, в котором по существу предъявленных требований пояснения не представлены. К отзыву приложена справка об актуальном состоянии государственной регистрации оспариваемого товарного знака.

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося в судебное заседание представителя третьего лица, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом рассмотрен и отклонен как необоснованный довод ответчика о необходимости оставления искового заявления без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом обязательного претензионного порядка урегулирования настоящего спора.

Согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные срок и (или) порядок не установлены законом или договором.

Иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора только в том случае, если такой порядок установлен федеральным законом или договором.

Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в случае, если такой порядок установлен федеральным законом.

В силу пункта 5 части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если такой порядок является обязательным в силу закона.

Федеральным законом от 01.07.2017 N 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" введена новая редакция пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), предусматривающая необходимость соблюдения лицом, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, обязательного досудебного порядка урегулирования спора, заключающегося в предварительном направлении правообладателю товарного знака предложения обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован. Названный закон вступил в силу с 12.07.2017.

Вместе с тем с настоящим иском компания обратилась в Суд по интеллектуальным правам 11.07.2017, о чем свидетельствует регистрационный штамп суда на исковом заявлении.

Таким образом, поскольку настоящий иск был предъявлен до вступления в силу новой редакции пункта 1 статьи 1486 ГК РФ, на компанию не распространяется требование о соблюдении досудебного порядка урегулирования спора.

Как следует из материалов дела, общество является правообладателем словесного товарного знака "Duckhorn" по свидетельству Российской Федерации N 256353 (приоритет товарного знака - 21.12.2001, срок действия исключительного права истекает 21.12.2021), зарегистрированного, в том числе в отношении товаров 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки [за исключением пива]; алкогольные напитки, полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; анисовая водка [настойка]; анисовый ликер; аперитивы; арак [рисовая водка]; бренди; вина; виски; водка; вишневая водка [киршвассер]; водка можжевеловая [джин]; гидромель [напитки медовые]; грушевый сидр; горькие настойки; коктейли; ликеры; мятная настойка; напитки спиртные; напитки, способствующие пищеварению [спиртные напитки, ликеры]; пикет [вино из экстракта виноградных выжимок]; рисовый спирт; сакэ [рисовая водка]; ром; сидры; спиртовые экстракты; спиртовые эссенции; фруктовые экстракты спиртовые; эссенции спиртовые".

Предъявляя в суд исковые требования, компания указывает на наличие своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика, а также на неиспользование ответчиком оспариваемого товарного знака непрерывно в течение трех лет вплоть до обращения с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, оценив представленные доказательства в совокупности в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ (в редакции, действовавшей на момент обращения с настоящим иском) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Для целей этой статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 указанного Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (пункт 2 той же статьи).

В силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исходя из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статей 12 и 1486 ГК РФ иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 (далее - Обзор), истец по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием должен доказать свою заинтересованность в прекращении правовой охраны спорного товарного знака. При этом однородность производимых истцом товаров и оказываемых им услуг товарам и услугам, для которых зарегистрирован товарный знак, учитывается для целей статьи 1486 ГК РФ.

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия "лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака".

Для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным на основании пункта 1 статьи 1486 ГК РФ необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность коммерческого интереса этого лица заключается в последующем использовании истцом в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации, либо без такого. На это обращено внимание, в частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.01.2016 N 300-ЭС15-10765 по делу N СИП-530/2014.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, выраженной в постановлении от 01.03.2011 N 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности, лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным лицом в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак.

В подтверждение заинтересованности в предъявлении иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака ответчика компанией представлены следующие доказательства: нотариально заверенные переводы на русский язык аффидевита от 04.10.2017 Алисии X. Кронбах, секретаря компании Duckhorn wine Company; распечаток страниц сайта https://www.duckhorn.com; регистраций товарных знаков США "DUCKHORN" N 76124853 и "DUCKHORN VINEYARDS" N 75575028; этикеток образцов продукции (вина "DUCKHORN"); решение Роспатента от 27.02.2017 об отказе в государственной регистрации обозначения "DUCKHORN VINEYARDS" в качестве товарного знака.

Также в судебном заседании 09.10.2017 судом обозревались образцы продукции - две бутылки емкостью 0,75 л. красного вина CABERNET SAUVIGNON и белого вина SAUVIGNON BLANC, маркированных обозначением "DUCKHORN VINEYARDS". На этикетках и контрэтикетках указанных бутылок содержится информация о производителе (Duckhorn wine Company), месте производства (долина Напа в Калифорнии), сорте винограда, из которого изготовлено вино, годе производства (2014 и 2016 соответственно) и прочие сведения о продукции. Данные сведения совпадают со сведениями, содержащимися в представленном истцом нотариально заверенном переводе на русский язык этикеток указанных вин.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, коллегия судей приходит к выводу о доказанности истцом того, что он с 1976 года является производителем вин из винограда сортов Мерло и Совиньон, маркируемых обозначением "DUCKHORN VINEYARDS", осуществляет реализацию своей продукции через дистрибьюторов в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, компании принадлежит ряд товарных знаков, в том числе зарегистрированные в США товарные знаки "DUCKHORN" N 76124853 и "DUCKHORN VINEYARDS" N 75575028, использованию обозначения "DUCKHORN VINEYARDS" при реализации продукции истца на территории Российской Федерации препятствует наличие оспариваемого товарного знака.

При этом Суд по интеллектуальным правам исходит из того, что представленные истцом доказательства соответствуют критериям относимости, допустимости и достоверности.

Так, под аффидевитом понимается письменное показание или заявление, даваемое под присягой и удостоверяемое нотариусом или другим уполномоченным на это должностным лицом при невозможности (затруднительности) личной явки свидетеля.

Статья 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусматривает открытый перечень видов доказательств, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В случае, если аффидевит отвечает критериям относимости, допустимости, нет оснований полагать, что эти данные под присягой показания в установленном порядке признаны ложными, не соответствующими действительности (в том числе исходя из права государства, в котором аффидевит дан) и содержание аффидевита не опровергается другими изложенными в материалах дела сведениями, допускается признание аффидевита в качестве доказательства факта принадлежности исключительных прав истцу.

Содержащиеся в аффидевите от 04.10.2017 Алисии X. Кронбах, секретаря компании Duckhorn wine Company, засвидетельствованном государственным нотариусом штата Калифорния Амбер Е. Лейва, сведения корреспондируют со сведениями, содержащимися на распечатках страниц сайта https://www.duckhorn.com, а также со сведениями, размещенными на этикетках и контрэтикетках осмотренной судом продукции.

Указанные сведения ответчиком в установленном порядке не опровергнуты. Более того, ответчик в своем отзыве на исковое заявление не ставит под сомнение сам факт осуществления компанией деятельности по производству и реализации на территории США вин, маркированных обозначением "DUCKHORN VINEYARDS", лишь утверждая, что данного факта недостаточно для признания компании заинтересованной в досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ответчику товарного знака.

Кроме того, суд приходит к выводу о том, что компания имеет реальные намерения использовать обозначением "DUCKHORN VINEYARDS" при реализации производимой ею продукции на территории Российской Федерации.

Наличие таких намерений следует из вышеназванного аффидевита, а также факта обращения компании 15.07.2015 в Роспатент с заявкой N 2015721834 на регистрацию обозначения "DUCKHORN VINEYARDS" в качестве товарного знака в отношении товара 33-го класса МКТУ "вина".

Реализации данных намерений препятствует наличие регистрации оспариваемого товарного знака, что подтверждается представленным в материалы дела решением Роспатента от 27.02.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015721834 в связи со сходством заявленного обозначения до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Судом также принимается во внимание, что компании принадлежат словесные товарные знаки США: "DUCKHORN" N 76124853 (зарегистрирован в отношении товара 33-го класса МКТУ "вина") и "DUCKHORN VINEYARDS" N 75575028 (зарегистрирован в отношении товара 21-го класса МКТУ "штопоры"), имеющими более ранние даты приоритета, нежели оспариваемый товарный знак. При этом товарный знак "DUCKHORN" N 76124853 (дата приоритета 08.09.2000) является фонетически и семантически тождественным с оспариваемым товарным знаком, между ними имеются лишь незначительные графические различия в выполнении букв заглавными или прописными. Эти товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 33-го класса МКТУ.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что истец подтвердил наличие заинтересованности в предъявлении иска о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Ссылка ответчика на то, что наличие регистраций товарных знаков на территории США не имеет отношения к рассматриваемому делу, поскольку действует принцип территориального действия правовой охраны товарных знаков, подлежит отклонению в силу того, что для установления заинтересованности имеет значение направленность коммерческого интереса на использование в дальнейшем в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации. Распространение правовой охраны обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков в одних государствах, на территорию других государств является обычной деловой практикой, обусловленной расширением "географии" поставок продукции, поиском новых рынков ее сбыта. В рассматриваемом случае является очевидным, что интерес компании направлен именно на получение возможности на законной основе реализовывать свою продукцию на территории Российской Федерации.

Также судом не принимается и довод общества о том, что факт наличия у компании намерения использовать на территории Российской Федерации сходное с оспариваемым товарным знаком обозначение для маркировки продукции, помимо подачи ею в Роспатент заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака, должен подтверждаться совершением необходимых подготовительных действий, направленных на получение возможности введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации алкогольной продукции.

В настоящем случае действия компании по инициированию досрочного прекращения правовой охраны товарного знака ответчика направлены на устранение препятствий для регистрации собственного товарного знака с целью придания легитимности поставкам продукции в Российскую Федерацию. Дальнейшие действия по получению доступа на российский рынок алкогольной продукции, заключающиеся в соблюдении различного рода административных процедур (получение сертификатов, лицензий, акцизных марок и пр.) не являются на данном этапе безусловно необходимыми до устранения правовых препятствий для использования на территории Российской Федерации обозначения, которым маркируются товары компании.

Отсутствие же поставок продукции компании на российский рынок, на которое ссылается ответчик, обусловлено тем, что введение в гражданский оборот такой продукции на территории Российской Федерации может рассматриваться как нарушение исключительного права на оспариваемый товарный знак.

Не может быть признана обоснованной и ссылка ответчика на отсутствие заинтересованности истца ввиду не совершения им действий по оспариванию предварительного отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2015721834, поскольку сходство заявленного обозначения с оспариваемым товарным знаком носит достаточно очевидный характер в силу фонетического вхождения одного элемента в состав другого, в связи с чем оспаривание выводов экспертизы Роспатента представляется бесперспективным. При этом выбор способов реализации права является прерогативой субъекта права. Одним из таких способов устранения препятствий на пути реализации права является предъявление требования о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного экспертизой Роспатента товарного знака.

Признавая вводимые истцом в гражданский оборот товары (вина) однородными товарам 33-го класса МКТУ "алкогольные напитки [за исключением пива]; алкогольные напитки, полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; анисовая водка [настойка]; анисовый ликер; аперитивы; арак [рисовая водка]; бренди; вина; виски; водка; вишневая водка [киршвассер]; водка можжевеловая [джин]; гидромель [напитки медовые]; грушевый сидр; горькие настойки; коктейли; ликеры; мятная настойка; напитки спиртные; напитки, способствующие пищеварению [спиртные напитки, ликеры]; пикет [вино из экстракта виноградных выжимок]; рисовый спирт; сакэ [рисовая водка]; ром; сидры; спиртовые экстракты; спиртовые эссенции; фруктовые экстракты спиртовые; эссенции спиртовые", в отношении которых, в том числе предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, суд исходит из следующего.

В соответствии со статьей 2 Соглашения о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15.06.1957, вступившего в силу для СССР с 26.06.1971, принятая классификация не связывает страны ни в отношении определения объема охраны товарного знака, ни в отношении признания знаков обслуживания. Классификация не имеет влияния на оценку однородности товаров и услуг.

Как следует из пункта 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Сходные правила установлены в пункте 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 (далее - Методические рекомендации).

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные. К основным признакам относятся: род (вид) товаров; назначение товаров; вид материала, из которого изготовлены товары. Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе. При определении однородности товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения товаров и цель применения (пункты 3.1.1-3.1.2 Методических рекомендаций).

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные (пункт 3.6 Методических рекомендаций).

Принимая во внимание вышеприведенные нормы и правовые подходы, а также учитывая общую родовую принадлежность (алкогольные напитки), сходные потребительские свойства, функциональное назначение, взаимозаменяемость товаров, каналы их реализации, круг потребителей, суд приходит к выводу об однородности вин, с одной стороны, и всех товаров 33-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с другой стороны.

Согласно пункту 3 статьи 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

Статьей 5С(1) Конвенции об охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), статьями 15 и 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (заключено в г. Марракеше 15.04.1994) предусмотрено, что если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока (не менее трех лет) и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 38 Обзора, для целей применения положений статьи 1486 ГК РФ учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, непосредственно связанных с введением товара в гражданский оборот.

При этом при рассмотрении требования о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. Для целей статьи 1486 ГК РФ однородность товаров не учитывается (пункт 41 Обзора).

Заявленные по настоящему судебному делу требования мотивированы тем, что спорный товарный знак не используется ответчиком в течение последних трех лет, в связи с чем правовая охрана этого товарного знака подлежит досрочному прекращению.

Исходя из даты подачи искового заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны спорного товарного знака (11.07.2017), период времени, в отношении которого правообладателем должно быть доказано использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 11.07.2014 по 10.07.2017 включительно.

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик доказательства использования оспариваемого товарного знака либо его неиспользования по независящим от него причинам суду не представил, а доводы истца об обратном не опроверг.

В силу изложенных обстоятельств Суд по интеллектуальным правам признает заявленные исковые требования о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в отношении всех товаров 33-го класса МКТУ, в отношении которых этот знак зарегистрирован, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В связи с этим с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины за подачу искового заявления.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Суд по интеллектуальным правам решил:

исковое заявление компании Duckhorn wine Company удовлетворить.

Досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 256353 в отношении товаров 33-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, а именно: "алкогольные напитки [за исключением пива]; алкогольные напитки, полученные перегонкой; алкогольные напитки, содержащие фрукты; анисовая водка [настойка]; анисовый ликер; аперитивы; арак [рисовая водка]; бренди; вина; виски; водка; вишневая водка [киршвассер]; водка можжевеловая [джин]; гидромель [напитки медовые]; грушевый сидр; горькие настойки; коктейли; ликеры; мятная настойка; напитки спиртные; напитки, способствующие пищеварению [спиртные напитки, ликеры]; пикет [вино из экстракта виноградных выжимок]; рисовый спирт; сакэ [рисовая водка]; ром; сидры; спиртовые экстракты; спиртовые эссенции; фруктовые экстракты спиртовые; эссенции спиртовые".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Прогресс" (ул. Забырина, д. 1, р.п. Вербилки, Талдомский р-н, Московская обл., 141930, ОГРН 1075010003177) в пользу компании Duckhorn wine Company (1000 Lodi Lane, Saint Helena, California, 94574, U.S.A.) 6 000 (Шесть тысяч) рублей в счет возмещения судебных расходов на оплату государственной пошлины за подачу искового заявления.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

А.А. Снегур

Судья

И.В. Лапшина

Судья

Н.Н. Тарасов